DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° 9 807 C (NULLITÉ)
Glycan Finance Corportation Ltd, Needsend Triangle Unit5, 1 Burton Road, S38 BW, Sheffield, Royaume-Uni (demanderesse)
c o n t r e
LLR-G5 Limited, Goldenmile Industrial Estate, Breaffy Road, Castlebar, Mayo, Irland (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Gilbey Legal, 43, Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France (représentant professionnel).

Le 14/02/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.

2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.

MOTIFS
Le 14/09/2014, la demanderesse a déposé une demande en nullité concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 945 330 « G5 » (marque verbale), ci-après l’EI. La demande est dirigée contre l’ensemble des produits couverts par l’EI en classes 1, 3, 5 et 32.

La demanderesse a invoqué :

- l’article 58, paragraphe 1, point a) du RMUE (déchéance pour non usage)
- l’article 59, paragraphe 1, point a) du RMUE en relation avec l’article 7, paragraphe 1, point g) du RMUE (marque déceptive)
- l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE (mauvaise foi)
- l’article 60, paragraphe 1, point a) du RMUE sur base de l’EI n° 952 406 « Silicium Organique G5 » en relation avec l’article 8, paragraphe 1, points a) et b) du RMUE et en relation avec l’article 8, paragraphe 5 du RMUE¹.

- l’article 60, paragraphe 2, points a) et d) du RMUE sur base du droit au nom, de droits de propriété industrielle et d’autres droits.

¹ Motif invoqué dans les observations déposées en même temps que le formulaire de demande. Il est en effet de pratique constante que les motifs pris en compte par la division d’annulation sont ceux indiqués non seulement dans le formulaire de dépôt de la demande mais également ceux déposés dans les observations qui accompagnent le formulaire et que l’approche n’est pas formaliste.

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Décision sur l’annulation n° 9 807 C page: 2 sur 7
MOTIFS DE LA DÉCISION
MOTIFS DE DECHEANCE ET DE NULLITE DANS UNE MÊME DEMANDE
Les causes de déchéance et de nullité ne peuvent pas être regroupées en une seule demande, mais doivent faire l’objet de demandes séparées; elles entraînent en effet le règlement de taxes distinctes. Cependant, une demande en déchéance peut être fondée sur plusieurs causes de déchéance et une demande en nullité peut être fondée sur un ensemble de causes de nullité absolue et relative.

Dans la mesure où la présente demande en nullité invoquait à la fois des motifs de déchéance pour non usage et des motifs de nullité relative et absolue, elle est partiellement inadmissible en ce qui concerne la déchéance comme déjà mentionné par courrier du 03/11/2014. Dans sa réponse, la demanderesse s’étonne de la mention de frais impayés et demande que les frais additionnels soient indiqués tout en confirmant qu’il existe bien des motifs de déchéance et de nullité. L’inadmissibilité de la demande est confirmée par la présente décision en ce qui concerne les motifs de déchéance, qui de surcroît ne sont pas recevables pour d’autres motifs développés ci-après par souci d’exhaustivité.

Par souci d’exhaustivité également, la division d’annulation confirme qu’il existe plusieurs motifs d’irrecevabilités additionnels. La demande n’étant que partiellement recevable, la présente décision n’est rendue sur le fond qu’en ce qui concerne les motifs recevables. La présente demande a été suspendue en raison de l’affaire 9258 C qui a fait l’objet d’un recours, ce qui a retardé la procédure. La complexité du cas a entrainé une réouverture de la procédure, ce qui permet de comprendre également pourquoi la présente décision n’est prise qu’en février 2020, à savoir plus de 5 ans après que la demande ait été considérée comme partiellement irrecevable (novembre 2014).
DECHEANCE
En l’espèce, l’enregistrement international contesté n’était pas publié, conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE, depuis plus de cinq ans lorsque la demande en déchéance a été déposée. Une demande en déchéance fondée sur une absence d’usage sérieux peut uniquement être déposée contre un enregistrement international désignant l’UE qui était déjà publié, conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE, depuis cinq ans au moins à la date de la demande. En effet, l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE prévoit la déchéance d’une marque contestée uniquement lorsqu’elle n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans suivant l’enregistrement. L’article 203 du RMUE dispose qu’à ces fins, la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE tient lieu de date d’enregistrement. Cette date dans le cas présent est le 06/03/2013. Par conséquent, en l’espèce, la demande en déchéance présentée le 14/09/2014 doit être jugée irrecevable.

Le 03/11/2014, la demanderesse a été informée de cette irrégularité et s’est vue accorder un délai de deux mois pour présenter toute observation, tout en étant informée qu’il ne pouvait être remédié à cette irrégularité.

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Décision sur l’annulation n° 9 807 C page: 3 sur 7
L’Office n’a pas reçu d’observation sur ce point particulier bien que la déposante ait réagi sur des questions de titularité dans son courrier du 24/11/2014. L’inadmissibilité de la demande est confirmée par la présente décision pour le motif de déchéance.

MOTIFS RELATIFS
Le 20/04/2014, Christian Daniel Assoun (personne physique) a déposé une demande d’annulation auprès de l’Office fondée sur un droit antérieur dont il est le titulaire, à savoir la marque française n° 3 457 452. L’office a rendu sa décision dans la procédure d’annulation n° 9 258 C le 03/02/2017 (décision devenue définitive après rejet du recours R0682/2017-1 du 01/02/2018).

Le 03/11/2014, la demanderesse Glycan Finance Corporation Ltd (personne morale) a été informée qu’elle avait déposé une demande fondé sur d’autres droits antérieurs et que la nouvelle demande fondée sur des droits additionnels était irrecevable. Elle s’est vue accorder un délai de deux mois pour présenter toute observation.

Dans sa réponse concernant l’irrégularité, la demanderesse a fait valoir qu’il ne s’agit pas de la même demanderesse que dans le cas n° 9 258 C du 03/02/2017 déposé au nom de Christian Daniel Assoun et non Glycan Finance Corporation Ltd. Par la suite, Glycan Industries Corp. Ltd. a succédé à Monsieur Assoun et le transfert de la marque française a été enregistré à l’INPI en novembre 2016 (voir R0682/2017-1 du 01/02/2018, para. 10), mais ceci n’était pas vrai en 2014 lors du dépôt de la demande en nullité. Par ailleurs, la présente demande a été déposée par Glycan Finance Corporation Ltd et non par Glycan Industries Corp. Ltd, bien que Monsieur Assoun assume des fonctions dirigeantes dans ces sociétés. Par conséquent, les personnes étaient bien différentes au jour de la présente demande en nullité, à savoir le 14/09/2014.

En conséquence, conformément à l’article 60, paragraphe 4, du RMUE, la demanderesse pouvait présenter une nouvelle demande fondée sur des droits antérieurs additionnels car il s’agit d’une demanderesse différente. La présente demande doit être jugée recevable sur ce point.

En ce qui concerne la demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, du RMUE, le droit antérieur invoqué est l’EI n° 952 406, revendiquant une priorité en Suisse du 23/07/2007. La demanderesse semble contester le fait qu’il s’agisse d’une priorité et considèrerait, dans un langage peu clair il est vrai, qu’il s’agit d’une ancienneté ce qui est impossible pour des marques ne couvrant pas l’Union européenne. Quoi qu’il en soit, la date n’étant pas antérieure à celle de la priorité de la marque contestée, le débat est sans pertinence.

Ce droit ne peut être considéré comme étant antérieur au sens de l’Article 8 du RMUE dans la mesure où l’EI contesté désignant l’UE a été enregistré sous priorité irlandaise du 03/04/2007.

Par conséquent, conformément à la règle 38, paragraphe 1, du REMUE (dans la version en vigueur au moment du dépôt de la demande en nullité), la demande doit être jugée irrecevable pour ce motif de nullité.

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Décision sur l’annulation n° 9 807 C page: 4 sur 7
En cas de demande en nullité fondée sur les causes de nullité relative (article 60 du RMUE), la demande doit contenir des indications sur les droits sur lesquels elle est fondée. Les conditions absolues d’identification des droits antérieurs invoqués au titre de l’article 60, paragraphe 2, du RMUE, tels qu’un droit au nom; un droit de propriété industrielle ou d’autres droits, sont les suivantes:
une indication de la nature du droit antérieur;
une représentation du droit antérieur;
une indication relative à l’existence de ce droit dans l’ensemble de l’Union ou dans un seul ou plusieurs États membres et, le cas échéant, une indication des États membres en question.

La demande a été jugée recevable sur ce point par courrier du 05/03/2019. Dans le cas d’une demande en nullité fondée sur des causes de nullité relative conformément à l’article 60, paragraphe 2, du RMUE, le demandeur doit produire des preuves de l’acquisition, de l’existence continue et de l’étendue de la protection du et des droits antérieurs, ainsi que des preuves de son droit à former une demande en nullité [(article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE].

En outre, pour les motifs invoqués conformément à l’article 60, paragraphe 2, du RMUE, lorsque des droits sont invoqués en vertu du droit national, le demandeur doit fournir la référence et le libellé des dispositions du droit national sur lesquels il fonde sa revendication et plaider sa cause au titre de ce droit. Dans le cas présent, le demandeur n’a pas présenté les faits, arguments ou preuves requis afin de fonder sa demande, et ce malgré la réouverture de la procédure. La demande est donc rejetée comme non fondée sur cette base (article 17, paragraphe 3, du RDMUE).

MOTIFS ABSOLUS
La demande en nullité est également fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE (mauvaise foi). Comme mentionné dans le courrier du 05/03/2019, l’Office considère que la demande n’est pas admissible sur cette base car les fait ont été déjà jugés dans l’affaire n° 9 258 C (R 0682/2017-1) ayant le même objet, la même cause et entre les même parties (à la suite d’un changement de la demanderesse intervenu durant la procédure). Cette décision est devenue définitive et l’autorité de la chose jugée s’applique conformément à l’article 63, paragraphe 3, du RMUE, la triple identité ayant été constatée entre les deux affaires.

Enfin, la demande en nullité est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a) du RMUE en relation avec l’article 7, paragraphe 1, point g) du RMUE (marque déceptive) et est admissible sur cette base. La procédure a été réouverte en date du 05/03/2019 afin de donner à la demanderesse la possibilité de compléter sa demande.

Ce fondement est le seul sur lequel une décision sur le fond est prise dans le cas présent.

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Décision sur l’annulation n° 9 807 C page: 5 sur 7
CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE – ARTICLE 52, PARAGRAPHE 1, POINT (a), du RMUE EN RELATION AVEC L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE (1), POINT (g) du RMUE- CARACTERE TROMPEUR
Observations des parties
La procédure à été réouverte par l’Office pour ce motif en particulier en date du 05/03/2019. La titulaire a déposé des observations en mai et juillet 2019. La titulaire a répondu en septembre 2019 et les dernières observations de la demanderesse datent d’octobre 2019 et devraient être ignorées dans la mesure où elles ont été reçues après le délai de fermeture de la procédure (04/10/2019) et que rien ne justifiait que l’Office accorde une nouvelle prolongation de la procédure. La demanderesse considère ar ailleurs qu’elle n’a pas reçu toutes les observations de la titulaire mais l’Office a confirmé en date du 13/11/2019 que les observations de la titulaire lui avaient bien été communiquées. De manière générale, la division d’annulation rejoint la titulaire qui observe que les observations de la demanderesse sont difficilement exploitables et que la demande a été accompagnée de nombreuses irrégularités et imprécisions depuis le début. Il n’appartient pas à la division d’annulation de tenter d’interpréter des observations et preuves non directement liées au motif en examen.

Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, seront refusées à l’enregistrement les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
Conformément à la jurisprudence relative à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE les cas de refus d’enregistrement visés supposent que l’on puisse retenir l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur (30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 47 et la jurisprudence citée).

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Décision sur l’annulation n° 9 807 C page: 6 sur 7
Comme mentionné ci-dessus, la demande en nullité concerne l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 945 330 « G5 » (marque verbale) et la demande est dirigée contre l’ensemble des produits couverts par l’EI en classes 1, 3, 5 et 32, à savoir:

Classe 1: Silicium organique à usage industriel.

Classe 3: Produits de toilette; produits de nettoyage; produits cosmétiques; préparations pour soins cutanés et capillaires; crèmes anti-âge; préparations comprises dans cette classe contenant du silicium organique.

Classe 5: Produits pharmaceutiques; produits médicamenteux pour soins cutanés et capillaires; produits de toilette médicamenteux; compléments alimentaires nutritionnels; compléments alimentaires contenant du silicium organique.

Classe 32: Boissons sans alcool et produits pour faire ces boissons; boissons contenant du silicium organique et comprises dans cette classe; produits contenant du silicium organique pour faire des boissons.

S’agissant du public pertinent, les produits contestés dans les classes 1, 3, 5 et 32 s’adressent à la fois au grand public et à un public de professionnels. Dès lors, le public pertinent, au regard duquel il convient d’apprécier le caractère trompeur dudit signe, est constitué par le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et un consommateur professionnel plus attentif et mieux informé. Or, il est considéré que même le consommateur moyen ne doit pas être considéré comme étant particulièrement vulnérable à la tromperie.
Dans le cas d’espèce, il n’y a aucune raison de supposer que la marque contestée est déposée dans l’intention de tromper les consommateurs. Aucune objection fondée sur le caractère trompeur ne devrait être émise si un usage non trompeur de la marque est possible vis-à-vis des produits en question, ce qui est le cas en l’espèce.

La division d’annulation reprend à son compte les arguments formulés par la titulaire dans ses dernières observations, à savoir qu’il n’y a aucune raison de supposer que la marque contestée est déposée dans l’intention de tromper les consommateurs. La demanderesse n’a pas démontré que la marque contestée « G5 » était comprise par le public à la date de dépôt de la marque et à fortiori il n’a pas été établi que le signe est trompeur. Le fait qu’il existe de nombreuses marques « G5 » (pièce 5 des observations du 14/09/2014) n’est pas en soi une indication pertinente dans la mesure où les arguments relatifs au caractère trompeur doivent avant tout se rapporter à la marque contestée pour les produits couverts. Les extraits internet de la société LLR-G5 démontrent la commercialisation des produits de la titulaire. La demanderesse considère également que la titulaire détourne la règlementation en vigueur concernant l’étiquetage de ses produits portant la marque contestée. Toutefois, les preuves apportées (pièce 15 constat d’huissier en Suisse des observations du 14/09/2014 par exemple) ne permettent pas d’établir le caractère trompeur de la marque au moment du dépôt. De manière générale, les preuves déposées avec les premières

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Décision sur l’annulation n° 9 807 C page: 7 sur 7
observations sont insuffisantes et n’ont pas été complétées par de nouvelles preuves pertinentes malgré la réouverture de la procédure. Les observations déposées tout au long de la procédure sont parfois incohérentes et inexploitables et non pertinentes en ce qui concerne ce dernier motif examiné et jugé admissible. La demande en nullité fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a) du RMUE en relation avec l’article 7, paragraphe 1, point g) du RMUE (marque déceptive) est donc rejetée.

FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.

Étant donné que la demanderesse est la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international au cours de cette procédure.

En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de l’enregistrement international sont les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.

La division d’annulation
Frédérique SULPICE Jessica LEWIS Carmen SÁNCHEZ PALOMARES
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.