DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 222 588
Trek Bicycle Corporation, 801 West Madison Street, 53594 Waterloo, États-Unis (opposante), représentée par T Mark Conseils, 9 avenue Percier, 75008 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shanghai Fulichenyi International Trading Co., Ltd., 1st Floor, Building 13, No. 1881, Zhengbo Road, Lingang New Area, 201306 Shanghai, Chine (demanderesse), représentée par Ioannides, Cleanthous & Co LLC, 4 Prometheus Street 1st Floor, 1065 Nicosia, Chypre (mandataire professionnel). Le 06/11/2025, la division d’opposition rend la DÉCISION suivante :

1. L’opposition n° B 3 222 588 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir :

Classe 12 : Bicyclettes ; cadres de bicyclettes ; guidons de bicyclettes ; selles de bicyclettes ; roues de bicyclettes ; bicyclettes électriques ; sacoches adaptées aux bicyclettes ; housses de selles pour bicyclettes ; poussettes pour animaux de compagnie ; pneus pneumatiques ; fourches [pièces de bicyclettes] ; drones avec fonction de photographie aérienne ; sièges de sécurité pour enfants ; landaus ; véhicules terrestres à propulsion électrique ; chariots à propulsion électrique ; pièces et accessoires pour véhicules terrestres ; moteurs d’entraînement électriques pour véhicules terrestres ; châssis pour véhicules terrestres ; freins pour véhicules terrestres. Classe 28 : Ballons de sport ; drones [jouets] ; planches à roulettes.

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 035 180 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.

3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR. MOTIFS
Le 02/09/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits de la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 035 180 (marque figurative), à savoir l’ensemble des produits de la classe 12 et une partie des produits de la classe 28. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de MUE n° 3 157 815, TREK (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE S’agissant de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué l’enregistrement antérieur de MUE n° 3 157 815.

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Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment de l’identité, de la similarité ou de la non-similarité des produits ou services pour lesquels elle est demandée avec ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.

Les signes doivent être identiques ou similaires.

La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.

Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut néanmoins échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.

En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué avoir un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe.

a) Renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.

En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 31/05/2024. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être présentes au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à la décision sur l'

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l’opposition est formée, toute perte de réputation ultérieure incombe au demandeur de faire valoir et de prouver.

Les preuves doivent également démontrer que la réputation a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposant a revendiqué une réputation, à savoir
Classe 12: Véhicules terrestres, notamment les bicyclettes; bicyclettes.

L’opposition est dirigée contre les produits suivants:

Classe 12: Bicyclettes; cadres de bicyclettes; guidons de bicyclettes; selles de bicyclettes; roues de bicyclettes; bicyclettes électriques; sacoches adaptées aux bicyclettes; housses de selle pour bicyclettes; poussettes pour animaux de compagnie; pneus pneumatiques; fourches [pièces de bicyclettes]; drones avec fonction de photographie aérienne; sièges de sécurité pour enfants; landaus; véhicules terrestres à propulsion électrique; chariots à propulsion électrique; pièces et accessoires pour véhicules terrestres; moteurs d’entraînement électriques pour véhicules terrestres; châssis pour véhicules terrestres; freins pour véhicules terrestres.

Classe 28: Ballons de sport; drones [jouets]; planches à roulettes.

Afin de déterminer le niveau de réputation de la marque, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

Le 27/03/2025, l’opposant a soumis des preuves à l’appui de cette allégation. L’opposant ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient gardées confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’opposition décrira les preuves uniquement en termes très généraux sans divulguer de telles données. Les preuves consistent, en particulier, en les documents suivants:

Annexe 1 – Présence de Trek dans le Tour de France Annexe 1.1 et 1.2: Page Wikipédia du fabricant Trek Bicycle Corporation concernant, entre autres, les exploits sportifs de Lance Armstrong sur des vélos TREK lors du Tour de France en 1997, et un extrait de la page dédiée à la formation des éclaireurs TREK — SEGAFREDO sur le site web du Tour de France. Extrait du site web du Tour de France, du 01/08/2019, un extrait du site web https://www.3bikes.fr/2019/08/01/medias-les-chiffres- du-tour-de-france-2019/ indiquant que le Tour de France 2019 avait réalisé 3,7 millions de téléspectateurs en moyenne sur France Télévision et 7,5 millions sur les réseaux sociaux

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réseaux, confirmant la très forte audience de cet événement sportif en France (33 %).

Annexe 2 – Équipes du Tour de France de 2011 à 2022
Annexe 3 - Les audiences du Tour de France. Annexe 3.1 et 3.2 en 2019 : Article de 3bikes.fr : Médias – les chiffres du Tour de France 2019, du 1er août 2019 ; Article d’EUROPE 1 du 27 juillet 2015 : https://www.europe1.fr/sport/Tour-de-France-2015-3-5-millions-de- telespectateurs-enmoyenne-1371044.

Annexe 4 – Déclaration sous serment de 2022 signée par le directeur financier de Trek Bicycle Corporation.

Pièce jointe I : Liste des enregistrements mondiaux de la marque TREK de la société.

Pièce jointe II : Certificats d’enregistrement des marques TREK dans le monde entier.

Pièce jointe III : Catalogues de 2010 à 2021 présentant les vélos TREK. Pièces jointes IV à VII : points de vente au Benelux, en France, en Italie et en Espagne.

Pièce jointe VIII : Ventes mondiales de tous les produits TREK entre 2015 et 2021.

Pièce jointe XIX : Ventes mondiales de vélos TREK entre 2015 et 2021. Pièces jointes X à XI : Ventes européennes de 2021 à 2021. Pièces jointes XII à XIV : Ventes et factures Benelux.

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Annexes XV à XVII : ventes et factures françaises, comme par exemple :

Annexes XVIII à XX : ventes et factures italiennes.

Annexes XXI à XXIII : ventes et factures espagnoles.

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Annexe XXIV : Budget marketing mondial entre 2015 et 2021.

Annexe XXV : Budget marketing européen entre 2012 et 2021. Annexes XXVI à XXIX : Budget publicitaire total au Benelux, en France, en Italie et en Espagne entre 2012 et 2022.

Annexe XXX : Articles présentant la marque TREK en relation avec le Tour de France.

Annexe XXXI : Sponsoring au Tour de France entre 2013 et 2021.

Annexe XXXII : Sponsoring au Tour des Flandres entre 2017 et 2022.

Annexe XXXIII : Sponsoring au Giro d’Italia entre 2017 et 2021.

Annexe XXXIV : Sponsoring à la Vuelta a España entre 2017 et 2022.

Annexe XXXV : Visites du site internet TREK entre 2010 et 2021.

Annexe XXXVI : Visites du site internet français TREK entre 2010 et 2021.

Annexe XXXVII : Google Trends.

Annexe 5 – Article de France Info Sport daté du 24 juin 2021
Annexe 6 - Création des magasins de vélos Culture Vélo & Fournisseur du Tour de France. Annexes 6.1 et 6.2- Article du site internet « TOUTE LA FRANCHISE » du 10 avril 2018:https://www.toute-la-franchise.com/news-509921-diriger-magasin-culture- velo-metierpassion matthieu-collin.html, concernant la création du réseau Culture cyclo regroupant des magasins de vélos ; un article du 01/07/2009 tiré du site internet https://www.culturevelo.com/Culture-Velo-fournisseur-Officiel indiquant que, pour la deuxième année consécutive, le réseau de magasins Culture Vélo est Fournier officiel du Tour de France ; un article du 08/07/2010 tiré du site internet https://www.culturevelo.com/Culture-Velo-est-au-coeur-du-Tour indiquant que Culture Vélo est le fournisseur des Cadets-Juniors du Tour de France.
Annexe 7 - Articles sur les produits TREK sur le site internet Culture Vélo. Annexes 7.1 et 7.2 : Un article du 17 septembre 2014 intitulé 'Trek Emonda SLR ; article "Trek Powerfly + FS9" du 9 septembre 2015 ; sur les vélos de la gamme Emonda de la marque TREK testés par Culture cyclo.

Annexe 8 - Les différents produits TREK sur le site internet Culture Vélo, du 25/11/2020 dans un extrait du site internet https://www.culturevelo.com commercialisant trois gammes de vélos VTT TREK 2020.

Annexe 9 - Présentation du Trek Domane SLR 2020 dans un article sur le site internet Culture Vélo du 11 mars 2020, dans un extrait du site internet

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https://www.culturevelo.com sur les vélos de la gamme Domane 2020 de la marque TREK testés par Culture cyclo.

Annexe 10 - Catalogue 2009 du commerçant Dexter de pièces pour vélos et accessoires (sacs et sacoches, paniers, casques, gilets, maillots, manchettes, corsaires, gants, casquettes, chaussettes, chaussures) où la marque TREK est clairement visible sur les produits ainsi que celles d’autres marques.

Annexe 11 - Revendeurs indépendants vendant la marque TREK (sites LEPAPE et Alltricks) sur des extraits des sites internet https://www.lepape.com/shop/trek et https://www.alltricks.fr/C-136987-trek commercialisant des vélos VTT TREK, où le commerçant est défini comme « une marque leader dans le monde du vélo ».

Annexe 12 – Rapports de l’Association nationale des marchés d’Espagne de 2013 à 2020
Annexe 13 – Factures de participation à Bike Motion en 2014, 2015 et 2016.

Annexe 14 – Factures de participation à Velofollies de 2017 à 2019.

Annexe 15 - Numéro d’avril 2013 du magazine Vélomag intitulé « Bikes 2013 KINGS OF TRAILS AND CITIES », qui contient des publicités relatives aux vélos TREK.

Annexe 16 - Article du 24/08/2020 de la version numérique du journal l’Équipe « Tour de France » tiré du site internet https://www.lequipe.fr/Cyclisme- sur-route/Actualites/Tour-de-france-trek-mise-sur-bauke-mollema-et-richie- porte/1164397, où TREK mise sur Bauke Mollema et Richie Porte pour les sponsoriser dans la compétition du Tour de France.

Annexe 17 - Articles disponibles sur le blog Trek Bicycle, par exemple des extraits du blog https://blog.trekbikes.com/fr avec des articles datés de juin à octobre 2019 montrant les exploits des cyclistes de l’équipe TREK au Tour de France, où la marque TREK est clairement visible sur les maillots utilisés lors des étapes du Tour.

Annexe 18 - Réseaux sociaux de la marque TREK extrait des réseaux sociaux de TREK tels que Facebook (1 560 000), Twitter (8 000 abonnés), Instagram (1 200 000 abonnés), Youtube (175 000 abonnés).

Annexe 19 - Mouvement #GoByBikes de Trek, un extrait du site internet https://www.trekbikes.com/fr/fr_FR/gobybike/ intitulé « Comment rejoindre le mouvement Parts GoByBike ».

Annexe 20 – Prix décernés aux vélos TREK en Espagne et au Benelux.

Annexe 21 : Enquêtes Buvag de 2018 et 2021
Annexe 22 – Articles des sites internet Cyclism Actu et Top Vélo.

Annexe 23 – 24: Diverses décisions nationales et de l’EUIPO
Annexe 25 – Extrait du site internet polonais « mtb.pl » du 21 novembre 2017 montrant des vélos de marque TREK.

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Annexe 26 – Revue de presse espagnole pour les années 2013, 2014 et 2015
Annexe 27 – Couvertures espagnoles de magazines montrant des vélos TREK de 2012 à 2020
Annexe 28 – Catalogues danois de 2013 et 2019 montrant l’utilisation de la marque TREK en relation avec des vélos
Annexe 29 – Catalogues Benelux de 2013 à 2021 montrant l’utilisation de la marque TREK en relation avec des vélos
Annexe 30 – Catalogues italiens de 2004 à 2021 montrant l’utilisation de la marque TREK en relation avec des vélos – en italien uniquement.

Annexe 31 – Revue de presse pour la France montrant l’utilisation de la marque TREK en relation avec des vélos – en français, aucune traduction fournie.

Annexe 32 – Trois articles de presse présentant le vélo électrique du fabricant de drones DJI
- Un article du site internet français « 20 Minutes » du 7 janvier 2025 intitulé
« Le fabricant de drones DJI lance Amflow PL, son premier vélo à assistance électrique en France »
- Un article du site internet français « GQ » du 7 juillet 2024 intitulé « Le roi des drones DJI sort son premier VTT électrique et il est vraiment révolutionnaire »
- Un article du site internet français « Vojo » du 5 juillet 2024 intitulé « Eurobike 2024 – DJI
lance son premier moteur de vélo électrique »

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Analyse des preuves :

La marque antérieure TREK a fait l’objet d’un usage intensif pour des bicyclettes pendant de nombreuses années également dans l’Union européenne et notamment lors du Tour de France (événement mondial qui existe depuis 1903 et revêt une importance majeure en France, et également dans l’Union européenne) où elle s’est fait connaître en France et en Europe à la fin des années 1990 et au début des années 2000 avec la participation successive de cyclistes célèbres sur des bicyclettes sponsorisées par la marque TREK.

En outre, les nombreuses factures de bicyclettes et de produits liés au cyclisme et la présence de la marque sur les sites internet de plusieurs commerçants de bicyclettes montrent que les produits TREK et en particulier les bicyclettes sont accessibles dans plusieurs points de vente en France et en Europe.

Par ailleurs, l’opposante a prouvé que la marque TREK a fait l’objet d’investissements publicitaires considérables et est associée à un grand nombre de bicyclettes vendues en France et dans l’Union européenne.

En outre, les bicyclettes TREK dont les qualités techniques et esthétiques sont largement reconnues en France par les opérateurs et les commerçants du secteur ont fait l’objet d’une large publicité dans la presse spécialisée en France et dans l’UE.

Les articles de presse, les tirages et les extraits du site du Tour de France montrent de multiples victoires de participants célèbres sur des vélos TREK lors du Tour de France.

En outre, la marque TREK est largement présente sur les réseaux sociaux, par exemple, comme le montre l’annexe 18, elle compte plus d’un million d’abonnés sur Instagram.

Tous les documents soumis par l’opposante montrent que depuis plusieurs années :

— la marque TREK est utilisée pour désigner des bicyclettes dans plusieurs pays de l’Union européenne, principalement en France, et est largement distribuée ;

— la marque a régulièrement sponsorisé des cyclistes et des événements sportifs très renommés dans le domaine du cyclisme, en particulier le Tour de France, qui est très connu dans l’Union européenne et dans le monde entier ;

— la marque TREK a fait l’objet d’une communication médiatique étendue dans la presse spécialisée et sur les réseaux sociaux ;

— la marque connaît un grand succès dans le secteur des bicyclettes et est reconnue par les professionnels et le grand public de ce secteur.

La requérante n’a pas contesté les constatations ci-dessus.

En outre, dans les observations, l’opposante a fourni des chiffres d’affaires et de marketing sous le signe qui se sont élevés à des centaines de millions de dollars US chaque année au cours de la période pertinente pour les ventes réalisées dans l’UE.

Le parrainage étendu d’équipes de course internationales et de cyclistes, et les preuves de stars comme Lance Armstrong au sommet de sa carrière faisant la promotion

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'TREK’ démontre en effet que la marque contestée a fait l’objet d’un usage intensif et ce fait en tant que tel contribue à la renommée de la marque
L’opposante a également soumis de nombreux catalogues en plusieurs langues différentes qu’elle distribue à ses revendeurs dans le monde entier et dans l’UE, les coordonnées de ces revendeurs ainsi que la brochure d’informations détaillées sur les produits qui leur a été fournie ont également été soumis.

En résumé, il ressort clairement des preuves soumises que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage ancien et intensif pour les bicyclettes et qu’elle est par conséquent généralement connue sur le marché pertinent, où elle occupe une position forte parmi les marques leaders sur le marché, comme en témoignent diverses sources indépendantes. Les chiffres de vente, les dépenses de marketing et la part de marché étayés par les preuves ainsi que les diverses références dans la presse au succès de la marque sont toutes des circonstances qui établissent en outre sans équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance pour les bicyclettes auprès du public pertinent.

Compte tenu des preuves analysées, il est clairement suffisant de prouver l’usage sérieux et une renommée élevée de la marque antérieure pour les bicyclettes de la classe 12 pendant la période pertinente sur le territoire pertinent, et notamment en France. Par conséquent, pour des raisons d’économie de procédure, comme mentionné ci-dessus, la division d’opposition n’analysera pas le reste des preuves soumises.

b) Les signes
TREK
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’UE, et notamment la France.

L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).

Toutefois, la renommée ayant été démontrée principalement en France, l’analyse ci-dessous se concentre sur le public français.

Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est que par rapport au

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perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57).

Dès lors, un risque de préjudice, pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne, est suffisant pour rejeter la demande contestée.

Quant au signe contesté, même s’il est composé d’un seul terme, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent un sens concret ou qui ressemblent à des mots qui leur sont connus (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58).

L’élément « TREK » commun aux deux signes sera compris par le public pertinent comme une activité, principalement un long voyage à travers des zones d’accès difficile, généralement à pied mais non limité à la marche, donc par exemple aussi à vélo (https://en.pons.com/translate/english-french/trek ; ainsi que par exemple https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9lo_tout_chemin).

Comme une telle activité peut également être pratiquée à vélo, ce terme fait référence à une activité de plein air qui peut être réalisée à l’aide d’un vélo. Considérant que les produits pertinents sont des bicyclettes d’une part, et des articles pouvant être utilisés en relation avec un vélo, ou aussi le trekking avec un skateboard ou des ballons de sport, ainsi que le trekking sur son chemin avec un drone, d’autre part, l’élément « TREK » dans les deux signes évoque des activités de loisirs de plein air où les produits en cause peuvent être utilisés, et est donc faible car il décrit les activités où les produits concernés peuvent être employés (voir par exemple la décision du Tribunal T-158/05, § 73).

Les lettres supplémentaires JSMPE du signe contesté sont cependant dépourvues de signification et donc d’une distinctivité normale. La stylisation de ses lettres est courante et donc non distinctive.

Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres « TREK » et leurs sons, qui constituent la marque antérieure dans son ensemble et la dernière partie du signe contesté. Les signes diffèrent par la présence et les sons des premières lettres de l’élément verbal du signe contesté. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré pas plus qu’inférieur à la moyenne.

Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. L’élément commun « TREK » étant faible, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est limité. Les signes diffèrent par les lettres JSMPE qui sont d’une distinctivité normale. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un faible degré.

Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.

c) Le « lien » entre les signes

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Comme il a été constaté ci-dessus, la marque antérieure jouit d’une grande renommée et les signes présentent un certain degré de similitude. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, points 29, 31 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais cela reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après que tous les facteurs pertinents pour le cas particulier ont été évalués.

Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un « lien » comprennent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 42) :

le degré de similitude entre les signes ;

la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissimilitude entre ces produits ou services, et le public pertinent ;

la force de la renommée de la marque antérieure ;

le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage ;

l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères.

Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est faible, mais elle connaît un grand succès dans le domaine du cyclisme et est bien connue d’une partie significative du public pertinent, comme cela a été établi ci-dessus. Les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée et les produits contestés s’adressent au grand public. Il est vrai que les produits couverts par la marque contestée et les produits pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée n’ont pas tous la même nature, la même fonction et la même destination. Cependant, des produits tels que les drones de la classe 12 et les ballons de sport ; les drones [jouets] ; les planches à roulettes de la classe 28 peuvent également être associés dans l’esprit du public compte tenu de la similitude des signes, de la grande renommée de la marque antérieure invoquée dans le domaine du cyclisme et de la pratique courante des entreprises de ce secteur de créer un univers autour de la marque. Comme l’a souligné l’opposant, de nos jours, les drones peuvent être utilisés pour suivre les itinéraires parcourus ou les distances couvertes avec des vélos, des planches à roulettes ou d’autres équipements sportifs comme des ballons. Et les frontières entre les fabricants de vélos et de drones peuvent également devenir plus fluides, afin de développer l’image et la réputation de la marque auprès du public, comme le prouvent les éléments de preuve soumis.

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En conséquence, eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents de la présente affaire et après les avoir appréciés, il est conclu que, confrontés à la marque demandée, les consommateurs pertinents en France sont susceptibles de l’associer au signe antérieur, c’est-à-dire d’établir un « lien » mental entre les signes. Toutefois, si l’existence d’un « lien » entre les signes est une condition nécessaire à l’examen ultérieur du risque que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porte préjudice, l’existence d’un tel lien n’est pas suffisante, en soi, pour conclure à l’existence de l’un des types de préjudice visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).

d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque l’une des situations suivantes se présentera :

il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ;

il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure ;

il porte atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure.

Bien que le préjudice ou le profit indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer un préjudice actuel et réel à sa marque, il doit « apporter des éléments de preuve prima facie d’un risque futur, non hypothétique, de profit indu ou de préjudice » (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 53).

Il s’ensuit que l’opposant doit établir que le préjudice ou le profit indu est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans le cours normal des choses. À cette fin, l’opposant devrait déposer des preuves, ou du moins présenter une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait le préjudice ou le profit indu et comment il se produirait, ce qui pourrait conduire à la conclusion prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans le cours normal des choses. L’opposant affirme que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure et porterait atteinte à la renommée de la marque antérieure.

Profit indu (parasitisme)
Le profit indu, dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, couvre les cas où il y a une exploitation claire et un « parasitisme » de la marque célèbre ou une tentative de tirer parti de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, de sorte que la commercialisation de ces produits et services est facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 48 ; 22/03/2007, T-215/03, VIPS / VIPS, EU:T:2007:93, § 40).

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L’opposant fonde son moyen en faisant valoir que « en raison de la grande proximité des signes, la demande de marque contestée s’approprierait la marque antérieure. En outre, la marque antérieure TREK est reproduite à l’identique dans la marque contestée, et les produits concernés sont liés et peuvent cibler le même public ».

Un avantage indu est tiré lorsqu’il y a un transfert de l’image de la marque ou des caractéristiques qu’elle projette aux produits identifiés par le signe identique ou similaire. En s’accrochant à la renommée de la marque renommée, le demandeur bénéficie du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige de la marque renommée. Le demandeur utilise également, sans verser de compensation financière, l’effort de commercialisation déployé par le titulaire de la marque pour créer et maintenir l’image de cette marque (18/06/2009, C 487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, points 41, 49).

Toutefois, lors de l’appréciation de l’existence d’un avantage indu, l’intention du demandeur n’est pas un facteur déterminant. Tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée ne requiert pas nécessairement une intention délibérée d’exploiter la réputation dont jouit la marque d’un tiers. La notion d’avantage indu « consiste dans le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits couverts par la marque demandée, de sorte que la commercialisation de ces produits soit facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée » (19/06/2008, T-93/06, Mineral Spa, EU:T:2008:215, point 40 ; 22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, point 40 ; 30/01/2008, T-128/06, CAMELO, EU:T:2008:22, point 46).

Afin de déterminer si l’usage d’un signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque, il est nécessaire de procéder à une appréciation globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, point 53, confirmé le 12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146 ; 23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, points 29-30, 38 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655,
points 57-58, 66 ; 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, point 53).

L’existence d’un préjudice consistant en un avantage indu tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure doit être appréciée par référence aux consommateurs moyens des produits ou services pour lesquels la marque postérieure est déposée (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, points 35-36 ; 12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146, points 46-48 ; 07/12/2010, T-59/08, NIMEI La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, point 35).

Comme indiqué ci-dessus, les produits s’adressent au grand public qui peut être influencé par la grande renommée de la marque antérieure « TREK ».

La marque antérieure a construit une image de qualité et les opérateurs du secteur indiquent qu’ils font confiance aux produits identifiés par le signe « TREK », comme l’indiquent les preuves de renommée soumises par l’opposant.

Étant donné que le public pertinent établirait un lien (ou une association) entre les signes, ceux-ci étant similaires dans une certaine mesure, pour les raisons expliquées ci-dessus, l’image de qualité et de confiance de la marque antérieure serait inévitablement transférée aux produits contestés s’ils étaient commercialisés sous le signe contesté.

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Par conséquent, en principe, les produits contestés des classes 12 et 28 seraient plus faciles à commercialiser car ils seraient associés à la qualité et à la confiance que les consommateurs accordent à la marque antérieure pour les bicyclettes. La requérante bénéficierait donc du succès de l’entreprise de l’opposante. Elle bénéficierait gratuitement de l’investissement de l’opposante dans la promotion et la création d’une clientèle pour sa marque. Elle exploiterait la marque de l’opposante sans apporter de contribution financière aux efforts de marketing de l’opposante visant à créer et à maintenir l’image de cette marque. Compte tenu de tout ce qui précède, en particulier du fait que la marque antérieure est renommée, que les produits sont destinés aux mêmes marchés ou à des marchés voisins, que les signes sont similaires dans une certaine mesure et que le public établira un lien entre les signes, il est fort probable que l’usage du signe contesté obtiendra un transfert de l’image positive que le public français a de la marque antérieure. Cela signifie qu’il tirerait indûment profit de la réputation bien établie de la marque antérieure et de l’investissement considérable réalisé par l’opposante pour acquérir cette réputation. À la lumière de ce qui précède, la division d’opposition conclut que l’usage de la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure en France. La requérante n’a présenté aucun argument contraire. Autres types de préjudice
L’opposante fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait atteinte au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’applique. Le risque de préjudice peut être de trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que l’un seulement de ces types soit constaté. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types s’appliquent également.

f) Conclusion Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs sur lesquels l’opposition était fondée.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

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La partie requérante étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les dépens exposés par la partie opposante dans le cadre de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les dépens à rembourser à la partie opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.

La division d’opposition
Christian STEUDTNER Karin KLÜPFEL Vito PATI
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.