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DÉCISION PROVISOIRE de la grande chambre de recours du 6 octobre 2020
dans l’affaire R 1508/2019-G
Industria De Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.) Avenida de la Diputación «Edificio Inditex»
15142 Arteixo (La Corogne)
(Espagne) demanderesse de la
transformation/requérante représentée par Clarke, Modet Y Cía. S.L., Rambla de Méndez Núñez, No 21-23, 5° A- B, 03002 Alicante, Espagne
RECOURS concernant une décision refusant la transformation de la marque de l’Union européenne enregistrée sous le n° 112 755
LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS
composée de T. Margellos (président), V. Melgar (rapporteur). G. Humphreys (membre), S. Stürmann (membre), D. Schennen (membre), R. Ocquet (membre), C. Negro (membre), A. Kralik (membre) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
06/10/2020, R 1508/2019-6, Zara

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1er avril 1996, Industrias de Diseño Textil, S.A.
(Inditex, S.A.) (la «demanderesse de la transformation») a sollicité l’enregistrement de la marque
ZARA
pour désigner des produits et services compris dans les classes 3, 9, 14, 16, 24, 25, 28,
37, 39, 40 et 42.
2 La marque a été enregistrée le 3 janvier 2001.
3 Le 24 octobre 2011, Zainab Ansell et Roger Ansell (les demandeurs en nullité) ont introduit une demande en déchéance pour non-usage pour une partie des services enregistrés dans les classes 39 et 42.
4 Le 30 avril 2013, la division d’annulation a déclaré la nullité de la MUE enregistrée
«ZARA» pour les services compris dans les classes 39 et 42, qui est à l’origine de la demande de transformation.
5 La titulaire de la MUE (la demanderesse de la transformation) a formé un recours
(19/05/2014, R 1118/2013-2, ZARA) et la deuxième chambre de recours a confirmé la décision de première instance uniquement en ce qui concerne les services compris dans la classe 39.
6 La titulaire de la MUE (la demanderesse de la transformation) a introduit un recours devant le Tribunal et dans l’arrêt «ZARA» (09/09/2015, T-584/14, ZARA, EU:T:2015:604), le Tribunal a confirmé la décision de la deuxième chambre de recours.
7 La titulaire de la MUE (la demanderesse de la transformation) a formé un pourvoi devant la Cour de justice et dans la décision «ZARA» (26/10/2016, C-575/15-P,
ZARA, EU:C:2016:810), le pourvoi a été déclaré comme étant manifestement non fondé et irrecevable.
8 La titulaire de la MUE (la demanderesse de la transformation) a envoyé un courrier à l’Office le 25 janvier 2017, demandant la transformation de la MUE «ZARA», pour les services compris dans la classe 39, en des marques nationales des États membres suivants: Estonie, Chypre, Lettonie, Lituanie et Malte.
9 Par courrier du 9 juin 2017, le greffe du département «Opérations» a écrit à la titulaire de la MUE pour l’informer que sa demande serait traitée lorsque «la décision de l’Office ou d’un tribunal des marques de l’UE sera définitive».
10 La titulaire de la MUE (la demanderesse de la transformation) a demandé à l’Office, par lettre du 30 octobre 2018, la reprise de la procédure relative à la demande de transformation.
11 Par notification du 21 janvier 2019, l’Office a informé la titulaire de la MUE (la demanderesse de la transformation) d’une irrégularité dans la requête en
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transformation, à savoir que cette dernière n’était pas recevable car la marque a été déchue pour défaut d’usage.
12 La titulaire de la MUE (la demanderesse de la transformation) n’a pas envoyé d’observations ni de commentaires sur cette notification d’irrégularités.
13 Le 16 mai 2019, l’examinateur a pris la décision (la «décision attaquée») de rejeter la requête en transformation dans son intégralité dès lors que la marque avait été en partie déchue pour défaut d’usage.
14 Le 15 juillet 2019, la demanderesse de la transformation a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 septembre 2019.
15 Par décision provisoire du 19 novembre 2019, la cinquième chambre de recours a renvoyé l’affaire à la grande chambre de recours.
Motifs du recours
16 Les arguments invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le temps excessif mis par l’Office pour reprendre la procédure a généré des coûts pour la titulaire de la MUE (la demanderesse de la transformation) en raison des frais qu’elle a dû payer à des représentants locaux pour maintenir les droits sur les territoires pour lesquels la transformation a été demandée.
– En vertu de l’article 140 du RMUE, l’Office transmet sans délai la requête en transformation aux territoires pour lesquels la transformation a été demandée, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce.
– L’Office a violé l’article 93, l’article 139, paragraphe 2, l’article 140, paragraphes 1, 3 et 4, et l’article 202, paragraphes 6, 7 et 9, du RMUE.
– S’il est exact que la transformation n’a pas lieu lorsque le titulaire de la MUE ou le titulaire de l’EI ont été déchus de leurs droits pour défaut d’usage, une exception est prévue à l’article 139, paragraphe 2, point a), du RMUE, en vertu duquel la transformation est possible si la MUE ou l’EI a fait l’objet d’un usage qui serait considéré comme un usage sérieux au sens de la législation de l’État membre pour lequel la transformation a été demandée.
– L’Office n’a pas examiné cette exception et la question est de savoir quand et où la titulaire de la MUE (la demanderesse de la transformation) peut appliquer cette disposition si l’EUIPO n’a pas traité la requête en transformation.
Motifs de la décision
17 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
18 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable. Le recours est, par conséquent, formellement recevable.
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19 L’article 71 du RDMUE prévoit qu’une chambre de recours peut suspendre la procédure lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, en prenant en considération les intérêts des parties et le stade de la procédure.
20 La question de savoir comment l’article 139, paragraphe 2, point a), du RMUE doit être interprété dans le cas où une MUE a été déchue dans son intégralité pour défaut d’usage a fait l’objet de la décision «Bittorrent» (30/03/2020, R 187/2020-4, Bittorrent).
21 Un recours contre cette décision a été introduit devant le Tribunal [27/05/2020, T-
337/20, Hochmann Marketing/EUIPO (bittorrent)]. La grande chambre escompte que le Tribunal rendra son arrêt dans les prochains mois et que celui-ci donnera des orientations sur la manière dont il y a lieu d’interpréter l’article 139, paragraphe 2, du RMUE.
22 Il convient d’observer que les chambres de recours disposent d’un large pouvoir d’appréciation quant à la question de suspendre (ou non) une procédure. L’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE définit l’ampleur de ce pouvoir d’appréciation. L’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE s’applique aux procédures inter partes et dans les cas où l’une des parties demande une suspension.
23 La suspension demeure une faculté pour la chambre de recours qui ne la prononce que lorsqu’elle l’estime justifiée (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L, EU:T:2004:268, § 46).
24 En l’espèce, le Tribunal examinera pour la première fois un point de droit similaire à celui du cas d’espèce. Dès lors, la grande chambre de recours relève qu’il est très probable que la décision du Tribunal apporte une lumière pertinente sur l’interprétation de l’article 139, paragraphe 2, du RMUE.
25 Dès lors, si l’on met en balance les intérêts de la demanderesse de la transformation et l’intérêt de l’Office, et pour éviter les incohérences entre les procédures, la grande chambre de recours décide de suspendre la procédure de recours conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE jusqu’à ce que l’arrêt du Tribunal dans l’affaire «Bittorrent» [27/05/2020, T-337/20, Hochmann Marketing/EUIPO (bittorrent)] soit définitif.
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Dispositif Par ces motifs,
LA GRANDE CHAMBRE:
suspend la procédure de recours.

Signature Signature Signature
C. Negro Th. M. Margellos V. Melgar
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. Kralik R. Ocquet
Signature Signature Signature
A. Pohlmann D. Schennen S. Stürmann
Greffier:
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Signature
H. Dijkema
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