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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 nov. 2020, n° 000042122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000042122 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 42 122 C (INVALIDITY)
Shenzhen Born Pretty Technology Co., Ltd, Rm.26b, Bldg.1, Honghu Dongan Home, no 2088, Wenjin North Road, Luohu Dist., Shenzhen, Guangdong 518001, République populaire de Chine (demandeur), représenté par Nextmarq, 1 Rue Chabrier, 13100 Aix- en-Provence, France ( mandataire agréé)
i-n s t
Shenzhen Chengke Yu Technology Co., Ltd., 402, Building 1, Zhongtai Science and Technology Park, Minhuan Road, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen, République populaire de Chine (titulaire de marque de l’Union européenne), représentée par Rolim, Mietzel, Wohlnick & Calheiros LLP, Graf-Adolf-Straße 14, 40212 Düsseldorf, Allemagne (mandataire agréé),
Le 13/11/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. la demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre tous les produits couverts
par la marque de l’Union européenne no 17 933 688, à savoir les préparations pour faire briller [polish]; déodorants [parfumerie]; parfums d’ambiance; laits de toilette; huiles de nettoyage; huiles essentielles; bandelettes de blanchiment dentaire; dentifrices; cosmétiques; préparations nettoyantes; produits de maquillage; cosmétiques pour animaux; autocollants de stylisme ongulaire; bains autres qu’à usage médical; parfums; Chiffe de vêtements compris dans la classe 3.
La demande est fondée sur:
1. le nom de domaine www.bornprettystore.com, utilisé dans la vie des affaires en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, en Croatie, à Chypre, en République tchèque, au Danemark, en Estonie, dans l’Union européenne, en Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Hongrie, en Italie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, en Slovénie et en Espagne. La Suède et le Royaume-Uni.
2. le nom de domaine www.bornpretty.com utilisé dans le commerce en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, en Croatie, à Chypre, en République tchèque, au Danemark, en Estonie, dans l’Union européenne, en Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Hongrie, en Italie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, en Slovénie, en Espagne. La Suède et le Royaume-Uni.
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3. le nom de domaine https: //bornprettystore.blogsport.com, utilisé dans la vie des affaires en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, en Croatie, à Chypre, en République tchèque, au Danemark, en Estonie, dans l’Union européenne, en Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Hongrie, en Italie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, en Slovénie et en Espagne. La Suède et le Royaume- Uni.
4. le nom de domaine www.bornprettystore.com utilisé dans la vie des affaires en France.
5. le nom de domaine www.bornpretty.com utilisé dans la vie des affaires en France.
6. le signe BORN PRETTY protégé par la loi relative à l’usurpation («passing off») au Royaume-Uni et en Irlande;
7. la marque non enregistrée BORN PRETTY, utilisée dans la vie des affaires en Allemagne;
8. le nom commercial Shenzhen BORN PRETTY TECHNOLOGY CO., LTD, utilisé dans la vie des affaires en France.
9. les panneaux BORN PRETTY STORE utilisés dans la vie des affaires en France.
10. le nom commercial Shenzhen BORN PRETTY TECHNOLOGY CO., LTD utilisé dans la vie des affaires en Espagne.
11. la dénomination sociale BORN PRETTY STORE utilisée dans la vie des affaires en Espagne.
12. la marque non enregistrée BORN PRETTY, utilisée dans la vie des affaires en Italie.
Selon la demanderesse, tous les droits susmentionnés ont été utilisés dans la vie des affaires pour les brosses; cils; colles; les pointes d’ongles; outils à ongles; laques et gels pour les ongles; les soins et les équipements; maquillage cosmétique; de produits d’art à ongles; produits de maquillage et de beauté; estampons d’ongles; laques pour les ongles; gel des ongles; l’outil pour ongles en rainures; produits de soin des ongles; vernis à ongles; paillassons; manteaux; Grattoirs; laques pour les ongles; el latex pour animaux de compagnie; pinces à ongles; coupe-ongles; tableaux magnétiques; pinces à ongles; mangeoires pour gels; limes à ongles; laques pour les ongles; fourches à ongles; nécessaires de manucure; polissoirs d’ongles; nettoyeurs de brosses à ongles; dissolvants pour le vernis à ongles; gel des ongles; lingettes pour les ongles; produits nettoyants pour les ongles; coussinets pour oignons pour le gel des ongles; stylos à redressement et adoucissants pour ongles; dissolvants à dissolvants; cloisons à l’aide de bouchons à réutilisables; diluants pour vernis à ongles; boutons à couleur; colle adhésive rapide pour les ongles; appareils à estamper les ongles; Huile pour cuticules.
La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point c), RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
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RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Les arguments et éléments de preuve du demandeur seront énumérés et évalués ci- dessous.
Bien que l’Office ait fixé un délai pour que la titulaire de la marque de l’UE présente des observations, aucune n’a été présenté.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES (ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE)
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, une marque de l’Union européenne est, sur demande présentée auprès de l’Office, déclarée nulle lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.
En vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union européenne ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
A) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
B) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
Le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale;
Conformément à la législation à laquelle elle est soumise et avant le dépôt de la marque contestée, le demandeur a acquis, au sein du signe, des droits sur lesquels la demande en nullité est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
Les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne répond pas à l’une de ces conditions, la demande en nullité fondée sur une marque non enregistrée ou sur d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
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Les noms de domaine et autres droits antérieurs utilisés dans la vie des affaires en Belgique, en Bulgarie, en République tchèque, au Danemark, en Estonie, en Grèce, en Croatie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, en Hongrie, à Malte, aux Pays-Bas, en Autriche, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovénie, en Slovaquie, en Finlande et en Suède
Le droit en vertu du droit applicable
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
L’article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE indique expressément que si une demande est fondée sur un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, le demandeur produit la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de la protection.
Contrairement à d’autres motifs prévus à l’article 8 du RMUE, l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne précise pas les conditions régissant l’acquisition et l’étendue de la protection du droit antérieur invoqué. Il s’agit d’un cadre réglementaire dans lequel les détails du droit applicable doivent être fournis par le demandeur en cas de procédure de nullité.
Il incombe dès lors au demandeur à la chambre de recours de fournir toutes les informations nécessaires pour la décision, et notamment d’identifier la législation applicable et de fournir toutes les informations nécessaires à sa bonne application. D’après une jurisprudence, il appartient à la demanderesse «[…] de présenter à l’EUIPO non seulement les éléments démontrant qu’elle remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont elle demande l’application, […] mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation» (05/07/2011, C- 263/09 P, Elio Fiorucci, EU: C: 2011: 452, § 50).Les éléments de preuve à produire doivent permettre à la division d’annulation de déterminer avec certitude qu’un droit particulier est prévu par la législation en question, ainsi que les conditions d’acquisition de ce droit. Les éléments de preuve doivent en outre permettre de déterminer si le titulaire du droit est habilité à interdire l’utilisation d’une marque plus récente, ainsi que les conditions dans lesquelles le droit peut prévaloir et être exercé vis-à-vis d’une marque plus récente.
En ce qui concerne la législation nationale (qui, en l’espèce, se réfère au droit national de la Belgique, de la Bulgarie, de la République tchèque, du Danemark, de l’Estonie, de la Grèce, de la Croatie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de la Hongrie, de Malte, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède), le demandeur doit fournir les dispositions du droit applicable sur les conditions régissant l’acquisition des droits et sur l’étendue de la protection du droit invoqué. Le demandeur doit fournir la référence aux dispositions juridiques pertinentes (le numéro de l’article ainsi que le numéro et l’intitulé de l’acte législatif) et le contenu (texte) de cette disposition juridique, soit dans sa soumission, soit en les soulignant dans une autre publication jointe aux observations (par exemple, des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique ou une décision judiciaire).Le demandeur étant tenu de prouver le contenu de la législation applicable, il doit produire la législation applicable dans la langue d’origine. Si cette langue n’est pas la langue de la procédure, le demandeur doit également fournir une traduction complète des dispositions juridiques invoquées conformément aux règles usuelles en matière de justification.
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Par ailleurs, le demandeur doit produire des éléments prouvant le respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection des droits. En plus de fournir des preuves appropriées de l’acquisition du droit invoqué, le demandeur doit produire la preuve que les conditions de protection vis-à-vis de la marque contestée sont effectivement remplies et, en particulier, présenté une argumentation convaincante quant à la raison pour laquelle elle parviendrait à empêcher l’usage de la marque contestée en vertu de la législation applicable.Lorsque le demandeur invoque la jurisprudence nationale pour prouver le bien-fondé de ses arguments, il doit également fournir à l’Office la jurisprudence pertinente suffisamment détaillée et ne doit pas se contenter de faire référence à une publication se trouvant quelque part dans la littérature juridique;
En l’espèce, la demanderesse n’a fourni aucune information à propos de la protection juridique dans les pays susmentionnés; Elle n’a pas fourni d’informations sur les conditions à remplir par le demandeur pour qu’il soit en mesure d’interdire l’utilisation de la marque contestée en vertu des scies portugaises, bulgare, tchèque, danoise, danoise, croate, chypriote, lettone, lituanienne, luxembourgeoise, maltaise, néerlandaise, autrichienne, polonaise, portugaise, roumaine, slovène, slovaque et suédoise et suédoise. En outre, la demanderesse n’a fait aucune référence à une source en ligne.
Dès lors, en ce qui concerne ces noms de domaine et autres droits antérieurs, l’annulation n’est pas fondée en vertu de l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Noms de domaines utilisés dans la vie des affaires dans l’Union européenne, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni (droits antérieurs énumérés aux points 1 à 5 dans la section «Reasons» ci-dessus).
A) usage antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition exigeant que l’usage dans la vie des affaires soit une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en question ne peut pas bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences requises par le droit national pour acquérir des droits exclusifs. Cette condition énoncée à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE est soumise aux normes du droit de l’Union européenne et doit être appréciée, indépendamment du fait que la législation nationale ne doive pas exiger une utilisation effective en ce qui concerne certains droits antérieurs spécifiques.
En outre, un tel usage doit indiquer que le signe en cause a une portée qui n’est pas seulement locale. Cette disposition vise à limiter les conflits entre signes en empêchant qu’un signe antérieur soit suffisamment important ou significatif pour contester soit l’enregistrement, soit la validité d’une marque de l’Union européenne.
À l’appui de sa revendication, le requérant a présenté les arguments et éléments de preuve suivants:
La demanderesse est la véritable titulaire de la marque BORN PRETTY, dûment exploitée à l’échelle mondiale, y compris dans l’Union européenne, pour désigner des produits esthétiques et cosmétiques, en particulier des autocollants pour ongles, des vernis à ongles, autres produits de maquillage produits et accessoires depuis 2010.L’annexe 1 contient une capture d’écran du site web officiel de la demanderesse
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www.bornprettystore.com résumant l’histoire de l’usage de la marque par la demanderesse (voir: https: //www.bornprettystore.com/about_us.php).
Traditionnellement, la société WUHAN BPS IMPORT AND EXPORT CO., LTD a fondé la marque BORN PRETTY initialement utilisée comme une boutique de beauté, qui vendait des produits de tiers, ainsi qu’un blog fournissant des conseils aux consommateurs. La société a alors lancé ses propres produits en juillet 2011, avant de louer sa filiale Shenzhen BORN PRETTY TECHNOLOGY CO., LTD, gérer la
commercialisation jusqu’à ce jour, ainsi que le logo qui lui est
rebranché .
La demanderesse est titulaire d’un nom de domaine www.bornprettystore.com, réservé le 19/03/2010, et qui a été en ligne et dûment exploité depuis cette date (annexe 2).Le fait qu’un interrogation WHOIS de ce nom de domaine montre qu’il soit réservé sous la dénomination BPS LLC ne constitue pas un obstacle puisqu’il a été dûment exploité et renouvelé par la demanderesse, WUHAN BSPIMPORT AND EXPORT CO., LTD, depuis 19/03/2010 depuis sous son propre nom (voir: https:
//www.bornprettystore.com/about_us.php).
L’annexe 3 contient des captures d’écran datant de la même année provenant du site web de la demanderesse et couvrant la période du 08/05/2010 au 10/11/2019. Ces captures d’écran proviennent de l’outil de recherche en ligne Archive Wayback Machine, qui a permis de sauver les pages du site de la demanderesse plus de 1 200 fois depuis son ouverture en mai 2010 (voir: https: //archive.org/web/).
La demanderesse utilise la police de caractères particulière et le logo
depuis le début de son utilisation commerciale du signe BORN PRETTY, au début de l’année 2010. On peut donc observer que le nom de domaine de la demanderesse www.bornprettystore.com a été utilisé dans la vie des affaires dans le cadre d’une activité commerciale et ciblait l’acquisition d’un avantage économique.
La demanderesse est également titulaire d’une dénomination de domaine antérieur www.bornpretty.com, réservée le 01/10/2006 et redirigeant le site web de la demanderesse depuis 2018 (annexe 4), ainsi qu’un blog de beauté à l’adresse URL suivant: Https: //bornprettystore.blogspot.com. cette dernière a également été exploitée depuis 19/11/2010 et a remarqué les produits BORN PRETTY de la demanderesse au fil des années (annexes 5 à 1- à 5 4-).
Le Tribunal a considéré que la portée d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales déterminées doit être définie par rapport à la fonction d’identification jouée par celui-ci. Cette considération exige de tenir compte, en premier lieu, de la dimension géographique de la portée du signe, c’est-à-dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire, ainsi que cela ressort d’une interprétation textuelle de l’article 8, paragraphe 4 du RMUE.À cet égard, il convient de noter que le demandeur gère son site internet à l’échelle mondiale, comme le confirme le choix de devises disponibles à des fins de paiement (annexe 5 5-), à savoir: l’euro, l’Australie, le dollars australien, le reais australien, le dollars canadien, les francs suisses, les livres sterling, le décor en dollars, les rupoles de l’Inde, le yen, le néozélice, le nouveau pays taïé de dollars, le dollars américains. Le nombre de visiteurs uniques chaque mois au
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cours d’un mois sur le site web de la demanderesse www.bornprettystore.com de septembre à décembre 2019 est également joint en annexe 5.
Les droits antérieurs de la demanderesse jouissent d’une renommée à l’échelle mondiale et ont fait l’objet d’un usage intensif sur les marchés en ligne (annexe 6), ainsi que sur les sites de médias sociaux les plus populaires depuis de nombreuses années, y compris Facebook, Pinterest, Twitter, Youtube et Weibo (annexe 7).Le demandeur est également très actif sur Instagram, comme le montre le captures d’écran filtrée par chronologue, jointe à l’ annexe 8.
L’annexe 9 contient des factures relatives à l’Autriche, au Benelux, au Danemark et à l’Irlande. En outre, les droits de la demanderesse ont été cités dans des magazines célèbres tels qu’Elle au Mexique, ainsi qu’à l’adresse de leur site web: Https:
//elle.mx/belleza/2016/07/14/el-barniz-que-todas-quieren/ (Annexe 10).
Le demandeur possède également deux magasins physiques situés à Wuhan, en Chine, et à Kuala Lumpur (Malaisie), dont des photographies sont jointes en tant qu’ annexe 11.
La demanderesse a assisté à l’exposition internationale Malaisie sur Aesthetic, Beauty, Cosmetic, Hair, Nail, Spa & Wellness Conference Cosmobeauté du 09/07/2018 au 12/07/2018 à Kuala Lumpur, ainsi que de la Convention internationale Beautyworld Middle East de 08/05/2018 à 10/05/2018 et tenu un stand pour le consommateur, comme il a été exposé à l’annexe 12.
Enfin, la demanderesse est titulaire de nombreuses marques pour le signe BORN PRETTY en Chine, l’Union européenne, l’Inde, la Malaisie, le Pérou, la Russie, l’Afrique du Sud, la Thaïlande, les Émirats arabes unis et les États-Unis d’Amérique, dont un tableau récapitulatif est joint en annexe 13, ainsi qu’une copie du certificat d’enregistrement des droits d’auteur du demandeur dans le signe déposé le
29/03/2017.
La demanderesse fait valoir que l’existence de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée tirera incontestablement un profit indu de la marque antérieure et porte préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure détenue par le demandeur. En effet, une telle situation est très probable au cours d’événements ordinaires si un tiers commercialise des produits identiques dans l’Union européenne sous une marque dûment exploitée et exploitée de bonne foi pendant de nombreuses années par la demanderesse. En outre, il convient de garder à l’esprit que les droits de la demanderesse sur le signe BORN PRETTY ont été obtenus à partir de 19/03/2010, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée.
La demanderesse soutient que, compte tenu de ce qui précède, il est évident que le signe BORN PRETTY a fait l’objet d’un usage sérieux dans la vie des affaires et a acquis une portée qui n’est pas seulement locale du fait de cet usage intensif et continu depuis de nombreuses années, notamment par le biais des noms de domaine www.bornprettystore.com et www.bornpretty.com. dès lors, l’utilisation des signes BORN PRETTY STORE et BORN PRETTY en tant que noms de domaine confère à la demanderesse le droit d’interdire l’usage d’une marque identique postérieure enregistrée pour des produits identiques.
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Appréciation de la division d’annulation
Les droits relevant de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne peuvent être invoqués que si leur utilisation a une portée qui n’est pas seulement locale. Cette exigence s’applique à tous les droits relevant du champ d’application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, c’est-à-dire, tant aux marques non enregistrées qu’à d’autres signes commerciaux, identificateurs de l’origine commerciale. Les titulaires de droits dont l’usage a seulement la portée locale conservent leurs droits exclusifs en vertu du droit national applicable conformément à l’article 138 du RMUE.
Il y aura lieu de répondre à la question de savoir si l’utilisation d’un signe non enregistré a une portée plus qu’locale sera répondue par l’application d’une norme européenne uniforme (18/04/2013, 506/11 & -- T 507/11, Peek & Cloppenburg, EU: T: 2013: 197, § 19, 47 et 48).
Le Tribunal a considéré que la portée d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales déterminées doit être définie par rapport à la fonction d’identification jouée par celui-ci. Cette considération exige de tenir compte, en premier lieu, de la dimension géographique de la portée du signe, c’est-à-dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire, ainsi que cela ressort d’une interprétation textuelle de l’article 8, paragraphe 4 du RMUE.Il convient de tenir compte, en second lieu, de la dimension économique de la portée du signe, qui est évaluée en fonction de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de l’intensité de son usage, au regard du cercle des destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents, voire les fournisseurs, ou encore de la diffusion qui a été donnée au signe, par exemple, par voie de publicité ou sur Internet (24/03/2009,- 318/06 — T- 321/06, General Optica, EU: T: 2009: 77, § 36-37; 30/09/2010, 534/08-, Granuflex, EU: T: 2010: 417, § 19).
La Cour a précisé que l’importance d’un signe ne saurait être une fonction au regard de la seule portée géographique de sa protection, car, si tel était le cas, un signe dont la protection n’est pas seulement locale, pouvait, en vertu de ce seul fait, empêcher l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, alors que le signe ne pouvait être utilisé que dans une très faible mesure dans la vie des affaires. Le signe doit être utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette dernière ait été utilisée sur une partie importante de ce territoire (29/03/2011, 96/09- P, Bud, EU: C: 2011: 189, § 158-159).
L’appréciation de la portée du signe doit être effectuée in concreto en fonction des circonstances de l’espèce. Dès lors, le critère «dont la portée n’est pas seulement locale» est plus qu’un simple examen géographique. L’impact économique de l’utilisation du signe doit également être évalué; Il convient de tenir compte, ainsi que des éléments de preuve, de ces éléments:
a) intensité de l’usage (ventes sous le signe); b) la durée d’utilisation; c) la diffusion des produits (emplacement des clients); d) la publicité sous le signe et les supports utilisés pour ces publicités, y compris la diffusion de la publicité.
Aucun des documents déposés par la demanderesse, qu’ils soient seuls, ou qu’ils n’ont en outre lorsqu’ils sont appréciés les uns par les autres, ne saurait prouver l’usage des
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noms de domaine sur lesquels la demande a un caractère d’une portée non seulement locale.
Certaines preuves produites ne contiennent que des informations générales concernant les noms de domaine, comme les documents des annexes 1, 2 et 4.D’autres éléments de preuve concernent des territoires différents des territoires différents des territoires auxquels se réfère; Ainsi qu’ annexe 10 ( Mexique), annexe 11 (Chine et Malaisie), et annexe 12 ( Dubaï et Malaisie).À l’égard de ces pays, il convient de préciser que, dans la mesure où les documents font simplement référence à la présence de la demanderesse lors de conférences, le mot «BORN PRETTY» a été mentionné dans un magazine, et la présence des produits dans certaines magasins et certaines pages web, sans autres pièces justificatives. Par conséquent, il n’a pas été démontré que l’importance de l’usage des produits en lien avec les noms de domaine pour ces pays tiers pourrait équivaloir à une utilisation par l’exportation. En outre, les transactions concernant les produits effectués par l’intermédiaire d’Amazon Amazon ( annexe 9) montrent des chiffres qui peuvent être considérés comme un simple témoignage de la Belgique, de l’Irlande et de l’Autriche (12,97 GBP et un total de 68,96 EUR, respectivement).Cette annexe contient également un document relatif au Danemark qui semble être une ordonnance d’expédition, à concurrence de seulement 1,89 EUR.
Les annexes 6, 7 et 8 concernent, respectivement, la présence des produits sous la marque sur des pages internet de pays tiers et sur des médias sociaux, mais aucun document n’a été déposé pour compléter ce qui peut être considéré comme une information plutôt que la preuve de l’utilisation des noms de domaine.
En outre, s’il apparaît dans les captures d’écran de ces pages et en cas de blogs figurant dans l’ annexe 3 ou 5, les captures d’écran montrent que les chiffres sont en dollars américains:
Le seul exemple où l’euro apparaît dans ce document est une simple liste déroulante, associée à la phrase «Free Food Worldwide» (annexe 5 5-):
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Ceci montre toutefois seulement que plusieurs devises peuvent être utilisées pour payer les produits. Elle ne fournit pas d’informations relatives à l’utilisation effective des noms de domaine sur les territoires pertinents. Les deux captures d’écran qui pourraient apporter la lumière sur cette question montrent simplement, a) «montants de paiement», sans informations précises en ce qui concerne les montants payés dans une monnaie donnée:
et b) «distribution d’une transaction», dans laquelle les montants pour l’euro et le livre sterling entrent dans la catégorie «Autres», qui pourraient également potentiellement inclure des territoires différents de ceux revendiqués pour les noms de domaine:
Enfin, l’annexe 13 consiste simplement en un tableau des enregistrements de marques pour le signe BORN PRETTY, ce qui ne saurait évidemment éclairer l’importance de l’usage des droits antérieurs sur lesquels la demande est fondée.
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À titre de clarification, il convient de préciser que, même si la demanderesse ne le mentionne pas explicitement en ce qui concerne les noms de domaine, le contenu des annexes 14 à 29 a également été pris en considération dans l’appréciation de l’usage de ces noms de domaine. Toutefois, ils ne modifient en rien les conclusions de la division d’annulation, étant donné qu’ils n’ajoutent rien en ce qui concerne l’usage du simple fait qu’ils aient une portée locale.
Par conséquent, étant donné que la portée des noms de domaine n’a pas été documentée, la demande fondée sur l’article 60, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, doit être rejetée pour les noms de domaine utilisés dans la vie des affaires en France, en Allemagne, en Irlande, en Espagne et au Royaume-Uni.
Droits antérieurs autres que les noms de domaine, utilisés dans la vie des affaires en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni
B) Utilisation préalable dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La demanderesse fait valoir qu’elle a utilisé son droit antérieur BORN PRETTY pour des années à commercialiser ses produits sur l’internet, notamment sur des plateformes de commerce électronique telles qu’Amazon, eBay, AliExpress et TMall. Elle indique que, pour apprécier l’usage et la notoriété des droits de la demanderesse, la division d’annulation devrait prendre en considération les prix au détail des articles commercialisés, qui sont très faibles, variant de moins de 1 EUR à 10 EUR à EUR au maximum à 16 EUR en ce qui concerne les nécessaires cosmétiques. En conséquence, le volume des unités vendues doit aussi être considéré comme important.
La demanderesse a avancé de nouveaux arguments, en rapport avec chacun des territoires, comme suit:
Irlande et Royaume-Uni (signe BORN PRETTY protégé par le droit relatif à l’usurpation d’appellation)
Cette affirmation est fondée sur le droit britannique relatif à l’usurpation («passing off»), exposé dans le droit de la House of Lords, Reckitt & Coleman Products Limited c. Borden Inc en 1990.
La demanderesse affirme qu’il a le droit d’annuler l’enregistrement de MUE au Royaume- Uni sur la base de la loi de 1994 sur les marques, selon les dispositions combinées suivantes, jointes en tant qu’ annexe 14 ( voir: http:
//www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26/section/47 et http:
//www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26/section/5):
Section 47 (2): «L’enregistrement d’une marque peut être déclaré nul sur le fond […]».
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B) qu’il existe un droit antérieur sur lequel la condition énoncée à la section 5 (4) est satisfaite, à moins que le titulaire de la marque antérieure ou d’un autre droit antérieur ait consenti à l’enregistrement».
[…]
Section 5 (4): «Une marque ne peut être enregistrée si, ou dans la mesure où, son usage au Royaume -Uni est susceptible d’être prononcé — […].
A) en raison de toute règle de droit (notamment en vertu de la législation relative à l’usurpation d’appellation) protégeant une marque non enregistrée ou tout autre signe utilisé dans la vie des affaires, ou […]
Une personne ainsi habilitée à empêcher l’usage d’une marque est dénommée dans la présente loi au titulaire d’un «droit antérieur» par rapport à la marque».
Annexe 15 1- contient la copie d’une décision d’annulation n°500.415 rendue par l’Office britannique de la propriété intellectuelle dans l’affaire O 136- 15-, dans laquelle l’examinateur a annulé l’enregistrement britannique no 3.012.714 pour l’utilisation antérieure du signe FASHION TV au Royaume-Uni.
À l’ annexe 15, page 2,- figure une copie de la décision de la division d’opposition de la division d’opposition de l’Office concernant l’affaire no B 2 484 544 TURBO-K, ainsi que la décision ultérieure rendue par la neuvième chambre du Tribunal le 17/01/2019.
Selon la demanderesse, il est clair que l’utilisation du signe BORN PRETTY au Royaume-Uni a acquis une renommée auprès des acheteurs et des consommateurs finaux ainsi que des fournisseurs et des concurrents, et que toute utilisation du signe presque identique par la titulaire amènerait le consommateur moyen à croire que les produits commercialisés sous les marques en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, la demanderesse détient le goodwill pour utiliser le signe PRETTY pour la commercialisation de produits cosmétiques et de beauté, dans la mesure où elle a utilisé ce signe particulier pour identifier son magasin depuis au moins 08/05/2010 et pour identifier ses produits depuis au moins juillet 2011 (annexes 3 et 5 1 à- 5 5);-
La demanderesse explique avoir commencé à vendre en ligne au détail des consommateurs du Royaume-Uni le 15/08/2015, comme indiqué à l’ annexe 16 1- ( une capture d’écran émise de l’article Amazon Storsa, voir: Https:
//www.amazon.co.uk/stores/page/2CCA2E84-846C- 4583-A947-86E2857341EA? ingress = 0 & visitId = d5212e68-acaf-412d-abd4-047cce206393).
D’après la demanderesse, depuis son ouverture, son entreprise a produit environ 140 000 GBP de revenus chaque année du magasin d’Amazon britannique via des ventes, ce qui ne fait qu’augmenter. Elle vendait environ 30 000 unités en 2017, 2018 et 2019, et, au moment du dépôt de la demande, les ventes s’élevaient à plus de
15 000 GBP chaque mois (annexe 16 2).-La demanderesse explique que la fréquence de chaque inventaire de stocks de son magasin britannique Amazon stockant ses stocks augmente également à intervalles réguliers, comme il est démontré à l’ annexe
16 3,- établie entre octobre 2017 et août 2018.
L’annexe 16 4- contient des échantillons de factures émises par la demanderesse auprès de consommateurs vivant en divers endroits dans huit villes différentes dans
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plusieurs régions du Royaume-Uni (Cambridge, Chesterfield, Devon, Hull, Sheffield, Dunbar, Brentwood, Kent, Kirkcaldy et Kettering).
D’après la demanderesse, sa marque est également citée dans des magazines célèbres tels qu’Elle au Royaume-Uni ainsi que sur leur site web: Https:
//www.elle.com/uk/beauty/nails/articles/a31158/the-mirrored-nail-varnishwe-didnt- know-we-needed/ (annexe 16 5-), de même que Cosmopolitan (voir: https:
//www.cosmopolitan.com/uk/beauty-hair/nails/a44737/mirrored-nail-polish/) et Pop Sugar (voir: Https: //www.popsugar.co.uk/beauty/Born-Pretty-Mirror-Nail-Polish- 41973785).
La demanderesse affirme que, considérés dans leur ensemble, les éléments de preuve produits démontrent que la demanderesse avait le goodwill requis avant le 24/07/2018 au Royaume-Uni, rattaché à son activité dans le domaine des autocollants d’art à ongles, des vernis à ongles et autres produits de maquillage, ainsi que des accessoires auxquels le signe BORN PRETTY était associé.
En conséquence, une telle présentation trompeuse du signe BORN PRETTY est susceptible de conduire le consommateur britannique moyen à penser que les produits proposés sous la marque proviennent de la demanderesse. Le consommateur moyen peut penser que la demanderesse a utilisé un logo différent pour sa nouvelle collection de produits et supposer à tort que les produits commercialisés sont ceux de la demanderesse ou produits par celle-ci. À cet égard, le demandeur cite les exigences relatives aux dommages dans les affaires d’usurpation d’appellation, dans l’arrêt Harrods Limited c. Harrodian School Limited [1996] RPC 697, Millett L.J.
D’ après la demanderesse, en faisant penser aux produits de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne un usurpation (inverse) en donnant aux consommateurs l’impression que les produits commercialisés sous le signe BORN PRETTY sont effectivement produits par la demanderesse, ce qui pourrait conduire à la perte du contrôle de la demanderesse par rapport à sa propre renommée; Il pourrait même conduire à une usurpation extensive, puisque certains produits couverts par cette demande ne sont pas directement commercialisés par le demandeur, mais appartiennent à la catégorie générale des produits cosmétiques et de nettoyage, de sorte que le consommateur moyen peut être incité à acheter les produits pensant qu’ils possèdent les caractéristiques, l’expertise et la qualité de la demanderesse. En conséquence, compte tenu du goodwill et de la présentation trompeuse de la demanderesse susceptibles de se trouver dans l’esprit du consommateur britannique moyen, cette marque contestée porte préjudice à la demanderesse et pourrait entraîner une perte ou une diminution de ses ventes, ainsi qu’une dilution du caractère distinctif de ses droits dans le signe BORN PRETTY et de son goodwill.
Allemagne (marque non enregistrée «BORN PRETTY»)
D’après la demanderesse, cette dernière a également droit à la protection de sa marque non enregistrée, sur la base de la loi allemande de 1994 sur les marques, selon les dispositions combinées suivantes, jointes à l’annexe 17 ( see: https: //www.gesetze- im-internet.de/englisch_markeng/englisch_markeng.html).
Section 12 — Marques et dénominations commerciales plus anciennes acquises grâce à l’usage L’enregistrement d’une marque peut être annulé dès lors qu’une autre personne a acquis des droits sur une marque avant la date à prendre en considération pour l’ancienneté de la marque enregistrée au sens de la section 4, no 2, ou à une désignation commerciale au sens de
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l’article 5 et qui lui permettent d’interdire l’usage de la marque enregistrée sur l’ensemble du territoire de la République fédérale d’Allemagne.
Section 4 — Clôture de la protection de la marque Bénéficient de la protection de la marque: 2. l’usage d’un signe dans la vie des affaires dans la mesure où le signe a acquis la reconnaissance du public en tant que marque dans les milieux professionnels concernés.
Il y a, à l’annexe 18, une copie de la décision d’annulation no 22 303 C fondée sur la nullité émise par l’Office le 28/10/2019, ainsi que de sa traduction anglaise, dans laquelle l’examinatrice a annulé de façon partielle l’enregistrement de la marque de l’Union européenne «NICO», no 015 113 004, sur la base de l’usage antérieur du signe «NICO» en Allemagne.
Selon la demanderesse, la société a commencé à vendre en ligne au détail des produits et services le 18/11/2015 (annexe 19 1- contient une capture d’écran émise de l’article de vente Amazon).Depuis son ouverture, elle a généré plus de 120 000 EUR de revenus chaque année par l’intermédiaire du magasin Amazon allemand et ses ventes sont en constante augmentation. Plus de 40 000 unités ont été vendues dans la seule année 2019, et les ventes s’élèvent désormais à environ 15 000 EUR par mois (annexe 19 2).-En outre, l’eBay de la demanderesse génère également des vues et recettes (annexe 19 3-).La demanderesse a également investi dans la publicité de son mémoire Amazon allemande, comme le montrent les factures datées du 01/07/2017 au 31/12/2019 (annexe 19 4-).Des échantillons des factures émises par le demandeur auprès de consommateurs vivant en divers endroits en Allemagne sont joints à l’ annexe 19, point 5-.
La demanderesse mentionne que sa marque a également été citée dans des revues spécialisées et des sites web de tiers ayant une influence dans le domaine des produits de beauté dès le 27/12/2014 et fait référence à l’ annexe 19 6,- mentionnant ces adresses Internet: https: //www.nagellack-abc.de/nagellack-p-q/pretty-nagellacke-mit- den-besten-bewertungen/,https: //www.beautynails-forum.de/3d-cateye-polish-von- born-pretty-t37272.html.L’annexe 19 6-, cependant, ne figure pas dans son dossier.
La demanderesse fait valoir que, conformément à ce qui précède, elle a acquis une reconnaissance publique suffisante au sein des milieux professionnels concernés en Allemagne pour empêcher un tiers de détenir des droits sur une marque sur une marque presque identique.
France (dénomination commerciale Shenzhen BORN PRETTY TECHNOLOGY CO., LTD, et signalisation BORN PRETTY STORE)
En ce qui concerne le droit applicable, la demanderesse se réfère au Code français de la propriété intellectuelle tel que modifié par l’article 3 de l’ordonnance no 2019- 1169 du 13/11/2019, qui est entré en vigueur le 11/12/2019, et qui affirme l’article L. 711-3 qui affirme qu’ «aucune valablement enregistrée ne peut être enregistrée et, si elle est enregistrée, elle est susceptible d’être déclarée nulle comme titulaire d’une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment: 4° A nom commercial, une pancartes ou un nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs».Ces dispositions et leur traduction sont jointes en annexe 20 1- ( également disponibles à l’adresse suivante: Https:
//www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;
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jsessionid=A95B5C189A225234B4FF67E48696C2AB.tplgfr27s_3?idArticle=LEGIARTI 000039381537&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20200227).
La demanderesse affirme que, compte tenu du fait que la protection juridique de noms de domaine a été ajoutée au code de la propriété intellectuelle français à la suite du droit antérieur, et est entré en vigueur deux mois avant le dépôt de la demande, alors que la protection des noms commerciaux et des enseignes était antérieure à leurs connaissances sur l’ensemble du territoire national, aucune jurisprudence corroborant les arguments de la demanderesse n’a encore été corroborée par ce moyen. Cependant, la demanderesse joint en annexe 20 2- une copie d’une décision rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 04/07/2019 dans l’affaire no 2019/270, ainsi que sa traduction anglaise (également disponible à l’adresse suivante: Https:
//www.doctrine.fr/d/CA/Aix-en-Provence/2019/CE03D4C758CC401EF96E6), où les juges ont expressément jugé que la rédaction de l’ancien article L.711- 4 exposant les droits antérieurs susceptibles d’entraîner l’annulation d’une marque déposée ultérieurement n’était pas exhaustive et que «un nom de domaine constitue un signe distinctif dont l’antériorité peut être revendiquée pour demander l’annulation d’une marque dès que cette antériorité est certaine, se traduit par une exploitation efficace, et qu’il existe un risque de confusion généré par la concomitance des deux signes».
Il convient de rappeler que la demanderesse est titulaire des noms de domaine www.bornprettystore.com et www.bornpretty.com, qui étaient actifs et disponibles pour la navigation auprès des consommateurs français, comme l’indique l’euro indiqué dans le choix des devises, et des noms commerciaux/enseignes Shenzhen BORN PRETTY TECHNOLOGY /BORN PRETTY STORE avant la date de dépôt de la marque contestée.
La demanderesse affirme avoir commencé à vendre en ligne au détail aux consommateurs français en 2015 et généré chaque année plus de 130 000 EUR de revenus de son magasin Amazon français depuis son ouverture. Elle est en croissance constante, avec près de 30 000 unités vendues en 2017, 2018 et 2019 et dont les recettes s’élèvent à présent à plus de 10 000 EUR par mois (annexe 21 1).-
La demanderesse a également investi dans la publicité pour son magasin Amazon francoAmazon, comme il ressort des factures jointes de 03/08/2017 à 03/11/2017, reproduites dans l’annexe 21 2-, tandis que l’annexe 21 3 se rapporte- aux campagnes de publicité du 01/01/2018 au 01/08/2018. En outre, le demandeur jouit également, depuis de nombreuses années, de nombreux blogueurs et coureurs des ongles, depuis de nombreuses années, depuis le 31/05/2013, et notamment, mais pas seulement, par l’intermédiaire de partenariats et de collaborations (voir: https:
//vernisenfolie.com/category/jai-teste-pour-vous/, http: //www.onglesaddict.com/6215- 2/, https: //lisablabla.com/Stamping-Nail-Art, https:
//npajewels.wordpress.com/2015/01/24/mon-avis-surles-plaques-born-pretty-store, http: //www.bettybeautyblog.com/nouveautes-born-pretty-a129789986, https:
//www.leseclaireuses.com/beaute/le-mirror-nails-l-incroyable-technique-qui-affole- toujoursautant-la-toile.html et https: //klo-s-to-me.com/born-pretty-nouvelle-formule/).
Enjoint dans ses observations, il existe des échantillons de factures fournies par la demanderesse à des consommateurs vivant en France à l’annexe 21 4-.
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Espagne (nom commercial Shenzhen BORN PRETTY TECHNOLOGY CO., LTD et la dénomination sociale BORN PRETTY STORE)
La demanderesse soutient que, pour ce territoire, l’article 9 de la loi 17/2001 du 7 décembre des marques (voir:Les annexes 22 et https:
//www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093) stipulent que:
Sans autorisation valable, les marques suivantes ne peuvent pas être enregistrées comme marques:
a) Le nom juridique ou l’image identifiant une personne autre que le demandeur de la marque;
b) Le nom, le nom, le pseudonyme ou tout autre signe qui, pour la majorité du public, identifie une personne autre que la demanderesse.
c) Signs qui reproduisent, imitent ou transforment des créations protégées par un droit d’auteur ou autre droit de propriété intellectuelle autres que celles visées aux articles 6 et 7.
d) Le nom commercial, le nom ou la raison sociale d’une personne morale qui, avant le dépôt ou la date de priorité de la marque demandée, identifie, pour les transactions économiques, une personne autre que la demanderesse, s’il est identique ou similaire à de tels signes et son domaine d’application identique ou similaire, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. À ces fins, le titulaire de ces signes doit démontrer l’usage ou la notoriété des signes sur l’ensemble du territoire national. S’ils répondent à ces conditions, les étrangers qui, en vertu de l’article 3 de cette loi, peuvent invoquer l’article 8 de la convention de Paris ou le principe de réciprocité, bénéficient d’une protection égale, à condition qu’ils fournissent la preuve de l’usage ou de la connaissance, en Espagne, de leur nom commercial non enregistré.
L’annexe- 23 1 contient une copie de la décision de la division d’opposition no 825/2012 rendue par la Cour de justice de Madrid, ainsi que sa traduction anglaise, dans laquelle l’examinateur a refusé la marque espagnole SUNDANCE SPAS No°2.740.622 fondée sur l’usage antérieur du signe «SUNDANCE» en Espagne.
L’annexe 23 2- contient une copie de la décision d’annulation no 15 439 C fondée sur la nullité émise par l’Office le 01/06/2019, dans laquelle les éléments de preuve citaient l’extrait de «Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas» (Comments sur la loi espagnole sur les marques (17/2001)) par M. Manuel Lobato, cela confirme l’interprétation de l’article 9, paragraphe 1, point d, de la loi espagnole sur les marques 17/2001. Par conséquent, les preuves de l’usage ou la preuve que le signe est notoirement connu dans tout le territoire national doivent être fournies, et les seules autres conditions à remplir sont: A) l’existence de signes identiques ou similaires; B) une sphère d’application identique ou similaire et c) un risque de confusion.
La demanderesse affirme qu’elle a commencé à vendre en ligne au détail des consommateurs espagnols en 2015 et qu’elle a généré plus de 150 000 EUR depuis son ouverture, grâce à des ventes qui ne cessent d’augmenter. Les ventes représentent plus de 10 000 unités par an, et s’élèvent à présent à environ 10 000 EUR par mois, comme en attestent l’annexe 24, 1. -Le prix de vente des articles commercialisés par la demanderesse varie de moins de 1 EUR à un maximum de 10 EUR à 16 EUR pour des
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nécessaires de cosmétique. Le volume des unités vendues doit aussi être considéré comme important.
La demanderesse fait valoir qu’elle a également investi de l’argent dans la publicité de son magasin Amazon espagnol, comme il ressort des factures jointes datant de juin 2 à décembre 2 2017, reproduites en annexe 24 2. -L’annexe 24 3- se rapporte aux campagnes de publicité du 01/01/2018 au 01/08/2018. En outre, la demanderesse jouissait, dès mai 2015, de plusieurs collaborations avec des ressortissants locaux (voir, par exemple, leshttp: //www.redecoratelg.com/2015/05/opinion-sobre-born-pretty-store- nail.html, https: //rompiendolosesmaltes.blogspot.com/2015/07/colaboracion-con-born- pretty-store.html, https: //kaowaiistage.blogspot.com/2016/08/pedido-born-pretty-store- colaboracion.html, https: //www.youtube.com/watch?v=uNl7sndl-As, https:
//entretrucosyrecetas.blogspot.com/2018/05/sello-de-estampar-con-doble-uncion- estampaciony-reduccion-de-motivos.html et http:
//elcajonderousandrea.blogspot.com/2016/05/manicuracumpleanera-colaboracion- born.html).
Des échantillons des factures envoyées par le demandeur à des consommateurs vivant en divers endroits en Espagne sont joints à l’ annexe 24 4-.
Italie (marque non enregistrée «BORN PRETTY»)
La requérante fait valoir que le code de la propriété industrielle, entré en vigueur en 2005 par le décret-loi 30/2005,- a, par la suite, été réformé par le décret législatif no 131/2010, affirme à l’article 12, paragraphe 1, que:
les signes ne peuvent être enregistrés en tant que marques si, à la date de dépôt de la demande, l’une des marques suivantes s’applique: ils sont identiques ou similaires à un signe déjà connu en tant que marque ou signe distinctif de produits ou de services fabriqués, mis sur le marché ou fournis par des tiers pour des produits ou des services qui sont identiques ou similaires, si du fait de l’identité ou de la similitude entre les marques et en raison de l’identité ou de la similitude entre les produits ou services, il existe un risque de confusion, qui peut également consister en un risque d’association entre les deux signes.
(voir:Annexes 25 et https: //www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/it/it204en.pdf)
Il y a copie en annexe 26 de la décision d’annulation no R.G. 18686/2012 rendue par le tribunal ordinaire de Florence, ainsi que de sa traduction anglaise, par laquelle l’examinatrice a annulé les enregistrements italiens UPTOBE n°1.497.465 et UP2BE No°1.497.466 basés sur l’usage antérieur du signe UPTOBE en Italie.
La demanderesse fait qu’elle a commencé à vendre en ligne au détail des consommateurs italiens en 2015 et a généré plus de 115 000 EUR depuis son ouverture, en augmentant constamment ses ventes de 10 000 unités par an. Les recettes s’élèvent désormais à environ 7 000 EUR par mois, comme en témoigne l’annexe 27, 1. -La demanderesse a aussi investi l’argent pour faire la publicité de son magasin Amazon italien, comme il ressort des factures jointes de juillet 7 à décembre 2 2017, reproduites en annexe 27 2, tandis que l’annexe- 27 3 se rapporte- aux campagnes publicitaires de janvier 1 à août 1 2018. Par ailleurs, la demanderesse jouissait également d’une couverture de presse et de blogueurs au niveau local au cours de cette période (voir, par exemple,https: //www.langolodeglismalti.com/2017/11/14/born-pretty-store-black- white-gel/, http: //manuelinamakeup.blogspot.com/2016/05/born-pretty-store-accessori-
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per-nail-art.html, https: //www.unangolodigioia.com/2017/10/semipermanente-born- pretty-store-soak.html ou https: //giuliasnails.blogspot.com/2016/02/born-pretty-store- marshmallow-squishy.html).
Des échantillons des factures envoyées par le demandeur à des consommateurs vivant en Italie et se trouvant en différents endroits en Italie sont joints à l’ annexe 27 4-.
Appréciation de la division d’annulation
D’ emblée, la division d’annulation doit préciser que, en ce qui concerne la référence faite par le demandeur à un certain nombre de sites web (voir, par exemple, l’annexe 16 5- et les pages internet mentionnées en rapport avec le document manquant à l’annexe 19 6)-, il convient de signaler que, s’il est vrai que le législateur a prévu la possibilité que l’opposante se fonde sur des preuves en ligne susceptibles de constituer des preuves matérielles (article 7, paragraphe 3, du RDMUE), cette possibilité ne se réfère qu’aux cas où les preuves concernant le dépôt ou l’enregistrement des droits antérieurs, ou des preuves concernant le contenu de la législation nationale pertinente, sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office. Le législateur n’a pas étendu cette possibilité de preuve de l’usage et/ou de sources non reconnues par l’Office (telles que les sites web mentionnés par la requérante).
Pour apprécier les prétentions de la demanderesse, la Division d’annulation ne peut se fonder que sur les éléments de preuve présentés par les parties. Une simple indication du site web sur lequel l’Office peut trouver d’autres informations ne suffit pas car cela ne fournit à l’Office aucune indication concernant le lieu, la nature, la durée et l’importance de l’usage et, en outre, le contenu du lien peut entre-temps avoir changé (voir, en ce sens, 23/06/2014, R 1836/2013 2 — Forme- d’une bouteille bien visible/à façonner (3D),
§ 14-15; 07/02/2007,- 317/05, Guitar, EU: T: 2007: 39, § 58-59).
Le demandeur aurait pu transmettre à un support de données les copies des publications ou avoir fourni une version imprimée des informations accessibles sur le site internet visé. En conséquence, aucune des adresses internet mentionnées dans le site internet ne permet de démontrer la portée d’un usage dont la portée n’est pas seulement locale.
En ce qui concerne le nom commercial «Shenzhen BORN PRETTY TECHNOLOGY CO., LTD», prétendument utilisé en France et en Espagne, il convient de préciser que cette dénomination n’est présente dans aucun des documents présentés par la demanderesse.
-Étant donné que le contenu des annexes 3 et 5 1- à 5 5 a déjà été décrit et examiné antérieurement en rapport avec les noms de domaine, et afin d’éviter une répétition inutile, il est fait référence aux conclusions ci-dessus. Par ailleurs, les annexes 6 à 13 ont également été évaluées ci-dessus dans la présente décision. Il est évident qu’aucun de ces documents ne permet d’éclairer toute utilisation de droits antérieurs autres que des noms de domaine, puisqu’ils font référence à ces derniers.
Les informations mentionnées à l’ annexe 14 font référence à la loi britannique sur les marques de 1994, et les annexes - 15 1 et 15 2 contiennent des- décisions rendues respectivement par la division d’annulation et la division d’opposition de l’Office et, à ce titre, elles ne prouvent pas que le droit antérieur a une portée pas seulement locale. C’est également le cas des documents produits à l’ annexe 17 ( loi allemande de 1994 sur les marques), annexe 18 (une copie de la décision d’annulation n°22 303 C fondée sur la nullité rendue par l’Office le 28/10/2019), à l’annexe 20 1 (Code français
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de la propriété intellectuelle-), à l’annexe 20 2 (copie d’ une décision- rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 04/07/2019 dans l’affaire no 2019/270), à l’annexe 22 (loi espagnole 17/2001 sur les marques), à l’annexe 23 1 (copie d’une décision d’opposition no C rendue par- la Cour de justice de Madrid), à l’annexe 23 2 (copie de la décision d’annulation n°15- 439 C rendue par l’Office le 01/06/2019), annexe 25 (Code italien de la propriété industrielle), annexe 26 (copie de la décision de la division d’annulation no 18686/2012 rendue par le tribunal ordinaire de Florence).Étant donné leur nature, ces documents ne fournissent pas à eux seuls des informations concernant l’usage des marques non enregistrées dans l’un quelconque des territoires.
L’annexe 16 1- contient une capture d’écran dont un produit dénommé BORN PRETTY Nail Mail Manicure, vendu à un prix de 0,99 GBP.Ce document atteste que 4 531 pièces ont été vendues le 15/08/2015, mais elle ne propose pas d’informations sur le (s) territoire (s) où les produits ont été achetés et/ou expédiés à cause, bien que la demanderesse prétende que le document provient d’Amazon UK, ce fait n’est pas rapporté dans la capture d’écran, étant donné que l’intitulé du document manque.
L’annexe 16 2- se compose de six captures d’écran. Certains montrent des informations provenant d’Amazon Seller Central, faisant ressortir des informations provenant du site internet BORN PRETTY UK du 01/11/2016 au 01/01/2018 et du 01/09/2019 au 01/08/2018, avec le nombre d’unités vendues et un nombre de graphiques correspondant aux unités commandées. Cependant, il n’existe aucun lien, dans ces documents, avec un produit particulier ni les territoires sur lesquels les produits ont été achetés ou expédiés, et il ne peut être déduit que ce document se rapporte en fait aux produits vus à l’ annexe 16 1-.
Cette annexe contient un autre document, également provenant d’Amazon Seller Central, dénommé «Manage Orders», qui fait référence à «9 041 commandes» de produits d’Amazon.co.uk entre le 10/01/2018 et le 07/01/2019. Cependant, le contenu du document ne peut pas prouver que l’usage a une portée pas seulement locale, étant donné que les destinataires des produits ne sont pas connus, et c’est également le cas pour le document figurant à l’annexe 16, point 3-.
L’annexe 16 4- contient 11 copies de factures adressées à des clients situés dans plusieurs villes du Royaume-Uni. Toutefois, même si ces informations sont évaluées en combinaison avec les autres documents de la présente annexe, la somme de leur contenu démontrerait sans aucun doute que le signe sur lequel la demande est fondée a fait l’objet d’un usage au Royaume-Uni et en Irlande depuis trop longtemps, d’une quantité suffisante, et cette utilisation a été suffisamment répandue pour en avoir une portée dépassant la portée locale.
L’annexe 19 1- contient une capture d’écran d’un produit dénommé «BORN PRETTY Stempellack Nagellack Nagellack Arttiming polonais», vendu à un prix de 2,38 EUR.Ce document atteste que 1 635 pièces ont été vendues le 18/11/2015, mais elle ne propose pas d’informations sur le (s) territoire (s) où les produits ont été achetés et/ou expédiés à cause parce que, bien que la demanderesse soutienne que le document provient d’Amazon DE, rien ne prouve ce fait dans la capture d’écran.
L’annexe 19 2- se compose de quatre captures d’écran. Une partie des informations du vendeur d’Amazon central fournit des informations provenant du site internet BORN PRETTY DE du 01/11/2016 au 01/01/2018, présentant le nombre d’unités vendues et un graphique correspondant aux unités commandées. Cependant, il n’existe aucun lien, dans ces documents, avec un produit particulier ni les territoires sur lesquels les produits ont été achetés ou expédiés, et il ne peut être déduit que ce document se rapporte en fait aux produits vus à l’ annexe 19 1-.
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L’annexe 19 3- contient quatre captures d’écran de eBay, dont les prix sont respectivement de 1,99 EUR, 1,89 EUR, 1,49 EUR et 1,29 EUR, à des prix de EUR:
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Le document contient également deux captures d’écran supplémentaires, provenant également de eBay, mais le nombre de vues et les recettes ne peuvent être reliées à aucun produit spécifique ni ne permet de déduire qu’elles concernent d’une manière ou d’une autre les produits vus dans le reste des captures d’écran, à part le fait que dans l’une de ces captures supplémentaires, le chiffre voir est indiqué en dollars américains;
Il y a quatre factures à l’annexe 19 4-, toutes pour 2016, avec deux documents du vendeur d’Amazon central avec des graphiques et des chiffres de vente, mais les produits auxquels se rapportent ces informations ne peuvent être spécifiquement identifiés, et il ne peut en être déduit que les documents font référence aux produits vus dans la capture d’écran figurant à l’annexe 19 1.-
L’annexe 19, 5,- contient huit factures et ce qui semble être une ordonnance de transport, toutes datant de 2017. Aucun d’entre eux ne retient une somme de plus de 33 EUR.
L’annexe 21 1- contient deux captures d’écran du CHeller Amazon Central, sur base des chiffres extraits de la page internet relative aux BORN PRETTY FR du 01/11/2016 à 01/10/2018, un troisième document qui ne désigne pas sa source et une quatrième, aussi d’Amazon Seller Central, mais que ces documents ou ceux contenus dans les annexes 21 et- 21 3 ne désignent n'- importe quel produit. Il y a 10 factures en annexe 21 4-, mais aucun ne représente plus de 20 EUR.
L’annexe 24 1- contient deux captures d’écran du vendeur central d’Amazon avec des chiffres extraits de la page internet concernant BORN PRETTY ES du 01/11/2016 au 01/10/2018, un troisième document provenant d’une source non identifiée, et une quatrième, aussi d’Amazon Seller Central, mais que ces documents ou ceux figurant dans les annexes 24 et 2 ou- 24 3 ne désignent- aucun produit. Il y a 10 factures en annexe 24 4-, mais aucun ne représente plus de 35 EUR.
L’annexe 27 1- contient deux captures d’écran du vendeur Amazon central avec des données extraites de la page internet relatives à BORN PRETTY IT du 01/11/2016 au 01/10/2018, un troisième document provenant d’une source non identifiée, et une quatrième, aussi d’Amazon Seller Central, mais que ces documents ou ceux contenus dans les annexes 27 2 ou- 27 3 ne désignent- quelque produit que ce soit. Il y a 11 factures en annexe 27 4-, mais aucun ne représente plus de 25 EUR.
Les annexes 28 1- à 28 2- contiennent une copie du catalogue de la demanderesse et, dans son annexe 29, des photographies des produits de la demanderesse. Le catalogue n’est pas daté, aucune information n’a été fournie concernant le lieu, le moment auquel il a été distribué et les photographies qui ne donnent aucun fondement à l’utilisation des droits antérieurs.
Décision sur la décision attaquée no Page sur2121 42 122 C
Étant donné que les documents, même considérés dans leur ensemble, concernant chacun des territoires, ne peuvent être mis en relation avec des produits et/ou territoires spécifiques spécifiques et qu’en tout état de cause, lorsqu’ils présentent des chiffres, ils sont meniés, il n’a pas été prouvé que les droits antérieurs ont été utilisés en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni et que cet usage a dépassé la portée locale.
L’une des conditions visées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’étant pas remplie, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, pour l’ensemble des droits antérieurs mentionnés dans cette section, utilisés dans le cours des affaires en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, en Espagne et au Royaume- Uni.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement
De la division d’annulation
Denitza Stoyanova- María Belén IBARRA Liliya YORDANOVA Valchanova DE DIEGO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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