EUIPO, 21 août 2025, n° 003210091

EUIPO 21 août 2025

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 21 août 2025, n° 003210091
Numéro(s) :	003210091
Textes appliqués :	Article 8(1)(b) EUTMR, Article 8(5) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	Refus de la demande de MUE/EI
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Texte intégral

Ce texte a été traduit à l'aide de l'intelligence artificielle et peut contenir des erreurs.

DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 210 091
VKR Holding A/S, Breeltevej 18, 2970 Hørsholm, Danemark (opposant), représentée par Bech-Bruun Law Firm, Værkmestergade 2, 8000 Århus C, Danemark (mandataire professionnel)
c o n t r e
Ricardo Sanz, Carrer de Can Cabanyes 88, 08403 Granollers, Espagne et Inmocat Catalunya, Enrique Granados 111, 08008 Barcelona, Espagne (demandeurs), tous deux représentés par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelona, Espagne (mandataire professionnel). Le 21/08/2025, la division d’opposition rend la DÉCISION suivante:

1. L’opposition n° B 3 210 091 est accueillie pour tous les produits contestés.

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 891 281 est rejetée dans son intégralité.

3. Le demandeur est condamné aux dépens, fixés à 620 EUR.

MOTIFS
Le 16/01/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 891 281 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’UE n° 955 609 «VELUX» (marque verbale) pour lequel l’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, et sur l’enregistrement de marque de l’UE n° 651 869 «VELUX» (marque verbale) et l’enregistrement de marque de l’UE
n° 651 356 (marque figurative) pour lesquels l’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur en fait la demande, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe

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justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.

La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.

Les requérants ont demandé à l’opposant de soumettre la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir, l’enregistrement de marque de l’UE n° 955 609 «VELUX», l’enregistrement de marque de l’UE n° 651 869 «VELUX» et l’enregistrement de marque de l’UE
n° 651 356 .

Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera en premier lieu les preuves d’usage concernant l’enregistrement de marque de l’UE n° 651 869 «VELUX» .

La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.

La date de dépôt de la demande contestée est le 21/06/2023. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 21/06/2018 au 20/06/2023 inclus.

En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants:

Classe 6: Métaux communs et leurs alliages, y compris les métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages, matériaux de construction métalliques, ancres, enclumes, cloches, matériaux de construction laminés et moulés, constructions transportables en métal, matériaux métalliques pour voies ferrées, y compris les rails et autres matériaux métalliques pour voies ferrées, câbles et fils métalliques non électriques en métaux communs, chaînes (à l’exception des chaînes de transmission pour véhicules), quincaillerie, petits articles de quincaillerie métallique, tuyaux et tubes métalliques, coffres-forts et caisses métalliques, billes d’acier, fers à cheval, boulons, clous et vis, autres produits métalliques, y compris les produits en métaux communs non compris dans d’autres classes, minerais; portes et fenêtres, y compris les fenêtres de toit, les puits de lumière, les soupiraux, les fenêtres tournantes, les fenêtres à croisillons, les fenêtres à pivot; toits, toits en verre, lucarnes, terrasses de toit, matériaux de toiture, éléments de toiture, cadres de raccordement, éléments de construction prêts à monter, y compris les éléments de construction prêts à monter pour la fabrication de toits et sous forme de fenêtres, portes, portails, cadres de raccordement, cadres de fenêtres, profilés de fenêtres et de cadres pour toits; tuiles, gouttières de toit, appuis de fenêtres, dispositifs et ferrures de fixation, de verrouillage, d’ouverture et de fermeture pour fenêtres et portes, serrures non électriques, quincaillerie de bâtiment, clapets de ventilation et de désenfumage, matériaux de recouvrement pour fenêtres, y compris les habillages et les profilés, ferrures de fenêtres, stores vénitiens, stores à enroulement, volets, volets roulants, jalousies, jalousies roulantes, caissons pour stores à enroulement et auvents, dispositifs de commande pour stores vénitiens, stores à enroulement, volets et volets roulants, panneaux et matériaux de revêtement mural, contre-poids et rouleaux pour châssis coulissants et fenêtres coulissantes horizontales, pièces et accessoires (non compris dans d’autres classes) pour tous les produits précités; tous les produits précités en métal ou fabriqués à partir de métal.

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Classe 19 : Matériaux de construction (non métalliques), pierre naturelle et artificielle, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier ; tuyaux en terre cuite ou en ciment ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments (non métalliques) mitres de cheminée ; matériaux de construction, y compris les éléments de construction prêts à monter, fenêtres, y compris les fenêtres de toit et les lucarnes, fenêtres en matières synthétiques/plastiques, cadres, châssis de fenêtres et profilés, y compris les châssis de fenêtres en matières synthétiques/plastiques ; portes, lucarnes, terrasses de toit, toits, toits en verre, superstructures en verre, matériaux, constructions et éléments de toiture ; tuiles, gouttières, vitres, y compris les vitres pour toits, verre plat, clapets de ventilation et de désenfumage à usage de construction, cadres de raccordement, matériaux de recouvrement pour fenêtres, y compris les habillages et les profilés ; verre, y compris le verre isolant et le verre à vitre, panneaux de verre multicouches, y compris les panneaux de verre double couche, feutre imprégné, panneaux et revêtements muraux en bois, en matériaux similaires au bois ou en matières synthétiques/plastiques ; jalousies, jalousies à enroulement, volets, volets roulants ; volets en bois ou en matières synthétiques, éléments prêts à monter pour la fabrication de toits en bois, de toits en verre et de toits en matières synthétiques/plastiques, éléments prêts à monter pour la fabrication de revêtements, de panneaux et de constructions de toits en bois et en matières synthétiques/plastiques, matériaux de construction principalement en céramique pour la fabrication de murs, de sols, de plafonds, de toits et de façades, dalles en béton, seuils en béton, poutres en béton, éléments prêts à monter pour la fabrication de plafonds en béton, de toits en béton et de cloisons d’étage, portes en béton, portails en béton, tuiles en béton, blocs en béton, tubes et tuyaux en béton, poteaux en béton, pieux en béton, coffrages en béton, corniches en béton, briques en béton, fixations en béton, éléments prêts à monter pour la fabrication de murs en béton et de panneaux en béton, supports en béton, poutrelles en béton, drains en béton, escaliers en béton, vannes en béton, poutres de liaison en béton, meneaux en béton, fenêtres en béton, appuis de fenêtre en béton, éléments prêts à monter pour la fabrication de fondations en béton, de colonnes en béton, de pannes en béton ; ferrures, pièces et accessoires (non compris dans d’autres classes), tous les produits précités non métalliques.

Conformément à l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR, la preuve d’usage doit consister en des indications concernant le lieu, le temps, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.

Le 26/09/2024, conformément à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 01/12/2024 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 28/11/2024, dans le délai imparti, l’opposant a produit la preuve d’usage.

Les preuves à prendre en considération sont, en particulier, les suivantes :

Annexe 33.1 et 33.2 : 1 catalogue en danois daté de mars 2023 montrant
le signe en relation avec des fenêtres, des fenêtres de toit et des stores.

Annexe 34 : 14 factures en danois, émises par VELUX Danmark A/S en 2018, huit d’entre elles avant la période pertinente, à des clients situés au Danemark. Certaines d’entre elles émises en relation avec des fenêtres et des parties de fenêtres. Le signe n’apparaît pas sur les factures.

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Annexe 43 : 26 factures en français, émises par VELUX France en 2018, dont 13 antérieures à la période pertinente, à des clients situés en France. Certaines d’entre elles ont été émises en relation avec des fenêtres et des pièces de fenêtres. Le signe
apparaît en en-tête des factures.

Annexe 47 : 11 factures en polonais, émises par VELUX Polska Sp.zo.o en 2018, dont cinq antérieures à la période pertinente, à des clients situés en Pologne. Certaines d’entre elles ont été émises en relation avec des fenêtres et des pièces de fenêtres. Le
signe apparaît en en-tête des factures.

Annexes 55-56 : 2 factures en allemand, émises par VELUX Deutschland GmbH en janvier et février 2018, antérieures à la période pertinente, à des clients situés en Allemagne. Les factures se réfèrent, entre autres, à des fenêtres et des pièces de
fenêtres. Le signe apparaît en en-tête des factures.

Annexe 60 : 27 factures en allemand, émises par VELUX Deutschland GmbH en 2019 à des clients situés en Allemagne. Les factures se réfèrent, entre autres, à des
fenêtres et des pièces de fenêtres. Le signe apparaît en en-tête des factures.

Annexe 68 : 22 factures en français, émises par VELUX France en 2019 à des clients situés en France. Certaines d’entre elles ont été émises en relation avec des fenêtres,
des pièces de fenêtres et des stores. Le signe apparaît en en-tête des factures.

Annexe 82 : 12 factures en danois, émises par VELUX Danmark A/S en 2020 à des clients situés au Danemark. Certaines d’entre elles ont été émises en relation avec des fenêtres et des pièces de fenêtres. Le signe n’apparaît pas sur les factures.

Annexe 84 : 47 factures en allemand, émises par VELUX Deutschland GmbH en 2020 à des clients situés en Allemagne. Les factures se réfèrent, entre autres, à des
fenêtres, des pièces de fenêtres et des stores. Le signe apparaît en en-tête des factures.

Annexe 90 : 4 factures en français, émises par VELUX France en 2020 à des clients situés en France. Certaines d’entre elles ont été émises en relation avec des fenêtres et des pièces de fenêtres. La marque antérieure n’apparaît pas sur les factures.

Annexe 94 : 11 factures en polonais, émises par VELUX Polska Sp.zo.o en 2020 à des clients situés en Pologne. Certaines d’entre elles ont été émises en relation avec des fenêtres,

Décision sur opposition n° B 3 210 091 Page 5 sur 22
pièces de fenêtres et stores. Le signe apparaît en en-tête des factures.

Annexe 101 : 1 facture en danois, émise par VELUX Danmark A/S en 2020 à un client situé au Danemark. La facture fait référence, entre autres, à des fenêtres et des pièces de fenêtres. Le signe n’apparaît pas sur la facture.

Annexes 102-103 : 11 factures en français, émises par VELUX France en 2020 à des clients situés en France. Certaines d’entre elles émises en relation avec
des fenêtres, des pièces de fenêtres et des stores. Le signe apparaît en en-tête de la majorité des factures (sauf une).

Annexe 104 : 1 facture en allemand, émise par VELUX Deutschland GmbH en 2020 à un client situé en Allemagne. La facture fait référence, entre autres, à
des fenêtres, des pièces de fenêtres et des stores. Le signe apparaît en en-tête de la facture et le signe 'VELUX’ apparaît avec les références des produits.

Annexe 105 : 1 facture en polonais, émise par VELUX Polska Sp.zo.o en 2021 à un client situé en Pologne. La facture fait référence, entre autres, à des fenêtres,
des pièces de fenêtres et des stores. Le signe apparaît en en-tête de la facture.

Annexe 108 : 1 facture en français, émise par VELUX France en 2021 à un client situé en France. La facture fait référence, entre autres, à des fenêtres, des pièces de fenêtres et des stores. Les marques antérieures n’apparaissent pas sur la facture.

Annexes 110 et 112 : 2 factures en allemand, émises par VELUX Deutschland GmbH en 2022 à des clients situés en Allemagne. Les factures
font référence, entre autres, à des fenêtres. Le signe apparaît en en-tête de la facture et le signe 'VELUX’ apparaît avec les références des produits.

Annexes 113-116 : 4 catalogues en danois datés du 01/04/2018, 2018,
2019 et 01/04/2020 montrant les signes et 'VELUX’ en relation avec des fenêtres de toit et des stores.

Annexe 127 : catalogue en allemand daté du 01/03/2023 montrant les signes
et 'VELUX’ en relation avec des fenêtres de toit et des stores.

Décision sur l’opposition n° B 3 210 091 Page 6 sur 22
Annexes 132-134 : 3 factures en allemand, émises par VELUX Deutschland GmbH en 2022 et 2023 à des clients situés en Allemagne. Les factures se réfèrent,
entre autres, à des fenêtres. Le signe apparaît en en-tête de la facture et le signe « VELUX » apparaît avec les références des produits.

Appréciation des preuves Lieu d’usage Les factures et catalogues examinés montrent que le lieu d’usage est le Danemark, la France, l’Allemagne et la Pologne. Cela peut être déduit de la langue des documents (danois, français, allemand et polonais) et de certaines adresses dans ces pays. Par conséquent, les preuves se rapportent au territoire pertinent.

Période d’usage
En ce qui concerne la période d’usage, la plupart des preuves sont datées à l’intérieur de la période pertinente, qui s’étend du 21/06/2018 au 20/06/2023. Certaines factures sont datées de quelques mois avant la période pertinente. Selon une jurisprudence constante, les preuves se rapportant à un usage effectué en dehors de la période pertinente peuvent être prises en compte si elles contiennent des preuves indirectes concluantes que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. En l’espèce, les documents antérieurs à la période pertinente se réfèrent à la même marque et aux mêmes produits que ceux que l’on retrouve dans les preuves datées à l’intérieur de cette période et sont très proches dans le temps de celle-ci. Par conséquent, cela démontre une continuité d’usage qui commence avant cette période. Par conséquent, la division d’opposition conclut que, d’après les preuves soumises, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente. Étendue de l’usage
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, ainsi que son volume commercial, sa durée et sa fréquence.

L’appréciation de l’usage sérieux implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, le fait que le volume commercial réalisé sous la marque n’ait pas été élevé peut être compensé par le fait que l’usage de la marque a été étendu ou très régulier, et vice versa. De même, la portée territoriale de l’usage n’est qu’un des nombreux facteurs à prendre en considération, de sorte qu’une portée territoriale d’usage limitée peut être compensée par un volume ou une durée d’usage plus importants.

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Les documents déposés, tels que les factures et les catalogues, fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.

Il ressort des éléments produits que l’opposant a sérieusement tenté d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent et que l’usage de la marque n’est pas purement symbolique ou interne. Les preuves démontrent que la durée et la fréquence de l’usage de la marque antérieure pendant la période pertinente étaient constantes. En outre, l’usage de la marque s’étend au moins à plusieurs États membres, à savoir le Danemark, la France, l’Allemagne et la Pologne. Étant donné que ces quatre pays, pris ensemble, constituent une partie significative de l’Union européenne par leur superficie et/ou leur population, l’opposant a fourni des indications suffisantes concernant l’étendue de l’usage de la marque « VELUX » dans l’Union européenne.

Nature de l’usage

Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, l’expression « nature de l’usage » comprend la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une variation de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.

Les preuves démontrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction.

Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, constituent également un usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque sous la forme utilisée soit ou non également enregistrée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour évaluer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.

En l’espèce, l’enregistrement antérieur de marque de l’Union européenne n° 651 869 est la marque verbale « VELUX ». Les preuves démontrent que la marque antérieure a été utilisée comme marque verbale
« VELUX » et comme marque figurative . En ce qui concerne cette dernière, la marque antérieure est représentée dans une police de caractères légèrement stylisée sur un fond rectangulaire rouge. Cependant, la stylisation et le fond coloré sont purement décoratifs et n’ont pas d’impact significatif sur le caractère distinctif des marques. Par conséquent, ils n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée. De plus, l’ajout du symbole ®, est une indication informative que le signe est prétendument enregistré et ne fait pas partie de la marque en tant que telle. Par conséquent, le signe « VELUX » sera perçu comme une marque en soi, qu’il soit utilisé comme marque verbale ou sous une forme figurative légèrement stylisée, et son caractère distinctif n’est pas altéré.

Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les preuves démontrent bien l’usage du signe tel qu’enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.

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La Cour de justice a jugé qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique dans le seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145 ; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).

Compte tenu de l’ensemble des preuves, les preuves soumises par l’opposant sont suffisantes pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.

Cependant, les preuves déposées par l’opposant ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits couverts par la marque antérieure.

Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMCUE, si la marque antérieure n’a été utilisée qu’en relation avec une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle est, aux fins de l’examen de l’opposition, réputée n’être enregistrée que pour ces produits ou services. Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de prendre en considération ce qui suit :

… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour qu’il soit possible d’y identifier un certain nombre de sous-catégories susceptibles d’être considérées de manière indépendante, la preuve que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux en relation avec une partie de ces produits ou services n’accorde de protection, dans le cadre d’une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories auxquelles appartiennent les produits ou services pour lesquels la marque a effectivement été utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou des services définis de manière si précise et étroite qu’il n’est pas possible d’opérer de subdivisions significatives au sein de la catégorie concernée, alors la preuve de l’usage sérieux de la marque pour les produits ou services couvre nécessairement l’intégralité de la catégorie aux fins de l’opposition.

Bien que le principe de l’usage partiel vise à garantir que les marques qui n’ont pas été utilisées pour une catégorie donnée de produits ne soient pas rendues indisponibles, il ne doit pas, cependant, avoir pour conséquence de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, bien que n’étant pas strictement identiques à ceux pour lesquels il a réussi à prouver un usage sérieux, n’en sont pas fondamentalement différents et appartiennent à un groupe unique qui ne peut être divisé autrement que de manière arbitraire. Le Tribunal observe à cet égard qu’il est en pratique impossible pour le titulaire d’une marque de prouver que la marque a été utilisée pour toutes les variations concevables des produits visés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de « partie des produits ou services » ne saurait être interprétée comme désignant toutes les variantes commerciales de produits ou services similaires, mais uniquement les produits ou services suffisamment distincts pour constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.

(14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288, § 45-46.)

Décision sur opposition nº B 3 210 091 Page 9 sur 22
En l’espèce, les preuves démontrent un usage sérieux de la marque pour au moins les produits suivants: Classe 6: Fenêtres, y compris les fenêtres de toit; tous lesdits produits en métal ou fabriqués à partir de métal. En ce qui concerne les produits de la classe 19, les preuves démontrent un usage au moins pour les fenêtres, y compris les fenêtres de toit. Ces produits peuvent être considérés comme formant une sous-catégorie objective de matériaux de construction. Par conséquent, la division d’opposition considère que les preuves démontrent un usage sérieux de la marque pour les fenêtres, y compris les fenêtres de toit. Par conséquent, la division d’opposition ne prendra en considération que les produits suivants dans son examen ultérieur de l’opposition. Classe 6: Fenêtres, y compris les fenêtres de toit; tous lesdits produits en métal ou fabriqués à partir de métal. Classe 19: Fenêtres, y compris les fenêtres de toit.

RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, RMUE En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, RMUE, l’opposant a invoqué les enregistrements de marques de l’Union européenne antérieures nº 651 869 «VELUX» (marque verbale) et nº 651 356
(marque figurative). Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera en premier lieu l’opposition en relation avec l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure nº 651 869 «VELUX» pour lequel l’usage a été examiné et prouvé. Conformément à l’article 8, paragraphe 5, RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, RMUE, la marque contestée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.

Les signes doivent être identiques ou similaires.

La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister dans

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le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.

Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait atteinte.

Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une quelconque d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41). Toutefois, la réunion de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisante. L’opposition peut néanmoins échouer si le demandeur établit une juste cause pour l’usage de la marque contestée.

En l’espèce, les demandeurs n’ont pas allégué l’existence d’une juste cause pour l’usage de la marque contestée. Dès lors, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucune juste cause n’existe.

a) Renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.

En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 21/06/2023. Dès lors, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée antérieurement à cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte ultérieure de renommée incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver. Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposant a revendiqué la renommée, et pour lesquels l’usage a été prouvé, à savoir : Classe 6 : Fenêtres, y compris les fenêtres de toit ; tous lesdits produits en métal ou fabriqués à partir de métal. Classe 19 : Fenêtres, y compris les fenêtres de toit. L’opposition est dirigée contre les produits suivants :

Classe 11 : Appareils d’éclairage domestiques et industriels. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

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Le 26/06/2024 l’opposant a produit, notamment, les éléments de preuve suivants :

Annexe 5 : graphiques montrant la notoriété de la marque entre 2003 et 2007 par GfK Denmark A/S, notamment en France (F), en Hongrie (H), en Italie (I), aux Pays-Bas (NL), en Pologne (PL), en Slovaquie (SK), en Autriche (A), en Belgique (B), en République tchèque (CZ), en Allemagne (D), au Danemark (DK), en Espagne (E) et en Irlande (EIRE). La notoriété spontanée de la marque est la plus élevée en Belgique (50 %-75 %), en République tchèque (environ 45 %-65 %), au Danemark (55 % – près de 80 %) et en France (50 % – 60 %). La notoriété assistée de la marque a atteint 80 % en France en 2003, 88 % en Hongrie en 2005, 78 % en Allemagne en 2007, 57 % en Pologne et 95 % en Belgique et au Danemark en 2007.

Annexe 6 : résultats de l’étude de marché « Brand Tracking results 2019 », menée par Ipsos. L’étude comprend la notoriété de la marque
dans plusieurs pays de l’UE.

Selon les informations de l’étude, le groupe cible était la population générale âgée de 18 à 70 ans. Les enquêtes ont été menées sous forme de questionnaires en ligne. 29 562 entretiens ont été réalisés en 2019, ce qui est défini comme une taille d’échantillon statistiquement valide. En outre, les données sont représentatives et sont, dans chaque pays, pondérées en fonction du sexe, de l’âge et de la géographie. Dans le questionnaire, il a été demandé aux personnes interrogées : Q1) En pensant aux fenêtres de toit, quelles marques ou quels fabricants connaissez-vous, ou dont avez-vous déjà entendu parler ? (notoriété spontanée) ; et Q2) Parmi les fabricants suivants, de quels fabricants avez-vous entendu parler en tant que fabricants de fenêtres de toit ? (notoriété assistée).

La notoriété spontanée de la marque en 2019 était de 68 % au Danemark, 63 % en Belgique, 47 % en France, 40 % en Allemagne et 29 % en Pologne. La notoriété spontanée totale de la marque parmi les pays inclus dans l’étude était de 34 %.

Annexe 7 : un rapport combiné des résultats de quatre études de marché différentes sur la connaissance par le public pertinent de la marque « VELUX » de 2006 et 2007. Ces rapports de base étaient les suivants.

o « Rep Track 2006 » (qui montre une forte réputation pour Velux au Danemark, en France, en Allemagne et en Pologne).

o « IM Regional analysis summer 2007 » (à Straubing et Mannheim ; il a été demandé aux personnes interrogées si elles connaissaient des fabricants spécifiques de fenêtres de toit. Les réponses montrent que VELUX est dans les deux régions la marque la plus établie avec une notoriété assistée de 67 % à Straubing et 78 % à Mannheim).

o « IM Tracking 2007 » (en Allemagne ; il a été demandé aux personnes interrogées quel produit ou service elles associaient à la marque « VELUX » – 75,3 % associent « VELUX » aux fenêtres de toit/fenêtres).

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o « Brand Tracking 2007 » de GfK (en Allemagne ; il a été demandé aux personnes interrogées : « En pensant aux fenêtres de toit – TYPE A, quelles marques ou quels fabricants connaissez-vous ou dont avez-vous déjà entendu parler ? » Près de 50 % ont répondu « VELUX » sans aide et entre 69 % et 75 % ont répondu « VELUX » avec aide).

o « Superbrand 2007 » ; (« VELUX » a été choisie comme l’une des « supermarques » en Allemagne en 2007. Selon les informations fournies, une supermarque est une marque jouissant d’une grande réputation et d’une valeur marchande élevée, qui fait preuve de qualité, de stabilité et de fidélité de la clientèle même en période économique difficile. Une supermarque est un produit distinctif et un signe de qualité. Elle occupe une position exceptionnelle dans l’esprit du consommateur et de l’économie depuis des décennies).

Annexes 8 à 19 : diverses décisions ayant conclu que la marque « VELUX » jouit d’une renommée dans les États membres de l’Union européenne en relation avec les fenêtres de toit et les accessoires connexes :

o Annexe 8 : décision de l’EUIPO – 10/01/2012, B 1 479 882.

o Annexe 9 : décision de l’Institut national de la propriété industrielle (France) – 30/03/2021, n° OP-20-3459 / 4658316 (et sa traduction en anglais) ;

o Annexe 10 : décision de la première Chambre de recours – 14/02/2013, R 1167/2012-1, XILUX (fig.) / VELUX et al. ;

o Annexe 11 : décision de l’Office de la propriété industrielle de la République tchèque – 28/05/2002, n° O-157218 (et sa traduction en anglais) ;

o Annexe 12 : décision de l’Office de la propriété industrielle de la République tchèque – 19/05/2003, n° O-174963 (et sa traduction en anglais) ;

o Annexe 13 : décision du tribunal de grande instance de Périgueux – 14/10/1997, n° 9 602 685 (et une traduction partielle en anglais) ;

o Annexe 14 : décision de la 4e chambre, section B de la cour d’appel de Paris, France – 25/02/2000, n° 1998/15057 (et une traduction partielle en anglais) ;

o Annexe 15 : arrêt du collège des juges de la chambre des affaires civiles de la cour d’appel de Lituanie – 04/12/2001, affaire civile n° 2A-228/2001 (et sa traduction en anglais) ;

o Annexe 16 : traduction anglaise de la décision du tribunal de district de Vilnius – 15/11/2007, affaire civile n° 2-241034/2007 ;

o Annexe 17 : traduction anglaise de l’arrêt de la Cour suprême de Pologne – 23/10/2008, n° V CSK 109/08 ;

o Annexe 18 : décision de l’Institut national de la propriété industrielle (France) – 24/05/1995, n° 94 539 975 / OPP 95-14 ;

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o Annexe 19: décision de l’Office danois des brevets et des marques – 17/07/2006, nº VR 2000 03950.

Annexe 20: une déclaration de la TUN Trælasthandlerunionen (Organisation danoise du commerce du bois et des matériaux de construction) datée du 15/11/2007, indiquant que «la marque VELUX est bien connue pour les fenêtres de toit et y est associée».

Annexe 21: une déclaration du Syndicat National de la Menuiserie PVC Composites (Union nationale française de la menuiserie, PVC, composites) datée du 13/11/2007, indiquant que «… le logo Velux est bien connu dans l’industrie du bâtiment…».

Annexe 22: une déclaration de la Federazione Italiana delle industrie del legno, del sugheri, del mobile e dell’arredamento (Fédération italienne des fabricants de bois, de liège, de meubles et d’ameublement) datée du 19/11/2007, déclarant que «VELUX est, en Italie, une marque bien connue de fenêtres de toit et que le logo VELUX (en lettres blanches sur fond rouge) est immédiatement identifiable et reconnu comme faisant partie de la marque VELUX et des produits connexes».

Annexe 23: une déclaration du Deutsches Dachdeckerhandwerk Zentralverband (Organisation allemande du commerce de la toiture) datée du 25/11/2014, indiquant que la marque VELUX «est bien connue dans l’industrie de la toiture depuis des années».

Annexe 24: un extrait de «Superbrands Germany 2007/2008». La marque «VELUX» y est décrite en allemand aux pages 156-157.

Annexe 25: un extrait de «Superbrands Denmark 2004». La marque «VELUX» y est décrite en danois aux pages 106-107.

Annexe 26: un extrait de «Superbrands Polska 2012». La marque «VELUX» y est décrite en polonais aux pages 104-105.

Annexe 27: des extraits de «Superbrands Polska 2020» en polonais. La marque «VELUX» y est décrite en polonais aux pages 84-85.

Annexe 28: une description des «Superbrands awards».

Le 07/04/2025, après l’expiration du délai, l’opposant a présenté des preuves supplémentaires.

En l’espèce, la question de savoir si l’Office peut exercer le pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMCUE pour prendre en considération les preuves supplémentaires présentées le 07/04/2025 peut rester ouverte, étant donné que les preuves présentées dans le délai imparti sont suffisantes pour prouver la renommée de la marque antérieure.

Appréciation des preuves
Les preuves susmentionnées indiquent que la marque antérieure a été utilisée pendant une période substantielle. Les études de marché indépendantes, principalement

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les « Brand Tracking results 2019 » démontrent que la marque est généralement connue et occupe une position consolidée sur le marché.

Il ressort des preuves que la marque antérieure, avec l’élément verbal
« VELUX » seul, représenté dans certaines preuves comme , a fait l’objet d’un usage intensif et de longue date. En outre, la marque antérieure est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders, comme en attestent diverses sources indépendantes et plus spécifiquement les études élaborées par GfK concernant la notoriété de la marque « VELUX » dans des pays de l’Union européenne tels que le Danemark, la France, l’Allemagne et la Pologne de 2003 à 2007, les « Brand Tracking results 2019 » d’Ipsos et le « Superbrand 2007 » en Allemagne. Les déclarations et de nombreuses décisions de juridictions nationales suggèrent que la marque occupe une position consolidée sur le marché et jouit d’un certain degré de reconnaissance auprès du public pertinent.

Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, le territoire pertinent pour établir la renommée de la marque antérieure est le territoire de protection : la marque antérieure doit jouir d’une renommée sur le territoire où elle est enregistrée. Par conséquent, pour une marque de l’UE, le territoire pertinent est l’Union européenne. Toutefois, la Cour a précisé que, pour une marque de l’Union européenne antérieure, une renommée sur l’ensemble du territoire d’un seul État membre peut suffire. Une marque de l’UE doit être connue dans une partie substantielle de l’UE par une partie significative du public pertinent pour les produits et services protégés par cette marque. Lors de l’évaluation du caractère substantiel de la partie du territoire en question, il convient de tenir compte à la fois de la taille de la zone géographique concernée et de la proportion de la population totale qui y vit, étant donné que ces deux critères peuvent affecter l’importance globale du territoire spécifique (06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611).

Dans ces circonstances, la division d’opposition constate que, prises dans leur ensemble, les preuves démontrent que la marque antérieure « VELUX » jouit d’un certain degré de reconnaissance et de renommée auprès du public pertinent au moins au Danemark, en France, en Allemagne et en Pologne. Étant donné que le Danemark, la France, l’Allemagne et la Pologne, pris ensemble, constituent une grande partie de l’Union européenne en termes de superficie et/ou de population, ils sont considérés comme une partie substantielle de l’Union européenne. Dans ces circonstances, la division d’opposition constate que la renommée est prouvée sur le territoire pertinent pour l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 651 869 « VELUX » de l’opposant.

Les requérants soutiennent que certaines des preuves sont antérieures de longue date à la date de dépôt du signe contesté et ne sont donc pas pertinentes, car les habitudes et perceptions des consommateurs peuvent avoir changé au cours des dernières années. La division d’opposition convient avec les requérants que, comme mentionné ci-dessus, la renommée de la marque antérieure doit être prouvée avant la date de dépôt de la marque contestée et doit subsister au moment où la décision sur l’opposition est prise. Cependant, il convient de noter que l’acquisition et la perte de renommée se produisent rarement en un seul événement ; elles se construisent ou se perdent plutôt généralement sur une période de plusieurs années, et ne disparaissent donc normalement pas soudainement. Bien que, comme souligné par les requérants, certaines des preuves se rapportent à des périodes antérieures, aucune preuve de perte ultérieure de renommée ou de changement radical des conditions du marché n’a été déposée par les requérants. Le

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les hypothèses hypothétiques de la requérante selon lesquelles « si les marques opposantes étaient encore si notoires, il n’y aurait eu aucun problème à soumettre des documents plus récents et qui pourraient montrer une connaissance actuelle des marques de nos jours, au lieu de devoir se fonder sur de très anciens documents pour montrer que les marques sont encore notoires » ou « les habitudes et perceptions des consommateurs peuvent avoir changé au cours des dernières années » sont insuffisantes pour prouver la perte de la réputation de la marque antérieure. Par conséquent, il peut raisonnablement être présumé que la marque antérieure continue de jouir d’une réputation au moment où la présente décision est rendue.

Cependant, les preuves ne parviennent pas à établir que la marque a une réputation pour tous les produits pour lesquels l’usage a été prouvé et la réputation a été revendiquée. Les preuves concernent principalement les fenêtres de toit, alors qu’il y a peu ou pas de référence aux produits restants. Cela ressort clairement, par exemple, des études de marché, où seules les fenêtres de toit sont mentionnées.

Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que l’opposante a prouvé avec succès la réputation de sa marque antérieure dans l’Union européenne en ce qui concerne les fenêtres de toit des classes 6 et 19, selon qu’elles sont en métal ou non.

La question de savoir si le degré de reconnaissance est suffisant pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable dépend d’autres facteurs pertinents au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, tels que le degré de similitude entre les signes, les caractéristiques intrinsèques de la marque antérieure, le type de produits et services en cause, les consommateurs pertinents, etc.

b) Les signes
VELUX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).

Cependant, la réputation ayant été démontrée principalement au Danemark, en France, en Allemagne et en Pologne, l’analyse ci-dessous se concentre sur la partie danophone, francophone, germanophone et polonophone du public.

Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque antérieure de l’Union européenne peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre

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toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est que par rapport à la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de préjudice, pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne, est suffisant pour rejeter la demande contestée.

La marque antérieure est une marque verbale. La protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale s’applique au mot tel qu’il est énoncé dans la demande d’enregistrement et non aux caractéristiques graphiques ou stylistiques individuelles que cette marque pourrait posséder (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). Par conséquent, il est indifférent que la marque verbale en question soit représentée en lettres majuscules ou minuscules. Pour simplifier l’analyse et la comparaison des signes, la marque antérieure sera désignée en lettres minuscules comme l’élément verbal « eluxe » du signe figuratif contesté.

Les éléments verbaux « velux » de la marque antérieure et « eluxe » du signe contesté, en tant que tels, n’ont pas de signification pour le public pertinent sur lequel porte cette appréciation et sont, par conséquent, distinctifs.

Cependant, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33,
§ 58). En l’espèce, au moins une partie du public peut percevoir une signification dans les trois dernières lettres « lux » de la marque antérieure et les quatre dernières lettres « luxe » du signe contesté et scinder la marque antérieure en les composantes verbales « ve » et « lux » et le signe contesté en les composantes verbales « e » et « luxe », compte tenu notamment de ce que la première lettre du signe contesté est visuellement séparée par sa taille et sa stylisation des lettres restantes.

La composante verbale « lux » de la marque antérieure sera perçue comme faisant allusion aux mots anglais « luxe »/« de luxe », signifiant « (esp of products, articles for sale, etc) rich, elegant, or sumptuous; superior in quality, number of accessories, etc » (informations extraites du Collins English Dictionary le 29/07/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/de-luxe). Les Chambres de recours ont établi que le terme « LUX » peut être perçu comme indiquant ou suggérant le « luxury » dans certaines langues de l’UE, telles que l’anglais, le français, l’allemand et le polonais (14/03/2019, R 1729/2018-2, LUXODERM (fig.)/ LUX (fig.) et al., § 41 ; 22/05/2017, R 1445/2016-5, LUX* RESORTS & HOTELS (fig.), § 17, 20, 21). La même signification sera perçue par la partie du public danois, français, allemand et polonais en ce qui concerne la composante verbale « luxe » du signe contesté. Par conséquent, le caractère distinctif des composantes verbales « lux » et « luxe », lorsqu’elles sont perçues comme ayant un sens, est au plus faible. Cela s’explique par le fait qu’elles ne seront pas perçues comme un signe d’origine commerciale, mais plutôt comme une allusion aux aspects positifs ou à l’attractivité des produits ou comme se référant à une caractéristique des produits.

Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie non négligeable du public danois, français, allemand et polonais, qui ne décomposera pas les éléments verbaux « velux » et « eluxe » et les percevra comme des termes distinctifs indivisibles et dépourvus de sens en relation avec les produits pertinents.

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L’élément verbal « LIGHT » du signe contesté est un mot anglais qui désigne tout ce qui illumine, comme une lampe ou une bougie (informations extraites du dictionnaire anglais Collins le 29/07/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/light). Pour la partie du public qui perçoit ce sens, il fait référence aux produits pertinents et, par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif. Pour la partie du public pour laquelle cet élément est dépourvu de sens, telle que la partie du public polonophone, cet élément est distinctif. Toutefois, compte tenu de sa taille et de sa position subordonnée, il ne retiendra pas beaucoup l’attention des consommateurs pertinents.

Les polices de caractères du signe contesté seront simplement perçues comme des moyens graphiques d’attirer l’attention du public sur les éléments verbaux. Par conséquent, leur impact sur la comparaison des signes sera limité.

L’élément « eluxe » du signe contesté est l’élément dominant car il est le plus accrocheur.

La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57).

Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs lettres « (*)elux(*) ». Toutefois, ils diffèrent par la première lettre « v » de la marque antérieure et la dernière lettre « e » du signe contesté. Les signes diffèrent également par l’élément verbal subordonné « LIGHT » du signe contesté, ainsi que par la stylisation et la couleur de ses éléments verbaux.

Par conséquent, les signes présentent une faible similitude visuelle.

Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres « elux », présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de la première lettre « v » de la marque antérieure et la dernière lettre « e » du signe contesté.

S’agissant de l’élément verbal « LIGHT » du signe contesté, compte tenu de sa très petite taille et de sa position secondaire au sein du signe, il est peu probable qu’il soit prononcé. La jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots.

Par conséquent, les signes présentent une similitude phonétique moyenne.

Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.

Pour la partie du public en cours d’évaluation pour laquelle aucun des signes n’a de signification, une comparaison conceptuelle n’est pas possible et l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.

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Pour la partie du public qui perçoit le sens de l’élément « light » dans le signe contesté et que la marque antérieure est dépourvue de sens, les marques ne sont pas conceptuellement similaires. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’un sens non distinctif. Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires sous au moins un aspect de la comparaison, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.

c) Le « lien » entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, les marques antérieures sont renommées et les signes sont similaires dans une certaine mesure pour le public concerné au Danemark, en France, en Allemagne et en Pologne. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais elle reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après que tous les facteurs pertinents pour le cas particulier ont été évalués.

Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un « lien » comprennent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42) :

le degré de similitude entre les signes ;

la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissemblance entre ces produits ou services, et le public pertinent ;

la force de la renommée de la marque antérieure ;

le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit inhérent ou acquis par l’usage ;

l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères. Les signes en question sont visuellement similaires dans une faible mesure, auditivement similaires dans une mesure moyenne, et conceptuellement, les signes ne sont pas similaires ou la comparaison conceptuelle reste neutre. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif inhérent moyen, et l’opposant a démontré que la marque antérieure jouit d’une renommée pour les fenêtres de toit des classes 6 et 19, selon qu’elles sont en métal ou non.

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Les produits contestés sont : Classe 11 : Appareils d’éclairage domestiques et industriels. L’établissement d’un lien entre les signes, bien que déclenché par une similitude (ou une identité) entre eux, exige que les catégories pertinentes de public pour chacun des produits et services couverts par les marques en conflit soient identiques ou se chevauchent dans une certaine mesure. En l’espèce, les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée (fenêtres de toit) ciblent principalement le public professionnel, spécialiste du domaine de la construction, mais ils peuvent également être achetés par le grand public. Il en va de même pour les produits contestés, à savoir les appareils d’éclairage domestiques et industriels. Ils ciblent à la fois les professionnels du bâtiment et de la rénovation et le grand public. Par conséquent, il existe un chevauchement clair des publics pertinents. En ce qui concerne la similitude entre les produits pertinents, ils sont fréquemment vendus par les mêmes canaux de distribution, tels que les magasins de matériaux de construction et ils appartiennent au même secteur de marché ou à un secteur adjacent des matériaux de construction et de l’ameublement. Par conséquent, en tenant compte et en pondérant tous les facteurs pertinents de la présente affaire, il convient de conclure que, lorsqu’il rencontrera le signe contesté, la partie du public concernée au Danemark, en France, en Allemagne et en Pologne sera susceptible de l’associer à la marque antérieure, c’est-à-dire d’établir un « lien » mental entre les signes. Toutefois, bien qu’un « lien » entre les signes soit une condition nécessaire pour évaluer plus avant si un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire, l’existence d’un tel lien n’est pas suffisante, en soi, pour conclure qu’il peut y avoir l’une des formes de préjudice visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE (26/09/2012, T-301/09, CITIGATE / CITICORP et al., EU:T:2012:473, point 96).

d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE lorsque l’une des situations suivantes se présentera :

il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ;

il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure ;

il porte atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure.

Bien qu’un préjudice ou un avantage indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE soit applicable. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer un préjudice actuel et réel à sa marque, il doit « apporter des éléments de preuve prima facie d’un risque futur, non hypothétique, d’avantage indu ou de préjudice » (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, point 53).

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Il s’ensuit que l’opposant doit établir que le préjudice ou l’avantage indu est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans le cours normal des choses. À cette fin, l’opposant devrait produire des preuves, ou du moins présenter une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait le préjudice ou l’avantage indu et comment il se produirait, qui pourrait conduire à la conclusion prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans le cours normal des choses.

L’opposant fait valoir que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure et porterait atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure.

Avantage indu (parasitisme)
L’avantage indu, dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, couvre les cas où il y a une exploitation claire et un « parasitisme » de la renommée d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, avec pour conséquence que la commercialisation de ces produits et services est facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 48 ; 22/03/2007, T-215/03, VIPS / VIPS, EU:T:2007:93, § 40).

Le titulaire de la marque antérieure fonde sa demande sur ce qui suit.

Le risque de tirer un avantage indu de la réputation de la marque existe lorsque le public pertinent, en raison d’une association avec la marque antérieure, sera attiré par le signe postérieur et les produits couverts par celui-ci, sans confusion quant à l’origine commerciale des produits. Ainsi, c’est la notoriété de la marque qui est protégée et non le risque de confusion.

L’opposant fait valoir que la marque contestée constitue une référence si claire à la marque antérieure qu’il existe un risque apparent que la marque contestée tirera un avantage indu de la notoriété couverte par la marque antérieure. Ceci est d’autant plus souligné par le fait que la marque contestée est totalement inconnue au sein de l’UE, et qu’elle n’a donc aucune identité propre qui puisse contrecarrer l’association et l’avantage indu. Afin de déterminer si l’usage d’un signe tire un avantage indu du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il est nécessaire de procéder à une appréciation globale, qui tienne compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce. Selon la Cour de justice de l’Union européenne
… en ce qui concerne le préjudice consistant à tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est interdit est le fait de tirer un bénéfice de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence d’un tel préjudice doit être appréciée par référence aux consommateurs moyens des produits ou services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, qui sont normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.

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(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 36.)
Les produits pour lesquels la protection est demandée et les produits pour lesquels la renommée a été établie (fenêtres de toit) visent les mêmes consommateurs. Comme déjà établi ci-dessus, le public pertinent au Danemark, en France, en Allemagne et en Pologne établira un lien entre la marque de l’opposant, qui jouit d’une renommée pour les fenêtres de toit, et le signe contesté, couvrant les produits de la classe 11.

Lorsqu’il est utilisé dans les mêmes secteurs de marché ou des secteurs adjacents des matériaux de construction et de l’ameublement, le signe contesté évoquera dans l’esprit des consommateurs la marque antérieure renommée « VELUX », et les qualités associées aux produits de l’opposant, telles que la haute qualité et la fiabilité, pourront être facilement attribuées à celles des demandeurs. Cela peut stimuler les ventes des produits du demandeur dans une mesure qui peut être disproportionnellement élevée par rapport à l’ampleur de leur propre investissement promotionnel et, par conséquent, conduire à la situation inacceptable où le demandeur est autorisé à « profiter indûment » de l’investissement de l’opposant dans la promotion et la constitution de la clientèle pour sa marque.

En d’autres termes, l’usage de la marque contestée conférerait aux demandeurs un avantage dans la commercialisation de leurs produits en ce qu’ils pourraient bénéficier de la renommée et de l’image associées à la marque antérieure pour accroître les ventes de leurs propres produits.

Sur la base de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure dans la perception de la partie du public au Danemark, en France, en Allemagne et en Pologne pour laquelle les éléments verbaux « velux » et « eluxe » sont dépourvus de signification. Comme indiqué ci-dessus, un risque de préjudice pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.

Autres types de préjudice
L’opposant fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait atteinte au caractère distinctif des marques antérieures.

Comme vu ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut être de trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que l’un seulement de ces types soit constaté. En l’espèce, comme vu ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types s’appliquent également.

f) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.

Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et droits antérieurs sur lesquels la

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l’opposition était fondée, ni d’apprécier la preuve d’usage en ce qui concerne les produits restants sur lesquels l’opposition était fondée.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

Les requérants étant la partie qui succombe, ils doivent supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.

La division d’opposition
Rasa Victoria DAFAUCE Sofía BARAKAUSKIENĖ MENÉNDEZ SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.