DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 30 403 C (INVALIDITY)
Peter Schuju, Robert-Bosch-Str.8, 33178 Borchen, Allemagne (demandeur), représentée par Greenfield IP Stoll Schulte Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Kehrwieder 8, 20457 Hamburg (Allemagne) ( représentant professionnel)
i-n s t
Société par actions publique Krasnyj Octyabr, ul. Malaya Krasnoselskaya d. 7, str.24, Moscou 107140, Fédération de Russie (titulaire de la MUE), représentée par Foral Patent Law Offices, Kaleju 14-7, 1050 Riga, Lettonie ( mandataire agréé).
Le 30/03/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. la demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre l’ensemble des produits
désignés par la marque de l’Union européenne no 11 780 021, à savoir:
Classe 30: confiserie à base d’amandes; confiseries de sucre cuit; cachou [confiserie], à usage non pharmaceutique; confiserie au chocolat; confiserie au chocolat praliné; confiserie au chocolat fourrée d’une praline; confiserie à base de chocolat; décorations en chocolat pour articles de confiserie; confiserie aromatisée au chocolat; chocolat pour confiserie et pain; Confiseries de Noël (confiserie pour la décoration); gommes transparentes [confiseries]; fruits à coque enrobés [confiserie]; confiserie; confiseries en barre; produits de confiserie; confiseries contenant de la gelée; confiseries contenant de la confiture; confiseries fourrées de liquide alcoolisé; confiseries fourrées de liquide aux fruits; confiseries fourrées au vin; glaces comestibles; confiseries congelées; confiseries sous forme liquide; confiserie sous forme de comprimés; confiseries enrobées de chocolat; bonbons de chocolat; sucreries; confiserie non médicinale; confiseries non médicinales; morceaux de sucre cristallisé (confiserie); confiserie à base de produits laitiers; dragées [confiserie non médicinale]; fourrages aromatisés pour la confiserie; confiseries sucrées et aromatisées au sucre; pain; pâtisseries; glaces comestibles; confiseries; fondants [confiserie]; yaourt glacé [confiseries glacées]; bonbons aux fruits
[confiserie]; yaourt glacé [glaces alimentaires]; pâtes de fruits [confiserie]; confiseries glacées; confiseries glacées sous forme de sucettes; confiserie à base de crème glacée; glaces glacées (non médicinales); réglisse [confiserie]; confiseries aromatisées à la réglisse; sucettes [confiserie]; pastilles [confiserie]; pastilles [confiseries non médicinales]; guirlandes [confiserie]; guimauve; confiserie; confiseries aromatisées à la

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menthe [non médicinales]; confiseries à base de chocolat à usage non médical; confiseries non médicinales contenant du lait; confiserie non médicinale sous forme de gelée; bonbons non médicinaux [confiseries]; confiserie non médicinale contenant du chocolat; confiseries non médicinales aromatisées au lait; confiseries non médicinales fourrées au caramel au fourrage; confiseries non médicinales sous forme de pastilles; confiseries non médicinales en forme d’œufs; confiserie non médicinale utilisée dans un régime à calories contrôlées; confiseries non médicinales à base de farine; confiserie non médicinale, à base de farine, enrobée de chocolat; confiserie non médicinale, à base de farine, enrobée d’un succédané du chocolatconfiserie non médicinale, à base de farine, contenant du chocolat; confiserie non médicinale, à base de farine, contenant un succédané du chocolat; confiseries non médicinales; sucreries non médicinales; confiserie aux noix; confiserie à base d’orangespastilles [confiserie]; confiserie à base de pâtisserie; éclats de confiserie à base de beurre d’arachides; confiserie à base d’arachides; menthe pour confiserie; pastilles de menthe [confiserie] à usage non médicinal; confiserie à base de farine de pommes de terredesserts préparés [confiserie]; rock [confiserie]; poudres et sorbets [confiserie]; paris [confiserie]; en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiseries]; en-cas contenant des fruits secs [confiserie]; barres alimentaires contenant des graines [confiserie]; barres d’en-cas contenant des fruits à coque [confiserie]; en-cas principalement à base de confiseries; bâtons de réglisse [confiserie]; sucreries non médicinales sous forme de confiseries sucrées; truffes [confiserie]; truffes [confiserie]; gaufrettes; pâtisseries; caramels [bonbons]; bonbons; chocolat,pralines; pralines au chocolat; gaufrettes au chocolat; gaufrettes au caramel; gaufrettes fourrées à la confiture de biscottes [monaka]; gaufrettes roulées [biscottes]; cacao; massepain; unités de craquage; biscottes; pain d’épice; sandwiches; muesli; pop-corn; tartes; halvas; boisson chocolatée; café; thé; boissons à base de thé; boissons (au café); miel; flocons de maïs; flocons d’avoine; céréales en forme de chips.
La demande est fondée sur l’ enregistrement de la marque allemande no 30 407 208 «KOPOBKA».L’opposante a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a soutenu qu’ il existe un risque de confusion entre les marques en conflit étant donné que les signes et les produits sont identiques ou, à tout le moins, similaires.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a exigé la preuve de l’usage de la marque antérieure. Elle a fait valoir qu’il s’agit de l’une des plus anciennes fabricants de produits de confiserie en Russie et d’un membre de la société holding «Obedinennye Kondity», qui est la plus grande société holding d’Europe de l’Est. Le titulaire comme les membres de la société anonyme Obédinennelle Krasnyj Octyabr, société par actions publique, sous licence de Krasnyj Octyabr, titulaires d’une licence de Krasnyj Octyabr, ont produit de la confiserie (y compris, des bonbons, des gaufrettes, des tourtes, des biscuits, des galettes) sous la marque contestée et vendent ses propres produits marqués «KOPOBKA» en Allemagne, à travers un certain nombre de distributeurs, au moins depuis 2009. La demanderesse est actionnaire et PDG de Monolith Mitte GmbH, qui est un des distributeurs en Allemagne de ses produits.
La titulaire utilise la marque «KOPOBKA» de bonne foi depuis 1948, c’est-à-dire avant la demande d’enregistrement de la marque antérieure. En effet, même si la demanderesse avait connaissance de l’usage de la marque contestée en Allemagne

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depuis son enregistrement, il n’a en revanche pas ordonné son utilisation. La demanderesse avait donc toléré l’usage de la marque contestée pendant cinq années consécutives.À l’appui de ses observations, elle a présenté des éléments de preuve qui, comme on le verra, n’ont pas à faire l’objet d’une énumération ou d’une analyse.
La demanderesse a produit, en tant que preuve de l’usage, de la marque antérieure sur laquelle la demande est fondée (énumérées et analysées ci-dessous).Il contestait les éléments de preuve présentés par la titulaire et affirmait qu’il ne faisait pas état de son tolérance à l’égard de l’usage de la marque contestée.
La titulaire de la marque a affirmé que la requérante n’avait pas démontré l’usage de la marque antérieure. Selon elle, Monolith Mitte GmbH distribue des produits sous le signe «KOPOBKA».Les éléments de preuve confirment l’usage du signe contesté, mais pas la preuve de l’usage du signe antérieur allemand. Tous les produits qui sont mentionnés dans les observations de la demanderesse sont ceux produits par le titulaire de la marque contestée et distribués avec son autorisation. En outre, les chiffres de vente fournis par la demanderesse ne sont étayés par aucun document financier. Elle a également fait valoir qu’il n’existait aucune intention malhonnête dans la demande d’enregistrement de la marque contestée.À l’appui de ses observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé des éléments de preuve supplémentaires qui, comme on le verra, n’ont pas à faire l’objet d’une énumération ou d’une analyse.
En réponse, la demanderesse a contesté les documents fournis par la titulaire et a expliqué qu’elle achète des produits à son titulaire et les vend ensuite avec ses propres droits de marque, sans la supervision de la titulaire, puisqu’il n’existe pas de relation avec l’agent.
Enfin, la titulaire a déclaré qu’elle est active en Allemagne, vendant les produits concernés à travers un nombre de distributeurs, au moins 2013. L’usage de la marque contestée en Allemagne est confirmé par la décision de la division d’annulation (14/08/2019, 17 402 C).En outre, elle répète que les éléments de preuve produits démontrent que la demanderesse en nullité avait parfaitement connaissance de l’usage continu de la marque de l’Union européenne en Allemagne après le 17/10/2013, ou qu’il y aurait lieu raisonnablement de penser qu’elle en avait connaissance.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 64, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la titulaire de la marque de l’Union européenne, le demandeur doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels le demandeur en nullité est justifié, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. Si, à la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité, de la marque de l’Union européenne contestée, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins, le demandeur apporte également la preuve que les conditions énoncées à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE étaient remplies à cette date.
En vertu de cette même disposition, à défaut de cette preuve, la demande en nullité est rejetée.

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La titulaire de la MUE a demandé à la demanderesse de fournir la preuve de l’usage de la marque sur laquelle la demande est fondée.
La requête a été présentée dans les délais et est recevable, étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date de la demande en nullité.
La demande en nullité a été déposée le 30/11/2018 et la date de dépôt de la marque contestée est 19/06/2013. La demanderesse était par conséquent tenue de prouver que la marque sur laquelle la demande est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux en Allemagne du 30/11/2013 au 29/11/2018 inclus. Étant donné que la marque antérieure était enregistrée plus de cinq ans avant la date de dépôt de la marque contestée, l’usage de la marque antérieure devait également être démontré pour la période comprise entre 19/06/2008 et 18/06/2013.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels la demande est fondée, à savoir:
Classe 30: bonbons (non médicinaux).
Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit indiquer le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demande est fondée.
Le 11/12/2018, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné au demandeur jusqu’ au 16/02/2019 la preuve de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a été prolongé jusqu’au 27/04/2019.
Dans les délais prescrits, le demandeur a produit des éléments de preuve en tant que preuve de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en compte sont les suivants.
1. Une déclaration sous serment signée le 16/04/2019 par Peter Schuju (directeur général de Monolith Mitte GmbH), indiquant qu’il a autorisé d’autres entreprises à utiliser la marque allemande antérieure pour la distribution des produits pour lesquels la marque est enregistrée; La déclaration sous serment contient des chiffres de vente et des quantités distribués pour différents produits «KOPOBKA», à savoir ceux mentionnés au point 87 400 (bonbons), no 87 507 (bonbons de cacao), nr. 91 424 (bonbons avec biscuits) et nr. 91429 (biscuits), entre janvier 2013 et décembre 2018.
2. Ajout de dépliants publicitaires 40 rédigés en allemand avec des dates manuscrites. La plupart des dépliants se rapportent aux biscuits fourrés au caramel et seules deux brochures datées dans la période pertinente montrent des images des bonbons «KOPOBKA».
3. Une étiquette rédigée en allemand.

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Appréciation de l’usage sérieux — facteurs
Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit indiquer le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demande est fondée.
Ces exigences de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010,- 92/09, STRATEGI/Strategies, EU: T: 2010: 424, § 43).Par conséquent, le demandeur est tenu de prouver chacune de ces exigences. Néanmoins, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des preuves produites (17/02/2011-, 324/09, Friboi, EU: T: 2011: 47, § 31).
Il convient de rappeler que l’usage sérieux suppose une utilisation réelle de la marque sur le marché concerné, aux fins de l’identification des produits ou services. Dès lors, l’usage sérieux doit être considéré comme excluant l’usage minime, qui permet de conclure qu’une marque fait l’objet d’un usage réel et effectif sur un marché donné.
En ce qui concerne la déclaration sous serment signée par le demandeur, l’article 10, paragraphe 6, du RDMUE (applicable aux procédures d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE) mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE en tant que moyen de preuve de l’usage recevable. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE énumère comme moyens de preuve, les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou les autres déclarations ayant un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles ont été faites.Pour ce qui est de la valeur probante de ce type de preuve, les déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés se voient généralement accorder moins d’importance que les preuves indépendantes.Cela est dû au fait que la perception d’une partie prenante au litige pourrait être affectée dans une plus ou moins grande mesure par son propre intérêt dans l’affaire.
Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante.La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des éléments de preuve en l’espèce.La valeur probante de ces déclarations dépend du fait qu’elles soient étayées ou non par d’autres types de preuves (étiquettes, emballages, etc.) ou des preuves provenant de sources indépendantes.
Compte tenu de ce qui précède, les autres preuves doivent être appréciées afin de voir si le contenu de la déclaration est étayé ou non par les autres éléments de preuve.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004,- 334/01, Hipoviton, EU: T: 2004: 223, § 35).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement.

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Plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que la titulaire de la marque de l’Union européenne présente des preuves supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (08/07/2004,- 334/01, Hipoviton, EU: T: 2004: 223, § 37).
La condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci soit utilisée publiquement et vers l’extérieur afin de garantir un débouché aux produits ou aux services qu’elle représente (12/03/2003,- 174/01, Silk Cocoon, EU: T: 2003: 68, § 39).
En outre, dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle- ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée;
Les documents produits n’indiquent pas suffisamment l’importance de l’usage, étant donné qu’ils ne fournissent pas à la division d’annulation d’informations suffisantes concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la période et la fréquence de l’usage de la marque antérieure;
Les informations contenues dans la déclaration sous serment de la demanderesse ne sont étayées par aucun document commercial ni source officielle, dans la mesure où les chiffres d’affaires ne sont pas corroborés par d’autres éléments objectifs, comme des factures, des relevés des redevances, des reçus, des bilans ou d’autres documents commerciaux montrant, par exemple, des transactions de vente.
Même s’il est vrai que dans certaines circonstances, même des éléments de preuve circonstanciels tels que des catalogues portant la marque, bien qu’ils ne fournissent pas d’informations directes sur la quantité de produits effectivement vendus, peuvent à eux seuls prouver la portée de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale (15/07/2015, 398/13,- TVR ITALIA (fig.)/TVR et al., EU: T: 2015: 503, § 57-58; 08/07/2010, T- 30/09, Peerstorm, EU: T: 2010: 298, § 42 et suivants).Toutefois, la demanderesse a uniquement produit une étiquette non datée, (rédigée en allemand et sans référence aux produits), et des images de dépliants (datées à la main et qui concernent essentiellement des biscuits fourrés au caramel), dont deux seulement comprennent des images des bonbons «KOPOBKA».Elle n’a pas produit d’autres catalogues, brochures et listes de prix ou listes de magasins de bonbons de la marque antérieure dont il date dans les périodes pertinentes.
En conséquence, les documents énumérés ci-dessus ne sauraient prouver que le demandeur a effectué des activités commerciales sérieuses et effectives, sous la marque antérieure, sur le marché au cours de la période pertinente pour les produits pertinents.
La division d’annulation ne juge pas que la réussite commerciale d’une entreprise s’opère; toutefois, elle ne peut fonder son appréciation sur des hypothèses. À cet égard, il y a lieu de considérer que l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur les marchés concernés (12/12/2002-, 39/01, Hiwatt, EU: T: 2002: 316, § 47).
Compte tenu des caractéristiques des produits pour lesquels la marque est enregistrée, le demandeur en nullité aurait dû être en mesure de produire facilement certains

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éléments de preuve concernant des transactions commerciales. Bien que le demandeur ait le libre choix au sens de la preuve de l’importance de l’usage (08/07/2004-, 203/02, Vitafruit, EU: T: 2004: 225, § 37), il doit néanmoins montrer la réalité de l’utilisation commerciale de la marque dans les territoires pertinents, au moins dans une mesure suffisante pour écarter toute idée possible que cet usage pourrait être simplement interne, sporadique ou symbolique. Les matières susmentionnées ne sauraient, à elles seules, permettre à la division d’annulation de déterminer l’usage sérieux de la marque sur le territoire pertinent.
La Cour a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services.À l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003-, 40/01, Minimax, EU: C: 2003: 145; 12/03/2003, T- 174/01, Silk Cocoon, EU: T: 2003: 68).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, la division d’annulation conclut que les éléments de preuve sont insuffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure dans le territoire pertinent au cours de la période pertinente;
Par conséquent, la demande en nullité doit être rejetée conformément à l’article 64, paragraphe 2 et (3) du RMUE.
Étant donné que la demande n’est pas fondée en vertu de l’article 64, paragraphe 2, et de l’article (3) du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’allégation de forclusion par tolérance de la titulaire.
La titulaire renvoie à une revendication de mauvaise foi faite par la demanderesse dans ses moyens du 29/04/2019. Cependant, dans ces observations, la demanderesse n’a clairement pas affirmé que la demande d’enregistrement de la marque contestée avait été déposée de mauvaise foi. En tout état de cause, par souci de clarté, la division d’annulation souligne qu’elle ne peut permettre un élargissement de la portée de la demande en nullité. Une fois la demande en nullité déposée, les motifs sur lesquels elle est fondée ne peuvent être étendus. Dès lors, l’ allégation de mauvaise foi que la demanderesse aurait pu établir à un stade ultérieur de la procédure ne saurait élargir la portée des motifs sur lesquels la demande était initialement fondée. En conséquence, ces arguments sont écartés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie perdante, il doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil

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sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement
De la division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ ANA Muñiz RODRIGUEZ María Belén IBARRA PALOMIQUE DE DIEGO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.