LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 4 mars 2020
Dans l’affaire R 2900/2019-2
Les hôpitaux universitaires de Genève Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
Titulaire de l’enregistrement international / 1205 Genève Suisse
Demanderesse au recours représentée par Cabinet Marek, 28 rue de la Loge, 13002 Marseille, France
RECOURS concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 481 554
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphes 2 et 5, RMUE, à l’article 36 RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Le 24 mai 2019, Les hôpitaux universitaires de Genève, entreprise de droit public
(« la titulaire ») a désigné l’Union européenne pour son enregistrement international de la marque verbale

pour des produits et services compris dans les Classes 5, 9, 10, 11, 41 et 44.
2 Le 9 août 2019, la marque sollicitée a été republiée par l’Office.
3 Le 4 septembre 2019, l’Office a émis un refus provisoire partiel de protection, conformément à l’article 193 du RMUE, au motif que le signe demande était partiellement inadmissible a l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) du RMUE pour les produits suivants :
Classe 5 – Produits désinfectants pour le lavage des mains ;
Classe 11 – Appareils de désinfection à usage médical.
4 L’examinatrice a considéré que le consommateur moyen anglais attribuerait au signe la signification de 'friction/nettoyage/frottement/massage intelligent ou fait de manière intelligente, efficace’ et en a déduit que le signe indiquait une information relative à la qualité et la destination des produits en cause. En outre, dès lors que le signe avait une signification descriptive évidente, il était dépourvu de caractère distinctif.
5 La titulaire a présenté des observations en réponse et maintenu sa demande de désignation.
6 Par décision rendue le 4 novembre 2019 (« la décision attaquée »), l’examinatrice
a refusé partiellement la protection de l’enregistrement international pour les produits précités, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, RMUE. L’examinatrice a invoqué les motifs suivants :
L’Office admet qu’il n’a pas confronté « chacun des produits de chaque classe » du libellé avec la marque. Cette approche est cependant conforme à la jurisprudence selon laquelle lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés.
Que cela s’agisse de produits désinfectants chimiques, et/ou d’appareils de désinfection à usage médical, l’Office ne voit pas de grande différence entre les deux groupes de produits, car ce qui prédomine est la signification du
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signe « SmartRub » par rapport à tous les produits demandés en classe 5 et en classe 11. « Smart » signifie : « intelligent, astucieux (d’une action par exemple), judicieux, adroit, pénétrant, ingénieux, etc. » et « Rub » : « friction, massage, frottement, etc. ». Ces deux groupes de produits peuvent parfaitement présenter une caractéristique en commun : celle de frictionner, frotter de manière efficace.
S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel le signe examiné présente un écart perceptible entre les mots et la simple somme des éléments qui le composent, l’Office n’est pas de cet avis et souligne que tous ces éléments sont descriptifs des caractéristiques des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ces termes ne possèdent aucun caractère distinctif ou inhabituel par rapport aux produits revendiqués.
La marque ayant une signification clairement descriptive par rapport aux produits visés dans la demande, son impact sur le public pertinent sera de nature essentiellement descriptive, ce qui éclipsera toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale. Le consommateur moyen confronté à la marque au vu des produits visés ne verra pas une indication de l’origine commerciale des produits mais plutôt une caractéristique/description de ces derniers.
Le message véhiculé par les éléments verbaux de la marque « SmartRub » ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots. Ces termes sont simples et conformes aux règles grammaticales de la langue anglaise.
S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel l’Office ne retient qu’une acception du terme « Smart » et que combiné avec le terme « Rub », ce dernier comporte une ambiguïté patente en ce que plusieurs significations peuvent lui être attribuées, l’Office rappelle que pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
7 Le 18 décembre 2019, la titulaire a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le
15 janvier 2020.
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Moyens du recours
8 La titulaire invoque les arguments suivants dans son mémoire :
Le terme inventé « SmartRub » présente un écart perceptible entre les mots et la simple somme des éléments qui le composent, excluant en application de la jurisprudence en vigueur, tout caractère descriptif.
S’il peut être admis que ce terme respecte les règles lexicales de la langue anglaise dont il est issu, il n’en demeure pas moins qu’il associe des termes, à savoir « smart » et « rub » qui, d’un point de vue sémantique, apparaissent contradictoires. Il est inhabituel dans le langage courant de rapprocher de tels termes ce qui lorsque cela est le cas ne peut que créer un effet de surprise réclamant un effort de réflexion pour la compréhension de l’ensemble.
Le terme « smart », interprété par l’Office comme signifiant « intelligent, astucieux, judicieux, adroit, pénétrant, ingénieux », se réfère à des aptitudes et habiletés mentales, par hypothèse abstraites. A l’opposé, le terme « rub », défini comme « friction, massage, frottement », renvoie à des actions mécaniques concrètes, exécutées machinalement sans adresse particulière.
Appliqué aux produits en cause le message véhiculé par les éléments verbaux concernés n’est dès lors que vague et indéterminé.
Si le mot « rub » fait allusion au mécanisme mis en oeuvre pour appliquer ou faire fonctionner les produits en cause, il ne donne aucune information quant
à la nature du produit désinfectant (savons, lingettes, lotions, gels), sa finalité d’usage (bactéricide, fongicide, virucide), son action (thermique, chimique, biologique).
Quant au terme « smart », l’Office le considère comme descriptif de l’efficacité des produits couverts. Or, l’efficacité d’un produit ou d’un service est la première qualité attendue par le consommateur. La banalité de cette attente exclut l’efficacité comme caractéristique essentielle.
Selon l’édition en ligne du Mac Millan Dictionary auquel se réfère la notification de refus, le terme « smart » revêt entre autres les significations suivantes « 1. tidy/clean/fashionable – propre, ordonné, soigné, élégant ; 2. quick and full of energy – rapide et plein d’énergie » (https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/smart_1).
Combiné avec le terme « rub », le terme « smart » comporte une ambiguïté patente en ce que plusieurs significations peuvent lui être attribuées.
La combinaison des termes « smart » et « rub » revêt plusieurs significations possibles et plausibles de sorte qu’il ne peut être considéré que le consommateur en retiendra une en particulier.
L’expression « SmartRub » ne peut donc être considérée comme ayant un caractère exclusivement descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1,
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point c) du RMUE. Elle est par conséquent apte à remplir la fonction distinctive attachée à la marque.
La désignation britannique du présent enregistrement international a été acceptée par l’Office pour la propriété intellectuelle du Royaume-Uni sans considération liée à un éventuel usage antérieur.
Motifs de la décision
9 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
11 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
12 En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
13 Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31; 07/06/2005,
T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 25).
14 Ainsi, l’Office doit, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, apprécier si une marque dont l’enregistrement est demandé constitue, pour les milieux intéressés, une description des caractéristiques des produits ou des services concernés ou s’il est raisonnable d’envisager que cela soit le cas à l’avenir. Si, à l’issue de cet examen, l’Office parvient à la conclusion que tel est le cas, il doit refuser, sur le fondement de ladite disposition, de procéder à l’enregistrement de la marque (voir, par analogie, 12/02/2004, C−363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
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15 En l’espèce, les produits pour lesquels la protection de la marque a refusée sont les « produits désinfectants pour le lavage des mains » en classe 5 s’adressant au grand public et aux professionnels de santé et les « appareils de désinfection à usage médical » en classe 11 s’adressant aux professionnels de santé. Le niveau d’attention tant du grand public que des professionnels est élevé s’agissant de produits relatifs à la santé.
16 Étant donné que les termes « smart » et « rub » constituant le signe demandé sont compris par le public anglophone, c’est à bon droit que l’examinatrice a affirmé que le public pertinent était le consommateur de langue anglaise de l’Union européenne.
17 La juxtaposition des éléments verbaux en cause n’est pas inhabituelle dans sa structure. Elle respecte les règles lexicales de la langue anglaise, comme l’admet la titulaire. Pris dans son ensemble, le signe demandé sera compris comme la combinaison des termes « intelligent » (« smart ») et « frottement, nettoyage »
(« rub »), comme indiqué dans la décision attaquée.
18 En rapport avec les produits en cause, à savoir les « produits désinfectants pour le lavage des mains » en classe 5 et les « appareils de désinfection à usage médical » en classe 11, le signe demandé sera immédiatement compris comme indiquant que ces produits et appareils permettent un nettoyage intelligent. Le message véhiculé par les éléments verbaux concernés n’est dès lors pas vague et indéterminé, comme le soutient la titulaire. Il décrit donc la qualité et la destination des produits en cause, comme indiqué par l’examinatrice.
19 Ces conclusions ne sont pas susceptibles d’être remises en cause par les arguments soulevés par la titulaire.
20 En premier lieu, la titulaire soutient que « smart » définirait des aptitudes et habiletés mentales et qu’il serait inhabituel dans le langage courant de rapprocher les termes « smart » et « rub ».
21 Or, et sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer que cette combinaison même est utilisée sur le marché pour les produits en cause (04/05/1999, C-108/97 et
C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31; 14/06/2017 ; T-659/16, Second
Display, EU:T:2017:387, § 21 et la jurisprudence citée), il convient de relever que l’adjectif anglais « smart » n’est pas employé uniquement pour définir une habileté mentale des êtres humains mais est aussi couramment utilisé pour indiquer que des produits sont ingénieux, offrent des solutions « intelligentes »
(15/03/2007, R 1416/2006-1, smartSpeed, § 13).
22 D’ailleurs, à titre complémentaire, ceci est reflété dans le dictionnaire car le mot « smart », dans le sens d’ « intelligent », est défini plus précisément dans le
Oxford English Dictionary comme suit :
« Of a device or machine: appearing to have a degree of intelligence; able to react or respond to differing requirements, varying situations, or past events; programmed so as to be capable of some independent action » (D’un appareil ou d’une machine: apparaissant comme ayant un degré d’intelligence ; capable de
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réagir ou répondre à différentes exigences, situations qui varient, ou événements passés ; programmés pour être capable d’une action indépendante)
« Of a material, medicine, etc.: designed to act or respond to conditions in a more sophisticated way than is typical » (D’un matériel, médicament, etc.: conçu pour agir ou répondre aux conditions d’une manière plus sophistiquée qu’habituellement).
(https://www.oed.com/view/Entry/182448?rskey=ccP6c5&result=1&isAdvanced
-false#eid110323407)
23 Le terme « smart », combiné à « rub », appliqué aux « produits désinfectants pour le lavage des mains » et aux « appareils de désinfection à usage médical » sera donc simplement perçu comme indiquant que lesdits produits agissent d’une manière plus sophistiquée qu’habituellement (intelligente).
24 De plus, s’agissant des « appareils de désinfection à usage médical », ils peuvent aussi être programmés pour être capable d’une action indépendante et sont dans ce sens intelligents (voir en ce sens, 05/02/2015, T-499/13, SMARTER
SCHEDULING, EU:T:2015:74, § 32).
25 En second lieu, l’argument de la titulaire selon lequel le terme « rub » renvoie à des actions mécaniques concrètes, exécutées machinalement sans adresse particulière, est infondé puisqu’un frottement, nettoyage peut très bien être effectué de façon intelligente pour être efficace et non simplement « mécanique ».
26 En troisième lieu, s’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel le terme
« smart » revêt plusieurs significations possibles, l’examinatrice a déjà répondu à juste titre que selon une jurisprudence constante, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (04/05/1999,
C-108/97 and C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 30-31; 20/03/2003, T-
355/00, Tele Aid, EU:T:2002:79, § 30; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:T:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 38).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
27 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2 du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, ne serait-ce que dans une partie de l’Union européenne.
28 Les signes dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont ceux qui sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou des services en question
(27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26, 30/06/2004, T-281/02, Mehr für
Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont
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communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65) ou qui sont susceptibles de l’être (31/03/2004, T-216/02, Looks like grass, EU:T:2004:96,
§ 34).
29 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être apprécié par rapport aux produits ou services concernés et par rapport à la perception qu’en a le public de référence (12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34).
30 En l’espèce, l’examinatrice a déduit l’absence de distinctivité du signe en question de son caractère descriptif.
31 La Chambre considère également que la marque demandée est en conflit avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits mentionnés ci- dessus refusés en application des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
32 En effet, pour les raisons déjà exposées ci-dessus, la marque demandée sera considérée par le public pertinent comme indiquant seulement que les produits susvisés servent à un nettoyage intelligent, ingénieux, plus sophistiqué qu’habituellement et non comme une indication d’origine.
33 Ainsi, dès lors qu’il n’existe pas d’indices concrets qui indiqueraient que la marque demandée, considérée dans son ensemble, représente davantage que la somme des éléments dont elle est composée, il convient de relever que c’est sans commettre d’erreur que l’examinatrice a constaté que cette marque était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
34 Enfin, la titulaire allègue que la désignation britannique du présent enregistrement international a été acceptée par l’Office pour la propriété intellectuelle du Royaume-Uni sans considération liée à un éventuel usage antérieur.
35 Or, il suffit de rappeler à cet égard que le régime de l’Union européenne des marques est un système juridique autonome poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable ou protégeable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union européenne pertinente. Dès lors, l’EUIPO n’est pas pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle la marque verbale en cause trouve son origine (29/03/2012, T−242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 44 et la jurisprudence citée).
36 Au vu de ce qui précède, il convient donc de confirmer que la marque demandée tombe sous le coup des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, en ce qui concerne les produits objets du recours (« Produits
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désinfectants pour le lavage des mains » en classe 5 et « Appareils de désinfection
à usage médical » en classe 11).
37 Á la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et décide :
Le recours est rejeté.
Signé
C. Negro
Greffier:
Signé
H.Dijkema
10
LA CHAMBRE
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