DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 046 739
JOY Mangano, 1 Swan Place, 11780, St. James, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par J A Kemp SNC, 75 Boulevard Haussmann, 75008, Paris, France (représentant professionnel)
un g a i ns t
Gruppo Mangano S.r.l., Via de Gasperi 18F, 25060, Collebeato (BS), Italie (titulaire), représentée par Jacobacci ± Partners S.p.A., Piazza Mario Saggin 2, 35131, Padua, Italie (mandataire agréé).
Le 21/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
L’ opposition no B 3 046 739 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestéssuivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, à savoir bourses, sacs, sacs de voyage.
L’enregistrement international no 11 137 628 est rejeté pour tous les produitsprécités.Elle peut continuer pour les produits restants.
3) Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenneno 1 137 628. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque del’Union européenne no 14 492 441 «JOY MANGANO».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
L’Office prend note de l’indication de la revendication de priorité pour le signe contesté, qui est fondée sur la marque italienne no BS 20 12C 000 476, datée du 24/07/2012 (demande de base).Toutefois, compte tenu du fait que la désignation dans l’Union européenne était une désignation postérieure du 22/09/2017, la revendication de priorité de la marque italienne susmentionnée n’est pas applicable.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées

---

Décision sur l’opposition no B 3 046 739 page:2De 8
économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 4: melons et cires.

Classe 18: bagages, sacs à bijoux et étuis.

L’opposition était initialement fondée sur des sacs à main, des fourre-tout, des bagages, des sacs à cosmétiques, des sacs à bijoux et des coffrets compris dans la classe 18;Toutefois, le 16/04/2019, la liste des produits compris dans la classe 18 était limitée à Luggage, sacs à bijoux et étuis en raison de l’accueil partiel de l’ opposition no 2 633 contre la marque antérieure.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, à savoir bourses, sacs, sacs de voyage.

Classe 25: Vêtements, ceintures, chaussures et chapeaux.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la listede produitsdela titulaire pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.Il y a lieu de relever que l’utilisation du terme «à savoir» dans le libellé du cuir et des imitations du cuir, à savoir porte-monnaie, sacs, sacs de voyage, indique clairement que les produits pour lesquels la protection du signe est demandée sont des produits finis (porte-monnaie, sacs et sacs de voyage) et non pas des matières premières (cuir et imitations du cuir).

Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Produits contestés compris dans la classe 18
Les produits contestés«cuir et imitations du cuir, à savoir sacs»incluent, en tant que catégorie plus large,lessacs à bijouxde l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés,ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les produits contestés cuir et imitations du cuir, à savoir sacs de voyage,sont inclus dans la catégorie générale des bagagesde l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.

---

Décision sur l’opposition no B 3 046 739 page:3De 8
Les produits«cuir et imitations du cuir, à savoir porte-monnaie» contestéssont similaires aux bagages de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination générale, à savoir stocker et transporter des objets.Ces produits peuvent également coïncider par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant.

Produits contestés compris dans la classe 25

Les vêtements, ceintures, chaussures et chapeauxcontestés sont considérés comme différents des bagages, sacs à bijoux et étuis de l’opposante.La nature et la destination des produits comparés sont différentes:transport d’articles et stockage/protection de bijoux contre recouvrir/protéger le corps humain.Ils ne partagent pas les mêmes points de vente et il est très peu probable qu’ils soient fabriqués par la même entreprise.En outre, les produits ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Les vêtements, ceintures, chaussures et chapeauxcontestés sont également considérés comme différents des bougies et des melons de cire de l’opposante.Ces produits n’ont rien en commun dans le fait que, comme indiqué par la titulaire, certains producteurs fabriquent une large gamme de produits parmi lesquels des vêtements et bougies.Toutefois, cela ne suffit pas pour conclure à la similitude de ces produits, compte tenu du fait qu’ils ne présentent pas de similitudes sur d’autres aspects:ils diffèrent par leur nature et leur destination, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.

B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Enl’espèce, les produits jugés identiques et similaires s’adressent au grand public.Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
C) Les signes
JOY MANGANO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

---

Décision sur l’opposition no B 3 046 739 page:4De 8
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les signes comparés ont une signification dans certains territoires où le premier mot de la marque antérieure «JOY» sera perçu comme un prénom et l’élément commun «MANGANO» sera perçu comme un nom de famille d’origine italienne, par exemple dans la partie anglophone du public.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public;
La marque antérieure est une marque verbale composée de deux mots «JOY» et «MANGANO».En tant que marque verbale, le signe ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Le signe contesté est une marque figurative composée du mot «MANGANO» représenté dans une police de caractères grise plutôt standard, qui présente un caractère distinctif tout au plus faible.Le signe ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Commeindiqué ci-dessus, l’élément «MANGANO» présent dans la marque antérieure et le signe contesté sera perçu par au moins une partie importante du public pertinent comme un nom de famille d’origine italienne.L’examen sera limité à cette partie du public uniquement.Dans ce cas, il est raisonnable de conclure que l’élément «JOY» de la marque antérieure sera perçu comme un prénom.L’élément commun «MANGANO» et l’élément «JOY» de la marque antérieure sont normalement distinctifs pour tous les produits concernés.

Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément distinctif «MANGANO».Ils diffèrent toutefois par le mot «JOY» de la marque antérieure et par la police de caractères dans laquelle le signe contesté est représenté.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif.Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).En outre, en l’espèce, la stylisation du signe contesté est plutôt minime et courante, comme indiqué ci-dessus.
Dès lors, les signes présentent un degré moyen de similitude;
Sur le plan phonétique, laprononciation des signes coïncide par le son des lettres «MAN GA-NO»-, présentes à l’identique dans les deux signes, qui est un élément distinctif dans les deux signes.La prononciation diffère par le son des lettres «JOY» de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté.
Dès lors, les signes présentent un degré moyen de similitude;

---

Décision sur l’opposition no B 3 046 739 page:5De 8
Sur le plan conceptuel, l’élément «MANGANO», présent dans les deux signes, sera associé à la signification expliquée ci-dessus.En outre, l’élément différent de la marque antérieure «JOY» est susceptible d’être perçu comme un nom relativement courant.Dans cette mesure, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel (28/06/2012, T-133/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 60).
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 8 du RMUE).L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18;-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Comme établi dans les sections précédentes de la présente décision, les produits couverts par les marques en conflit ont été jugés en partie identiques, similaires et en partie différents.Les produits sont destinés au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen;En outre, il est considéré que la marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel dans la mesure où ils contiennent le même élément «MANGANO», qui, comme expliqué ci-dessus, sera perçu par au moins une partie du public pertinent comme un nom de famille d’origine italienne.Le signe contesté est uniquement composé de l’élément «MANGANO» tandis que, dans la marque antérieure, l’élément susmentionné est accompagné du mot «JOY», qui sera perçu comme un prénom.S’il est vrai que le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas (12/11/2008,-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 26-32).En l’espèce, il convient de souligner que les noms de famille ont, en principe, une valeur intrinsèque plus élevée en tant qu’indicateurs de l’origine des produits ou services que les prénoms (voir, par exemple, 01/03/2005, T-185/03, Enzo Fusco, EU:T:2005:73, § 54;28/06/2012, T- 133/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 49).Il en est ainsi parce que l’expérience commune démontre que les mêmes prénoms peuvent appartenir à un

---

Décision sur l’opposition no B 3 046 739 page:6De 8
grand nombre de personnes qui n’ont rien en commun, alors que la présence du même nom de famille (sous réserve qu’il ne soit pas courant dans le territoire concerné) peut faire supposer l’existence d’un lien particulier entre eux (identité des personnes ou lien de parenté).Le nom de famille «MANGANO» est assez rare sur le territoire pertinent, tandis que le nom «JOY» est relativement courant.Dès lors, l’ajout de «JOY» au début de la marque antérieure n’est pas suffisant pour détourner l’attention du public du mot commun «MANGANO».
Comptetenu de ce qui précède et du fait que le risque de confusion couvre des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, en l’espèce en raison de l’élément commun «MANGANO», les consommateurs pourraient être induits en erreur et penser que les produits pertinents ont la même origine.Le prénom «JOY» de la marque antérieure ne suffira pas à distinguer les signes avec certitude dans l’esprit des consommateurs.
Dans ses observations, la titulaire fait valoir qu’elle possède plusieurs enregistrements avec le mot «MANGANO» dans l’Union européenne et en Italie, dont certains coexistent avec la marque antérieure de l’opposante.La titulaire s’appuie sur la décision d’opposition no B 2 633 157 dans laquelle elle devait prouver
l’usage de la marque de l’Union européenne no 5 523 899 et affirme que i) la marque MANGANO a fait l’objet d’un usage sérieux sur le marché européen; ii) cet usage est antérieur à la marque sur laquelle l’opposition pendante est fondée; iii) l’usage concerne non seulement la marque sur laquelle l’opposition no B 2 633 157 était fondée, mais également d’autres versions de cette marque qui sont substantiellement identiques à la marque opposée (dans la présente opposition).Par conséquent, la titulaire prétend que les marques en conflit coexistent sur le marché depuis plusieurs années.
Selon la jurisprudence, il ne saurait être exclu que la coexistence sur un marché déterminé de deux marques puisse éventuellement contribuer, conjointement à d’autres éléments, à amoindrir le risque de confusion entre ces marques dans l’esprit du public pertinent (03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2013:302, § 82).Dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché pourrait amoindrir le risque de confusion constaté par l’Office entre deux marques en conflit (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86).Toutefois, cette possibilité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le demandeur/titulaire de la marque de l’Union européenne a dûment démontré que cette coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre les marques antérieures qu’il invoque et la marque antérieure de l’intervenante sur laquelle l’opposition est fondée, et à condition que les marques antérieures concernées et les marques en cause soient identiques (11/05/2005, T 31/03-, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86).
À cet égard, il convient de souligner que la coexistence formelle de certaines marques dans les registres nationaux ou dans ceux de l’Union européenne n’est pas, en soi, particulièrement pertinente.Il conviendrait également de démontrer que les marques coexistent sur le marché, ce qui permettrait ainsi d’indiquer que les consommateurs sont habitués à voir les marques sans les confondre.Enfin, il est important de noter que l’Office est en principe tenu de limiter son examen aux marques en conflit.

---

Décision sur l’opposition no B 3 046 739 page:7De 8
Cen’est que dans des circonstances particulières que la division d’opposition peut examiner les preuves de la coexistence d’autres marques sur le marché (et éventuellement dans les registres) au niveau national ou de l’Union, comme indice de la «dilution» du caractère distinctif de la marque de l’opposante, qui viendrait ainsi à l’encontre d’une supposition de risque de confusion.
Ces preuves doivent être appréciées au cas par cas; une telle valeur indicative doit être traitée avec prudence étant donné que des signes similaires peuvent coexister pour différentes raisons, par exemple, des situations de droit ou de fait différentes dans le passé, ou des accords antérieurs en matière de droits entre les parties concernées.En l’espèce, le simple fait que la titulaire ait démontré l’usage de sa marque dans d’autres procédures d’opposition ne suffit pas à prouver le «co-usage» des marques en conflit et n’indique pas non plus que les consommateurs sont habitués à voir les signes en conflit sans les confondre.
Dès lors, en l’absence d’arguments convaincants et de preuves, cet argument de la titulaire doit être rejeté comme non fondé.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits considérés comme identiques et similaires à ceux de la marque antérieure;
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différentedesfrais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés,les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Parconséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.

De la division d’opposition

---

Décision sur l’opposition no B 3 046 739 page:8De 8
Gueorgui Ivanov Sandra KASPERIUNAITE Jakub Mrozowski

Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.