DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 222 828
Essential Export, Limitada, Casa N° 42 Residencial Bosques de Lindora, Lindora, Pozos, Santa Ana, 10901 San José, Costa Rica (partie opposante), représentée par Ellipse Ip, S.L.U., Vereda de Palacio 1, P.1, Bj. A, 28109 Madrid/Alcobendas, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Fatma Guettou, Honnörsgatan 25, 17069 Solna, Suède (demanderesse). Le 19/12/2025, la division d’opposition prend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 222 828 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir: Classe 25: Tous les produits contestés de cette classe. Classe 28: Tous les produits contestés de cette classe.

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 035 504 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés de la classe 16 et les services non contestés de la classe 42.

3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.

MOTIFS
Le 04/09/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 035 504 (marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits des classes 25, 28. L’opposition
est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque espagnole n° 2 840 550 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

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RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMCUE S’agissant de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, l’opposant a invoqué l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure n° 18 555 967 et l’enregistrement espagnol n° 2 840 550. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera en premier lieu l’opposition concernant l’enregistrement de marque espagnole antérieure n° 2 840 550.

Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, lorsque, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, s’il s’agit d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.

Les signes doivent être identiques ou similaires.

La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure à la date de dépôt de la marque demandée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.

Risque de préjudice : l’usage de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une quelconque d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE (16.12.2010, T-357/08, BOTOCYL/BOTOX, EU:T:2010:529, point 41 ; 16.12.2010, T-345/08, BOTOLIST/BOTOX, EU:T:2010:529, point 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut néanmoins échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque demandée.

En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué avoir un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe.

a) Renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.

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En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 03/06/2024. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte ultérieure de renommée incombe au demandeur qui doit l’alléguer et la prouver.

Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposant a revendiqué une renommée, à savoir :

Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, et produits en ces matières non compris dans d’autres classes, malles, sacs de voyage, porte-documents, sacs à main, portefeuilles ; parapluies, parasols et cannes à l’exception de ceux destinés au sport.

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, à l’exception des vêtements de plage, des vêtements de sport, des chaussures de sport et des articles de chapellerie de sport.

L’opposition est dirigée contre les produits suivants
Classe 25 : Layettes [vêtements] ; Vêtements.

Classe 28 : Poupées ; Vêtements de poupées ; Accessoires vestimentaires pour poupées ; Articles de chapellerie pour poupées ; Jouets ; Jouets adaptés à des fins éducatives ; Ballons de jeu.

Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance de l’investissement réalisé par l’entreprise pour la promouvoir.

Le 27/01/2025, l’opposant a soumis des preuves et a fait référence aux preuves de renommée déposées dans la procédure d’opposition B3 198 704. Les preuves consistent notamment en les documents suivants :

Déclaration sous serment dûment signée le 15 juin 2021 par le représentant légal d’ESSENTIAL EXPORT S.A., titulaire des marques « TOTTO », reflétant la relation entre les acteurs interagissant en relation avec la marque TOTTO.

Extrait de la base de données AXESOR, accompagné d’un extrait du site web totto.es, concernant UNCONDITIONAL PARTNERS SL. et son lien avec TOTTO.

Décisions de l’EUIPO et de l’Office espagnol des brevets et des marques reconnaissant la renommée de la marque TOTTO.

Déclaration sous serment dûment signée le 4 janvier 2022 par le directeur de la société Unconditional Partners reflétant :

- Données relatives au volume des ventes de produits de la marque TOTTO en Espagne et dans l’Union européenne de 2016 à 2021
- L’investissement publicitaire de la marque TOTTO en Espagne et dans l’Union européenne de 2016 à 2021.

Déclaration sous serment dûment signée par le représentant général d’ESSENTIAL EXPORT S.A. incluant des données relatives au volume des ventes et aux dépenses publicitaires de 2011 à 2017

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Extraits du site web espagnol et portugais de TOTTO, montrant un exemple de produits vendus.

Extraits des sites web des magasins suivants et d’autres points de vente en ligne pour les produits TOTTO : tels que Amazon (www.amazon.es, www.amazon.co.uk, www.amazon.fr, www.amazon.it entre autres), Superlibro (www.superlivro.eu), Kuantokusta (www.kuantokusta.com), Loja da Crianca (www.lojadacrianca.net), Office Link (www.officelink.pt), etc.

Informations et photos concernant chacun des magasins physiques entièrement détenus ouverts et exploités pendant la période pertinente en Espagne par le partenaire de distribution du titulaire, Unconditional Partners.

Communiqués de presse informant de l’ouverture de magasins TOTTO et informations sur les magasins TOTTO.

Catalogue TOTTO espagnol où sont répertoriés les magasins physiques TOTTO.

Documents montrant les magasins externes où les produits TOTTO sont commercialisés.

Liste montrant que les produits sous la marque « TOTTO » sont commercialisés dans 1660 points de vente en Espagne.

Catalogues « TOTTO » publiés entre 2016 et 2021.

Factures émises au cours de la période comprise entre 2012 et 2021 concernant des achats sur le territoire de l’UE.

Articles de presse provenant de plusieurs sources indépendantes en Espagne attestant de l’expansion et de la présence de la marque sur le marché.

Compilation de coupures de presse appartenant à plusieurs journaux et médias indépendants en Espagne couvrant des nouvelles faisant référence à « El Corte Inglés » (l’un des plus grands grands magasins d’Espagne) et qui montrent l’impact médiatique résultant en Espagne de l’ouverture du premier centre européen de « personnalisation de sacs à dos TOTTO ».

Articles et publications sur divers sites web et blogs spécialisés dans les sacs à dos et le matériel scolaire.

Articles et publications en ligne faisant référence à des événements, concours, activités et ateliers organisés, parrainés et/ou avec la collaboration/participation de la marque Totto.

Photos montrant la collaboration de TOTTO à des événements de différentes natures.

Extraits des comptes et profils de médias sociaux de TOTTO en Espagne : FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, YOUTUBE.

Rapports sur la présence et le positionnement sur les réseaux sociaux : Les rapports détaillés ci-dessous montrent les résultats de l’évolution des réseaux sociaux de la marque TOTTO en Espagne entre 2017 et 2020.

Rapports TOTTO mai 2017, octobre 2017, décembre 2018, juin, août et septembre 2019, août et septembre 2020 (Facebook, Instagram, Youtube, TOTTO).

Rapport TOTTO mai et juin 2018, et janvier 2019 (Instagram).

Foires internationales à Madrid, Barcelone et entre 2016-2019 : EXPOHOGAR Barcelone 2017 et 2018, BISUTEX Madrid 2017-2019 et INSIGHTS-X 2018.

Articles de presse et photos de certains des prix auxquels TOTTO a participé et pour lesquels elle a été honorée.

Promotions marketing, Panneaux d’affichage marketing, Campagnes marketing (2017-2018).

Rapport de saison commerciale Totto Loco 2018.

Rapport sur le plan numérique Espagne août-septembre 2020.

Coupures de presse datées de 2016 publiées dans des journaux et médias nationaux (par exemple El Economista, Cinco Días, Expansión) couvrant des nouvelles

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faisant référence à « El Corte Inglés » (l’un des plus grands grands magasins d’Espagne) et qui montrent l’impact médiatique qu’a eu en Espagne l’ouverture du premier centre européen de « personnalisation de sacs à dos TOTTO ».

Articles et publications datant de 2017-2019 sur divers sites web et blogs spécialisés dans les sacs à dos et le matériel scolaire. Ces articles contiennent des critiques, des évaluations comparatives, des classements et des avis sur les produits TOTTO mentionnés.

La Cour de justice a défini la nature de la renommée par référence à la finalité des dispositions légales pertinentes et a établi que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE implique un certain degré de connaissance de la marque antérieure auprès du public. La Cour de justice a également expliqué que « ce n’est que lorsqu’il existe un degré de connaissance suffisant de cette marque que le public, confronté à la marque postérieure, peut éventuellement établir un lien entre les deux marques, même si elles sont utilisées pour des produits ou des services non similaires, et que la marque antérieure peut en conséquence subir un préjudice » (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, point 23).

Il est incontesté que l’opposante a prouvé que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage ancien et intensif en Espagne pour une partie des produits, à savoir les valises et les portefeuilles de la classe 18. Afin de déterminer le degré de renommée de la marque, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance de l’investissement réalisé par l’entreprise pour la promouvoir.

Il demeure incontesté que les preuves produites par l’opposante démontrent le succès commercial obtenu par la marque antérieure en Espagne. De nombreuses sources indépendantes et impartiales, telles que des articles de presse parus dans des magazines nationaux espagnols, font référence à la marque espagnole antérieure de l’opposante, à ses magasins « monomarques », à ses franchises et à ses points de vente en shop-in-shop dans diverses grandes villes d’Espagne, notamment Madrid, Barcelone, Valence, Séville, Grenade, Salamanque et Saragosse. En outre, les preuves comprennent un dossier d’articles faisant référence à la vente et à la promotion de produits de marque « TOTTO » via la grande chaîne de distribution espagnole « El Corte Inglés ». Un article publié dans le quotidien national « La Razón » fait état des 25 ans d’histoire de l’opposante et de ses plus de 500 points de vente en Espagne. Le portail en ligne « Madrid & Business » a fait référence au succès de la marque antérieure en Espagne, succès associé à l’engagement en faveur de la qualité, à l’attention portée aux besoins des consommateurs et aux services après-vente. L’article indique que la marque antérieure est une marque leader dans le domaine de la mode scolaire. En outre, le portail en ligne « Viva el Cole » a décrit la marque antérieure comme « une marque consolidée dans le domaine du matériel scolaire et des accessoires de mode ». La même source a classé « TOTTO » en tête des marques les plus vendues pendant la période des ventes de « rentrée scolaire ».

Ces preuves sont corroborées par des catalogues de produits et des photos des nombreux magasins de détail. En ce qui concerne le volume commercial, l’opposante a produit un grand nombre de factures. En outre, les déclarations sous serment font état des ventes annuelles en Espagne. Les activités promotionnelles comprenaient des publicités dans la presse, des panneaux d’affichage, des campagnes de marketing, le parrainage d’événements sportifs, le parrainage d’une campagne nationale de lutte contre le harcèlement, la participation à des foires et expositions et la promotion sur les médias sociaux. Il convient de noter que les produits de l’opposante ont été vendus par un nombre impressionnant de points de vente en Espagne ainsi que par des canaux en ligne.

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Il ressort des preuves que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage ancien et intensif et est généralement connue sur le marché pertinent où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques de mode. Par conséquent, la division d’opposition constate que la marque antérieure jouit d’un degré moyen de reconnaissance et de renommée en Espagne. Il est incontesté et suffisamment étayé par les preuves que la renommée est limitée aux valises et aux portefeuilles. Même si une partie significative des preuves concerne également les sacs à dos, il doit être précisé que ces produits ne sont pas couverts par la marque espagnole antérieure examinée en l’espèce.

b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.

Il convient de rappeler que la similitude des signes dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE doit être appréciée selon les mêmes critères que ceux qui s’appliquent dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, en tenant ainsi compte des éléments de similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 52, 54).

Toutefois, ces dispositions diffèrent quant au degré de similitude requis. Alors que la protection prévue à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE est subordonnée à la constatation d’un degré de similitude entre les marques en cause tel qu’il existe un risque de confusion entre elles dans l’esprit du public pertinent, l’existence d’un tel risque n’est pas nécessaire pour la protection conférée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. En conséquence, les types de préjudice visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE peuvent résulter d’un degré de similitude moindre entre les marques en cause, pourvu qu’il soit suffisant pour que le public pertinent établisse un rapprochement entre ces marques, c’est-à-dire qu’il établisse un lien entre elles. S’il existe une certaine similitude, même faible, entre les marques, une appréciation globale doit être effectuée afin de déterminer si, nonobstant le faible degré de similitude, d’autres facteurs pertinents permettent d’établir un lien entre les marques (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53, 66 ; 20/11/2014, C-581/13 P & C-582/13 P, Golden balls, EU:C:2014:2387, § 72, 73).

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L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marque antérieure est une marque figurative composée du seul mot « TOTTO » écrit en lettres capitales grasses légèrement inclinées vers la droite et placé sous un élément figuratif dépourvu de signification. L’élément verbal n’a pas de signification par rapport aux produits en cause et est donc distinctif. L’élément figuratif est également considéré comme distinctif.

Le signe contesté est une marque figurative composée des mots « Watoto arts » placés sur deux lignes sur un fond orange. Le mot « WATOTO » n’a pas de signification pour le public pertinent et possède un caractère distinctif normal. Le mot « ARTS » est susceptible d’être compris par une partie significative du public pertinent car il est assez similaire aux mots nationaux équivalents arte, artes. Cet élément est faible pour les produits pertinents. En particulier, il peut être perçu comme indiquant que les vêtements sont artistiques, présentent un design créatif ou font partie d’une tendance de mode connue sous le nom d'« art portable ». En ce qui concerne les produits de la classe 28, cet élément peut être perçu comme se référant potentiellement à leur destination, c’est-à-dire pour des jeux créatifs et artistiques ou pourrait être perçu comme se référant au design esthétique des poupées elles-mêmes. Les aspects graphiques du signe contesté ont un caractère décoratif.

Lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en cause par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).

Les marques ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que les autres éléments.

Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la séquence de lettres « T-O-T-*O ». Cependant, ils diffèrent par la deuxième lettre « T » de la marque antérieure, et par les lettres « W-A » et le mot « ARTS » (qui est faible). Les signes diffèrent par leurs aspects figuratifs qui ont un impact moindre ou sont décoratifs. Par conséquent, les signes présentent une faible similitude visuelle.

Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « TOT- ». Il convient de reconnaître que la présence de la double lettre « T » n’aura pas d’impact phonétique matériel car cette séquence sera prononcée comme une seule consonne « T ». La prononciation diffère par le son des lettres « W-A » du signe contesté.

En ce qui concerne le mot ARTS, compte tenu de sa position secondaire au sein du signe et de son caractère faible, il est peu probable qu’il soit prononcé. La jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44 ; 30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55 ; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR- KO, EU:T:2013:56, § 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire aux éléments auxquels ils trouvent le plus facile de se référer

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et rappelons (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56).

Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude moyen.

Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive le sens de l’élément ARTS dans le signe contesté signe contesté, la marque antérieure n’a pas de signification dans ce territoire. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification faible.

Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires sous au moins un aspect de la comparaison, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.

c) Le « lien » entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, EUTMR, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais cela reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après que tous les facteurs pertinents pour le cas particulier ont été évalués.

Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un « lien » comprennent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):

le degré de similitude entre les signes ;

la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissimilitude entre ces produits ou services, et le public pertinent ;

la force de la renommée de la marque antérieure ;

le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage ;

l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères. Il existe un lien entre les portefeuilles (pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée) et les Layettes [vêtements] ; les vêtements en raison de leurs fonctions complémentaires, notamment dans le contexte des voyages et de l’équipement personnel. Les portefeuilles et

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les vêtements sont des éléments fondamentaux de la tenue quotidienne et des effets personnels d’une personne. Ils sont souvent vendus par les mêmes canaux et commercialisés dans le cadre d’une esthétique coordonnée. Un consommateur achetant des vêtements d’une marque de mode particulière ne serait pas surpris de voir des portefeuilles et d’autres petits articles de maroquinerie proposés par la même marque, car ils font partie d’un style personnel cohérent. Il est courant pour les marques de mode et de luxe de vendre des vêtements, des valises, des portefeuilles, et même des jouets de marque ou des accessoires de poupées dans le même magasin ou dans une section dédiée d’un grand magasin. Cette co-localisation renforce la perception du consommateur selon laquelle ces produits proviennent de la même entreprise ou d’une entreprise économiquement liée. De nombreuses entreprises construisent un « style de vie » autour de leur marque qui transcende les catégories de produits spécifiques. Une marque jouissant d’une réputation dans les articles de maroquinerie tels que les valises et les portefeuilles étend souvent cette réputation aux vêtements et autres accessoires. Cette stratégie amène les consommateurs à s’attendre à associer une large gamme de produits à cette identité de marque unique. Les layettes sont souvent achetées comme cadeaux de grande valeur pour des événements tels que les fêtes prénatales. Une marque jouissant d’une forte réputation en matière de qualité, de luxe et de style pour les articles pour adultes tels que les valises et les portefeuilles est une source très recherchée pour de tels cadeaux. Le consommateur établit le lien parce que la notoriété et l’image de qualité de la marque sont transférables. De même que la marque « Barbie » était associée à une « image de qualité » et à un « mode de vie » qui s’étendait à ses divers accessoires, une marque de voyage de luxe peut étendre son image de « mode de vie » à l’expérience de la parentalité, faisant d’une layette une extension naturelle de la marque. Les produits contestés de la classe 28 (poupées et leurs accessoires) peuvent être une extension naturelle d’une marque de mode ou de style de vie, en particulier une marque jouissant d’une réputation. Le mode de jeu des poupées mannequins implique souvent l’émulation de la vie et du style des adultes. Une marque jouissant d’une réputation dans les accessoires de mode pour adultes tels que les valises et les portefeuilles pourrait tirer parti de ce mode de jeu. Les consommateurs établiraient facilement un lien si cette marque proposait des versions miniatures et de marque de ses valises, portefeuilles ou vêtements emblématiques pour poupées. Il s’agit d’une pratique marketing bien établie pour les marques de luxe. Bien que non vendus physiquement comme un ensemble, ces produits sont souvent perçus par les consommateurs comme faisant partie d’un « ensemble » ou d’une collection conceptuelle d’une seule marque. Les offres d’une marque en matière de valises, de vêtements et de portefeuilles sont toutes destinées à exercer l'« activité spécifique » du voyage ou de la création d’un look personnel. Les poupées et leurs accessoires peuvent être considérés comme répondant au « besoin particulier » du jeu lié à la marque.

Par conséquent, en prenant en considération et en pondérant tous les facteurs pertinents de la présente affaire, il convient de conclure que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents en Espagne seront susceptibles de l’associer au signe antérieur, c’est-à-dire d’établir un « lien » mental entre les signes. Toutefois, bien qu’un « lien » entre les signes soit une condition nécessaire pour évaluer plus avant si un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire, l’existence d’un tel lien n’est pas suffisante, en soi, pour conclure qu’il peut y avoir l’une des formes de préjudice visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE (26/09/2012, T-301/09, CITIGATE / CITICORP et al., EU:T:2012:473, point 96).

d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE lorsque l’une des situations suivantes se présente :

il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ;

il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure ;

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il est porté atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure.

Bien que l’atteinte ou l’avantage indu puisse n’être que potentiel dans le cadre d’une procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer un préjudice actuel et réel à sa marque, il doit « apporter des éléments de preuve prima facie d’un risque futur, non hypothétique, de tirer indûment profit ou de porter atteinte » (6 juillet 2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE/RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY e.a., EU:T:2012:348, point 53).

Il s’ensuit que l’opposant doit établir que l’atteinte ou l’avantage indu est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans le cours normal des choses. À cette fin, l’opposant devrait produire des preuves, ou du moins présenter une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait l’atteinte ou l’avantage indu et comment il se produirait, ce qui pourrait conduire à la conclusion prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans le cours normal des choses.

L’opposant fait valoir ce qui suit :

… l’usage du signe contesté pour les produits demandés peut être perçu par le public pertinent comme une extension naturelle de marque ou une sous-marque de la marque renommée TOTTO, ce qui entraînera un transfert immédiat de l’attractivité et du prestige de la marque TOTTO aux produits commercialisés sous le signe « WATOTO ». Le demandeur tirera donc indûment profit de l’attractivité et du prestige de la marque antérieure TOTTO, et – en exploitant sa réputation – il profitera indûment des investissements économiques et commerciaux réalisés par l’opposant au cours des dernières années pour promouvoir, positionner et construire la notoriété de sa marque.

… L’Office devrait prendre en considération que l’usage actuel et futur du signe contesté pour des produits qui, comme indiqué ci-dessus, sont extrêmement liés aux produits et à l’activité de l’opposant peut déclencher d’autres actes, tels que l’utilisation du terme TOTTO par d’autres opérateurs dans les mêmes secteurs ou dans d’autres, conduisant à une dilution par brouillage de la marque TOTTO, portant, par conséquent, atteinte au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure. À la lumière de ce qui précède, il peut être conclu que l’usage de la marque demandée tirera indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures et portera atteinte au caractère distinctif et à la renommée des marques antérieures.

En d’autres termes, l’opposant fait valoir que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et porterait atteinte au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.

Avantage indu (parasitisme)
L’avantage indu, dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, couvre les cas où il y a une exploitation claire et un « parasitisme » d’une marque célèbre ou d’une

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tenter de tirer indûment parti de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, avec pour conséquence que la commercialisation de ces produits et services soit facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 48 ; 22/03/2007, T-215/03, VIPS / VIPS, EU:T:2007:93, § 40).

Le titulaire de la marque antérieure fonde sa demande sur les arguments susmentionnés.

Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d’un degré de renommée moyen auprès du public pertinent sur le territoire espagnol.

Comme indiqué ci-dessus, il existe des ressemblances indéniables entre les signes aux niveaux visuel et phonétique. Lorsqu’ils sont utilisés dans le même secteur de marché, à savoir celui de la mode, la Chambre de recours estime qu’il est probable qu’une association sera créée entre les marques. En effet, il existe actuellement une tendance pour les marques présentes sur le marché de la mode à évoluer de leur cœur de métier, axé sur les vêtements et les chaussures, vers d’autres segments de mode adjacents. Pour cette raison, il ne peut être exclu que le signe contesté puisse évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent, notamment parce que les produits couverts par les marques en cause sont destinés, entre autres, au grand public (11/04/2019, T-655/17, Zara Tanzania Adventures, EU:T:2019:241, § 49, 51 ; 10/02/2021, R 721/2020-5, UTIQUE (fig.) / Uterqüe et al., § 62 ; 12/10/2023, R 0397/2023-2, PANAMA JACK / Panama Jack (fig.) et al., § 61).

L’usage et l’enregistrement de la marque du demandeur tireraient donc indûment parti, sans juste motif, des investissements réalisés par l’opposant en s’appuyant sur la réputation qu’il a bâtie pour sa marque antérieure au fil des ans. Cela signifie que le signe contesté peut effectivement tirer profit de l’attractivité et de la valeur conférées à la marque antérieure, qui ont été obtenues par l’opposant grâce à des efforts de marketing conscients, persistants et coûteux et à une présence à long terme sur le marché espagnol. Ce transfert d’image et de pouvoir d’attraction peut entraîner une augmentation indue des ventes du demandeur, exploitant ainsi l’investissement réalisé par l’opposant sans compensation. Par conséquent, la Chambre de recours estime qu’il est hautement probable que le demandeur puisse, intentionnellement ou non, influencer le choix du consommateur en optant pour les services de vente au détail pour lesquels l’existence du lien a été établie. Ce choix particulier peut être manipulé et particulièrement encouragé par l’éventail de qualités positives et d’associations (par exemple, une image de luxe, de qualité et de fiabilité) que la marque antérieure peut évoquer dans l’esprit des consommateurs en raison de campagnes promotionnelles intenses, d’avis clients positifs, d’une présence dans les médias, d’activités de parrainage et d’une expérience personnelle.

Sur la base de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée est susceptible de tirer indûment parti du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure dans la perception du public pertinent en Espagne.

Dans le contexte de ces constatations, il n’est pas nécessaire que la division d’opposition examine les autres types de préjudice énumérés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, car il suffit de constater qu’il est prévisible qu’un type de préjudice se produise.

f) Conclusion

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Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est bien fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y afférent.

La division d’opposition
Erkki MÜNTER Francesca CANGERI Monika CISZEWSKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.