EUIPO, 20 octobre 2020, R 0351/2020‑4, Hamilton

EUIPO 20 octobre 2020

Arguments

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Rejeté
Mauvaise foi lors du dépôt de la marque
La cour a estimé que la bonne foi du titulaire de la marque est présumée jusqu'à preuve du contraire, et que la demanderesse n'a pas prouvé la mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée.
Rejeté
Violation de l'ordre public
La cour a jugé que la demanderesse n'a pas fourni de preuves suffisantes pour soutenir ses allégations de violation de l'ordre public.

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 20 oct. 2020, n° R0351/2020-4
Numéro(s) :	R0351/2020-4
Textes appliqués :	Article 7(1)(f) EUTMR, Article 18(1) EUTMR, Article 59(1)(a) EUTMR, Article 59(1)(b) EUTMR, Article 95(1) EUTMR, Article 109(1) EUTMR, Article 109(7) EUTMR, Article 18(1)(c)(ii) EUTMIR, Article 18(1)(c)(iii) EUTMIR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	Décision confirmée
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Texte intégral

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LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 20 octobre 2020
Dans l’affaire R 351/2020-4
44IP Limited BOURSE, 140 avenue du travail
NXR9021 Naxxar
Malte Demanderesse en nullité/requérante
représentée par Beck Greener LLP, Fulwood House, 12 Fulwood Place, Londres WC1V 6HR (Royaume-Uni)
contre
Hamilton International AG Mattenstrasse 149
2503 Bienne/Bienne
Suisse Titulaire de la MUE/Défenderesse au recours
représentée par Despacho González-Bueno, S.L.P., Calle Velázquez 19, 2° dcha., 28001 Madrid, Espagne
Recours concernant la procédure d’annulation no 17 968 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 496 013)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), E. Fink (membre) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
20/10/2020, R 351/2020-4, HAMILTON

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25/11/2014 et enregistrée le 05/05/2015, Hamilton International AG (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a obtenu l’enregistrement de la marque verbale
HAMILTON
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:

Classe 9 — Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques; disques acoustiques; disques compacts; DVD et autres supports d’enregistrement numériques; dispositifs de conversion de fichiers sonores comprimés (MP3); machines à calculer et équipement pour le traitement de l’information; les logiciels, logiciels de jeux informatiques pour dispositifs mobiles; lecteurs de musique informatiques et numériques; logiciels de jeux électroniques pour téléphones mobiles, ordinateurs et lecteurs de musique numérique; ordinateurs; ordinateurs portables; plateaux; ordinateurs portables; ordinateurs personnels; ordinateurs portables pour le tablette, les tablettes électroniques; radios mobiles; téléphones mobiles; ordinateurs portables; appareils de télécommunications mobiles et terminaux; appareils de données mobiles et récepteurs de données mobiles; téléphones portables portables; lecteurs de musique numériques; téléphones portables et téléphones mobiles plus intelligents à large fonctionnalité (smartphones); appareils et instruments de télécommunications; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, y compris les téléphones portables et les téléphones mobiles présentant des caractéristiques étendues avancées (smartphones); téléphones intelligents (smartphones) en forme de montre; dispositifs électroniques portables pour l’accès à l’internet et la transmission, la réception, l’enregistrement et le stockage de messages courts, courriels, appels téléphoniques, télécopies, images, sons, musique, texte et autres données numériques, et vidéoconférences; dispositifs électroniques portables pour la réception, le stockage et la transmission sans fil de données ou de messages; dispositifs électroniques portables pour suivre et organiser des informations à caractère personnel. dispositifs électroniques portables pour la recherche universelle [GPS] et affichage de cartes et d’informations de navigation; dispositifs électroniques portables pour la détection, le stockage, le suivi, le contrôle et la transmission des données relatives à l’activité de l’utilisateur, à savoir la position, l’itinéraire, la distance, le rythme cardiaque; housses pour ordinateurs, téléphones portables et ordinateurs portables; appareils et instruments optiques, y compris les lunettes, lunettes de soleil, objectifs, montures, étuis de lunettes de soleil et de magnisie; batteries pour ordinateurs et équipements électroniques; piles et batteries pour montres et instruments chronologiques.
Classe 14 — Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe, à savoir, figurines, trophées; articles de bijouterie à savoir anneaux, boucles d’oreilles, boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles à cravates, bijoux à bijoux, étuis; pierres précieuses; pierres fines (pierres gemmes); horlogerie et instruments chronométriques, à savoir montres, montres communiquant des données à des smartphones, bracelets de montres communiquant des données à des smartphones, chronographes, horloges, bracelets de montres, horloges, réveille-matin, pièces et accessoires des produits précités, à savoir aiguilles, cache-crayons, barils, boîtiers de montres, bracelets de montres, cadrans, clockworks, chaînes de montres, mouvements de montres, ressorts de montres, étuis pour montres.
2 Le 29/11/2017, 44IP Limited (ci-après «la demanderesse en nullité») a introduit une demande en nullité contre l’ensemble des produits de la MUE aux motifs énoncés à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, à la mauvaise foi et à

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l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, contrairement à l’ordre public. La demande en nullité était accompagnée d’une impression d’eSearch, des captures d’écran de (i) la marque contestée (annexe 1) et ii) de la marque verbale antérieure de l’Union européenne no 103 200 «Hamilton» de la titulaire de la marque de l’Union européenne (annexe 2; Ci-après l’ «enregistrement antérieur») et une impression du site internet http://www.hamiltonwatch.com/ présentant des montres «Hamilton» (annexe 3).
3 La demanderesse en nullité a expliqué qu’elle détient les droits de propriété intellectuelle liés à la course automobile Lewis Hamilton et a déposé la demande de marque de l’ Union européenne no 14 365 837 «LEWIS Hamilton» pour des produits et services compris dans les classes 14 et 35, qui font l’objet de la procédure d’opposition engagée par la titulaire de la MUE sur le fondement de la marque contestée. Elle a essentiellement fait valoir que la titulaire de la marque de l’Union européenne est également la titulaire de la marque de l’Union européenne no 103 200 enregistrée le 05/06/1998 (ci-après l’ «enregistrement antérieur») pour la marque verbale «Hamilton» enregistrée pour des produits compris dans la classe 14, qui, d’après la demanderesse en nullité, couvre une plus grande partie de la marque contestée dans la classe 14. L’enregistrement de la marque contestée constituait une tentative d’ «étendre la période de grâce pour le non-usage» de l’enregistrement antérieur pour les produits désignés par la marque contestée et constituait dès lors une mauvaise foi déposée et empêchant une concurrence loyale. La demanderesse en nullité a admis que la titulaire de la
MUE avait utilisé la marque contestée «en ce qui concerne les montres poignets dans la classe 14», comme il ressort du site web de la titulaire de la MUE (annexe 3). En outre, elle a rappelé qu’une demande de déchéance pour non-usage avait été introduite contre l’enregistrement antérieur. À titre alternatif, la demanderesse en nullité a invoqué le motif de nullité visé à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, étant donné que le signe contesté a été enregistré en violation de l’ordre public et qu’un tel enregistrement «empêche indûment une concurrence loyale et la libre circulation des marchandises’ dans l’UE.

4 Le 11/04/2018, la titulaire de la marque de l’Union européenne a avancé les arguments de la demanderesse en nullité et a conclu qu’il n’y avait pas de mauvaise foi au moment du dépôt de la marque contestée dans la mesure où l’enregistrement antérieur avait fait l’objet d’un usage sérieux, étant donné qu’il résulte des preuves produites. La liste des produits compris dans la classe 14 de la marque contestée a été mise à jour en raison i) du développement technologique dans le domaine horloger, tels que les montres intelligentes et ii) du prononcé de l’arrêt «IP Translator», les indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice ne sont plus recommandables, étant donné que les termes doivent être interprétés littéralement. En tout état de cause, la liste des produits de la marque contestée n’est pas identique à celle des produits de l’enregistrement antérieur. Concernant la procédure de déchéance no 17 967 C introduite par la demanderesse en nullité contre l’enregistrement antérieur au titre de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne a produit, le 11/04/2018, des preuves de l’usage sérieux de cette marque, qui comprend une liste de magasins vendant des produits «Hamilton», des catalogues

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et des factures. Le titulaire de la marque de l’Union européenne a notamment déposé les preuves suivantes:

Annexe Brève description
Un témoignage de M. S. D., PDG de la titulaire de la MUE, du 06/04/2018 en anglais et en français, indiquant que «Hamilton» a été établi aux États- Annexe 1 Unis en 1892 et qu’il est notoire pour ses montres vendues dans l’UE depuis au moins les années 1950. Des coupures de presse d’Allemagne, d’Espagne, de France, d’Italie et du Royaume-Uni datant de la période 2012-2017 montrant des montres portant
Annexe 2 le signe affiché comme «Hamilton»,
ou
Annexe 3 Une photographie d’un bracelet portant le signe «Hamilton»: Annexe 4 Une liste de 12 factures datées de 2012 à 2014 (annexe 5);
12 factures portant des dates comprises entre 2012 et 2014, portant le signe «HAMILTON» dans la partie supérieure, facturant certaines pièces en Annexe 5 rapport avec des produits de montres «HAMILTON» et des bijoux pour la clientèle en Suisse, le Koweït, Singapour et la Fédération de Russie
5 Le 09/10/2018, la demanderesse en nullité a fait référence à la demande de décision préjudicielle pendante devant la Cour dans l’affaire C-371/18, Skykick, pertinente pour l’issue de la présente procédure. Elle a également procédé à une ventilation des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée et sont identiques aux produits désignés par l’enregistrement antérieur (annexe 4). Pour ce qui est de la mauvaise foi, selon la demanderesse en nullité, il devrait être reconnu au titulaire de la marque de l’Union européenne «qu’il démontre ses intentions en y apportant des éléments de preuve appropriés». Les preuves de l’usage fournies par la titulaire de la marque de l’Union européenne démontrent tout au plus l’usage de la marque pour des montres de poche dans la classe 14.» La requérante conteste l’allégation de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon laquelle la marque contestée est liée à la mise à jour du portefeuille de produits aux fins de la protection de nouvelles innovations, telles que les montres intelligentes; toutefois, rien n’indique que la titulaire de la marque de l’Union européenne tente d’étendre ses activités dans ce domaine. Elle a conclu que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’avait pas l’intention d’utiliser la marque contestée pour les produits enregistrés, à l’exception des montres poigles. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’avait aucunement justifié l’obtention de l’enregistrement contesté, ce qui est directement contraire au public et à l’intérêt général. La demanderesse en nullité a produit les preuves suivantes:

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Annexe Brève description
Annexe 4 Une comparaison de la liste des produits de la marque contestée compris dans la classe 14 et de l’enregistrement antérieur de la titulaire de la marque de l’Union européenne; Annexe 5 Un arrêt de la Haute Cour de justice anglaise du 06/02/2018, affaire no HC- 2016-001587 concernant la référence à la Cour de justice de l’UE en ce qui concerne le litige entre (1) SKY PLC, (2) SKY INTERNATIONAL AG, (3) SKY UK LIMITED et (1) Skykick UK LIMITED, (2) Skykick inc
6 Le 08/02/2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne a répondu qu’il n’y avait aucune raison de suspendre la procédure en ce qui concerne l’affaire Skykick. La titulaire de la marque de l’Union européenne a l’intention d’utiliser la marque pour tous les produits enregistrés pour l’avenir. La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les preuves supplémentaires suivantes à l’usage sérieux de la marque contestée:

Annexe Brève description
Annexe 1 Une liste de magasins vendant les produits «Hamilton»
Annexe 2 Plusieurs factures, portant le signe «Hamilton» en haut, facturant quelques articles en rapport avec des produits de horlogerie «Hamilton» et des bijoux en Allemagne, en France, en Italie et au Royaume-Uni de 2013 à 2017
7 Par décision du 12/12/2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité et a condamné la demanderesse en nullité aux dépens.

8 La division d’annulation a suivi, en substance, le raisonnement suivant:

La demande de suspension de la procédure concernant l’affaire C-371/18, Skykick, est rejetée parce que les questions en cause sont différentes du cas d’espèce.

La marque contestée et l’enregistrement antérieur de la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les mêmes marques verbales «Hamilton». La division d’annulation a analysé les termes des deux listes de produits et services et a estimé que, compte tenu des termes spécifiques utilisés dans la liste des produits de la marque contestée, reflétant l’innovation technologique sur le marché par rapport à la date de dépôt de l’enregistrement antérieur, la marque contestée ne saurait être considérée comme une simple demande réitérée faite de mauvaise foi dans le seul but d’éviter les conséquences de la déchéance de l’enregistrement antérieur.

La procédure en l’espèce n’évoque pas la déchéance pour non-usage; le titulaire de la marque de l’Union européenne n’incombe pas à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver qu’il a utilisé la marque contestée ou l’enregistrement antérieur pour l’un quelconque des produits enregistrés. Néanmoins, la titulaire de la marque de l’Union européenne a apporté des

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preuves de l’usage de la marque contestée. Cependant, il appartient à la demanderesse en nullité de prouver qu’une demande d’enregistrement de la marque contestée a été déposée de mauvaise foi, la bonne foi de la titulaire de la marque de l’Union européenne étant présumée jusqu’à preuve du contraire.

La procédure en déchéance no 17 967 C en rapport avec l’enregistrement antérieur, introduite par la demanderesse en annulation, n’est pas pertinente aux fins de la présente procédure étant donné qu’elle portait sur une autre marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne et que ii) elle ne montre pas l’intention de la titulaire de la MUE lors du dépôt de la marque contestée.

En ce qui concerne les droits de PI du facteur de course «Lewis Hamilton», le fait que la marque contestée soit composée de l’élément «Hamilton» au simple nom de Lewis Hamilton ne saurait démontrer une intention malhonnête. Par ailleurs, un droit antérieur de dénomination n’est pas un droit qui pourrait constituer un motif au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE mais concerne l’article 60, paragraphe 2 du RMUE, qui n’a pas été invoqué par la demanderesse en nullité.

Le dépôt d’un acte d’opposition en tant que tel ne constitue pas un indicateur de l’éventuelle mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne.

La demanderesse en nullité n’a pas prouvé son allégation selon laquelle le titulaire de la marque de l’Union européenne avait fait preuve de mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.

En ce qui concerne le motif absolu de nullité fondé sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point f), du même règlement, le comportement revendiqué du titulaire de la marque de l’Union européenne en termes de concurrence déloyale et de violation de la libre circulation des marchandises au sein de l’Union n’ayant pas été prouvé par la demanderesse en nullité, il doit être rejeté.

9 Le 12/02/2020, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, puis a déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 18/05/2020. Elle a demandé à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans son intégralité.

10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:

La liste des produits compris dans la classe 14 de la marque contestée a été interprétée à tort comme étant suffisamment différente de celle des produits de l’enregistrement antérieur. Les termes «pierres semi-précieuses» de la marque contestée n’étaient pas inclus dans la liste des produits couverts par l’enregistrement antérieur. L’inclusion d’un nouveau terme ne permet pas

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d’exclure qu’un dépôt réitéré de la marque contestée ait été effectué de mauvaise foi afin d’étendre artificiellement le délai de grâce.

Les allégations de bonne foi avancées par la titulaire de la marque de l’Union européenne étaient tout à fait non étayées et incohérentes avec les éléments de preuve produits. En particulier, les projets allégués d’expansion dans tous les nouveaux produits énumérés dans la marque contestée seraient «irréalistes d’un point de vue commercial». Il existe une contradiction manifeste entre i) l’affirmation de la titulaire de la marque de l’UE concernant l’évolution récente de nouveaux montres intelligentes, d’une part, et ii) les déclarations du directeur général de la titulaire de la marque de l’Union européenne concernant la stratégie fondée sur les montres traditionnelles (voir annexe 1 du mémoire exposant les motifs du recours et annexe 1 du mémoire exposant les motifs du recours du titulaire de la marque de l’Union européenne du 11/04/2018, voir paragraphe 4 ci-dessus). La demanderesse en nullité aurait dû avoir l’occasion de présenter les éléments de preuve supplémentaires en réponse aux observations de la titulaire de la marque de l’Union européenne, en particulier à l’absence de motivation de la titulaire de la marque de l’Union européenne à utiliser la marque contestée pour des produits autres que des montres mécaniques. La charge de la preuve relative à ces intentions sera déplacée à l’égard de la titulaire de la marque de l’Union européenne.

Le fait que l’enregistrement antérieur n’ait jamais été utilisé pour certaines catégories de produits indique fortement un motif malhonnête du titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt de la marque contestée et est contraire à la logique commerciale étant donné que la protection des produits autres que des montres mécaniques n’est pas nécessaire pour la titulaire de la marque de l’Union européenne;

La division d’annulation n’a pas tenu compte des procédures en déchéance correspondantes concernant l’enregistrement antérieur et avait dû suspendre la procédure en cours;

Les conséquences de l’arrêt attendu de la Cour dans l’affaire C-371/18, Skykick, n’ont pas été prises en considération et la procédure a dû être suspendue en ce qui concerne la troisième et quatrième question citées.
Tout en examinant la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne, il convient de tenir compte des indications supplémentaires suivantes:

(i) Aux États-Unis, le 24/11/2014, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé une demande de marque no 86 463 505 pour le même signe et essentiellement les mêmes produits que ceux compris dans les classes 9 et 14. Cependant, dans la mesure où il devait prouver l’usage, les produits ont été découpés en une demande distincte et la demande initiale comprend tous les produits de la classe 9 et les produits de la classe 14 que leurs parties. Enfin, la demande initiale a été abandonnée le 11/07/2019;

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(ii) En 2012, la titulaire de la marque de l’Union européenne avait déposé une opposition fondée sur l’enregistrement antérieur contre la demande britannique d’un joaillier écossais pour la marque «Hamilton & inches», affaire no O-090-17. L’opposition était initialement fondée sur plusieurs articles de la marque antérieure compris dans la classe 14. toutefois, après que la demanderesse a présenté une demande de preuve de l’usage, l’opposante a limité la base de l’opposition aux seuls «montres».

11 Le 20/07/2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté ses observations en réponse. Elle a pleinement soutenu les conclusions de la décision attaquée. Elle a souligné i) les différences entre les listes des produits de la marque contestée et l’enregistrement antérieur et ii) le fait que la charge de la preuve en l’espèce incombe à la demanderesse en nullité qui n’avait produit aucune preuve de l’intention commerciale de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Elle a fait valoir que la titulaire de la MUE avait non seulement invoqué l’usage de la marque contestée ainsi que l’enregistrement antérieur pour les produits pour lesquels elle était enregistrée. Dès lors, la prétendue mauvaise foi de la titulaire de la marque de l’Union européenne qui consiste à éviter les conséquences du non-usage n’était pas applicable en l’espèce.

Motifs

12 Le recours n’est pas fondé.

Article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE

13 Il est constant que la charge de la preuve pour établir l’existence d’une mauvaise fois incombe à la demanderesse en nullité (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 57). Il est couramment dit que la bonne foi est présumée jusqu’à preuve contraire ( 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR, EU:T:2019:357, § 34) mais ce qu’il est en fait signifie qu’un demandeur d’une marque de l’Union européenne n’est pas tenu de fournir des motifs légitimes aux fins du dépôt de sa demande ni de justifier ses actes ou ses omissions. La demanderesse en nullité doit prouver l’existence de la mauvaise foi dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt de la marque de l’Union européenne; à titre d’exemple, le titulaire de la marque de l’Union européenne a fait enregistrer le signe sans intention de l’utiliser, mais dans le seul objectif d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché (Pelikan, § 48, 56 et 57).

14 Pour ce motif, il convient déjà de rejeter tous les motifs de recours fondés sur une prétendue obligation, pour le titulaire de la marque de l’Union européenne, de démontrer l’usage ou l’intention d’utiliser la liste des produits et services et d’expliquer pourquoi le libellé des produits et services diffère de celui figurant dans l’enregistrement antérieur. Il n’appartient pas à la demanderesse en nullité d’intervenir dans la stratégie de commercialisation de la titulaire de la marque de l’Union européenne concernant l’usage réel ou prévu de la marque.

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15 Il peut être considéré que la mauvaise foi correspond à «une pratique malhonnête ne répondant pas aux critères d’un comportement commercial acceptable». La condition exigeant que l’usage de la marque soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale doit être considérée comme constituant en substance l’expression d’une obligation de loyauté à l’égard des intérêts légitimes des titulaires de marques (07/01/2004, C-100/02, Gerri, EU:C:2004:11, § 24).

16 L’argument principal de la demanderesse en nullité était fondé sur l’affirmation selon laquelle l’enregistrement de la marque contestée constituait une tentative d’ «étendre la période de grâce pour le non-usage» de l’enregistrement antérieur pour les produits désignés par la marque contestée de sorte qu’elle avait été déposée de mauvaise foi et qu’elle a entravé une concurrence loyale.

17 Par ailleurs, la Cour de justice (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53) a jugé qu’aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), RMUE, tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce doivent être pris en considération, en particulier:

– premièrement, le fait que le demandeur sait ou devrait savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé;

– deuxièmement, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, ainsi que
– troisièmement, le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé.

18 Il ressort de la formulation utilisée dans cet arrêt que les trois facteurs énumérés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur de marque au moment du dépôt de la demande (dans le même sens: 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 20; 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 26; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 22).

19 En l’espèce, aucun des facteurs soulevés par le demandeur en nullité, pris seuls ou en combinaison, prouve que tel était le cas.

20 Avant toute chose, la chambre de recours fait observer que la demande en nullité n’est pas fondée sur l’absence d’usage sérieux conformément à l’article 58, paragraphe 1, du RMUE, comme l’a correctement observé la division d’annulation. L’examen de la demande en nullité doit se limiter aux motifs de nullité sollicités de manière recevable dans la demande en nullité. Conformément à l’article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, dans les procédures en nullité conformément à l’article 59 du RMUE, l’Office limite son examen aux seuls motifs et arguments soumis par les parties. Dès lors, la division d’annulation

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n’était pas tenue d’examiner d’autres moyens de nullité qui n’ont pas été invoqués par la demanderesse en nullité (08/05/2017, R 879/2016-4, Device of a SNOWMAN, § 15, 16; 25/11/2015, T-223/14, VENT REPORTER, EU:T:2015:879, § 57; 13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28). Une fois la demande en nullité déposée, les droits antérieurs sur lesquels la demande est fondée et les produits et services visés par la demande ne peuvent être étendus. Une telle extension peut encore être admise en raison du fait que la pendendance de la procédure d’annulation fait obstacle à une procédure parallèle devant un tribunal des marques de l’UE et donne lieu à des décisions rendues par autorité de chose jugée, conformément à l’article 128, paragraphe 2, et (4) du RMUE.

21 La date de dépôt de la marque contestée, à savoir 25/11/2014, est la date pertinente aux fins d’apprécier la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne.

22 En ce qui concerne l’enregistrement antérieur, la marque de l’Union européenne no 103 200 désignant la marque verbale «Hamilton», invoquée par la demanderesse en nullité en tant que fondement d’un éventuel abus du délai de grâce, elle a été déposée le 01/04/1996, enregistrée le 05/06/1998 et renouvelée jusqu’au 01/04/2026. Le 29/11/2017, la demanderesse en nullité a entrepris la procédure de déchéance no 17 967 C contre cette marque pour défaut d’usage (article 58, paragraphe 1, point a) du RMUE).

23 La chambre de recours a examiné le statut réel de la procédure en déchéance et a conclu que la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves importantes de l’usage de cet enregistrement antérieur les 12/04/2018, 13/04/2018 et 12/02/2019. Le 06/08/2020, le titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté ses observations en réponse le 25/08/2020 au demandeur en nullité et aucune réponse supplémentaire n’a été demandée. La décision sur le fond n’a pas encore été rendue et l’enregistrement antérieur est inscrit au registre et est valide.

24 En substance, la demanderesse en nullité a explicitement et à plusieurs reprises admis que l’enregistrement antérieur ainsi que la marque contestée étaient utilisés par la titulaire de la marque de l’Union européenne, en particulier:

Dans la demande en nullité, la demanderesse en nullité a affirmé que la titulaire de la MUE utilisait la marque contestée «en ce qui concerne les montres de poche de la classe 14» en faisant référence expresse au site web de la titulaire de la MUE (annexe 3);

Dans ses observations du 09/10/2018, elle a indiqué que les preuves de l’usage fournies par la titulaire de la marque de l’Union européenne «démontrent tout au plus usage de la marque pour des montres de poignets dans la classe 14»;

Dans le mémoire exposant les motifs du recours, elle a déclaré ce qui suit: «Il semble incroyable qu’une entreprise qui n’a vendu que des montres potagères depuis 1892, changerait radicalement ses plans le 25 novembre 2014 (…)».

25 En outre, dans la présente procédure, la titulaire de la marque de l’Union européenne a fourni de nombreuses preuves du fait que la marque «Hamilton» a

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fait l’objet d’un usage sérieux par la titulaire de la marque de l’Union européenne pour des montres.

26 L’article 18 du RMUE définit les exigences fondamentales relatives à l’obligation pour le titulaire de la marque de l’Union européenne de placer la marque de l’Union européenne dans son obligation d’utiliser la marque de l’Union européenne dans un délai de cinq ans à compter de la date d’enregistrement. La durée de cinq ans raisonnable pour le dépôt d’un délai raisonnable pour préparer et ensuite lancer une gamme de produits ou de services sous une marque déterminée, sans craindre, pour le moment, si les critères d’un usage sérieux énoncés dans le RMUE sont remplis (13/02/2014, R 1260/2013-2, KABELPLUS/CANAL PLUS et al., § 18). Le titulaire de la marque de l’Union européenne n’est pas tenu d’indiquer, ni même de connaître la date de dépôt de sa demande d’enregistrement d’une marque ou d’examen de cette demande, l’utilisation qu’il fera de la marque demandée et l’intéressé (e) possède un délai de cinq ans pour le lancement d’une utilisation effective et conformément à la fonction essentielle de cette marque (29/01/2020, C-371/18, Skykick, EU:C:2020:45, § 76).

27 En l’espèce, la marque contestée et l’enregistrement antérieur ont fait l’objet d’un usage sérieux, dès lors qu’ils ont été acceptés par la demanderesse en nullité. Par conséquent, l’allégation selon laquelle la marque contestée est un dépôt réitéré de l’enregistrement antérieur déposé dans le but de «prolonger» le délai de grâce pour lequel la marque doit être utilisée sérieusement n’a, d’emblée, aucune base factuelle. Il ne saurait y avoir de mauvaise foi pour défaut d’usage lorsqu’il y a utilisation; Aucune intention malhonnête basée sur le non-usage de la marque contestée n’existait de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne.

Arrêt Skykick (C-371/18)

28 En ce qui concerne les arguments de la demanderesse en nullité concernant l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-371/18, Skykick, la chambre de recours fait remarquer que l’arrêt du Tribunal a été rendu le 29/01/2020.

29 Il s’ ensuit que tous les motifs de recours concernant l’éventuelle suspension de la présente procédure en raison de cette décision préjudicielle sont sans objet. Il n’est pas compréhensible la raison pour laquelle le mémoire exposant les motifs du recours déposé le 18/05/2020, après la décision, n’aborde pas ce point. En effet, toutes les théories sur lesquelles la demande en nullité et le présent recours ont été basés ont été écartés par le Tribunal.

30 Sur le fond, la Cour a considéré que «le manque de clarté et de précision des termes utilisés pour désigner les produits ou les services visés par l’enregistrement d’une marque nationale ou d’une marque de l’Union européenne ne peut être considéré comme un motif de nullité de la marque nationale ou de l’Union européenne concernée» (29/01/2020, C-371/18, Skykick, EU:C:2020:45,
§ 60). Cette conclusion ne fournit aucune assistance à la demanderesse en nullité,

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étant donné que la liste des produits de la marque contestée est suffisamment claire et précise.
31 En outre, la Cour a jugé que «conformément à sa signification usuelle dans le langage courant, la notion de «mauvaise foi» suppose l’existence d’un esprit ou d’une intention malhonnête, considération, aux fins de l’interprétation de ce concept, du contexte spécifique du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. […] Il est vrai que le demandeur d’une marque n’est pas tenu d’indiquer, ni même de connaître la date de dépôt de sa demande d’enregistrement d’une marque ou d’examen de cette demande, l’utilisation qu’il effectuera de la marque demandée et l’indication d’une période de cinq ans pour le début d’usage conforme à la fonction essentielle de cette marque. […] cependant, un constat d’une mauvaise foi ne peut être établi que s’il existe des indices objectifs, pertinents et concordants tendant à démontrer que, au moment du dépôt de la demande de marque, le demandeur avait pour intention soit de porter atteinte à des pratiques honnêtes, de faire obstacle à des intérêts de tiers, soit d’obtenir, sans même viser à un tiers particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque» (29/01/2020, C-371/18, Skykick, EU:C:2020:45, § 74, 76, 77).

32 Compte tenu de ces conclusions, il n’existe aucun mauvaise foi de la part de la titulaire de la MUE. Elle n’avait d’abord aucune obligation de démontrer l’usage qu’elle fera de la marque demandée au moment du dépôt de sa demande pour la marque contestée. Deuxièmement, aucun indice objectif pertinent et concordant sur l’existence d’une mauvaise foi n’a été prouvé par la demanderesse en nullité. En effet, la titulaire de la MUE démontre une activité économique significative dans le domaine horloger depuis 1892.

33 La chambre de recours n’a pas non plus considéré la finalité malhonnête ou spéculative de la titulaire de la marque de l’Union européenne dans la période suivant le dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée.

34 même si, après avoir rappelé tout ce qui précède, cela n’était même pas nécessaire, la titulaire de la marque de l’Union européenne a démontré un intérêt légitime à enregistrer la marque contestée et son intention de l’enregistrer relève d’une stratégie commerciale normale consistant à protéger les droits de propriété intellectuelle de la désignation «Hamilton».

35 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours note que l’argumentation de la demanderesse en nullité relative à la comparaison des produits de la marque contestée et de l’enregistrement antérieur est rejetée. La marque contestée ne couvre que deux classes. En tout état de cause, la mauvaise foi ne peut être constatée sur la base de la seule longueur entre la liste des produits et services de la demande d’enregistrement (07/06/2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011:253, § 88). Même une grande variété de produits et services demandés est une pratique plutôt courante d’entreprises cherchant à obtenir un enregistrement de marque de l’Union européenne. En principe, il est légitime qu’une entreprise demande l’enregistrement d’une marque non seulement pour les catégories de produits et de services qu’elle commercialise au moment du dépôt de la demande, mais

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également pour d’autres catégories de produits et services qu’elle entend commercialiser dans le futur (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 25).

36 Étant donné qu’il existe une logique commerciale au dépôt de la marque contestée et qu’il peut être supposé que le titulaire de la marque de l’Union européenne entendait utiliser le signe en tant que marque, il n’y a pas d’intention malhonnête de la part du titulaire de la marque de l’Union européenne;

37 Dans le même ordre d’idées, il ne revient pas à la demanderesse en nullité de commenter la stratégie marketing ou les décisions commerciales de la titulaire de la MUE, en particulier si elle décide de ne produire que des montres traditionnelles ou de mettre à jour son portefeuille de produits.

38 Bien entendu, le titulaire d’une marque de l’Union européenne, dûment enregistrée, est habilité à l’invoquer à l’encontre d’applications plus récentes de tiers, par exemple dans le cadre d’une procédure d’opposition introduite par la titulaire de la marque de l’Union européenne contre la demande de marque de l’Union européenne no 14 365 837 «LEWIS Hamilton» (voir 04/05/2011, R 1354/2010-1, yello, § 17). Il appartient à la titulaire de la MUE de décider de protéger ses droits sur une base de droits, y compris en ce qui concerne le dépôt d’une opposition et la défense des droits prévus par le RMUE.

39 De plus, l’argument relatif aux droits de PI du chauffeurs de courses «Lewis Hamilton» est rejeté.

40 Premièrement, la marque contestée consiste uniquement en un mot «Hamilton», et non «LEWIS Hamilton». Il s’agit d’un nom de famille plutôt courant dans les pays anglophones. Il n’existe aucun «droit naturel» pour personne à faire enregistrer son propre nom en tant que marque, lorsque cela porterait atteinte à des droits de tiers (25/03/2019, R 406/2018-4, ARRIGO CIPRIANI/CIPRIANI, § 63). L’article 14, paragraphe 1, point a) du RMUE contient une exception au droit exclusif du titulaire d’une MUE, mais cette disposition n’est applicable qu’en cas d’atteinte à une procédure d’infraction et non d’une procédure d’opposition ou de nullité.

41 D’autre part, un droit antérieur au nom n’est pas un droit qui pourrait servir de base aux motifs invoqués par la demanderesse en nullité, mais vise l’article 60, paragraphe 2 du RMUE, lequel n’avait pas été invoqué par la demanderesse en nullité (voir paragraphe 19 ci-dessus).
42 Troisièmement, même la demanderesse en nullité a explicitement admis que la marque contestée «Hamilton» était utilisée depuis 1892, c’est-à-dire avant même la date de naissance de «Lewis Hamilton» en tant que personne physique.

43 Quatrièmement, la demanderesse en nullité est une société appelée 44IP Limited et la référence à la personne physique Lewis Hamilton reste totalement infondée. Il n’est même pas expliqué pourquoi une société pourrait faire valoir les droits de la personnalité d’une personne physique.

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44 En ce qui concerne les enregistrements de marques antérieurs de la titulaire de la MUE aux États-Unis et les procédures d’opposition au Royaume-Uni, la chambre note qu’ils ne sont pas pertinents pour la résolution du présent litige, puisque le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national ( 23/10/2007, T- 405/04,Caipi, EU:T:2007:315, § 53; 17/07/2014, C-141/13, Walzer Taum, EU:C:2014:2089, § 36) et doit être apprécié sur la seule base de la réglementation de l’UE pertinente. En outre, elle n’a fourni aucune preuve pertinente confirmant les affirmations de la demanderesse en nullité.

Demande de produire des éléments de preuve supplémentaires en réponse aux observations de la titulaire de la marque de l’Union européenne

45 La demanderesse en nullité a eu l’occasion de présenter ses arguments et ses éléments de preuve trois fois. Cependant, i) elle n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de l’intention de la titulaire de la marque de l’Union européenne et ii) elle a eu la possibilité de répondre aux observations de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Par conséquent, ce motif de recours doit être rejeté.

Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE

46 L’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE interdit l’enregistrement des marques contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Une marque doit être considérée comme contraire à l’ordre public si elle isole ou opère une discrimination envers le public visé par les produits et services pertinents, ou si la marque opère une discrimination contre les particuliers ou les groupes de personnes.

47 Le libellé de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE est formulé de façon très large et permet une marge d’interprétation considérable. Pour une application judicieuse de cette disposition, le droit des sociétés de pouvoir utiliser librement des termes et des images dans les signes qu’elles souhaitent avoir enregistrés en tant que marques doit être mis en balance à l’encontre du droit du grand public de ne pas être confronté à des marques troublantes, offensantes, à insulte ou même menaçant. La demanderesse en nullité n’a pas affirmé en quoi la marque pourrait être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Le signe protégé n’est ni offensant ni insistant;

48 La demanderesse en nullité se contente de fonder son argumentation sur la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne et de la déclaration globale que le signe a été enregistré en violation de l’ordre public et comme l’enregistrement «impropre indûment entrave une concurrence loyale et la libre circulation des marchandises» au sein de l’Union européenne, sans fournir d’autres éléments de preuve à l’appui. Cependant, la chambre de recours fait

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remarquer que le fait que le titulaire de la marque de l’ Union européenne n’a pas fait preuve de mauvaise foi (voir points 13 à 44 ci-dessus), dès lors, le motif du recours fondé sur l’application de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE sont dénués de fondement.
49 La demande en nullité fondée sur l’article 52, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, est dénuée de fondement.

Demande de suspension de la procédure de recours

50 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE, la chambre peut suspendre la procédure de recours dans la demande motivée de l’une des parties où une suspension est appropriée dans les circonstances de l’espèce, en tenant compte des intérêts des parties et du stade de la procédure.

51 La suspension demeure une faculté pour la chambre, qui ne doit le faire que si elle le juge approprié (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, EU:T:2004:268, § 46). Par conséquent, les procédures devant la chambre de recours ne sont pas automatiquement suspendues à la suite d’une demande en ce sens par une partie devant la chambre de recours. À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, en exerçant son pouvoir d’appréciation relatif à la suspension de la procédure, la chambre de recours doit respecter les principes généraux régissant une procédure équitable au sein d’une Union de droit. Il s’ensuit que, dans l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, la chambre de recours doit non seulement tenir compte de ceux de la partie défenderesse, mais également de ceux des autres parties (21/10/2015, T-664/13, PETCO/PETCO, EU:T:2015:791, § 31-33; 08/09/2017, T-572/15, Gourmet, EU:T:2017:591, § 23) et il convient de tenir compte des circonstances de l’espèce.

52 En ce qui concerne la demande de suspension de la procédure en l’espèce introduite par la demanderesse en nullité, étant donné que l’enregistrement antérieur fait l’objet d’une procédure de déchéance, il suffit d’observer que cette procédure de déchéance porte sur une marque différente de la marque contestée. La chambre de recours se rallie à la conclusion de la division d’annulation consistant à ne pas suspendre la procédure en nullité pour cette même raison.

53 Pour rappel, la demanderesse en nullité a explicitement admis que l’enregistrement antérieur ainsi que la marque contestée ont fait l’objet d’un usage sérieux pour les montres.

54 En effet, l’issue de la procédure de déchéance est dénuée de pertinence aux fins de la présente procédure étant donné que toute déchéance de l’enregistrement antérieur n’aurait pas d’effet direct sur la validité de la marque de l’Union européenne contestée.

Conclusion

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55 La décision attaquée rejetant la demande en nullité est confirmée et le recours est rejeté.

Coûts

56 La demanderesse en nullité (requérante) est la partie perdante dans les procédures d’annulation et de recours et est condamnée à supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne (défenderesse) conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
Fixation des frais

57 Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii) et iii), du REMUE, la chambre fixe le montant des frais de représentation que le requérant doit payer à la défenderesse en ce qui concerne la procédure de recours à 550 EUR et à 450 EUR aux fins de la procédure d’ annulation, soit un total de 1 000 EUR.

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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:

1. Rejette le recours;
2. Ordonne que les frais de la procédure soient à la charge de la requérante;
3. Fixe le montant total à rembourser par le requérant à la défenderesse en nullité et au titre de la procédure de recours à 1 000 EUR.

Signé Signé Signé
D. Schennen E. Fink L. Marijnissen
Greffier:

Signé
P.O. P. Nafz