LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 17 juin 2020
Dans l’affaire R 1891/2019-4
Morotai GmbH Carl-Zeiss-Str aße 4
75217 Birkenfeld
Allemagne Demanderesse/requérante Représentée par Loschelderleisenberg Rechtsanwälte, Maximilianstraße 29 , 80539 München (Allemagne)
contre
R.C. Trademarks S.r.l. Via Posillipo 222
80123 Napoli
Italie Opposante/défenderesse représentée par Fiammenghi — Fiammenghi S.r.l., Via delle Quattro Fontane, 31, 00184 Rome (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 049 649 (demande de marque de l’Union européenne no 17 569 765)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
17/06/2020, R 1891/2019-4, Morotai/Morato et al.

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 décembre 2017, Morotai GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
MOROTAI
en tant que marque de l’Union européenne pour une liste de produits et services compris dans les classes 18, 24, 25, 28 et 35. Ceux pertinents aux fins de la présente procédure sont les suivants («produits et services contestés»):
Classe 18 — Étuis de transport, en particulier pochettes, sacs et portefeuilles;
Classe 25 — Vêtements; Chaussures; Chapellerie;
Classe 35 — Services de vente au détail de vêtements, chaussures, articles de chapellerie et porte- conteneurs, en particulier pochettes, sacs et portefeuilles.
2 Le 11 avril 2018, R.C. Trademarks S.r.l. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition à l’encontre de la marque de l’Union européenne demandée pour les produits et services mentionnés au paragraphe 1. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne
(version codifiée) (JO L 78, p. 1)
MORATO
enregistrée le 7 juin 2010 et dûment renouvelée pour des produits compris dans les classes 3, 9, 14, 16, 18, 24 et 25. L’opposition était fondée sur les produits suivants:
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie;
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Par décision du 27 juin 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division
d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits et services contestés, ayant estimé qu’il existait un risque de confusion avec la MUE antérieure, et a condamné la demanderesse aux dépens.
4 Elle a jugé, en particulier, que les produits en classes 18 et 25 étaient identiques.
Les services contestés compris dans la classe 35 ont été jugés similaires à un faible degré aux produits pour lesquels la marque de l’Union européenne antérieure est enregistrée dans les classes 18 et 25. Ces produits et services s’adressaient au grand public dont le degré d’attention est moyen.

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5 «MORATO» ne serait pas lié à une signification particulière par la grande majorité du public pertinent, bien qu’il ne puisse être exclu que certains consommateurs en Espagne le percevraient comme un nom de famille; Néanmoins, cela n’a aucun rapport avec les produits et services pertinents. «MOROTAI» n’a pas de signification pour la grande majorité du public de l’Union européenne. Dès lors, son degré de caractère distinctif intrinsèque est normal. Aucun caractère distinctif accru ni aucune renommée n’ont été revendiqués par l’opposante.
6 La longueur des signes diffère uniquement d’une lettre; elles coïncident dans leur partie initiale, «MOR», qui attirait l’attention sur les consommateurs qui attirent l’attention. Ils partagent également les lettres suivantes «OTA/ATO», même si les voyelles étaient en ordre inverse. La lettre supplémentaire «I» dans le signe contesté n’est pas particulièrement frappante. Les signes ont été considérés similaires à un degré moyen sur le plan visuel. Sur le plan phonétique, les signes ont également été jugés similaires à un degré moyen, étant donné que les deux signes se composaient de trois syllabes, dont le son de la partie initiale respective, et qu’ils étaient différents au milieu et à la dernière syllabe, bien que l’impact de ces sonorités différentes ait un impact moindre car le public tend à retenir les terminaisons de mots. Sur le plan conceptuel, la grande majorité des consommateurs n’identifieraient aucun concept véhiculant les mots en conflit. Aucune comparaison conceptuelle n’ayant pu être réalisée, cet aspect n’a eu aucune influence sur l’appréciation du risque de confusion.
7 Les arguments selon lesquels l’étendue de la protection de la marque antérieure a été réduite étant donné que l’opposante a utilisé un signe «Antony MORATO» plutôt que «MORATO» seul a été écarté parce que l’appréciation du risque de confusion doit tenir compte des signes tels qu’enregistrés ou demandés. Les différences entre les signes en conflit ont une incidence moindre sur les consommateurs et ne suffisent pas à neutraliser les similitudes entre les signes pour exclure un risque de confusion pour l’ensemble des produits et services contestés.
8 Le 23 mai 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours, demandant que l’opposition soit rejetée.
9 En ce qui concerne l’espèce, elle fait valoir que les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur le plan visuel en raison de la présence de la lettre
«I» dans le signe contesté et de la terminaison différente dans les deux signes,
«ATO» et «OTAI». Sur le plan phonétique, la prononciation est également clairement différente dans les deuxième et troisième syllabes, ce qui entraîne une sonorité et une intonation divergentes des signes. En conséquence, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur le plan phonétique. D’un point de vue conceptuel, dans la décision attaquée, la division d’annulation a mal interprété les principes du droit des marques lorsqu’elle a accordé une telle interprétation au début des signes, mais elle n’a pas procédé à une comparaison les considérant

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considérés dans leur ensemble, compte tenu en particulier du fait que les signes sont relativement courts.
10 Compte tenu du fait que le signe antérieur est principalement vendu en Italie, le signe «MORATO» pourrait être considéré comme un jeu de mots renvoyant au terme (DCI) AMORATO, ce qui équivaut à être en amour avec les produits. L' AMORE est l’une des meilleures termes italiens connus en général dans toutes les langues des États membres. Le public associerait immédiatement cette association au moment de percevoir la marque antérieure. Au contraire, la marque de l’Union européenne demandée a sa propre signification claire, à savoir le nom d’une île inddanoise qui est devenu connue pour le fait qu’un soldat japonais est resté dans l’Union pendant vingt ans après la fin de la seconde guerre mondiale sans avoir appris la fin de la guerre. Cette histoire s’est inspirée du nom de l’entreprise et depuis le début a été un élément clé des activités de commercialisation de la demanderesse. Des preuves à cet égard sont déposées. Par conséquent, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
11 La simple coïncidence au niveau des premières syllabes «MOR», tandis que les autres lettres sont différentes et le projet d’une impression d’ensemble différente, ne permettront pas au public de croire que les produits et services en cause ont la même origine ou une origine connexe; En outre, l’aspect phonétique prime dans le secteur concerné et, dans le cas d’espèce, les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude par rapport à cette perspective.
12 Les différences entre les signes suffisent à empêcher l’existence d’un risque de confusion, également pour l’autre marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition.
13 Enfin, la demanderesse demande que l’opposant prouve un usage sérieux de ses marques antérieures.
14 En l’espèce, l’opposante n’a pas présenté d’observations en réponse au recours.
Motifs
15 Le recours n’est pas fondé.
16 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu à juste titre qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
I. Sur requête de la preuve de l’usage des marques antérieures
17 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a demandé que l’opposante apporte la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure.
18 Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE, la demande de la demanderesse tendant à ce que l’opposant démontre un usage sérieux de ses marques antérieures doit être présentée au cours de la procédure d’opposition conjointement avec la première réponse de la demanderesse au plus tard.

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19 Étant donné que, en l’espèce, la demande de preuve de l’usage n’a été présentée que durant la procédure de recours, cette demande doit être rejetée comme irrecevable.
II.Sur l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
20 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17).
21 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 18).
Comparaison des produits et services
22 La demanderesse a expressément indiqué dans son mémoire exposant les motifs qu’elle ne conteste pas la comparaison des produits et services effectuée dans la décision attaquée (point a), page 2 du mémoire exposant les motifs du recours).
Elle se contente de préciser que les produits et services en cause ne sont pas identiques mais seulement similaires.
23 Comme la demande de preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure a été considérée comme irrecevable, la comparaison des produits et services ne sera effectuée que sur la base des listes de produits et services respectives. Les produits et services sont destinés à être utilisés, ainsi que la stratégie commerciale des parties, qui sont dénués de pertinence (07/02/2012, T-
305/10, Dynique, EU:T:2012:57, § 26; 10/11/2011, T-22/10, E, EU:T:2011:651,
§ 39). Ainsi, les deux listes de produits et services doivent être comparées telles qu’elles figurent dans la demande ou le registre, respectivement, et non par rapport aux activités ou intérêts commerciaux réels des parties (16/06/2010, T-
487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71; 17/01/2012, T-249/10, Kico, EU: t:
2012; 7, § 23).
24 Étant donné que la demanderesse n’a présenté aucun argument expliquant pourquoi les conclusions de la division d’opposition concernant la comparaison des produits et services sont incorrectes — voire, au contraire, les conclusions — et où la chambre de recours estime qu’il n’est pas remédié à ces conclusions, il est

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confirmé que les produits contestés sont identiques aux produits désignés par la marque antérieure et que les services contestés sont moyennement similaires aux produits antérieurs, en ce qui concerne la vente au détail avec le même type de produits pour laquelle la marque antérieure est enregistrée (13/11/2014, T-
549/10, Natur, EU:T:2014:949, § 36).
Comparaison des signes
25 La comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-120/04,
Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
26 Les signes sont composés de mots, «MOROTAI» et «MORATO» respectivement.
27 Sur le plan visuel, les signes coïncident par la reproduction identique de la combinaison de lettres «MOR» au début de ceux-ci, auquel les consommateurs font généralement plus attention (17/03/2004, T-183/02; T-184/02, Mundicor,
EU:T:2004:79, § 81; 16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 64, 65), et ils ont également en commun le motif de lettres «A-T-O», même si les voyelles apparaissent en ordre inverse dans chacun des signes. Outre les différentes positions des voyelles, le signe contesté comporte une voyelle supplémentaire («I») en position finale. Ces différences ne suffisent pas à l’emporter sur les trois premières et cinquième lettres identiques et à l’existence des six mêmes lettres sur sept, voire dans un ordre différent.
28 Par conséquent, il est conclu que les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.
29 Sur le plan phonétique, les deux signes seront prononcés avec un nombre identique de syllabes, trois, et la syllabe initiale «MO» est commune aux deux signes. Les deux autres syllabes contiennent également une sonorité très proche de par la présence des mêmes consonnes «R» et «T». Ainsi, si le son différent des voyelles de chacun des signes serait remarqué, avec les sons «RO-TAI» et «RA-
TO» respectivement, le son identique au début des signes, associé à la circonstance selon laquelle le motif à consonnes est égal dans les deux signes pour créer une certaine similitude phonétique (09/10/2012, T-366/11, Zebexir,
EU:T:2012:527, § 34).
30 Il y a lieu de conclure que les signes présentent à tout le moins un faible degré de similitude sur le plan phonétique.
31 Sur le plan conceptuel, ni «MOROTAI» ni «MORATO» n’a de signification dans aucune langue de l’Union européenne et aucune comparaison ne peut être effectuée sur le plan conceptuel.
32 S’il est vrai que les consommateurs scindent un signe en éléments qu’ils connaissent bien (28/11/2019, T-736/18, Bergsteiger, EU:T:2019:826, § 111;
03/10/2019, T-500/18, MG Puma, EU:T:2019:721, § 29), rien dans le dossier ne

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suggère qu’ils ajouteraient d’abord certains éléments (ici «INA») pour scinder également le signe dans «in» et «amorato», et conclure ensuite que le signe antérieur renvoie au concept de minerai. Le signe n’a pas non plus de signification; le consommateur européen moyen n’a jamais entendu parler de l’île d’origine d’un militaire de «Moratai» ni celui (allégué) d’un soldat japonais.
Appréciation globale du risque de confusion
33 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17).
34 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, §
17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
35 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
36 Pour ce qui est du caractère distinctif de la marque de l’Union européenne antérieure, l’opposante n’a pas explicitement revendiqué un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif. «MORATO» n’a pas de signification claire pour les consommateurs moyens; Par conséquent, son niveau de caractère distinctif intrinsèque est normal.
37 Contrairement aux arguments de la demanderesse, il convient de rappeler que, pour les produits en cause, la similitude visuelle peut avoir plus de poids. Il a été jugé que, compte tenu des conditions de commercialisation spécifiques dans les magasins de vêtements, le consommateur choisit généralement les vêtements sur le plan visuel. Partant, la perception visuelle des marques en cause interviendra, normalement, avant l’acte d’achat. L’aspect visuel revêt, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion (07/03/2017, T- 622/14, IWEAR, EU:T:2017:143, § 37; 18/06/2013, T-338/12, K9 products,

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EU:T:2013:327, § 56). Il en va de même pour les produits de la classe 18 pour lesquels la marque antérieure est enregistrée «cuir et imitations de produits en cuir; sacs de voyage», qui sont identiques aux produits contestés «pochettes, sacs et portefeuilles» contestés. Cela vaut également pour les services de vente au détail liés aux produits précités.
38 Les produits et services contestés ont été jugés identiques ou similaires (à tout le moins à un faible degré). Un degré moyen de similitude visuelle a été établi entre les signes, tandis que la similitude phonétique, qui a un impact plus faible lors de l’acquisition des produits et services en question, a été qualifiée de, à tout le moins, faible.
39 Dans ces circonstances, et compte tenu du fait que le public n’a que rarement la possibilité de comparer directement les signes et doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38, et eu égard au degré d’attention moyen de la public concerné par rapport aux produits et services en cause, les différences entre les signes ne sauraient être suffisantes pour exclure tout risque que ce public puisse croire que les produits et services identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
40 Par conséquent, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour l’ensemble des produits et services contestés.
41 Dans la mesure où l’opposition est entièrement accueillie sur la base de la MUE antérieure indiquée au paragraphe 2 de la présente décision, et cela suffit pour refuser la MUE contestée, il n’est pas nécessaire d’examiner s’il existe également un risque de confusion avec les marques antérieures invoquées comme base de l’opposition (16/09/2004, T-342/02, MGM Moser, EU:T:2004:268, § 45, 46).
III.Résultat
42 Le recours est rejeté.
Coûts
43 La demanderesse (requérante) étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit être condamnée à supporter les taxes et frais exposés par l’opposante (défenderesse) dans la procédure de recours. La Division d’opposition a décidé à bon droit que la demanderesse (la requérante) devait supporter les frais dans la procédure d’opposition.
Fixation des frais
44 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), alinéas i) et iii), du REMUE, la chambre fixe à 550 EUR le montant des frais de représentation que la demanderesse (la requérante) doit

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rembourser à l’opposante (défenderesse) aux fins de la procédure de recours. La demanderesse (requérante au recours) doit également supporter les frais de représentation exposés aux fins de la procédure d’opposition, d’un montant de 300 EUR, ainsi que la taxe d’opposition, de 320 EUR. Le montant total s’élève à 1 170 EUR.

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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse (la requérante) aux dépens des procédures d’opposition et de recours;
3. Fixe le montant des frais à payer par la demanderesse (la requérante) à l’opposante (défenderesse) pour les procédures d’opposition et de recours à 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz