DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 064 001
Ddome Consulting Limited, 1 Naoroji Street, London WC1X 0 GB, Royaume-Uni (opposante), représentée par JP Mitchell Solicitors, 1 Barlow Road, Hampton, Middlesex TW12 2NF, Royaume-Uni (mandataire agréé)
i-n s t
Domine Group Financial Advisers Limited, 56 Grosvenor Street, London W1K 3HZ, Royaume-Uni (requérante), représentée par HGF Limited, 8th Floor, 140 London Wall, London EC2Y 5DN, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 22/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 064 001 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les services (classe 36) de la demande de marque de l’Union européenne no 17 898 389 «dome». l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 299 681 et sur
l’ enregistrement de marque britannique no 2 635 043 «dome»;L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

Remarque liminaire concernant la preuve de l’usage concernant l’enregistrement de la marque britannique no 2 635 043
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage sérieux de cette marque antérieure.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.

---

Décision sur l’opposition no B 3 064 001 page:2De7
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
En l’espèce, la date de priorité de la marque contestée est 22/11/2017.La marque antérieure a été enregistrée le 28/12/2012.La demande de preuve de l’usage est donc irrecevable.
1. Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 299 681
Classe 35: services de conseils et d’assistance en affaires aux secteurs des bâtiments et/ou des industries de construction;administration commerciale de ceux des secteurs de la construction et/ou de la construction;travaux de bureau sur ceux des industries de la construction et/ou de la construction;une assistance en matière de gestion commerciale pour le secteur de la construction;services de consultation et de conseil relatifs aux projets de construction;la gestion de projets commerciaux a destination dans les secteurs de la construction et/ou de la construction;Compilation d’informations et analyse en matière de contribution aux ordinateurs et aux bases de données de ceux des industries de la construction et/ou de la construction.
Classe 37: gestion de projets de construction;services de gestion de projets de construction;gestion de projets de construction;Gestion de projets de construction à pied d’œuvre relatifs à la construction de bâtiments.
L’enregistrement de la marque britannique no 2 635 043
Classe 35: services de conseils et d’assistance en affaires;administration commerciale;travaux de bureau;une assistance en matière de gestion commerciale pour le secteur de la construction;services de consultation et de conseil relatifs aux projets de construction;gestion de projets commerciaux;Compilation d’informations et analyses en matière de contribution aux ordinateurs et aux bases de données.
Classe 37: gestion de projets de construction;services de gestion de projets de construction;gestion de projets de construction;Gestion de projets de construction à pied d’œuvre relatifs à la construction de bâtiments.

---

Décision sur l’opposition no B 3 064 001 page:3De7
Après une limitation de 22/08/2019, qui a été acceptée par l’Office et dûment notifiée à l’opposante le même jour, les services contestés sont les suivants:
Classe 36: services financiers;services bancaires;services d’investissements;services de gestion d’actifs financiers;services de gestion d’investissements;Services de conseils pour tous les services précités;
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la finalité des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Premièrement, en ce qui concerne les services de l’opposante compris dans la classe 35, qui concernent les services de la construction et/ou de la construction, incluent les services de direction des affaires et d’administration commerciale, ils visent à aider les sociétés à gérer leurs affaires et à exercer ses activités et leurs travaux de bureau, qui constituent les activités internes quotidiennes d’une organisation, y compris les services d’administration et de soutien de base.Les services de la direction des affaires de l’opposante comprennent des activités liées à la gestion d’une entreprise, telles que la recherche et les évaluations commerciales, les analyses de coût en coûts et les conseils en organisation.Ces services comprennent également toute activité de conseil et d’assistance qui pourrait être utile à la gestion d’une activité, par exemple comment attribuer de manière efficace les ressources financières et humaines, améliorer la productivité, augmenter la part de marché, traiter la concurrence par rapport à ses concurrents, réduire les factures fiscales, développer de nouveaux produits, communiquer avec le public, mener des activités de marketing, rechercher les tendances auprès des consommateurs et lancer de nouveaux produits;de créer une image de marque.Les services de l’administration commerciale de l’opposante consistent à organiser efficacement les personnes et les ressources de manière à orienter les activités vers des objectifs communs.Ils incluent des activités telles que le recrutement de personnel, la préparation des feuilles de paye, l’établissement d’états comptables et l’établissement des déclarations fiscales étant donné qu’ils permettent à une entreprise d’exercer ses activités commerciales.Par ailleurs, les services de l’opposante incluent également des activités qui contribuent au fonctionnement d’une entreprise commerciale, tels que la compilation d’informations dans des bases de données informatiques, la facturation et le traitement administratif des commandes d’achats.Les services susmentionnés de l’opposante sont généralement fournis par des sociétés spécialisées dans ce domaine spécifique, comme des consultants d’entreprises, des bureaux de placement, des auditeurs et des sociétés de sous- traitance, qui sont des entités distinctes de l’entreprise en question.
Les services contestés compris dans la classe 36 (énumérés ci-dessus) sont différents services financiers fournis par, par exemple, des banques et des fonds d’investissement qui fournissent tous les services de banque et de placement qui fournissent tous les services à des fins d’économie ou commerciale et concernent la réception, le prêt, l’échange, l’investissement et la sauvegarde de l’argent, ainsi que la publication de notes et transactions d’autres activités financières.Contrairement à ce qu’estime l’opposante, les services de l’opposante n’ont pas la même nature, destination ou méthodes d’usage que les services contestés de la classe 36.Les sociétés financières opèrent dans un domaine différent des consultants d’entreprises à des consultants d’entreprises.Les services contestés et les services de l’opposante ne seront pas proposés par les mêmes entreprises.Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.Le fait que le public pertinent puisse se chevaucher dans une certaine mesure ou que les produits et services de l’opposante peuvent, d’une manière

---

Décision sur l’opposition no B 3 064 001 page:4De7
ou d’une autre, être liées à des questions financières, ne suffit pas à conclure à l’existence d’une similitude entre eux.En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Un raisonnement similaire s’applique aux services contestés compris dans la classe 37, qui sont des services par lesquels une société de construction spécialisée ou un professionnel disposant de connaissances techniques spécifiques supervise les chantiers et les processus de construction;Tous les services de l’opposante ont un rapport avec les affaires financières d’une manière ou d’une autre;La nature, la destination et les méthodes d’usage sont différentes et proviennent de fournisseurs différents et s’adressent à des consommateurs différents de canaux différents.Par conséquent, ces services sont considérés comme différents de tous les services de l’opposante;
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Les services étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Cette conclusion resterait valable même s’il y avait lieu de considérer que les marques antérieures bénéficient d’un caractère distinctif élevé.Étant donné que la dissemblance des services ne peut être contrebalancée par le caractère distinctif élevé des marques antérieures, les éléments de preuve soumis par l’opposante à cet égard ne modifient en rien la conclusion présentée ci-dessus;
L’examen se poursuit conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, invoqué par l’opposante.
2. RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque enregistrée antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est identique à une marque antérieure ou similaire à celle-ci, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’appliquent uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée.La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée;Elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;

---

Décision sur l’opposition no B 3 064 001 page:5De7
Risques de blessures:L’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice;
Les conditions susmentionnées sont cumulatives. par conséquent, la non-satisfaction de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010,- 345/08 & – T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire.L’ opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée.Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif.
a) Renommée des marques antérieures
D’après l’opposante, les marques antérieures jouissent d’une renommée dans l’Union européenne concernant la marque de l’UE et le Royaume-Uni pour l’autre marque.
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle désigne.Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 10/05/2018.Toutefois, la marque contestée est dotée d’une date de priorité de 22/11/2017.Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne et au Royaume-Uni avant cette date.Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, lesquels sont identiques aux services que l’opposante a fournis dans le cadre de son opposition en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (voir ci-dessus dans la section 1.a) de la présente décision).
L’opposition est dirigée contre des services compris dans la classe 36 (voir section 1.a ci-dessus) de la présente décision).
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 21/02/2019, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
L’opposante fait valoir que la marque «dome» a été utilisée depuis 1995 dans le cadre de son activité commerciale;De surcroît, ce sont les principales entreprises du secteur britannique du secteur.Elle revendique également des dépenses de marketing et de promotion et affirme certains faits.En outre, l’opposante fait valoir des chiffres d’affaires de 2008 à 2018, dont 2017 à 2 018 GBP, par exemple.
Pièce 1:extrait de beta.compagnieshouse.gov.uk, présentant une copie de son certificat d’incorporation le 10 mai 1995.

---

Décision sur l’opposition no B 3 064 001 page:6De7
Pièces 2 et 3:brochure de la manière dont la marque de l’opposante et le slogan «Over 1000 projets fournis» sont représentés;Il s’agit notamment de clients tels que la BBC, le Portland Estats, Bloomberg.
Pièces 4, 5, 6 et 7:plusieurs extraits du site Internet de l’opposante (domegroup.co.uk) montrant une vue d’ensemble des services rendus par l’opposante.Ils concernent la prestation de services de conseils, y compris la gestion de la mise en œuvre, la vérification indépendante, les observations et les mesures, et la certification technique.Certaines sont datées de 2004 et 2009.
Pièce 8:exemples d’utilisation et de promotion de la marque de l’opposante telles que des photographies d’une course automobile ou du tournoi de cyclisme où la marque «dome», une carte de service ou du matériel promotionnel est vue.
Pièce 9:extrait du site internet de l’opposante («Dome Group»), daté de 2017, concernant certains faits, notamment la participation à la construction de la nouvelle installation de production de Jaguar Land Rover en Slovaquie, une conduite caritative en collaboration avec l’entreprise Ziggurat et la course à Tom et à LIDL à Tom à Porsche Mobil1 Supercup.
Pièces 10 et 12:extrait du certificat de toutes deux marques antérieures.Un extrait de www.whois.com qui concerne l’opposante (Domegroup uk) démontre que sa marque a été enregistrée en 1997.
Pièce 11:une facture, datée de avril 2018, d’un montant total de 435,46 GBP et adressée à la société Dome Consulting Ltd (l’opposante) portait sur des «produits/services».En outre, il existe un courrier électronique adressé par l’assistant cadre du groupe Dome confirmant le paiement.
Après examen des documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition considère que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis une renommée.
Les éléments de preuve ne fournissent aucune indication sur le degré de reconnaissance des marques par le public pertinent et sur le territoire pertinent.En outre, les éléments de preuve n’indiquent pas les volumes de ventes, la part de marché détenue par les marques et la portée de la promotion des marques.
Les éléments de preuve produits ne donnent un bref aperçu des activités de l’opposante et ne permettent pas à la division d’opposition de tirer des conclusions en ce qui concerne le degré de renommée/connaissance des marques auprès du public pertinent.Le fait que l’opposante ait d’importants clients ou projets ne signifie pas que les marques de l’opposante sont notoirement connues ou renommées.L’opposante n’a pas démontré ses arguments relatifs aux ventes/au chiffre d’affaires/chiffres de publicité.Les documents et faits tels que les chiffres d’affaires proviennent de l’opposante elle-même et ne sont corroborés par aucune source indépendante.
Dans ces circonstances et en l’absence d’éléments de preuve nouveaux et objectifs, indépendants et objectifs qui permettraient à la division d’opposition de tirer des conclusions solides au sujet du degré de reconnaissance des marques antérieures par le public pertinent à la date pertinente, il y a lieu de conclure que les éléments de preuve ne démontrent pas le degré de connaissance de la marque par le public pertinent.Dans ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas prouvé que ses marques jouissent d’une renommée;

---

Décision sur l’opposition no B 3 064 001 page:7De7
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.L’opposante n’ayant pas établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est donc pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
TU Nhi VAN Gonzalo BILBAO Tejada Peter Quay
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.