LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 18 septembre 2020
Dans l’affaire R 1110/2020-4
DIVARO, S.A. Carreño Miranda, 3, bajo
33013 Oviedo
Espagne Demanderesse/requérante représentée par BIRD & BIRD (INTERNATIONAL) LLP, Paseo de la Castellana 7, 28046 Madrid (Espagne)
contre
GRENDENE, S.A. Avenida Pimentla Gomes, 214
Bairro Expectativa
Sobral, CE 62040-050
Brésil Opposante/défenderesse représentée par Rafael Pérez, Diego A. Montaude, 7, 1° Of 11, 35001 Las Palmas de Gran Canaria, Espagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 598 285 (demande de marque de l’Union européenne no 14 180 038)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Secrétariat: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Espagnol
18/09/2020, R 1110/2020-4, IPANEMA (marque fig.)/iPANEMA (marque fig.) et al.

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Décision
Résumé des faits
1 Le 1 juin 2015, DIVARO, S.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe suivant

pour:
Classe 5 — Préparations ou produits pour le nettoyage, la désinfection, l’humidification, la clarification ou la protection de lentilles de contact sous forme de solutions, de pastilles ou de pastilles.
Classe 9 — Lunettes [optique], lentilles optiques, lentilles ophtalmiques, lentilles de réflexion, lentilles polarisantes, Sunglasses, leurs cadres, lunettes de sport, lunettes de protection, lunettes de protection, jumelles, télescopes de contact et coffrets pour tous les produits précités;
Classe 44 — Services des thermaux, services Optométriques, conseils professionnels sur la santé visuelle et sur la qualité et l’utilisation de produits optiques, de lunettes, lentilles de contact.
2 Le 22 octobre 2015, GRENDENE, S/A (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition à l’encontre de la demande (ci-après la «marque contestée»). Les motifs invoqués dans l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
3 L’opposition était fondée sur la marque antérieure
a. Marque de l’Union européenne no 2 655 785

déposée le 16 mai 2002 et enregistrée le 24 octobre 2006, en 2022 pour les produits suivants:
Classe 25 — Tous types de sandales et chaussons.
b. Marque de l’Union européenne no 5 145 404
IPANEMA
déposée le 19 juin 2006, enregistrée le 2 août 2007 et renouvelée jusqu’en 2026 pour les produits suivants:
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières (compris dans la classe 18); dépouilles d’animaux; malles et valises; sacs compris dans la classe 18; parapluies, parasols et cannes; articles de sellerie.
Classe 24 — Tissus et produits textiles (compris dans la classe 24); couvertures de lit et de table.

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Classe 25 — Articles d’habillement; chapellerie.
c. marque de l’Union européenne no 7 476 609

déposée le 10 décembre 2008 et enregistrée le 19 août 2009 pour les produits suivants:
Classe 25 — Chaussures pour dames, hommes et enfants, telles que sandales, chaussures de plage, sandales de bain et bottes.
d. Marque de l’Union européenne no 8 549 776

déposée le 15 septembre 2009 et enregistrée le 17 mai 2010, valable jusqu’au 15 septembre 2029, pour les services suivants:
Classe 35 — Vente dans les commerces en gros et au détail de chaussures pour dames, hommes et enfants, telles que sandales, chaussures de plage, sandales de bain et bottes.
e. Marque de l’Union européenne no 11 068 021

déposée le 25 juillet 2012 et enregistrée le 19 décembre 2012, renouvelée jusqu’en 2022, pour les produits suivants:
Classe 25 — Chaussures pour hommes, femmes et enfants, à savoir, sandales, chaussures de plage, pantoufles de maison, chaussures de bain, bottes et chaussures en général.
f. Marque de l’Union européenne no 13 287 339

déposée le 22 septembre 2014 et enregistrée le 9 mai 2015 pour les produits suivants:
Classe 28 — Balles de sport.
4 L’opposante a affirmé que toutes les marques antérieures jouissent d’une renommée en Espagne pour l’ensemble des produits et services enregistrés et qu’elle a produit des documents prouvant cette renommée.
5 Le 30 juin 2016, la demanderesse a demandé la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne no 5 145 404 (paragraphe), de la marque bde l’Union européenne no 7 476 609 (paragraphe) et de la marque de l’Union ceuropéenne no 8 549 776 (paragraphed) pour tous les produits et services désignés, à l’exception des sandales et pantoufles de bain.

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6 Le 6 octobre 2016, l’opposante a simplement renvoyé aux preuves déjà présentées dans le cadre de la procédure.
7 Le 6 juillet 2017, la division d’opposition a adopté une première décision rejetant l’opposition conformément à l’article 8, paragraphe 5, et article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE car, d’une part, les preuves rapportées par l’opposante étaient insuffisantes pour démontrer que les marques antérieures jouissaient d’une renommée en Espagne et, en raison de l’absence de risque de confusion.
8 Le 1 septembre 2017, l’opposante a formé un recours contre la première décision, demandant son annulation partielle en ce que l’opposition a été rejetée pour les «lunettes» de la marque contestée.
9 Dans sa réponse du 24 novembre 2017, la demanderesse a demandé que le recours soit rejeté.
10 Le 19 février 2018, la deuxième chambre de recours a rendu une première décision dans l’affaire R 1914/2017-2 visant à l’annulation de la première décision de la division d’opposition du 6 juillet 2017 en tant que violation des 7formes substantielles de la preuve de la renommée des marques antérieures ni au motif de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. L’affaire a été renvoyée à la division d’opposition pour suite à donner.
11 Le 10 juillet 2019, la division d’opposition a adopté une deuxième décision, l’opposition a été partiellement accueillie en ce qui concerne:
Classe 9 — Lunettes, leurs leurs cadres (pour lentilles), les lunettes pour lunettes de sport et de protection.
12 La division d’opposition a soutenu que l’utilisation de la marque contestée en ce qui concerne ces produits tirera indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures mentionnées au paragraphe a et;d
13 Le 10 septembre 2018, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision, demandant à ce qu’il soit annulé dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 8 novembre 2018.
14 Aucune observation n’a été soumise en réponse.
15 Le 22 février 2019, la deuxième chambre de recours a adopté une deuxième décision dans l’affaire R 1785/2018-2, IPANEMA/IPANEMA et al. (ci-après, «la décision attaquée») rejette le recours. Dans son analyse, la chambre de recours s’est fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et sur la marque antérieure mentionnée au point. e
16 Le 3 mai 2019, la demanderesse a formé un recours contre le Tribunal.
17 Le 13 mai 2020, le Tribunal a, par son arrêt dans l’affaire T-288/19, IPANEMA,
EU:T:2020:201,

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1 Elle a annulé la décision de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 février 2019 (affaire R 1785/2018 — 2) dans la mesure où elle a rejeté le recours en faveur de DIVARO, S. A., pour les
«lunettes de protection», compris dans la classe 9; et
2 A rejeté l’opposition à l’égard de tous les produits désignés dans la demande d’enregistrement, à l’exception des «lunettes», «montures de lunettes» et «lunettes de sport» et «lunettes de sport» comprises dans la classe 9.
Motifs
18 Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office doit prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-288/19.
I. Objet de la procédure
19 Le rejet de l’opposition est déjà définitif pour les produits et services suivants:
Classe 5 — Préparations ou produits pour le nettoyage, la désinfection, l’humidification, la clarification ou la protection de lentilles de contact sous forme de solutions, de pastilles ou de pastilles.
Classe 9 — Lentes, lentilles optiques, lentilles ophtalmiques, lentilles de réflexion, lentilles polarisantes, lunettes de soleil, lunettes de loupes, jumelles, télescopes, lentilles de contact, étuis pour produits mentionnés.
Classe 44 — Services des thermaux, services Optométriques, conseils professionnels sur la santé visuelle et sur la qualité et l’utilisation de produits optiques, de lunettes, lentilles de contact.
20 En même temps le refus de la marque demandée est définitif en ce qui concerne les produits suivants:
Classe 9 — Lunettes, leurs leurs cadres (pour lentilles), lunettes de sport,
21 Bien que le Tribunal ordonne le point 2 de la décision, il semble que l’opposition soit apparemment totalement rejetée pour les «lunettes de protection»,
22 Le Tribunal, au point 2 de l’ordonnance rendue dans son arrêt T-288/19, a rejeté l’opposition déjà pour les «lunettes de protection». Par conséquent, la Chambre en prend note et ne change que de statuer sur les frais.
23 La chambre interprétera l’arrêt, conformément aux compétences du Tribunal, prenant note du ratio decidendi de cet arrêt, qui annule la décision de la deuxième chambre de recours du 22 février 2019 dans l’affaire R 1785/2018-2, en ce qu’elle a rejeté le recours de la demanderesse en relation avec les «lunettes de protection» comprises dans la classe 9.
24 Étant donné que le Tribunal a considéré au point 64 que:
«Il s’ensuit que la chambre de recours a commis une erreur en concluant à l’existence d’un lien entre les marques en conflit à l’égard des «lunettes de protection».

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il convient de prendre une nouvelle décision sur les «lunettes de protection».
II. l’opposition fondée sur la marque antérieure mentionnée au paragraphe e pour les «lunettes de protection»
1. Article 8, paragraphe 5, du RMUE
25 Le Tribunal a déjà rejeté l’opposition à titre définitif sur la base de la marque antérieure visée au paragraphe e et en conformité avec les «lunettes de protection».
2. Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
26 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05,
Pirañam, EU:T:2007:219, § 37 et jurisprudence citée).
27 Comme l’a jugé la Cour, dans la mesure où il n’existe aucun lien entre les
«lunettes de protection» et les produits de la marque antérieure mentionnés au paragraphe e, la Chambre doit conclure que les «lunettes de protection» ne sont pas similaires à tous les produits de la marque antérieure mentionnés au paragraphe e.
28 Pour cette raison, il n’existe pas de risque de confusion.
3. Résultat provisoire
29 L’opposition fondée sur la marque antérieure mentionnée au paragraphe est rejetée e et conforme aux «lunettes de protection».
III. L’opposition basée sur les autres marques antérieures visées aux paragraphes a — d et f portant sur les «lunettes de protection»
1. Article 8, paragraphe 5, du RMUE
30 Sans objet si ces marques ont été utilisées pour tous les produits et services pour lesquels elles sont protégées, la Chambre ne peut — vu l’arrêt T-288/19, voir comment il pourrait y avoir un lien entre les produits et services antérieurs et les
«lunettes de protection».
31 Par conséquent, l’opposition fondée sur les autres marques antérieures mentionnées dans les paragraphes a —d et f à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE doit être rejetée en ce qui concerne les «lunettes de protection».
2. Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
32 Sans objet si ces marques ont été utilisées pour tous les produits et services pour lesquels elles sont protégées, la Chambre ne peut — vu l’arrêt T-288/19, voir

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comment il pourrait exister une similitude entre les produits et services antérieurs et les «lunettes de protection».
33 Pour cette raison, il n’existe pas de risque de confusion.
34 Par conséquent, l’opposition fondée sur les autres marques antérieures mentionnées dans les paragraphes a, df ainsi que sur l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, doit être rejetée en rapport avec «lunettes de protection».
3. Résultat provisoire
35 L’opposition fondée sur les marques antérieures mentionnées dans les paragraphes est rejetée b, cef comme pour les «lunettes de protection».
IV. Résultat
36 L’opposition concerne les «lunettes de protection» comprises dans la classe 9.
37 La marque demandée peut être enregistrée pour
Classe 5 — Préparations ou produits pour le nettoyage, la désinfection, l’humidification, la clarification ou la protection de lentilles de contact sous forme de solutions, de pastilles ou de pastilles.
Classe 9 — lentilles, lentilles optiques, lentilles ophtalmiques, lentilles anti-réflexion, lentilles polarisantes, lunettes de soleil, lunettes de protection, lunettes de loupes, jumelles, télescopes, lentilles de contact, et étuis pour la désignation des produits.
Classe 44 — Services des thermaux, services Optométriques, conseils professionnels sur la santé visuelle et sur la qualité et l’utilisation de produits optiques, de lunettes, lentilles de contact.
Coûts
38 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, RMUE si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Compte tenu du fait que l’opposition et le recours ont été partiellement accueillis, chacune des parties devrait être condamnée à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.

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Défaillance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette l’opposition pour les «lunettes de protection» comprises dans la classe 9;
2. Ordonne l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services suivants:
Classe 5 — Préparations ou produits pour le nettoyage, la désinfection, l’humidification, la clarification ou la protection de lentilles de contact sous forme de solutions, de pastilles ou de pastilles.
Classe 9 — Lentes, lentilles optiques, lentilles ophtalmiques, lentilles de réflexion, lentilles polarisantes, lunettes de soleil, lunettes de protection, lunettes de loupes, jumelles, télescopes, lentilles de contact, et étuis pour la désignation des produits.
Classe 44 — Services des thermaux, services Optométriques, conseils professionnels sur la santé visuelle et sur la qualité et l’utilisation de produits optiques, de lunettes, lentilles de contact.
3. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.

Signé Signé Signé
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Secrétariat:
Signé

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H.Dijkema
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