DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 060 537
Hexal Aktiengesellschaft, Industriestr.25, 83607 Holzkirchen, Allemagne (opposante), représentée par Nordemann Czychowski & Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Helene-Lange-Straße 3, 14469 Potsdam (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
La société Loon Lab Inc. # 505 128 Unjung-ro Bundang-gu Seongnam-si 13466 Gyeonggi-do Republic of Corée ( titulaire), représentée par Rau Patentanwälte PartGmbB, Neuer Wall 10, 20354 Hamburg (Allemagne) ( représentant professionnel)
Le 15/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 060 537 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par l’enregistrement international désignant l’ Union européenne no 1 397 173 pour la marque figurative. l’opposition est fondée sur l’enregistrement allemand no 30 647 777 de la marque verbale «LEONA» et no 30 649 046 désignant la marque verbale «Leona HEXAL».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, on considère que la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de déterminer que la marque antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans,

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est la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, le cas échéant.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La titulaire de l’opposition a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir l’ enregistrement de la marque allemande no 30 647 777 pour la marque verbale «LEONA» (marque antérieure 1) et l’enregistrement de la marque allemande no 30 649 046 pour la marque verbale «Leona HEXAL» (marque antérieure 2).
La date pertinente pour l’enregistrement international contesté (date de priorité) est 23/08/2017.L’opposante était dès lors tenue de démontrer que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’ objet d’un usage sérieux en Allemagne du 23/08/2012 au 22/08/2017 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.

En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Marque antérieure 1
Classe 5: Préparations pharmaceutiques, à savoir préparations contenant de l’amomorphol et du Levonorgestrel
Marque antérieure 2
Classe 5:Produits et préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques;préparations diététiques à usage médical, aliments pour bébés;emplâtres, matériel pour pansements;matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;désinfectants
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 03/07/2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’ opposante jusqu’au 08/09/2019 la preuve de l’usage des marques antérieures.À la demande de l’opposante, ce délai a été prolongé jusqu’au 08/11/2019.Le 08/11/2019, dans le délai imparti, l’opposante a présenté des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
pièce 1:Déclaration sous serment signée par le Senior Trademark Counsel de Sandoz International GmbH (qui fait partie du même groupe de sociétés de l’opposante), déclarant que les marques antérieures étaient utilisées en Allemagne depuis 2008 en rapport avec un produit pharmaceutique, à savoir un contraceptif oral.Le document inclut aussi d’importantes chiffres d’affaires et de parts de marché.

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pièce 2:Image d’un emballage de produits pharmaceutiques portant le signe «LEONA HEXAL» indiquant que le produit inclut Ethinylestradiol et Levonorgestrel, comme l’illustre la photo ci-dessous.
pièce 3:Des fiches rédigées en allemand (traduction partielle en anglais) d’un produit pharmaceutique sur lesquelles figure le signe «LEONA HEXAL» indiquant que le produit est un contraceptif oral contenant Levonorgestrel et Ethinylestradiol.
pièce 4:Exemples de matériel publicitaire, listes de produits et brochures de produits couvrant les années 2012-2017, en allemand (traduction partielle en anglais), y compris, notamment, des images de contraceptive oral portant le signe «LEONA HEXAL».En outre, ces documents montrent que l’opposante utilise également le signe «HEXAL» en combinaison avec d’autres signes (par exemple, Eliza, Bella, Alessia) au regard d’autres contraceptifs oraux.
pièce 5:Des copies d’environ 50 factures délivrées à des clients établis à plusieurs endroits en Allemagne (par exemple, Munich, Essen, Postdam, Bremen, Hermsdorf) pour la vente du produit de l’opposante avec le signe «LEONA HEXAL»;Les factures sont datées de la période pertinente, à l’exception de neuf d’entre elles qui sont datées légèrement avant ou après ladite période.
pièce 6:Un extrait de la base de données eSearch Plus incluant les détails des enregistrements de marque européenne no 13 076 039, «HEXAL» et no
2 250 215, pour la marque figurative, qui appartiennent à l’opposante;
pièce 7:Enquête menée par le Consulting International Marketing & Consulting EUMARA en décembre 2015 (traduite en anglais) montrant, entre autres, le degré de reconnaissance de la marque «HEXAL» auprès des consommateurs allemands.
pièce 8:Des brochures et des publicités datant de 2011 à 2015 en allemand.Certains de ces documents comprennent l’image du produit de l’opposante «LEONA HEXAL».
Appréciation des éléments de preuve
En ce qui concerne la déclaration sous serment produite en tant que pièce 1, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE en tant que moyen de preuve de l’usage recevable.L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE énumère des moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou les autres déclarations qui ont un effet équivalent d’après le droit de l’État dans lequel elles ont été faites.Pour ce qui est de la valeur probante de ce type de preuve, les déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés se voient généralement accorder moins d’importance que les preuves indépendantes.Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts

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personnels en l’espèce.Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante.
La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des éléments de preuve en l’espèce.En règle générale, d’autres pièces sont nécessaires pour apporter la preuve de l’usage, car il faut tenir compte du fait que ces déclarations ont une valeur probante inférieure à celle de preuves concrètes (étiquettes, emballages, etc.) ou provenant de sources indépendantes.
Compte tenu de ce qui précède, il convient d’apprécier les autres preuves pour déterminer si le contenu des déclarations est étayé par les autres éléments de preuve;

Lieu d’usage

Les documents présentés, en particulier les factures, démontrent que les marques antérieures ont été utilisées est l’Allemagne;Cela peut être déduit de la langue des documents (l’allemand) et des adresses des concessionnaires, en plusieurs endroits en Allemagne (par exemple, Munich, Essen, Postdam, Bremen, Hermsdorf).
Par conséquent, les éléments de preuve fournis contiennent des indications suffisantes sur le lieu de l’usage.
Durée de l’usage

La majorité des éléments de preuve datent de la période pertinente.La preuve de l’usage indique dès lors suffisamment la durée de l’usage.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il y a lieu de tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents, tels que la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage.
En l’espèce, les documents présentés, et en particulier les factures et le matériel promotionnel de l’image de produit de l’opposante, fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations sur le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage;
Les factures émises par l’opposante sont datées des cinq années de la période pertinente et bien que les montants vendus dans les factures ne soient pas toujours particulièrement élevés, ils montrent la fréquence d’utilisation des marques pendant cette période.En outre, elles montrent que les produits ont été vendus à des clients situés dans plusieurs endroits en Allemagne.Par conséquent, les éléments de preuve sont suffisants pour démontrer que les marques ont un usage dont la portée n’est pas seulement locale.
Les factures et les documents promotionnels présentés peuvent être considérés comme une preuve suffisamment représentative des marques utilisées publiquement et vers l’extérieur en vue de la création d’un marché commercial pour les produits.
En conséquence, la division d’opposition considère que l’opposante a fourni suffisamment d’indications concernant l’importance de l’usage des marques antérieures.

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Nature de l’usage

Signe utilisé en tant que marque
La nature de l’usage exige, entre autres, que le signe soit utilisé en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, de façon à permettre au public pertinent de distinguer les produits et/ou services de prestataires différents.
Les éléments présentés, examinés dans leur ensemble, montrent que les marques antérieures ont été utilisées de manière à établir un lien clair entre les produits (contraceptifs oral) et l’opposante, étant donné que le nom de l’opposante est indiqué sur l’ensemble des factures produites (bien qu’il soit parfois accompagné du nom de la société affiliée Sandoz International GmbH), et du signe verbal «LEONA HEXAL» sous lequel les produits sont facturés.Dans l’emballage du produit, le signe
est clairement visible.Par conséquent, un lien peut être établi entre les signes, qui sont utilisés sur les factures, les emballages et les produits eux- mêmes.
La division d’opposition considère, par conséquent, que les éléments de preuve démontrent l’usage des signes représentés ci-dessus en tant que marque.

Usage de la marque telle qu’enregistrée
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée;
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, est également considéré comme usage au sens du § 1:l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire.Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie afin d’apprécier si l’usage du signe constitue un usage sérieux de la marque antérieure pour ce qui concerne sa nature.
En ce qui concerne la marque antérieure 2, elle est enregistrée comme marque verbale «LEONA HEXAL».Dans les éléments de preuve, dans le matériel promotionnel et dans l’emballage du produit, le signe apparaît tel qu’il a été enregistré, bien qu’il ait parfois adopté une typographie particulière telle que .Malgré l’adoption d’une police de caractères légèrement stylisée, cet usage du signe n’altère évidemment pas le caractère distinctif de la marque.
En ce qui concerne la marque antérieure 1, elle est enregistrée comme marque verbale «LEONA».Les preuves produites montrent que cette marque antérieure est toujours utilisée en combinaison avec l’élément verbal «HEXAL», qui est distinctif étant donné qu’il est dépourvu de signification par rapport aux produits pertinents.Dans certaines circonstances, les ajouts distinctifs n’altèrent pas le

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caractère distinctif de la marque antérieure.Tel est le cas, le cas échéant, de deux marques indépendantes valablement utilisées simultanément, soit parce que la marque a été utilisée en tant qu’élément d’une autre marque complexe, soit parce qu’elle est utilisée conjointement avec une autre marque, qui se trouve, par exemple, lorsque les produits et services portent leur marque individuelle et la marque du groupe d’entreprises ou de produits, une «marque maison».En l’espèce, l’opposante a démontré que «HEXAL» est une marque indépendante utilisée également, en combinaison avec d’autres marques, en vue de la vente de différents types de contraceptifs oraux (voir pièce 4).
Dès lors, étant donné qu’il n’existe aucun principe juridique dans le régime des marques de l’Union européenne qui obligerait l’opposante à apporter la preuve de la marque antérieure de manière isolée un usage sérieux au sens de l’article 47 du RMUE, la division d’opposition considère que ledit élément supplémentaire, «HEXAL», a été utilisé comme partie d’une marque complexe en même temps que le signe «LEONA».
Par conséquent, les signes ci-dessus démontrent l’usage des marques telles qu’enregistrées ou sous une forme essentiellement identique à celle qui a été enregistrée et cet usage constitue par conséquent un usage des marques antérieures au titre de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
Usage en rapport avec les produits enregistrés
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services.À l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003-, 40/01, Minimax, EU:C:2003:145;12/03/2003, T- 174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Compte tenu des preuves considérées dans leur intégralité, la division d’opposition estime qu’elles atteignent le niveau minimal requis pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
Cependant, bien que les preuves produites démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour tous les produits pour lesquels la marque antérieure 1 a été enregistrée, à savoir les produits pharmaceutiques contenant de l’expression Ethinylestradiol et Levonorgestrel, elle ne démontre pas un usage sérieux pour tous les produits visés par la marque antérieure no 2 sur lesquels l’opposition est fondée.

Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour les produits ou les services en cause.
Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de tenir compte des suivants:

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… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories- susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la- ou les sous-catégories- dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée.En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
Bien que la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire.Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement.Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes-.
(14/07/2005, 126/03-, Aladin, EU:T:2005:288, § 45 et 46).
En l’espèce, les preuves démontrent l’usage des marques antérieures uniquement pour des contraceptifs verbaux contenant les principes actifs «Ethinylestradiol et Levonorgestrel».Ces produits peuvent être considérés comme formant une sous- catégorie objective des produits pharmaceutiques de la marque antérieure 2 de l’opposante, à savoir contraceptifs oral. L’opposante n’a produit aucun élément de preuve relatif au reste des produits pour lesquels la marque antérieure 2 est enregistrée.Par conséquent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve ne démontrent l’usage sérieux de la marque antérieure 2 que pour des produits pharmaceutiques, à savoir des contraceptifs oraux.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.

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Décision sur l’opposition no B 3 060 537 page:8De9
A) Les produits
À la suite de l’analyse des preuves de l’usage, les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Marque antérieure 1
Classe 5:Produits pharmaceutiques, à savoir préparations contenant de l’ouvrage Ethinylestradiol et Levonorgestrel.
Marque antérieure 2
Classe 5:Préparations pharmaceutiques à savoir contraceptives orale.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 10:Ventouses menstruelles;ventouses menstruelles (ustensiles intravagaux pour la menstruation);tasses d’urine à l’inspection;récipients pour prélèvements médicaux
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits pour définir l’étendue de la protection de ces produits.
L’expression «à savoir», utilisée dans les listes de produits de l’ opposante pour montrer la relation entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusive et limite l’étendue de la protection uniquement aux produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés sont des articles pour l’ hygiène féminine et des gobelets utilisés pour collecter des fluides organiques dans le cadre de l’examen médical.Les produits de l’opposante sont des produits pharmaceutiques sous forme de bouleaux.Indépendamment du fait que tous les produits comparés peuvent être distribués dans les pharmacies, leur nature et leur finalité diffèrent clairement par leur nature.Les produits contestés sont généralement des produits en caoutchouc, silicone ou en plastique, tandis que les produits pharmaceutiques antérieurs sont des composés chimiques.Les produits contestés servent à assurer l’hygiène intime ou la collecte de fluides lors d’un examen médical alors que les produits de l’opposante sont destinés au contrôle des oiseaux.La méthode d’utilisation est aussi clairement différente et, contrairement à ce qu’estime l’opposante, étant donné que les gobelets de l’opposante peuvent être utilisés pour recueillir des fluides pour la détection de la grossesse et que tous les produits comparés peuvent viser un public féminin ne rendent pas ces produits similaires.En outre, ces produits ne sont généralement pas produits par la même entreprise et ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires.Ils sont dès lors différents (et ils contiennent une référence

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spécifique aux ventouses menstruelles, 20/12/2018, R 731/2018-4, EVELINA/LEVINA, § 23-24).
B) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée;
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le titulaire dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre

La division d’opposition
Sandra IBAÑEZ Rosario GURRIERI Francesca DRAGOSTIN

Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.