EUIPO, 24 novembre 2020, n° 003094294

EUIPO 24 novembre 2020

Arguments

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Accepté
Risque de confusion entre les marques
La division d'opposition a estimé qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, en tenant compte de la similitude des marques et des produits/services concernés.
Rejeté
Absence de risque de confusion pour d'autres produits et services
La division d'opposition a jugé que les produits et services en question étaient différents et ne présentaient pas de risque de confusion.

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 24 nov. 2020, n° 003094294
Numéro(s) :	003094294
Textes appliqués :	Article 8(1)(b) CTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	Refus partiel de la demande de MUE/EI
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Texte intégral

DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 30 94 294
Ingram Micro S.R.L., Viale delle Industrie, 14/B, 20090 Settala (Milano), Italie (opposante), représentée par Annamaria Algieri, Via della Posta, 7, 20123 Milano, Italie (représentant professionnel)
c o n t r e
Suzanne Brown, Trottenstrasse 63, 8037 Zürich, Suisse (titulaire), représentée par Lambert & Associés, 18, Avenue de l’Opéra, 75001 Paris, France (représentant professionnel).

Le 24/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1 L’opposition n° B 3 094 294 est partiellement accueillie, à savoir pour les
. produits et services contestés suivants: Classe 9: Logiciels pour ordinateurs; logiciels d’application; logiciels d’application dans le domaine des systèmes d’exploitation mobiles (apps mobiles); logiciels d’application pour téléphones portables; programmes pour appareils et installations de traitement de données; applications logicielles informatiques téléchargeables; programmes de traitement de données pour systèmes de communication; équipements informatiques et logiciels pour le traitement de données pour les portails de commerce électronique; logiciels d’application pour chaînes de bloc (blockchain); logiciels pour informatique en nuage (cloud computing); logiciels pour acheter, vendre, gérer, payer, télécharger, enregistrer et administrer des bons de valeur (Token); logiciels pour le commerce électronique; périphériques et accessoires pour ordinateurs; logiciels de jeux vidéo. Classe 38: Mise à disposition d’accès à des réseaux de télécommunication électroniques, à Internet et aux extranets; télécommunications; services de télécommunication pour l’accès aux transactions commerciales par des réseaux de communication électroniques; fourniture d’accès à des réseaux globaux d’ordinateurs (Internet) y compris des plateformes des chaînes de blocs, à des banques de données, à des mémoires d’ordinateurs et à des sites Internet, notamment pour des services par Internet; transmission électronique de courrier et de messages; services de télécommunications rendus par un fournisseur d’accès à Internet; services de télécommunications et de transfert d’informations par un réseau global d’ordinateurs, notamment fourniture d’accès en ligne et de connexion pour la télécommunication; fourniture d’accès à des réseaux sans fil et locaux (LAN); fourniture de connexion à un réseau international d’ordinateurs; location de temps d’accès à des banques de données; fourniture d’accès à des plateformes d’internet, y compris des plateformes des chaînes de blocs. Classe 42: Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.

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2. La marque internationale n° 1 465 397 se voit refuser une protection en ce qui concerne l’Union européenne pour tous les produits et services précités. Elle peut être admise pour les autres produits et services.

3. Chaque partie supporte ses propres frais.

MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et services visés par l´enregistrement international désignant l’Union européenne n°1 465 397 « Token of Me » (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 38, 42. L’opposition est fondée notamment sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne EUTM n°
13 418 711 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à enregistrement de marque de l’Union européenne n° 13 418 711.

a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont les suivants : Classe 9: Logiciels et applications pour ordinateurs, smartphones et tablettes; applications téléchargeables pour ordinateurs, smartphones et tablettes électroniques, aucun des produits précités ne se rapportant à la protection de marques par la traçabilité et l’authentification de produits ou par l’authentification et la protection de documents. Classe 38: Services de télécommunications, à l’exclusion des services de télécommunications destinés à la traçabilité et à l’authentification de produits ainsi qu’à l’authentification et à la protection de documents. Classe 42: Assistance dans le domaine des logiciels et de la conception de logiciels, aucun des services précités ne se rapportant à la protection de

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marques par la traçabilité et l’authentification de produits ou par l’authentification et la protection de documents.

Suite à un refus provisoire de la liste des produits et services en date du 20/05/2019, les produits et services contestés sont les suivants :

Classe 9: Appareils scientifiques, machines à calculer; logiciels pour ordinateurs; logiciels d’application; logiciels d’application dans le domaine des systèmes d’exploitation mobiles (apps mobiles); logiciels d’application pour téléphones portables; programmes pour appareils et installations de traitement de données; applications logicielles informatiques téléchargeables; programmes de traitement de données pour systèmes de communication; équipements informatiques et logiciels pour le traitement de données pour les portails de commerce électronique; logiciels d’application pour chaînes de bloc (blockchain); logiciels pour informatique en nuage (cloud computing); logiciels pour acheter, vendre, gérer, payer, télécharger, enregistrer et administrer des bons de valeur (Token); cartes de paiement; cartes magnétiques et électroniques d’identification; logiciels pour le commerce électronique; périphériques et accessoires pour ordinateurs; logiciels de jeux vidéo.

Classe 38: Mise à disposition d’accès à des réseaux de télécommunication électroniques, à Internet et aux extranets; télécommunications; services de télécommunication pour l’accès aux transactions commerciales par des réseaux de communication électroniques; fourniture d’accès à des réseaux globaux d’ordinateurs (Internet) y compris des plateformes des chaînes de blocs, à des banques de données, à des mémoires d’ordinateurs et à des sites Internet, notamment pour des services par Internet; transmission électronique de courrier et de messages; services de télécommunications rendus par un fournisseur d’accès à Internet; services de télécommunications et de transfert d’informations par un réseau global d’ordinateurs, notamment fourniture d’accès en ligne et de connexion pour la télécommunication; fourniture d’accès à des réseaux sans fil et locaux (LAN); fourniture de connexion à un réseau international d’ordinateurs; location de temps d’accès à des banques de données; fourniture d’accès à des plateformes d’internet, y compris des plateformes des chaînes de blocs.

Classe 42: Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.

À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

De plus, il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits et services afin de déterminer l’étendue de leur protection.

Le terme « y compris » utilisé dans la liste de produits et services de la demanderesse, indique que les services spécifiques ne constituent que des exemples d’éléments compris dans la catégorie visée, et que la protection n’est

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pas restreinte à ces éléments. Autrement dit, il annonce une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T 224/01, Nu Tride, EU:T:2003:107).

A l’inverse, les termes « aucun … ne se rapportant à » et « à l’exclusion de » utilisés dans la liste de produits et services de l’opposante sont exclusifs et écartent la portée de l’enregistrement aux services spécifiquement visés après ces termes.

Produits contestés dans la classe 9
Les logiciels pour ordinateurs; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels d’application; logiciels d’application dans le domaine des systèmes d’exploitation mobiles (apps mobiles); logiciels d’application pour téléphones portables; programmes pour appareils et installations de traitement de données; programmes de traitement de données pour systèmes de communication; logiciels d’application pour chaînes de bloc (blockchain); logiciels pour informatique en nuage (cloud computing); logiciels pour acheter, vendre, gérer, payer, télécharger, enregistrer et administrer des bons de valeur (Token); logiciels pour le commerce électronique; logiciels de jeux vidéo; logiciels pour le traitement de données pour les portails de commerce électronique contestés couvrent, en tant que catégories plus larges, les produits logiciels et applications pour ordinateurs, smartphones et tablettes; aucun des produits précités ne se rapportant à la protection de marques par la traçabilité et l’authentification de produits ou par l’authentification et la protection de documents de l’opposante, ou ces produits se chevauchent. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio les catégories générales des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.

Les équipements informatiques pour le traitement de données pour les portails de commerce électronique; périphériques et accessoires pour ordinateurs contestés sont similaires aux logiciels et applications pour ordinateurs, smartphones et tablettes; aucun des produits précités ne se rapportant à la protection de marques par la traçabilité et l’authentification de produits ou par l’authentification et la protection de documents de l’opposante car ils sont susceptibles d’être proposés dans les mêmes magasins, par les mêmes producteurs, et s’adressent au même public. De plus, ils sont complémentaires.

Les cartes de paiement; cartes magnétiques et électroniques d’identification; appareils scientifiques, machines à calculer contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante lesquels consistent en des logiciels en classe 9, des services de télécommunications en classe 38, et des services d’assistance technique dans le domaine des logiciels en classe 42. En effet, ces produits et services n’ont aucun point pertinent en commun. Leur nature, destination et mode d’utilisation sont différents. Ils n’ont pas généralement les mêmes producteurs/prestataires ni les mêmes circuits de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence, et ils ne s’adressent pas systématiquement au même public.
Services contestés dans la classe 38
Les services contestés mise à disposition d’accès à des réseaux de télécommunication électroniques, à internet et aux extranets; télécommunications; services de télécommunication pour l’accès aux

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transactions commerciales par des réseaux de communication électroniques; fourniture d’accès à des réseaux globaux d’ordinateurs (internet) y compris des plateformes des chaînes de blocs, à des banques de données, à des mémoires d’ordinateurs et à des sites internet, notamment pour des services par internet; transmission électronique de courrier et de messages; services de télécommunications rendus par un fournisseur d’accès à internet; services de télécommunications et de transfert d’informations par un réseau global d’ordinateurs, notamment fourniture d’accès en ligne et de connexion pour la télécommunication; fourniture d’accès à des réseaux sans fil et locaux (LAN); fourniture de connexion à un réseau international d’ordinateurs; location de temps d’accès à des banques de données; fourniture d’accès à des plateformes d’internet, y compris des plateformes des chaînes de blocs sont inclus dans les services de télécommunications, à l’exclusion des services de télécommunications destinés à la traçabilité et à l’authentification de produits ainsi qu’à l’authentification et à la protection de documents de l’opposante, ou ces services se chevauchent. Ils sont donc identiques.

Services contestés dans la classe 42
Les services contestés conception et développement de logiciels et d’ordinateurs sont similaires aux logiciels pour ordinateurs; aucun des produits précités ne se rapportant à la protection de marques par la traçabilité et l’authentification de produits ou par l’authentification et la protection de documents de l’opposante en classe 9 dans la mesure où les mêmes entreprises sont susceptibles de les proposer, à travers les mêmes réseaux de distribution, et ils s’adressent au même public. En outre, les services de conception et développement d’ordinateurs sont complémentaires des services de l’opposante.

b) Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles notamment dans le domaine des télécommunications et des ordinateurs (IT).

Le niveau d’attention est considéré comme pouvant varier entre moyen et élevé en fonction de la nature et du degré de sophistication des produits et services en cause.
c) Les signes
Token of Me

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Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marque contestée est une marque verbale constituée des termes « Token of Me ». À cet égard, il convient de rappeler que la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir. En conséquence, il est indifférent que la marque verbale soit représentée en caractères minuscules ou majuscules, ou une combinaison des deux.

La marque antérieure est une marque figurative composée du terme « TOKEN » présenté en lettres majuscules noires, le « O » étant représenté par un élément figuratif en forme de spirale.
L’élément commun « token » peut revêtir différentes significations selon le public et les produits et services en présence, comme par exemple pour le public anglais une marque d’affection, un souvenir ou un bon d’échange (définitions extraites du dictionnaire bilingue en ligne Larousse le 03/11/2020 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/anglais-francais/token/618832). Dans la mesure où les produits et services sont relatifs au secteur informatique et des télécommunications, il est plus probable que « token » soit perçu comme désignant un identificateur ou un jeton d’authentification utilisé notamment pour sécuriser l’accès à des équipements informatiques ou à des bases de données. Il s’ensuit que ce terme présente un caractère distinctif limité pour cette partie du public. Toutefois, une partie du grand public n’associera le terme « token » à aucune signification. Pour cette partie du public, ce terme est donc distinctif à un degré moyen pour l’ensemble des produits et services.

L’élément figuratif au sein de la marque antérieure ne présente pas de signification particulière au regard des produits et services en cause, et est donc distinctif à un degré moyen. Toutefois, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en

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principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37).

Compte tenu de la taille respective de ses différents composants, la marque figurative antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement frappant) que les autres.

Le terme « me » dans la marque contestée sera compris comme renvoyant au pronom personnel de la première personne du singulier en anglais (« moi »), lequel fait partie du vocabulaire anglais de base compris par l’ensemble du public pertinent, d’autant plus qu’il est admis que dans le domaine informatique le public a une certaine connaissance de l’anglais. De la même façon, l’élément « of » sera compris par le public comme la préposition anglaise indiquant l’origine ou la possession (« de »). Ces deux éléments ne présentent pas de sens particulier au regard des produits et services en cause et sont donc distinctifs à un degré moyen.

Une partie du public percevra la marque contestée dans son ensemble comme renvoyant à l’idée d’un token (mode d’identification) personnel (pour moi).

Sur le plan visuel, les signes coïncident par la présence du terme « TOKEN », unique élément verbal dans la marque antérieure. Ils diffèrent par les éléments adjoints « of » et « me » dans la marque contestée, ainsi que par la présence d’un élément figuratif dans la marque antérieure.

Compte tenu du fait que, comme indiqué ci-dessus, les éléments verbaux sont d’avantage de nature à retenir l’attention des consommateurs, et que l’élément commun est placé en attaque dans la marque contestée, les marques sont visuellement similaires à un degré moyen.

Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres « TOKEN » et diffère par les sonorités des éléments « of » et « me » dans le signe contesté, lesquels n’ont pas de contrepartie dans la marque antérieure.

Il s’ensuit que les marques sont phonétiquement similaires à un degré moyen.

Sur le plan conceptuel, pour une partie du public, l’élément « token » ne sera pas compris et la marque antérieure est donc dépourvue de signification, la présence de l’élément figurative en forme de spirale ne renvoyant à aucun concept pertinent au regard des produits et services en cause. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour cette partie du public.
Pour l’autre partie du public qui attachera un sens à l’élément « token », les signes sont conceptuellement similaires à un degré moyen.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent bien que l’élément verbal présente un caractère distinctif limité pour une partie du public comme indiqué ci-avant dans la décision. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605,
§ 54). Les produits et services en cause sont pour partie identiques et similaires, et pour partie dissimilaires. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’au public professionnel, lesquels feront preuve d’un niveau d’attention variant de moyen à élevé. Le signe contesté reproduit l’unique élément verbal constitutif de la marque antérieure « TOKEN », qui plus est en attaque du signe. Il diffère de la marque invoquée par l’ajout des termes « of » et « me », ainsi que par l’élément figuratif présent dans la marque antérieure. Il s’ensuit que les marques sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen, ainsi que conceptuellement pour la partie du public qui attribuera un sens à l’élément commun « TOKEN ». À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne n° 13 418 711 de l’opposante.

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Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.

Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne peut être accueillie. L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de marque
de l’Union européenne n° 13 418 777 .

Étant donné que cet enregistrement couvre une gamme identique de produits et services, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.

FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.

L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.

La division d’opposition
Frédérique SULPICE Julie, Marie-Charlotte HAMEL Richard BIANCHI
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre

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mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.