LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 30 mars 2020
Dans l’affaire R 187/2020-4
Hochmann Marketing GmbH Dornhofstrasse 34
63263 Neu-Isenburg Demanderesse en transformation/requérante Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenneno 16329008
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président et rapporteur), C. Bartos (membre) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
30/03/2020, R 187/2020-4, bittorrent

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Décisions En fait

1 Le recours de Hochmann Marketing GmbH est formé contre une notification du 31/07/2019 de l’instance de l’Office chargée du registre, intitulée «Notification relative à la correction de l’enregistrement», visant à corriger (révoquer) l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3216439
BitTorrent
de telle sorte qu’il n’y ait pas de transformation partielle de la marque de l’Union européenne, en qui concerne la transformation en une marque nationale autrichienne, et à en informer l’Office autrichien des brevets.

2 La marque de l’ Union européenneno 3216439 a été demandée le 06/06/2003 et enregistrée le 08/06/2006.
3 Le 24/06/2011, BitTorrent Inc, San Francisco (États-Unis), a présenté une demande en déchéance pour défaut d’usage contre la marque de l’Union européenne, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE). La langue de procédure était l’anglais.

4 Par décision du 24/09/2013, la division d’annulation a fait droit à cette demande et a prononcé la déchéance de la marque de l’Union européenne, avec effet au 24/06/2011, pour tous les produits et services, à savoir pour:

Classe 35 Gestiondes affaires, administration des entreprises; Marketing, promotions sales, sales and purchasing consultancy, market research and market analysis; Advertising, including radio and television advertising, cinema advertising, advertising documentation; Arranging contracts for the buying and selling of goods and domains, and in connection with the providing of services, y compris l’internet; Gestion commerciale des stores de détail et/ou des mail order outlets, for others, in particular within the framework of an Internet shop, including via des services en ligne, y compris l’internet; Recording, capture, storage and processing of messages, images, text, speech, signals and data, in particular in digital; Data storage; Gestion des données sur servers.
Classe 38 Communications, télécommunications; Transmission de messages et d’images, in particular in connection with Online services; L’exploitation et la protection des accès aux réseaux informatiques et/ou aux réseaux de données; Gathering, collating and transmission of messages and information, in particular in databases accessible to the public, on data networks, including the Internet, or for fax polling; Services de médias et de presse; Electronic bulletin board services [télécommunications services]; Electronic mail, Message sending, Images, Texting, voices, signaux et données, in particular in digital.
Classe 42 programmation; Database provider services, namely creation, installation, configuration, maintenance, repair, care and design of databases; Publication d’Internet, namely creation, design and maintenance, in particular of interactive Internet pages, for others, and installation of such pages on the Internet; Conception et développement de matériel et de logiciels informatiques; Développement, creation, développement et maintenance (improving and updating) of computer programs, computer program systems, databases and program libraries and the rental or leasing thereof, subject to special contractual conditions (leasing by licence); Programs informatiques sur les réseaux de données; Conception de logiciels informatiques; Page d’accueil et page web de conception; Le traitement des données numériques, le traitement des données numériques; EDP consultancy; Traitement électronique des données pour les others; Page web de conception; Creating and maintaining sites web for others; Film, télévision et

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licence vidéo; Mise en œuvre des programmes informatiques sur les réseaux; Installation de logiciels informatiques; Configuring computer networks by means of software; Conversion des programs et des données informatiques (except physical alteration), conversion de données ou de documents provenant de physicales à usage électronique; Page web de conception; Copying of computer programs; Le suivi des performances et l’analyse des opérations de réseau; Licence de logiciels; Maintenance et installation de logiciels; Serveur administration; Rental and maintenance of memory space for websites, for others (hosting); Maintenance des logiciels informatiques, recouvrement des données informatiques; Providing of memory space on the Internet.

5 Les pages 8 et 9 de la décision de la division d’annulation énumèrent les preuves produites par la titulaire de la marque de l’Union européenne. Ceux-ci se rapportent à l’Allemagne et, dans une moindre mesure, à l’Autriche, dans la mesure où le territoire est identifiable. La division d’annulation a présumé, en faveur de la titulaire, que ces éléments de preuve avaient été déposés dans les délais, mais elle est parvenue à la conclusion que ces éléments prouvaient uniquement que la titulaire exploitait un site web contenant des liens vers les pages web d’autres fournisseurs, et qu’il était impossible de déterminer si la marque de l’Union européenne avait été utilisée pour les produits ou services enregistrés.

6 Le recours formé contre cette décision par la titulaire de la marque de l’Union européenne a été rejeté dans sonintégralité par la cinquième chambre de recours, par décision du 31/08/2015, R2275/2013 -5.

7 Dans le mémoire exposant les motifs de la décision, la cinquième chambre de recours a refusé de surseoir à statuer sur la procédure eu égard à une procédure parallèle, devant les tribunaux allemands, concernant une marque allemande. La cinquième chambre de recours a conclu que tous les moyens de preuve produits par la titulaire avaient été transmis en retard. Toutefois, quand bien même ils seraient acceptés, l’appréciation de ces moyens de preuve par la division d’annulation devrait être confirmée et la déchéance de la marque de l’Union européenne devrait être déclarée dans tous les cas.

8 Le recours formé contre cette décision par l’entreprise qui était alors titulaire de la marque de l’Union européenne (Hochmann Marketing GmbH) auprès du Tribunal de l’Union européenne a été rejeté par ce dernier par l’arrêt du 12/12/2017, T-771/15. Le dispositif est libellé comme suit: «Dismisses de l’action».

9 Le Tribunal a rejeté le grief de la violation des dispositions du RMUE relatives au dépôt tardif et, par conséquent, le grief de la violation de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE qui reposait uniquement sur ces moyens de preuve.

10 Par ordonnance du 28 juin 2018, HochmannMarketingGmbH( C-118/18 P , EU:C:2018:522), la Cour a rejetéle pourvoi formé par Hochmann Marketing GmbH contre cet arrêt comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
11 Dans les motifs (§ 20 à 23), la Cour de justice a notamment rejeté, pour absence de fondement manifeste, le grief selon lequel il convenait de prendre en considération un arrêt du Kammergericht (tribunal régional supérieur) de Berlin

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supposé établir un usage de la marque en Allemagne propre à assurer le maintien des droits, d’après la titulaire.

12 Par ordonnance du 11/10/2018, C-118/18 P-TO, laCour a rejetécomme irrecevable, conformément à l’article 42 du statut de la Cour, la demande de participation de tiers introduite par Harald Hochmann et Day Investment GmbH. Par ordonnance du8 mai 2019 (C-118/18 P-REV, EU:C:2019:396), il a rejeté comme irrecevable la demande de révision dela procédure introduite parHochmann Marketing GmbH. En outre, par ordonnance du 16/01/2020 (C- 118/18 P-REV II, EU:C:2020:11), la Cour a également rejetécomme irrecevable une deuxième demande de révision de Hochmann Marketing GmbH.
13 Le 27/09/2018, la demanderesse (ancienne titulaire) a déposé une demande de transformation partielle de la marque de l’Union européenne en demandes de marques nationales en Allemagne et en Autriche, pour une partie des services compris dans les classes 35 et 42.

14 Dans la motivation de sa demande, la demanderesse s’est référée à un arrêt du Kammergericht Berlin (tribunal régional supérieur de Berlin) du 15 avril 2015, dont il résulterait un usage propre à assurer le maintien des droits de la marque en Allemagne.

15 Le dispositif de cet arrêt est libellé comme suit (extraits): «Sur appel de la défenderesse (c’est-à-dire Bittorrent Marketing GmbH), l’arrêt […] du Landgericht Berlin (tribunal régional de Berlin) est partiellement modifié: La défenderesse est condamnée à consentir à la radiation de sa marque verbale «bittorrent», enregistrée auprès de l’Office allemand des brevets et des marques sous le numéro 30343101, dans la mesure où elle a été enregistrée plus largement que…». À la page 36 de l’arrêt, on peut lire: «Il n’en va pas autrement en ce qui concerne les prétentions correspondantes de la requérante sur la base de sa marque communautaire (à savoir Bittorrent GmbH). À cet égard également, la requérante au principal (c’est-à-dire à l’égard de BitTorrent Inc, San Francisco (États-Unis)) commet un abus de droit».

16 Le 12/03/2019, l’instance de l’Office chargée de la tenue du registre a informé la demanderesse que la requête en transformation avait été envoyée aux États membres [sic] d’Allemagne et d’Autriche.

17 Le 31/07/2019, l’instance de l’Office chargée de la tenue du registre a envoyé la notification contestée par le présent recours, «Correction de mentions au registre (article 102 du RMUE)/Notification relative à la correction de l’enregistrement», qui indique (textuellement) que la transformation a été annulée pour l’Autriche, étant donné que l’arrêt allemand ne confirme pas l’usage de la marque en Autriche. La liste des produits et services concernés par la transformation en une marque allemande a, elle aussi, été corrigée, étant donné qu’elle allait au-delà des produits et services initialement enregistrés.

Motifs du recours

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18 Le recours a été introduit le 25/09/2019 et était expressément formé contre la décision de l’Office du 31/07/2019. Il a été introduit par Hochmann Marketing GmbH, anciennement Bittorrent Marketing GmbH (Neu-Isenburg), et Bittorrent Marketing GmbH (Vienne) a été nommée en tant qu'«autre partie à la procédure» et «partie intervenante de la requérante». Cette participation a été justifiée dans l’acte de recours par le motif que Bittorrent Marketing GmbH (Vienne) était déjà titulaire de la marque autrichienne transformée depuis le 24/07/2019. La requérante continue d’estimer qu’elle est lésée par la décision attaquée.

19 Le mémoire exposant les motifs du recours a été présenté le 04/12/2019.

20 Il sollicitait
l’annulation de la décision de l’Office du 31/07/2019
et la condamnation de la partie défenderesse aux dépens.

21 À titre de motivation, il était exposé ce qui suit:

La notification de l’Office datée du 31/07/2019 aurait un caractère décisionnel du point de vue du droit matériel. Elle retirerait une position juridique déjà accordée. Elle ne contiendrait pas d’indication des voies de recours et aurait été établie sans audition. Elle comporterait également des défauts de motivation. La perte de la marque autrichienne (transformée) priverait la demanderesse de ses droits en Autriche à l’égard de BitTorent Inc. (San Francisco, États-Unis);

Il n’y aurait aucune irrégularité de procédure manifeste;

Le 28/08/2019, Bittorrent Marketing GmbH («Vienne») a déclaré renoncer à la marque auprès de l’Office autrichien des brevets.

Considérants

Droit procédural applicable

22 Les dispositions du RMUE dans sa version en vigueur à compter du 1/10/2017, comme celles du RDMUE et du REMUE, sont applicables à la fois à la procédure de transformation et à la procédure de recours, étant donné que la requête en transformation et le recours ont été introduits après le 01/10/2017, conformément à l’article 82, paragraphe 2, du RDMUE et à l’article 39, paragraphe 2, 1er alinéa, du REMUE.

Recevabilité

23 Le recours est recevable de la part de la requérante.

24 Nonobstant la présentation matérielle et la formulation effectivement contestées de la notification attaquée, il s’agit, en droit matériel, d’une décision ausens de l’article 66 du RMUE, par laquelle il a été convenu définitivement d’une position juridique de la demanderesse concernant sa demande de transformation

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delamarque de l’ Unioneuropéenne no 3216439. Ni la désignation de «correction», ni l’absence d’indication des voies de recours ne s’opposent à cette interprétation. En vertu de l’article 94,paragraphe 3, troisième phrase, du RMUE, les parties ne peuvent se prévaloir de l’absence d’indication des voies de recours.

25 Afin de préserver les droits de la partie, la notion de décision au sens de l’article 66, paragraphe 1, du RMUE doit être interprétée de manière large.

26 Le courrier de l’Office du 31/07/2019 désigné comme une notification de l’instance de l’Office chargé du registre pouvait par conséquent être valablement attaqué par le présent recours.

27 Toutefois, ce dernier est irrecevable dans la mesure où il sollicite que Bittorrent Marketing GmbH (Vienne) soit impliquée dans la procédure en tant que partie intervenante ou autre partie intéressée.

28 En effet, en vertu de l’article 67, paragraphe 1, du RMUE, seule une partie qui a été lésée en tant que partie au principal peut être admise à former un recours. En l’espèce, le litige au principal est la requête en transformation de la marque de l’Union européenne. Or, cette requête a été présentée uniquement par l’entreprise Hochmann Marketing GmbH (Neu-Isenburg). Seule l’entreprise Hochmann Marketing GmbH était titulaire de la marque de l’Union européenne à la date où la déchéance de ladite marque est entrée en vigueur. Les autres parties n’ont pas participé à la procédure de transformation et ne peuvent donc pas être parties à la présente procédure de recours. Cela serait également valable pour les autres parties à la procédure d’annulation qui a abouti à la déchéance de la marque de l’Union européenne, à savoir BitTorrent Inc (San Francisco, États-Unis). La cession ultérieure des droits découlant de la marque transformée, c’est-à-dire la cession d’une marque (éventuellement) créée du fait de la transformation, voire même seulement de la demande d’enregistrement de la marque qui en résulte, n’est pas pertinente dans le cadre de la procédure auprès de l’EUIPO. Notamment, le règlement sur la marque de l’Union européenne ne prévoit pas de possibilité de participation à la procédure en tant que partie intervenante. L’entreprise BitTorrent Marketing GmbH (Vienne) n’a jamais été impliquée dans la procédure et ne peutpas non plus participer à présent à la procédure de recours, en vertu de l’article 67, phrase 2, du RMUE.
Sur le fond

29 Il convient de rejeter le recours. Certes, il existe des irrégularités de procédure qui sont reprochées, toutefois, en l’espèce, aucune autre mesure que celles qui sont contestées ne pouvait être prise.

Base juridique des mesures contestées

30 Comme il a été indiqué, l’affaire implique une décision susceptible de recours, par laquelle un enregistrement déjà effectué de la transformation de la marque de

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l’Union européenne a été supprimé du registre, ce qui caractérisait une décision positive concernant la recevabilité de la requête en transformation.

31 L’article 102 du RMUE a été invoqué en tant que base juridique, concernant le type de mesure de «correction» et en tant que justification qu’il s’agissait d’une erreur manifeste attribuable à l’Office.

32 Toutefois, la chambre confirme la légalité de la mesure formulée dans la notification du 31/07/2019 sur le fondement de l’article 103 du RMUE.

33 Le choix erroné de la base juridique n’entraîne pas l’annulation de l’acte attaqué lorsqu’il n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur le contenu de celui-ci. Un acte juridique qualifié de rectification, par lequel des erreurs manifestes doivent être rectifiées, peut en ce sensêtre confirmé en tant qu’acte juridique en vertu de l’article 103 du RMUE lorsque les conditions de cecritère sont remplies(18/10/2011, T- 53/10, Stapelkisten, EU:T:2011:601, § 36 à 46, en particulier § 41 et 46).

34 En tout état de cause, un vice de procédure ne saurait entraîner l’annulation de l’acte attaqué si, en cas d’annulation, seule la même décision pourrait à nouveau être prise et que l’annulation ne pourrait donc, en définitive, procurer aucun avantage juridique au requérant (21/10/2004, C-447/02, KWS/Orange, EU:C:2004:649, § 49; 03/12/2003, T-116/02, TDI, EU:T:2003:327, § 82; 12/09/2007, T-140/06, Forme d’un paquet de cigartettes, EU:T:2007:272, § 72).

35 Le défaut d’audition ne doit pas entraîner l’annulation de l’acte attaqué lorsque le requérant s’est exprimé dans le mémoire exposant les motifs du recours (07/06/2005, T-303/03, Salvita/Solevita, EU:T:2005:200, § 61; 06/09/20013, T- 599/10, Eurocool, EU:T:2013:399, § 58); le mémoire exposant les motifs du recours constitue alors à la fois l’audition de la partie et l’occasion de présenter des observations.

36 L’article 102, paragraphe 1, du RMUE autorise la rectification d’erreurs linguistiques, d’erreurs de transcription et d’erreurs manifestes dans les décisions, ainsi que d’erreurs techniques imputables à l’Office lors de l’enregistrement ou de la publication de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne. Une audition de la partie à la procédure n’est en principe pas prévue, précisément parce qu’il s’agit uniquement d’erreurs de transcription et autres.

37 L’article 103, paragraphe 1, du RMUE autorise la suppression d’une inscription au registre (et la révocation d’une décision) lorsque l’inscription est entachée d’une erreur manifeste imputable à l’Office, et ce, même si, dans le cas d’une procédure unilatérale telle que la demande de transformation, l’erreur n’était pas manifeste pour la partie. Conformément à l’article 70, paragraphes 1 à 3, du RDMUE, la partie à la procédure doit être entendue avant l’adoption de la suppression (ou de la révocation de la décision). Une telle audition n’a pas eu lieu en l’espèce.

38 La communication attaquée du31 juillet 2019de revenir sur l’acceptation de la requête en transformation en ce qui concerne une transformation en une demande nationale en Autriche ne constitue certes pas une erreur de transcription ou une

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erreur technique quiaurait pu faire l’objet d’une rectification conformément à l’article 102, paragraphe 1, du RMUE.
39 Cependant, la justification de la notification du 31/07/2019 ne porte pas sur de telles erreurs de transcription manifestes, mais sur le droit matériel relatif à l’exclusion de la transformation.

40 L’article 103, paragraphe 1, du RMUE autorise la suppression d’une inscription au registre erronée et la révocation d’une décision entachée de faute, lorsque l’inscription contient une erreur manifeste imputable à l’Office. Un délai d’un an à compter de la date d’exécution de l’inscription à radier est disponible à cet effet, conformément à l’article 103, paragraphe 2, deuxième phrase, du RMUE. La version du texte en vigueur jusqu’en 2016 limitait la possibilité de suppression et de révocation aux irrégularités de procédure manifestes; toutefois, la situation juridique n’est pas substantiellement modifiée, en ce sens que dans les deux versions, seules les erreurs graves relèvent du champ d’application de la disposition. Il s’agit des cas où le maintien de l’enregistrement ou de la décision serait si intolérable que l’on pourrait aussi accepter d’ouvrir une brèche dans le principe de l’autorité (formelle) de la chose jugée.

41 L’erreur manifeste en l’espèce, à savoir l’erreur de procédure, était d’ignorer l’autorité de la chose jugée de la décision de déchéancedela marque de l’Union européenne no 3216439. C’est précisément parce qu’en l’espèce, la force obligatoire de cette décision ne peut être éludée que toute mesure qui s’y oppose doit être considérée comme une erreur grave au sens de l’article 103, paragraphe 1, du RMUE. En effet, l’ouverture d’une brèche dans le principe de l’autorité de la chose jugée d’une mesure de l’Office par une mesure postérieure de ce dernier ne doit pas donner formellement autorité à la dernière mesure. Il n’est pas acceptable de remettre en question ni d’éluder par des mesures postérieures une telle force obligatoire (08/02/2018, T-879/16, VIETA, EU:T:2018:77, § 30).

Existence d’une décision passée en force de chose jugée comme motif de transformation

42 L’article 139, paragraphe 2, point a), duRMUE, selon lequel la transformation d’une marque de l’Union européenne ayant perdu ses effets en demandes de marque nationale d’un État membre (ou de plusieurs ou de tous) d’un État membre est exclue lorsque le titulaire de la marque de l’Union européenne a été déchu de ses droits en raison du non-usage de la marque de l’Union européenne est l’article 139, paragraphe 2, point a), du RMUE, lorsque le titulaire de la marque de l’Union européenne a été déchu de ses droits pour non-usage, à moins que la marque de l’Union européenne n’ait été utilisée dans l’État membre pour lequel la transformation est demandée et qu’elle soit considérée comme un usage sérieux au sens de la législation de cet État membre. L’Office décide si ce motif d’exclusion de la transformation s’applique, conformément à l’article 140, paragraphe 3, du RMUE. Ce n’est que lorsque la requête en transformation satisfait à ces exigences et aux autres conditions que l’Office transmet ladite requête aux offices nationaux désignés dans celle-ci. Dans ce cas, la procédure aboutit à une demande de marque nationale qui est alors soumise sans restriction à la législation nationale et

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est examinée, et le cas échéant, enregistrée, au niveau national (voir l’article 141, paragraphe 2, du RMUE).

43 Le motif de la transformation, en dehors du cas du retrait de la marque ou de la renonciation à celle-ci, est toujours une décision de l’Office passée en force de chose jugée. La transformation est recevable seulement s’il existe une décision de rejet de la demande ou de suppression de la marque de l’Union européenne, et dès que cette décision devient définitive. Dès lors, la requête en transformation ne doit être examinée que par rapport au motif de transformation fourni.

44 La marque de l’Union européenne no 3216439 a perduses effets du fait de la décision de la division d’annulation du 24 septembre 2013,quiest devenue définitive après le rejet du recours, le rejet du recours devant le Tribunal et le rejet du pourvoi par la Cour avec l’ordonnance de la Cour dans l’affaire C-118/18 P , c’est-à-dire le 28 juin 2018.

45 L’autorité de la chose jugée de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-771/15 (12/12/2017, EU:T:2017:887) comprend son dispositif (rejet du recours) et ses moyens (08/02/2018, T-879/16, VIETA, EU:T:2018:77, § 31). Dans les motifs, le Tribunal aconfirmé l’appréciation des deux instances précédentes selon laquelle aucun usage propre à assurer le maintien des droits de la marque de l’Union européenne n’avait été prouvé.

46 Les moyens de preuve produits par l’entreprise alors titulaire de la marque de l’Union européenne pour étayer les procédures devant la division d’annulation, la cinquième chambre de recours et le Tribunal de l’Union européenne se rapportaient, dans la mesure où ils étaient localisables, à l’Allemagne, et dans une moindre mesure, à l’Autriche. Toutes les instances sont néanmoins parvenues à la conclusion que ces moyens ne prouvaient pas l’usage de la marque. Aucune des quatre décisions rendues ne contient la moindre indication d’une éventuelle reconnaissance de l’usage de la marque en Allemagne, ne serait-ce que dans une trop faible mesure. Au contraire, il a été jugé qu’aucun usage n’avait été prouvé en tant que marque pour certains produits ou services enregistrés. Le service de «promotion des ventes» ne divergeait que de manière minime entre les deux marques.

Exclusion de la transformation en vertu de l’article 139, paragraphe 2, point a), du RMUE

47 La question de l’exclusion de la transformation en vertu de l’article 139, paragraphe 2, point a), du RMUE doit êtreappréciée uniquement sur la base de ces décisions, qui constituent le motif de la transformation conformément à l’article 139, paragraphe 1, point b), du RMUE.

48 Le fait d’accorder à la demanderesse la possibilité de démontrer, a posteriori et par un autre moyen, un «usage dans l’État membre pour lequel la transformation a été demandée» serait une grave violation du principe de l’autorité de la chose jugée de ces décisions, notamment de celle de la Cour de justice de l’Union européenne.

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49 À cet égard, le contenu du jugement du Landgericht de Berlin (non produit) invoqué par la demanderesse et l’arrêt du Kammergericht de Berlin (présenté) sont sans incidence. La prise en considération de cet arrêt reviendrait à remplacer une décision de déchéance d’une marque de l’Union européenne prise au niveau de l’Union par une décision nationale ultérieure. Or, cela irait précisément à l’encontre du principe d’autorité de la chose jugée des décisions découlant de l’arrêt du Tribunal et des ordonnances de la Cour de justice.

50 En particulier, il n’y aucun intérêt à déterminer si les décisions du Landgericht ou du Kammergericht de Berlin ont fait état de conclusions sur l’usage de la marque «Bittorrent» par la demanderesse, et dans l’affirmative, quelle était la teneur de ces conclusions, qu’elles concernent l’Allemagne ou l’Autriche.

51 Il est exact que la demanderesse n’a fait valoir à aucun moment de manière motivée que l’arrêt du Kammergericht de Berlin avait confirmé l’usage de la marque en Autriche. Ce simple fait est suffisant pour rejeter le recours. Il est exact que l’arrêt du Kammergericht Berlin (tribunal régional supérieur de Berlin) porte sur l’usage d’une marque allemande et non sur la situation de l’usage en Autriche; il est exact que rien dans l’arrêt ne permet de conclure à l’existence d’un usage en Autriche. Mais cela n’était même pas déterminant.

52 Du reste, le dispositif de l’arrêt du Kammergericht reproduit au point 15 ne concerne en aucun cas la marque de l’Union européenne qui fait l’objet du présent litige, mais une marque allemande de la demanderesse. Or, l’exception mentionnée à l’article 139, paragraphe 2, point a), du RMUE relatif aux cas d’exclusion de la transformation concerne l’usage de la marque de l’Union européenne, et non d’une quelconque marque nationale parallèle. L’utilisation du terme «marque de l’Union européenne» au lieu de «marque» dans l’article 139, paragraphe 2, point a), du RMUE prouve précisément qu’il s’agit de la décision de l’Office, et non de conclusions extérieures.

53 La demanderesse avait la possibilité, dont elle a d’ailleurs fait usage, d’invoquer la procédure du Landgericht de Berlin devant l’Office, dans le cadre de la procédure de déchéance. La demanderesse a de ce chef demandé la suspension de la procédure de déchéance (voir le point 7 ci-dessus), qui a été rejetée par une décision qui n’était pas contestée dans son recours auprès du Tribunal de l’Union européenne.

54 Le fait que le Landgericht et le Kammergericht de Berlin soient des tribunaux des marques de l’Union européenne est également dénué de pertinence. La relation entre l’Office et les tribunaux des marques de l’Union européenne est régie de telle manière que les tribunaux des marques de l’Union européenne sont compétents en matière de déchéance (ou d’annulation) d’une marque de l’Union européenne uniquement si une action en contrefaçon est engagée à l’égard de ladite marque et si le défendeur dans cette action en contrefaçon introduit une demande reconventionnelle [article 124, points a), d), et article 128, paragraphe 1, du RMUE]. En cas de procédures parallèles, le tribunal des marques de l’Union européenne saisi en dernier doit surseoir à statuer sur la demande reconventionnelle jusqu’à ce que l’Office ait pris une décision passée en force de

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chose jugée (article 128, paragraphe 4, du RMUE). Seul un renvoi définitif des fins d’une demande reconventionnelle produirait un effet d’autorité de la chose jugée à l’égard de l’Office (article 63, paragraphe 3, du RMUE). Or, il ressort des motifs de l’arrêt du Kammergericht de Berlin qu’une action en contrefaçon (demande reconventionnelle) portant sur la marque allemande et la marque de l’Union européenne qui fait l’objet du présent litige a été engagée, mais qu’aucune (contre-) demande reconventionnelle en annulation de la marque de l’Union européenne n’a été introduite.

55 En d’autres termes, il n’est demeure pas moins que l’arrêt du Kammergericht de Berlin dans la présente procédure de transformation est tout aussi dénué de pertinence que si la demanderesse avait produit maintenant, avec la requête en transformation, des pièces justificatives concernant l’usage.

56 Dans son interprétation juridique exacte, l’article 139, paragraphe 2, point a), du RMUE concerneuniquement le cas où la décision définitive de déchéance de la marque de l’Union européenne établit et reconnaît positivement un usage dans un certain État membre, mais fait néanmoins droit à la demande en déchéance pour d’autres motifs.

57 Il convient ici de rappeler le débat historique sur l’usage dans un ou plusieurs États membres.

58 La déclaration commune du Conseil et de la Commission inscrite au procès- verbal du Conseil à l’occasion de l’adoption du RMC, point 9,est libellée comme suit: «Le Conseil et la Commission considèrent que l’usage sérieux au sens de l’article 15 (devenu article 18) dans un seul pays constitue un usage sérieux dans la Communauté». Au moment de l’adoption du RMC, il n’existait pas encore de clarté quant au seuil quantitatif et géographique à dépasser pour qu’un usage soit reconnu comme «grave».
59 Notamment, à l’époque, il n’était pas exclu que la conception selon laquelle un usage propre à assurer le maintien des droits, que cet usage soit quantitativement intensif, ou qu’il soit par ailleurs nécessaire dans plusieurs États membres, puisse s’imposer.

60 Cette conception était celle de la juridiction de renvoi dans la procédure préjudicielle «Onel».

61 Dans l’arrêt Onel (19/12/2012, C-149/11, EU:C:2012:816), la Cour de justice, conformément à sa jurisprudence de principe antérieure découlant de la déclaration commune dans le procès-verbal du Conseil, a dénié toute force obligatoire pour l’interprétation de l’article 18 duRMUE. Dans le même temps, elle a dit pour droit que lors de l’examen visant à apprécier le caractère «sérieux» de l’usage, les frontières des États membres ne sont pas pertinentes.

62 Auparavant, la Cour avait déjà jugé à plusieurs reprises qu’il n’était pas nécessaire que le volume de l’usage soit élevé pour être reconnu comme sérieux; en effet, un usage minimal doit suffire si, après examen et évaluation de tous les autres critères pertinents, il s’avère d’ailleurs sérieux (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37, 39; 27/01/2004, C-259/02, La Mer,

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EU:C:2004:50, § 27; voir également l’arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, HIPOVITON, T-334/01, EU:T:2004:223, point 36; 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42; jurisprudence établie depuis lors, voir en dernier lieu 29/06/2017, T-427/16, An Ideal wife, EU:T:2017:455, § 30; 16/06/2015, T- 660/11, POLYTETRAFLON, EU:T:2015:387, § 44).

63 D’après cette position, la situation juridique se présente, en résumé, de telle sorte qu’un cas dans lequel un usage a été en principe reconnu, mais n’est pas considéré comme suffisant pour des motifs de dimension géographique, doit être réputé exclus, précisément parce qu’autrement, l’usage propre à assurer le maintien des droits devrait être reconnu.

64 L’exception à l’exclusion de la transformation en cas de déchéance, visée à l’article 139, paragraphe 2, point a), du RMUE, n’a ainsi plus qu’une valeur théorique. Il est sans intérêt de savoir si, théoriquement, l’on pourrait parvenir à des décisions de cette nature.

65 Il résulte dece qui précède que la constatation simple et claire selon laquelle il a été constaté de manière définitive que la marque de l’Union européenne n’a pas été utilisée et que cette force de chose jugée serait contournée serait contournée si une transformation était effectuée contre laquelle la demanderesse en nullité
[BitTorrentInc (San Francisco, États-Unis)] devrait alors intervenir à nouveau, par exemple sous la forme d’une demande en nullité contre la marque nationale résultant de la transformation.

66 En résumé, la mesure prise par l’unité chargée de la tenue des registres, consistant à annuler la transformation en une marque autrichienne, était légale.

Transformation en une marque allemande

67 En ce qui concerne la transformation en une marque allemande, aucun acte de l’Office ne fait grief à la demanderesse. En effet, étant donné que la mesure attaquée concerne uniquement la transformation en une marque autrichienne, la chambre de recours n’est pas habilitée à examiner, au-delà de l’objet de la réglementation de la mesure concernée, la transformation en une marque allemande (18/11/2014, T-484/13, The Youth Experts, EU:T:2014:963, § 22), quelle que soit la situation en matière de droit matériel.

68 En tout état de cause, d’autres mesures concernant la transformation en marque allemande semblent également exclues, car cette transformation a été confirmée à la demanderesse le 12/03/2019, or la révocation ou l’annulation de cette mesure n’était possible que jusqu’au 12/03/2020 (article 103,paragraphe 2, du RMUE).

Taxe de recours

69 Dans la procédure de transformation, outre l’ancienne titulaire de la marque, ni la partie au principal, qui a présenté le motif de transformation, ni une autre partie intéressée quelle qu’elle soit (qu’il s’agisse d’un prédécesseur ou d’un successeur

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en droit), n’intervient. L’article 109, paragraphe 1, du RMUE se limite aux frais de l’autre partie dans les procédures d’opposition ou d’annulation ainsi que dans les procédures de recours contre des décisions des divisions d’opposition et d’annulation.

70 Par ailleurs, l’article 109, paragraphe 1, ne régitque la relation entre plusieurs parties à la procédure et non celle qui prévaut à l’égard de l’Office.

71 Par conséquent, la condamnation aux dépens (telle qu’elle est reproduite textuellement au point 20 ci-dessus) est irrecevable.

72 En revanche, un remboursement de la taxe de recours, qui constituait peut-être l’intention de la demande, est recevable. La chambre interprète le libellé de la demande dans ce sens, en faveur de la requérante.

73 Certes, des irrégularités de procédure ont été constatées plus haut, concernant l’énoncé de la base juridique de la mesure, l’absence d’indication des voies de recours et la dispense d’audition; toutefois, même si ces erreurs sont graves, la chambre, en l’espèce, refuse le remboursement de la taxe de recours pour des raisons d’équité.

74 Conformément à l’article 33, point d), du RDMUE, la taxe de recours est remboursée lorsque la chambre de recours considère que l’équité exige le remboursement en raison d’une violation des formes substantielle. Cette disposition laisse à la chambre de recours une marge de manœuvre pour apprécier l’équité.

75 La formulation anglaise de l’article 33, point d), du RDMUE utilise le terme «equitable», qui est aussi le mot employé dans le libellé de la disposition antérieure, la règle 51, point b), du REMC. La version allemande de la règle 51, sous b), du REMC était libellée comme suit: « Leremboursementen raison d’un vice de procédure substantiel correspond à l’équité».

76 Dès lors, l’article 33, point d), du RDMUE doit être interprété en ce sens qu’il s’appuie sur l'«equity» (l’équité).

77 Comme il apparaît au vu de la chronologie des faits, la demanderesse a d’emblée voulu donner intentionnellement à l’Office l’impression que l’affaire dépendait du jugement allemand, et a entraîné l’Office à dessein sur de fausses pistes en indiquant d’innombrables détails. Elle a demandé auprès de l’Office une mesure qui est en contradiction avec des décisions passées en force de chose jugée, et a même invoqué, dans les motifs de sa requête en transformation, que la Cour de justice annule, ou devait annuler, son ordonnance au moyen d’une révision. Elle a même soutenu devant la Cour, dans sa demande en révision, que l’ordonnance de la Cour devait être annulée parce que l’EUIPO avait entre-temps accepté la requête en transformation (voir ordonnance de la Cour du 16 janvier 2020, C- 118/18 P-REV II, EU:C:2020:11, point 24).

78 Par ailleurs, l’issue de la procédure est dépourvue d’intérêt économique dans la mesure où, dès août 2019, soit avant le dépôt du recours, la demanderesse a elle-

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même signalé avoir renoncé à la (demande de) marque nationale autrichienne résultant de la transformation.

79 En outre, dans le cadre de l’appréciation de l’équité, il convient de prendre en considération le fait que les motifs du recours ne contiennent aucun argument concernant la question effectivement pertinente de larecevabilité d’une transformation en une marque autrichienne en vertu de l’article 139, paragraphe 2, point a), du RMUE.

80 Ilressort surtout des motifs de l’arrêt du Kammergericht de Berlin que l’action de la demanderesse à l’égard de BitTorrent Inc (San Francisco, États-Unis) relevait d’un abus de droit. Par conséquent, sa référence à cet arrêt est paradoxale et contredit le principe de «dolo agit qui petit quod statim redditurus est» (quiconque exige ce qu’il devra rendre immédiatement agit contre la bonne foi). L’équité exige que cela soit à leur charge dans le cadre de la décision relative au remboursement de la taxe de recours.

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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:

1. Le recours est rejeté comme étant non fondé.
2. La taxe de recours n’est pas remboursée.

Signés Signés Signés
D. D. donation C. Bartos E. Fink
Greffier:

Signés
H.Dijkema