LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 16 juillet 2020
Dans l’affaire R 2624/2019-2
JT International S.A. Rue Kazem-Radjavi 8
1202 Genève
Suisse Opposante/requérante représentée par Matthew Sammon, Sonder IP Limited, Calls Wharf 2 The Calls, Leeds LS2 7JU, Royaume Uni
contre
TVORNICA DUHANA UDBINA d. o. o. Podudbina 14
Udbina 53234
Croatie Demanderesse/défenderesse représentée par Sanja Vukina, Prilaz Gjure Deželica 30, 10000 Zagreb (Croatie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 053 337 (demande de marque de l’Union européenne no 17 843 939)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
16/07/2020, R 2624/2019-2, Zlatni dukat et al.

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 22 février 2018,
TVORNICA DUHANA UDBINA d. o. o. o. (ci-après «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ZLATNI DUKAT
pour la liste de produits suivants:
Classe 34 — tabac et produits du tabac (y compris succédanés); Articles à utiliser avec le tabac.
2 La demande a été publiée le 1 mars 2018.
3 Le 30 mai 2018, JT International S.A. (ci-après l’ « opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (b) et au paragraphe 8 (5) ( uniquement en ce qui concerne le droit antérieur 5 b) ci-dessous).
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement de MUE no 2 813 202 pour la marque verbale «DUCAT», déposée le 14 août 2002 et enregistrée le 1 juin 2006 pour les produits et services suivants:
Classe 34 — Tabac à l’état brut ou traité; tabac à fumer, tabac à rouler, tabac à rouler; cigarettes, cigares, cigarillos, produits pour fumer vendus séparément ou mélangés avec du tabac, aucun des produits n’étant à usage médical ou curatif; tabac à priser; articles pour fumeurs compris dans la classe 34; papier à cigarettes, fume-cigarettes et allumettes.

b) Enregistrement no 2 797 082 de la marque de l’Union européenne verbale
«LIGGETT-DUCAT» de la marque de l’Union européenne déposée le 1 août
2002 et enregistrée le 22 mars 2004 pour les produits et services suivants:
Classe 34 — Tabac à l’état brut ou traité; tabac à fumer, tabac à rouler, tabac à rouler; cigarettes, cigares, cigarillos; produits pour fumer vendus séparément ou mélangés avec du tabac, aucun des produits n’étant à usage médical ou curatif; tabac à priser; articles pour fumeurs compris dans la classe 34; papier à cigarettes, cigarettes et matchs de cigarettes.

6 A la demande de la demanderesse, l’opposant devait apporter la preuve de l’usage de ses enregistrements de marque antérieurs.
7 Par décision du 25 octobre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division
d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
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Preuve de l’usage
– La division d’opposition n’a pas jugé approprié de procéder à l’appréciation des preuves de l’usage produites et a procédé à l’examen de l’opposition comme si l’usage sérieux des marques antérieures avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués.
Risque de confusion
– La Division d’Opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 813 202 de l’opposante pour la marque verbale «DUCAT».
– Les produits contestés sont identiques; Ils s’adressent au grand public dont le degré d’attention est élevé.
– Les signes présentent un degré de similitude visuelle et phonétique inférieur à la moyenne et conceptuellement, selon la perception du public (pour les publics francophone, germanophone et germanophone) présentant un degré moyen de similitude ou l’aspect conceptuel n’influe pas sur l’appréciation de la similitude des signes. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif;
– Même si les signes ont en commun quatre lettres sur cinq lettres constituant «DU (C/K) AT», cet élément, par sa position, a un impact plus faible dans le signe contesté. Par ailleurs, l’élément distinctif supplémentaire «ZLATNI» du signe contesté conduit à des différences dans leurs parties initiales. cette différence revêt une pertinence particulière dans la mesure où les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe.
– Même pour les produits identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public.
– Étant donné que l’autre droit antérieur de l’opposante, à savoir la marque verbale «LIGGETT-DUCATT» compris dans la classe 34, est encore moins similaire au signe contesté en raison du mot «LIGGETT» placé en attaque, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne ce signe.
8 Le 20 novembre 2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 décembre 2019.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 9 mars 2020, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
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Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le terme «ZLATNI» signifie «GOLDEN» et, s’il peut s’agir d’un terme Bosnie, il est largement compris en Croatie (annexe 1: extrait de
WIKIPEDIA sur le langage serbo-croate). Par conséquent, le public croate comprendra le signe contesté comme faisant référence à une «pièce de couleur dorée». Le «doré» est, s’agissant d’un terme manuscrit, un terme laudatif car il fait référence à la qualité d’un produit et, en revanche, il est descriptif lorsqu’il est utilisé pour décrire la couleur du tabac.

– Compte tenu de la signification descriptive et laudative du premier élément verbal du signe contesté, le consommateur pertinent prêtera une attention plus élevée aux termes distinctifs «DUCAT» et «DUKAT». Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique. Par ailleurs, la signification conceptuelle est le même et, dès lors, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.

– De même, pour la partie du public qui pourrait ne pas comprendre l’élément verbal «ZLATNI», le terme «DUCAT» aura un rôle distinctif indépendant au sein de la marque et il existe un risque de confusion entre les signes en conflit.

– Pour les produits en question, les possibilités pour le consommateur d’effectuer une comparaison directe sont d’autant plus limitées qu’elles sont vendues à l’amiable et affichées à distance.

– Il en résulte qu’il existe un risque de confusion entre la MUE antérieure «DUCAT» et le signe contesté. La chambre de recours est également invitée à prendre en considération la marque de l’Union européenne antérieure «LIGETT DUCAT» de l’opposante car elle donne lieu à un risque de confusion avec le droit antérieur, en raison de l’élément distinctif commun «DUCAT».

11 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– En substance, la demanderesse demande que la décision attaquée soit confirmée et conteste le fait que, contrairement aux conclusions de l’opposante, la comparaison des signes ne peut se limiter aux seuls éléments verbaux «DUCAT» et «DUKAT».
– Si la division d’opposition n’a pas analysé la preuve de l’usage dans sa décision, la demanderesse affirme que les documents présentés montrent clairement que l’opposante n’a pas utilisé son droit antérieur «DUCAT», mais uniquement «LIGETT DUCAT» ou son abréviation «LD». La MUE no
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2 813 202 ne doit donc pas être prise en considération dans la présente procédure;
– Le droit antérieur de l’opposante «LIGET DUCATT» est différent, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, du signe contesté. Compte tenu du niveau d’attention élevé du public pertinent, il n’existe pas de risque de confusion.
Motifs
12 Toutes les références faites dans la présente décision se réfèrent au RMUE (UE)
2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié, sauf mention contraire dans la présente décision.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Remarque préliminaire
14 La division d’opposition a apprécié la marque au regard de la marque verbale de l’opposante no 2 813 202 «DUCAT». La Chambre ne voit aucune raison de s’écarter de cette approche.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; L’opposition est fondée sur deux droits antérieurs. La chambre de recours estime approprié de suivre l’approche de la division d’opposition et de contrôler la décision attaquée sur la base de la marque verbale antérieure de l’Union européenne no 2 813 202 «DUCAT».
Le consommateur pertinent et son niveau d’attention
16 La marque antérieure est une marque de l’Union européenne. Par conséquent, le public pertinent est domicilié dans l’un des États membres de l’Union européenne.
17 Comme indiqué dans la décision attaquée, bien que les produits du tabac soient des articles relativement bon marché destinés à la consommation en masse, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs quant à la marque de cigarettes fouteuses, de sorte qu’il existe un degré plus élevé de fidélité à la marque et l’attention est présumée lorsqu’il s’agit de produits du tabac. En
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outre, les fumeurs ont tendance à avoir le sentiment d’être attachés à une marque spécifique de cigarettes non seulement, mais aussi de plusieurs autres produits connexes tels que ceux en cause, et, pour cette raison, ils feront preuve d’un niveau d’attention relativement élevé dans le contexte de ces produits (15/09/2016, T-633/15, PUSH, EU:T:2016:492, § 19).
18 Toutefois, contrairement à ce qu’a présumé la division d’opposition, la chambre de recours relève que le degré élevé de loyauté à la marque ne s’applique pas aux «articles pour fumeurs» contestés (par exemple, pour les «affaires de transport»)
[voir 7/9/2016, R 1737/2015-5, VILLA/VILLA DOMINICANA, § 26; 31/08/2015, dans l’affaire R 2231/2014, VT (MARQUE FIG.)/VT VEGA TORO (fig.) e.a., § 12). En effet, si, en règle générale, les fumeurs sont essentiellement sollicités pour des raisons de préférence au goût, qu’ils conservent la même marque de cigarettes pendant toute la durée de leur vie ou jusqu’à ce qu’ils évitent de fumer, ils s’intéressent moins aux briquets, aux sacs de tabac, aux étuis, aux machines à rouler les cigarettes, qui ne sont pas coûteuses et qui sont achetées quotidiennement.
19 Pour cette seule raison, il convient d’annuler la décision attaquée, qui supposait que tous les produits contestés suscitent un niveau d’attention élevé.
20 Mais la Chambre considère également que la division d’opposition a commis une erreur dans la comparaison des signes.
Comparaison des signes
21 La division d’opposition a conclu que les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique. La chambre de recours ne partage pas cet avis.
22 La chambre de recours appréciera la comparaison des signes du point de vue du consommateur de vaisselle. Dans la langue croate, le mot «Zlatni» signifie doré, qui possède un caractère distinctif plutôt faible du point de vue du tabac dans la mesure où il exprime la qualité du produit ou sa couleur. En revanche, le mot «Ducat» renvoie à une pièce d’or ou d’argent servant de support au commerce en Europe de la dernière époque du Moyen-Âge jusqu’au 20e siècle. À cet égard, la chambre de recours rappelle que, en raison du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne conformément à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE, si un motif relatif de refus de la demande de marque, tel le risque de confusion avec un droit antérieur conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, s’applique uniquement dans un État membre, la demande en tant que telle sera rejetée (13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 85;
13/12/2011, T-61/09, Schinken King, EU:T:2011:733, § 32; 03/06/2015, T-
544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355, § 42).
23 Les deux marques sont des marques verbales: la marque antérieure «DUCAT» est comparée à la marque contestée «ZLATNI DUKAT».
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24 L’élément verbal «DUKAT» de la marque contestée sera perçu comme une erreur d’orthographe. En tout état de cause, les deux éléments verbaux sont similaires dans la mesure où ils ont en commun quatre lettres sur cinq. L’élément verbal «Dukat» conserve une position indépendante au sein de la marque contestée puisqu’il est qualifié par l’adjectif «ZLATNI», qui signifie «doré»;
25 Deuxièmement, s’agissant de l’invocation de la jurisprudence selon laquelle le début d’un signe est significatif dans l’impression d’ensemble produite par ce signe, il convient de rappeler que cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Il est vrai que la marque contestée comprend l’élément verbal supplémentaire «Zlatni». Toutefois, comme déjà conclu, ce mot a un caractère distinctif faible pour les produits du tabac contestés. Dès lors, les marques en conflit présentent une certaine similitude sur le plan visuel en raison de la présence d’un élément commun [affaire T-286/02, Oriental Kitchen/OHMI
— Mou Dybfrost (KIAP MOU) [2003] Rec. p. II-4953, points 39 et 44; arrêt du 8 mars 2005 dans l’affaire T-32/03 Leder & Schuh/OHMI — Schuhpark Fascies (JELLO Schuhpark), non publié au Recueil, § 38-47; et affaire T-466/08
Lancôme contre OHMI — Focus Magazin Verlag (ACNO FOCUS) [2011] Rec.
p. II-1831, points 56 à 63).
26 Ainsi, sur le plan visuel, les signes sont similaires à un degré moyen en raison de la présence des éléments verbaux presque identiques «ducat» et «dukat».
27 Pour les mêmes raisons, la même conclusion s’applique, en dépit de l’élément verbal supplémentaire «Zlatni», à la comparaison phonétique, étant donné que le mot «ducat» et le mot «canat» sont prononcés de la même manière en croate.
28 Pour le consommateur croate, un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel est que les signes sont similaires dans la mesure où la marque antérieure
«DUCAT» fait référence à une pièce et la marque contestée «Zlatni à la même pièce d’or dans l’esprit qu’un DUCAT est soit en or, soit en argent.
29 Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen et, pour les consommateurs croates, conceptuellement similaires à un degré élevé. Par conséquent, la division d’opposition a commis une erreur en concluant que les signes présentaient un degré de similitude inférieur à la moyenne.
Caractère distinctif de la marque antérieure
30 En outre, la chambre de recours ajoute ce qui suit. Le mot «DUCAT» est dépourvu de signification en croate en ce qui concerne les produits couverts par la marque antérieure qui jouit dès lors d’un caractère distinctif intrinsèque.
Conclusions
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31 Comme indiqué ci-dessus, la chambre de recours partage la conclusion de la division d’opposition selon laquelle le niveau d’attention des «consommateurs de cigarettes sans marque» est élevé. Cependant, cela ne permet pas automatiquement d’écarter l’existence d’un risque de confusion. En fait, un tel niveau d’attention peut être neutralisé par l’identité des produits et par la similitude des signes. En outre, même si, dans certains cas, le consommateur fait preuve d’un niveau d’attention plus attentif, le fait que le public concerné se montre plus attentive à l’identité du producteur ou du fournisseur du produit ou du service qu’il souhaite obtenir ne signifie pas qu’il examinera en détail la marque avec laquelle il sera confronté, ou qu’il la comparera minutieusement à une autre marque. En effet, même pour un public faisant preuve d’un degré d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il a gardée en mémoire (16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48; 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Il convient également de considérer que le consommateur pertinent est susceptible de percevoir la marque contestée comme une sous-marque, une extension ou une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (voir, en ce sens, arrêt du 23/10/20012002, T-104/01 «Fifties», § 49)
32 En outre, il y a lieu de considérer que, dans de nombreux pays européens, la législation interdit aux mineurs d’acheter du tabac. Il ne s’agit donc pas de produits qui s’achètent en dehors d’une étagère. Les consommateurs doivent les commander sur le plan phonétique; Dès lors, les coïncidences phonétiques sont plus importantes que l’impact visuel.
33 Pour ces raisons, le recours est accueilli, la décision attaquée est annulée dans son intégralité et, compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit examinée par les deux instances de l’Office, l’affaire est renvoyée à la division d’opposition conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, afin d’examiner les preuves de l’usage et, en fin de compte, de comparer les produits et services, et d’apprécier globalement le risque de confusion en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et en tenant compte de la comparaison des signes effectuée ci-dessus, à savoir l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure et la constatation de la chambre de recours selon laquelle les produits du tabac sont typiquement commandés oralement, toutes ces conclusions étant contraignantes pour la division d’opposition.
Coûts
34 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dès lors qu’une nouvelle décision doit être prise dans le cadre de la procédure d’opposition, la chambre estime équitable que chaque partie supporte ses propres frais de représentation aux fins de la présente procédure de recours.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner, conformément aux conclusions précitées, en particulier au paragraphe 33 de la présente décision;
3. Condamne les parties à supporter leurs propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.

Signé Signé Signé
S. Stürmann S. Martin A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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