DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 116 549
Proconsi, S.L., Carretera Santander, Km. 5,5, 24197 Villarrodrigo de las Regueras, Leon, Espagne (opposante), représentée par Eurokonzern, C/Marceliano Santa María 9-bajo, 28036 Madrid (Espagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Zebra Technologies Corporation, 3 oublook Point, 60069 Lincolnshire, États-Unis d’Amérique (titulaire), représentée par Haseltine Lake Kempner LLP, Redcliff Quay 120 Redcliff Street, BS1 6HU Bristol, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 20/07/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 116 549 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 37 Tous les services de cette classe.
2. L’enregistrement international no 1 516 763 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les services précités. Elle peut être enregistrée pour les autres services contestés, à savoir tous les services compris dans la classe 35.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 21/04/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 516 763 pour la marque verbale «SMARTCOUNT». L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque verbale espagnole no 3 682 688 «SMARTCOUNTER». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les services en cause, à supposer qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.

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a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 39: Transports; Emballage et entreposage de marchandises; Organisation de voyages.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
À la suite de la limitation demandée par la titulaire le 28/07/2020, les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de conseil commercial dans le domaine de l’analyse au détail, des systèmes de contrôle des stocks et des systèmes de suivi des actifs.
Classe 37: Installation, réparation et maintenance de matériel informatique et de périphériques, systèmes de contrôle des stocks et dispositifs de suivi d’actifs.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des services incluent, en particulier, la nature et la destination des services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés compris dans cette classe sont essentiellement des services divers de conseil en affaires, qui sont destinés à aider les entreprises à gérer leurs affaires en définissant la stratégie et/ou l’orientation de l’entreprise. Ces services comprennent des activités liées à la gestion d’une entreprise et sont généralement fournis par des sociétés spécialisées dans ce domaine spécifique, comme des consultants d’entreprises. Ils collectent des informations et fournissent des outils et une expertise permettant à leurs clients d’exercer leurs activités ou offrent à des entreprises le soutien nécessaire pour acquérir, développer et accroître leur part de marché, qui sont tous destinés à contribuer à la stratégie d’une entreprise commerciale. Par exemple, ils fournissent des conseils sur la manière d’affecter efficacement les ressources financières et humaines, d’améliorer la productivité, d’accroître la part de marché, de gérer les concurrents, de réduire les factures fiscales, de développer de nouveaux produits, de communiquer avec le public, de réaliser des campagnes de marketing, de rechercher les tendances de la consommation, de lancer de nouveaux produits et de créer une identité d’entreprise.
Les services de l’opposante – transport, emballage et entreposage de marchandises, organisation de voyages compris dans la classe 39 et essentiellement divers services liés aux sciences, à la technologie, à l’analyse industrielle et à la recherche industrielles compris dans la classe 42 — sont différents des services contestés compris dans cette classe dans la mesure où ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution, le public pertinent et les fournisseurs habituels. En outre, ils

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ne sont ni complémentaires ni concurrents. Il est très peu probable qu’un fournisseur des services de l’opposante fournisse également des services de conseil aux entreprises, qui sont des services hautement spécialisés rendus par des sociétés de conseil.
Services contestés compris dans la classe 37
Les services contestés d’ installation, de réparation et de maintenance de matériel informatique et de périphériques, de systèmes de contrôle d’inventaire et de dispositifs de suivi d’actifs sont au moins similaires à un faible degré à la conception et au développement d’ordinateurs de l’opposante compris dans la classe 42, dans la mesure où tous ces services sont principalement liés au matériel informatique. Les services concernés peuvent être liés aux ordinateurs et ils peuvent coïncider par leur nature. Ils s’adressent également aux mêmes consommateurs finaux. En outre, il est courant, dans le domaine de l’informatique et de la technologie, que les mêmes entreprises ou des entreprises liées fournissent des services de conception et de développement ainsi que des services d’installation, de réparation et de maintenance de matériel informatique et de divers systèmes et dispositifs connexes. Dès lors, contrairement à ce que soutient la titulaire, les services comparés sont similaires au moins à un faible degré (voir, à cet effet, 15/01/2013,-451/11, Gigabyte, EU:T:2013:13, § 70-71; 9/11/2016, R 1438/2015-5, HYVE SOLUTIONS/Hyve et al., § 28).
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de services en cause.
En l’espèce, les services jugés similaires au moins à un faible degré s’adressent principalement à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine de l’informatique. Par conséquent, le public pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion sera le public professionnel.
Compte tenu de la nature plutôt spécialisée des services en cause, du niveau de prix prétendument élevé et des conditions potentiellement complexes des services achetés, le niveau d’attention du public pertinent est considéré comme variant de supérieur à la moyenne à élevé;
c) Les signes
SMARTCOUNTER SMARTCOUNT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.

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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le public pertinent des différents États membres de l’Union parle principalement les langues prédominantes dans leurs territoires respectifs [23/10/2002,-6/01, Matratzen +
Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 27]. Ces langues sont normalement les langues officielles du territoire pertinent, par exemple l’espagnol en Espagne. Toutefois, il ne saurait être automatiquement exclu que le public pertinent d’un territoire donné ne connaisse que la langue de ce territoire (03/06/2009-, 394/08 P, Zipcar, EU:C:2009:334, § 51). La compréhension des langues n’est pas strictement limitée par les frontières géographiques, il est possible que, pour certaines raisons, telles que la diffusion de certains éléments du vocabulaire étranger, certains éléments du vocabulaire étranger soient compris par le public d’autres États membres, en particulier le public professionnel, comme en l’espèce.
Bien qu’une connaissance de la langue anglaise de la part du public espagnol ne soit pas un fait notoire, les secteurs de la technologie et de l’informatique appartiennent aux domaines dans lesquels l’anglais est fréquemment et habituellement utilisé -[29/04/2020, 108/19, TasteSense By Kerry (fig.)/Multisense et al., EU:T:2020:161, § 63]. Les professionnels de tous les pays de l’Union européenne qui travaillent dans les industries susmentionnées ont au moins une connaissance élémentaire de l’anglais et généralement une connaissance plus approfondie de cette langue dans leurs domaines d’activité respectifs. Les professionnels des technologies de l’information et de la technologie connaissent en général davantage l’utilisation de mots anglais techniques et de base que le grand public (voir, à cet effet, 27/11/2007-,
434/05, Activy Media Gateway, EU:T:2007:359, § 38, 48; 11/12/2008, 57/08-P, Activy Media Gateway, EU:C:2008:718).
Les signes sont des marques verbales composées de mots anglais. La marque antérieure est l’élément verbal «SMARTCOUNTER», tandis que le signe contesté est l’élément verbal «SMARTCOUNT». Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Par conséquent, il est probable que le public pertinent décomposera chaque signe en deux éléments verbaux qu’il connaît, à savoir «SMART» et «compteur» dans le cas de la marque antérieure et «SMART» et «COUNT» dans le cas du signe contesté. Tous ces éléments verbaux sont courants et largement utilisés dans la terminologie professionnelle dans les secteurs de l’informatique et de la technologie. Par conséquent, ils seront associés par une grande majorité du public professionnel espagnol pertinent à leur signification en anglais, comme décrit ci-dessous.
Le terme anglais commun «SMART» peut être compris par le public pertinent comme signifiant «agir comme si l’intelligence humaine l’utilise en utilisant un contrôle informatique automatique lié à toute caractéristique technologique au-delà des caractéristiques traditionnelles des produits» (voir 20/11/2018, R 835/2018-4, smart:) things, § 19; 15/10/2020, T-48/19, SMART:) things (fig.), EU:T:2020:483, § 21). Cet élément verbal possède un caractère distinctif limité par rapport aux services pertinents. L’élément verbal «compteur» de la marque antérieure signifie, entre autres: «Un dispositif utilisé pour compter» (informations extraites de Lexico le 14/07/2021 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/counter). Dans le contexte des services pertinents, à savoir la conception et le développement de matériel informatique compris

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dans la classe 42, la combinaison des mots «SMART» et «compteur» forme une expression significative qui peut être comprise comme étant la conception et le développement de produits de comptage électronique connectés à d’autres dispositifs ou réseaux au moyen de différents protocoles sans fil pouvant fonctionner de manière interactive et autonome. Par conséquent, le caractère distinctif des termes «SMART» et «COUNTER» est inférieur à la moyenne [voir, à cet effet, 03/02/2021, R 1657/2020-4, SmartThinQ (fig.)/SMARTTHING (fig.), § 60].
En ce qui concerne le signe contesté, l’élément verbal «SMART» possède une signification et un degré de caractère distinctif, comme décrit ci-dessus. L’élément verbal «COUNT» peut être compris comme signifiant, entre autres: «Acte de détermination du nombre total de quelque chose» (informations extraites de Lexico le 14/07/2021 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/count). La combinaison des éléments verbaux «SMART» et «COUNT» forme également une expression significative, qui, en ce qui concerne les services pertinents, peut être comprise comme faisant référence au fait que l’installation, la réparation et la maintenance concernent des appareils électroniques intelligents destinés à être comptés.
Les deux signes sont des marques verbales. La protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). Par conséquent, il est généralement indifférent que les marques verbales soient représentées en lettres majuscules ou minuscules. Aucun des signes en cause ne s’écarte de la manière habituelle d’écrire étant donné que les deux signes sont écrits en majuscules, ce qui est une manière assez courante de représenter des mots.
La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Par conséquent, dans les signes courts, de petites différences peuvent souvent produire une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs. En l’espèce, les signes sont relativement longs, à savoir 12 lettres dans la marque antérieure contre 10 lettres dans le signe contesté.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «SMARTCOUNT * *» (et leur sonorité), présentes à l’identique dans les deux signes. Ces lettres constituent, respectivement, le signe contesté dans son intégralité et les 10 premières lettres sur 12 de la marque antérieure. Ils diffèrent uniquement par les lettres/sons supplémentaires «ER», placés à la fin de la marque antérieure, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté.
En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, la séquence de lettres «SMARTCOUNT * *» du signe contesté attirera en premier lieu l’attention des consommateurs lorsqu’ils y seront confrontés.
La marque antérieure reproduit l’intégralité du seul élément verbal du signe contesté, et l’élément verbal commun occupe une place proéminente au début de la marque antérieure. Les différences sont contenues dans les deux dernières lettres supplémentaires de la marque antérieure. Par conséquent, et compte tenu des affirmations susmentionnées sur le degré de caractère distinctif des éléments des signes, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.

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Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés à des concepts très similaires véhiculés par les éléments verbaux «SMART» et «compteur»/«COUNT», qui ont la signification et le degré de caractère distinctif décrits ci-dessus. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la moyenne pour l’ensemble des services pertinents.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et les services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les services sont similaires au moins à un faible degré. Ils s’adressent principalement au public professionnel, dont le niveau d’attention varie de supérieur à la moyenne à élevé. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est inférieur à la moyenne.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. L’intégralité du signe contesté «SMARTCOUNT» est reproduite au début de l’unique élément verbal «SMARTCOUNTER» de la marque antérieure. Comme expliqué ci-dessus, le début est la partie d’un signe à laquelle les consommateurs prêteront plus d’attention. Les éléments supplémentaires différents de la marque antérieure, à savoir les deux dernières lettres «ER», qui ne jouent pas un rôle distinctif indépendant dans cette marque, ne sont pas suffisants pour créer une différence significative entre les signes. Dans l’ensemble, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser les similitudes, qui résultent de la reproduction complète du signe contesté au début de l’unique élément verbal de la marque antérieure.

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Par conséquent, dans le cadre d’une appréciation globale des marques, les différences n’ont pas d’impact suffisant pour neutraliser les similitudes et permettre au public pertinent de les distinguer avec certitude. Par conséquent, il est tout à fait concevable que le public professionnel pertinent, même faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, qui devra se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire des signes, puisse les confondre ou croire que les services jugés similaires au moins à un faible degré proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les conclusions susmentionnées ne sont pas remises en cause par le caractère distinctif inférieur à la moyenne de la marque antérieure. En effet, selon une jurisprudence constante, la constatation d’un caractère distinctif inférieur à la moyenne pour la marque antérieure ne signifie pas qu’il n’existe pas de risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif d’une marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Dès lors, même en présence d’une marque antérieure dont le caractère distinctif est inférieur à la moyenne et d’un signe contesté qui ne la reproduit pas entièrement, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des services visés (16/03/2005,-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 61). En outre, dans les cas où la marque antérieure possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne, conclure à l’existence d’un risque de confusion uniquement lorsque le signe contesté le reproduit intégralement, quel que soit le degré de similitude entre les marques, ne serait pas conforme à la nature de l’appréciation globale requise en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (-13/12/2007, 134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 71). En l’espèce, bien que la marque antérieure possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne, ce degré est compensé par le fait que les signes sont très similaires et que le signe contesté dans son intégralité est reproduit dans l’unique élément verbal de la marque antérieure.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public espagnol et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no 3 682 688 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la protection de la marque contestée doit être refusée pour les services jugés similaires au moins à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.

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De la division d’opposition
Liliya Yordanova Anna Pdélimiter KAŁA Gueorgui Ivanov
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.