DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 36 014 C (INVALIDITY)
Sicut Enterprises Limited, KEMP House, 152-160 City Road, Londres EC1V 2DW, Royaume-Uni (demandeur), représenté par Aaron & Partners LLP, 5-7 Grosvenor Court Foregate Street Chester, Cheshire CH1 1HG, Royaume-Uni (mandataire agréé)
i-n s t
Axion structurel Innovations LLC, 1100 Brandywine Blvd., Suite H, 43701 Zanesville, Ohio 43701, États-Unis d’Amérique (titulaire de la MUE), représentée par Abel & IMRAY, 20 St. Andrew Street, London EC4A 3AG (Royaume-Uni) (représentant professionnel).
Le17/06/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. la demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne NO 17 966 154 «ECOTRAX» ( marque verbale), en classe 19.La demande est basée sur l’enregistrement international no 1 243 013 désignant l’Union européenne «ECOTRAX» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE dans le formulaire de demande et l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, dans la lettre soumise en même temps que le formulaire.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Dans la demande en nullité déposée le 13/06/2019, la demanderesse a fait valoir que les signes en cause étaient identiques et que les produits étaient identiques ou du moins similaires. Par conséquent, elle demandait que la marque contestée soit rejetée dans son intégralité sur la base de la double identité ou de l’existence d’un risque de confusion. Elle a demandé qu’à titre subsidiaire, la marque de l’Union européenne contestée soit déclarée nulle sur le fondement de l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE.Elle a fait référence au fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait déjà procédé précédemment à l’enregistrement de la même marque pour les mêmes produits et que la demande en question avait été rejetée au motif qu’elle était identique à la marque antérieure invoquée en l’espèce. Elle a également mentionné dans une phrase que si la nouvelle marque avait été enregistrée avec succès, cela tirerait incontestablement un profit indu du goodwill généré dans la marque existante depuis mai 2013 par la commercialisation et la vente de produits sous cette marque.

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Décision sur la décision attaquée no Page sur25 36 014 C
Le titulaire de la marque de l’Union européenne a répondu le 11/10/2019. Elle a fait valoir que la marque antérieure avait été radiée du registre à la suite de la cessation des effets de la marque de base du Royaume-Uni et que, par conséquent, la demande en nullité était dépourvue de fondement.
Le demandeur n’a pas présenté d’autres observations.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, une demande en nullité à l’encontre de la marque contestée peut être présentée au motif que la marque est refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8 du RMUE:
a) Par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, au regard de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 8 (5);
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) des marques dont la date de demande d’enregistrement est antérieure à la date de demande de la marque contestée compte tenu, le cas échéant, des priorités invoquées à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
Ii) sur demande d’une marque visée à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, soumise à l’enregistrement;
Iii) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de la demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), et le b) du RMUE, suppose l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’ article 8, paragraphe 2, du RMUE.
La demanderesse a brièvement fait référence à l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE dans ses observations en ce sens qu’elle indiquait que la nullité de la marque de l’Union européenne devait être déclarée pour ces motifs, eu égard au cas où la demande se fonde sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point a) et b) du RMUE.
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’ il existe une marque telle que visée à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.En vertu de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, sur opposition du titulaire de la marque, une marque est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est demandée par le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que l’agent de représentation justifie le recours, (soulignement ajouté).
Dès lors, la base juridique de l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE exige également l’existence d’une marque antérieure.

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Décision sur la décision attaquée no Page sur35 36 014 C
En l’absence de toute limitation au titre de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, le terme «marques» doit être interprété de manière large et doit être compris comme incluant les demandes en attente étant donné que rien dans cette disposition ne limite son champ d’application exclusivement aux marques enregistrées. Pour les mêmes raisons, les marques non enregistrées ou les marques notoirement connues au sens de l’article 6 de la CP relèvent également du terme «marques» au sens de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.Par conséquent, les marques tant enregistrées que non enregistrées sont couvertes par cette disposition, dans la mesure où la loi du pays d’origine reconnaît les droits de ce type.
La demande en nullité sur le fondement de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), et b), du RMUE, est fondée sur l’enregistrement international no 1 243 013 désignant l’Union européenne, comme indiqué clairement dans le formulaire de demande. La demanderesse n’a pas identifié sans équivoque une marque antérieure à l’égard d’une action fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, que ce soit dans le formulaire de demande ou dans ses observations. Il y a tout au plus lieu de supposer que la demande fondée sur ces motifs est également fondée sur l’enregistrement international no 1 243 013, étant donné qu’aucune autre marque n’a été identifiée ou même à l’enregistrement, en particulier, aucune demande en instance, marque non enregistrée ou marque renommée au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la convention de Paris.
Le demandeur a accepté que les informations nécessaires concernant l’enregistrement international no 1 243 013 soient importées de la base de données officielle en ligne pertinentes accessibles par le biais de TMVIEW et que cette source soit utilisée à des fins de corroboration, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir les informations supplémentaires qui pourraient être nécessaires pour respecter les exigences de l’article 7, paragraphe 2, et du paragraphe (4) du RDMUE.
La base de données officielle pertinente en ligne est constituée par l’OMPI, la base de données de Madrid. D’après les informations figurant dans l’enquête de Madrid, l’enregistrement international no 1 243 013 désignant l’UE a été radié de tous les produits à la demande de l’Office, conformément à l’article 6, paragraphe 4, du protocole de Madrid. La date d’enregistrement de la cessation des effets est de 28/06/2019 et la date de publication est le 11/07/2019. La base de données indique également que la demande de base no UK00003005461 a été annulée pour tous les produits et services. Cela confirme les allégations de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
Si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister, la décision finale ne peut pas se fonder sur celui-ci.Le recours peut uniquement être accueilli en ce qui concerne un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est prise.La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets est sans importance.Étant donné que la marque de l’Union européenne et le droit antérieur qui ont cessé de produire des effets ne peuvent plus coexister, la demande en nullité ne saurait être accueillie dans cette mesure.
Cela découle du libellé de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE et du point b) qui exige expressément par l’utilisation du présent ténus qu’une marque antérieure existe au moment de l’adoption de la déclaration de déclaration en nullité.

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Décision sur la décision attaquée no Page sur45 36 014 C
La nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:
A) lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies;

(b) lorsqu’il existe une marque telle que visée à l’article 8, paragraphe 3, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies;

(soulignement ajouté)
Il ressort des faits susmentionnés que la marque antérieure a cessé d’exister et, partant, ne saurait constituer une marque valable et sur le fondement de laquelle l’action en nullité peut se fonder au sens de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, ou au sens de l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
Dès lors, le 29/10/2019, le demandeur a été informé le 03/01/2020 afin d’informer l’Office du fait qu’il maintenait ou non la demande en nullité en raison de la cessation de l’existence de la marque antérieure, en soulignant que, si la demande n’avait pas été retirée dans le délai imparti, l’Office prendrait une décision de rejet de la demande au motif qu’elle n’était pas fondée.

Du fait que la demanderesse n’a pas répondu à cette notification, elle doit rejeter la demande en annulation comme non fondée.
Par souci d’exhaustivité, la division d’annulation relève également que la demanderesse a également brièvement mentionné dans ses observations que «si la nouvelle marque est acceptée avec succès, elle tirerait incontestablement un profit indu du goodwill généré par la société Sicut dans la marque existante depuis mai 2013 grâce à la commercialisation et à la vente de produits sous cette marque».Ce libellé rappelle le libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, qui peut être invoqué dans le cadre d’une action en nullité conjointement à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, ou au «passing off» (passing off), qui peut être invoqué dans le contexte de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE.Cependant, il est dûment indiqué que les motifs sont dûment indiqués si l’une des options pertinentes a été choisie dans le formulaire ou si elle peut être déduite des observations présentées par la demanderesse accompagnées de la forme de manière non équivoque. En l’espèce, non seulement les motifs ne sont pas identifiables de manière non équivoque, mais il n’est même pas possible de déterminer avec certitude si l’intention réelle du demandeur était d’invoquer d’autres motifs que ceux précédemment cités. Dès lors, aucun motif autres que ceux examinés ci-dessus, dont la conclusion est dénuée de fondement, a été valablement invoqué.
En outre, il ressort clairement de ce qui précède que, compte tenu de la cessation d’existence de la marque antérieure, la décision d’opposition «accueillie» antérieure invoquée par la demanderesse n’est pas pertinente.

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Décision sur la décision attaquée no Page sur55 36 014 C
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement
De la division d’annulation
Denitza Stoyanova- Catherine MEDINA Jessica LEWIS Valchanova

Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.