LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 21 janvier 2020
Dans l’affaire R 1259/2019-4
Omniome, Inc. 10575 Roselle Street
San Diego, CA 92121
Titulaire de l’enregistrement États-Unis d’Amérique
international/requérante représentée par Heuking Kühn Lüer Wojtek — Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Neuer Wall 63, 20354 Hamburg (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 411 693 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
21/01/2020, R 1259/2019-4, séquençage par lier

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Décision
Résumé des faits
1 Le 16/04/2018, la titulaire de l’enregistrement international (ci-après la «requérante») a obtenu l’enregistrement international (ci-après l’ «enregistrement international») no 1 411 693 désignant l’Union européenne pour le signe
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 1 — réactifs pour l’analyse des analytes biologiques;

Classe 9 — analyseurs de laboratoire de recherche pour l’analyse des analyseurs biologiques à des fins non médicales;

Classe 10 — Dispositifs pour l’analyse des analytes biologiques à usage médical;

Classe 42 — Analyse des analytes biologiques; développement de nouvelles technologies pour des tiers pour l’analyse d’analytes biologiques.

2 Après avoir soulevé un refus provisoire, par décision du 8/04/2019, l’examinateur a refusé la protection de l’enregistrement international en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), et (b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du
RMUE.
3 L’examinateur a estimé que, lorsque le public pertinent anglophone professionnel du secteur scientifique a rencontré l’expression «séquençage BY BINDING» en rapport avec des produits et services utilisés pour des analyses biologiques, ceux- ci le comprendraient immédiatement comme «la séquençage d’ADN au moyen d’une méthode contraignante». Le séquençage d’ADN était une technique utilisée pour déterminer la séquence de nucléotides d’ADN, le niveau le plus fondamental des connaissances d’un gène ou du génome et le plan contenant les instructions pour la construction de l’organisme. Les méthodes communes de séquençage des ADN étaient de séquençage par synthèse (SBS), et également par contraignantes:
Détermination des séquences de reconnaissance des protéines de la DNA-lient par une méthode de sélection basée sur site (BSS) polyvalente à l’aide d’une méthode de sélection des protéines et du caractère contraignant de la protéine
(www.ncbi.nlm.nih.go). Par conséquent, l’expression était perçue comme un message informatif non distinctif expliquant la finalité des réactifs, des analyseurs et dispositifs ainsi que des services; Dans la mesure où l’expression était descriptive pour les produits et services demandés, elle était également dépourvue de caractère distinctif.

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Motifs du recours
4 La requérante a formé un recours, puis déposé un mémoire exposant les motifs du recours, demandant que la décision attaquée soit annulée.
5 La requérante soutient que le signe n’est pas descriptif des produits et services visés par la demande, en particulier parce qu’il ne contient aucun lien avec
«ADN» et que des événements qui se produisent dans toute technologie de séquençage. Le déroulement des séquences pourrait également se référer au séquençage de l’ARN, l’exécution de Protein ou l’ordre polysaccharides. Le «séquençage par lier» n’est pas une méthode de séquençage commune, contrairement à la méthode de la séquençage par synthèse. Elle renvoie à une publication relative aux technologies de séquençage de l’ ADN provenant d’âges: Dix ans d’applications de séquençage de nouvelle génération afin de démontrer que de nombreux événements obligatoires se produisent au sein de toute technologie de séquençage, ainsi que d’autres articles et publications, à partir des sites web wikipédia, www.ncbi.nlm.nih.gov et www.nature.com, qui n’incluent pas l’expression «séquences par liaison», à l’exception de la marque de la requérante. Elle soutient que le verbe «à séquence sth» signifie «to arranged sth. dans un ordre particulier»; «reliure» signifie «calfeutrer ou rejeter sth» ou «colle la même que la masse en un seul bâtonnet» (www.lexico.com). Dès lors, la signification de l’expression n’est pas claire et est également contradictoire entre l’organisation de quelque chose dans un ordre et la mise en masse unique d’un ordre. En conséquence, le «séquençage BY BINDING» n’est pas directement descriptif. En outre, il n’existe pas de lien direct avec les produits et services. L’examinatrice n’a pas apprécié l’expression au regard des produits et services visés par la demande. La requérante décrit la méthode de séquençage de l’ADN utilisée pour son utilisation comme la détection de l’ADN de la structure moléculaire dans plusieurs étapes, un processus impliquant une méthode cyclique, y compris la formation d’un complexe stable et contraignant au niveau d’un examen d’acide nucléique cible, l’identification du complexe contraignant aux fins de la détermination du type de nucléotide, l’activation de l’acide nucléique cible pour l’extension et le renouvellement de l’acide nucléique cible d’un nucléotide à étape jusqu’à la position d’interrogation suivante. Elle affirme que «séquençage» décrit un processus, mais non le produit ou la finalité du produit. Dès lors, la demande d’enregistrement n’est pas purement descriptive, mais tout au plus suggestive.
Motifs
6 Le recours est recevable mais non fondé.
7 Le lien entre le signe et les produits et services demandés est suffisamment étroit pour que la marque demandée tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.

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Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement. Par ailleurs, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que l’article 7, paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
9 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et/ou services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005, T-19/04, Paperlab,
EU:T:2005:247, § 25).
10 Le signe revendiqué doit être apprécié, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits et aux services concernés (30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 26;
27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 38).
11 Les produits et services des classes 1, 9, 10 et 42 s’adressent à un public de professionnels dans le domaine de la recherche biologique et médicale. Le public pertinent pour ces produits et services est constitué de professionnels hautement spécialisés comme les biologistes moléculaires. Les professionnels ont normalement une plus grande maîtrise de l’anglais que le consommateur moyen et ont connaissance de termes techniques utilisés dans leur domaine.
12 L’examinateur a conclu à juste titre que les professionnels percevraient de manière immédiate l’expression «séquençage BY BINDING» comme une combinaison des trois mots anglais «séquençage», «par» et «contraignants», au sens de «séquençage à ADN utilisant une méthode contraignante», La requérante ne conteste pas le fait que le signe est composé de ces trois mots anglais, mais insiste sur le fait que la signification du terme combiné «séquençage BY BINDING» n’est pas claire et contradictoire étant donné qu’elle ne contient aucun lien avec «ADN», dans la mesure où la «séquençage par la reliure» n’existe pas en tant que technologie de capture et qu’il n’existe aucun lien avec les produits et services demandés.
13 À cet égard, la chambre de recours rappelle qu’il est sans conséquence pour l’appréciation du motif absolu conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE qu’une combinaison de mots descriptifs soit utilisée ou non. Conformément à une jurisprudence constante, pour que l’EUIPO soit refusé de procéder à un tel enregistrement, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé à des fins descriptives. Il suffit en effet qu’il puisse être utilisé à de telles fins (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, §
32).

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14 De plus, la chambre de recours rappelle que lorsque des termes descriptifs sont attachés au sein d’un signe, les termes conservent leurs significations descriptives puisque le signe n’est qu’une combinaison de termes individuels.
15 Les deux mots anglais «séquençage» et «reliure» sont descriptifs des produits et services demandés, de même que leur combinaison. Comme la requérante le fait valoir à juste titre selon le dictionnaire Oxford English Dictionary, «à la séquence» signifie «to organised st. dans un ordre particulier» et «bind sth» signifient «à fixer ou à fixer ascendant» ou «coller ou à se fixer ensemble ou à coller en un seul masse» (www.lexico.com). Toutefois, il n’y a pas d’incohérence dans la combinaison de ces deux termes. Comme l’examinateur a correctement indiqué l’expression «séquençage de l’ADN» est le processus de détermination de la séquence d’acides nucléiques, à savoir l’ordre des nucléotides de l’ADN (www.britannica.com). «BY BINDING» ne fait que décrire qu’une méthode contraignante est utilisée comme technologie de séquençage. La requérante même confirme que de nombreux événements contraignants ont lieu dans le séquençage des technologies. Les méthodes de séquençage des ADN ont considérablement augmenté au cours des dernières décennies. Il est vrai que l’expression «séquençage par lier» n’est actuellement utilisée que par la requérante.
16 Toutefois, l’enregistrement international est composé de manière commune. Diverses méthodes de séquençage sont développées de façon comparable, telles que «séquençage par ligation», «séquençage par l’hybride» ou par «séquençage par synthèse». Par ailleurs, la requérante ne fait pas état de la technologie de séquençage qu’elle a développée comme impliquant des méthodes contraignantes, à savoir une méthode cyclique, y compris la formation d’un complexe stable et contraignant aux interrogatoires de l’acide nucléique cible. L’expression «séquençage BY BINDING» ne permet certes pas d’établir clairement le caractère contraignant de l’événement. Toutefois, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que le public pertinent comprenne exactement comment les produits fonctionnent, mais seulement que le signe constitue une description, de manière générale, qu’ils servent à des séquences d’ADN au moyen d’une méthode contraignante: le seul facteur décisif est que le public perçoive une référence descriptive aux produits et services pertinents et non une référence à un fournisseur spécifique [25/10/2012, R 56/2012-4, MATRIX ENERGETICS, § 15;
04/12/2014, T-494/13, WATT, EU:T:2014:1022, § 33). Il n’y a rien de mal, ni de contradiction dans l’expression. Au contraire, comme il a été démontré, sa composition est conforme aux méthodes de séquençage communes. Par conséquent, les services de «séquençage BY BINDING» seront compris par le public dans le domaine de la recherche biologique et médicale, sous la forme d’un séquençage à l’ADN, à l’aide d’une méthode contraignante.
17 Les produits de l’appelante, à savoir les réactifs, les analyseurs de laboratoire de recherche et les dispositifs d’analyse des analytes biologiques sont tous liés à l’analyse des analytes biologiques et peuvent donc être destinés à la réalisation de séquences ADN. Le séquençage est réalisé dans des laboratoires utilisant des dispositifs d’analyse et des analyseurs de laboratoire de recherche et des réactifs pour l’analyse d’analytes biologiques. Également les services «analyse des

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analytes biologiques; le développement de nouvelles technologies pour des tiers pour l’analyse des analytes biologiques» compris dans la classe 42 sont directement en relation avec l’analyse des analytes biologiques. Par conséquent, il ne fait aucun doute que l’expression «séquençage BY BINDING» est descriptive de ces produits et services;
18 La requérante insiste sur le fait que l’expression «séquençage BY BINDING» décrit un processus et non sur le produit ou la destination et que la chambre convient de la sorte que les séquences d’ADN sont un processus. Or, les produits et services tels que revendiqués dans les classes 1, 9, 10 et 42 sont également destinés à l’analyse d’analytes biologiques. Une telle analyse est bien sûr un processus. Par conséquent, compte tenu de la connaissance et du niveau de compréhension des consommateurs pertinents, la chambre de recours ne comprend pas uniquement l’argument selon lequel ces spécialistes ne seraient pas en mesure de voir le lien entre le terme «séquençage BY BINDING» et les produits et services visés par la demande. Ces spécialistes connaissent les différentes méthodes de séquençage et ils percevront donc immédiatement le signe «séquençage BY BINDING» comme un indicateur démontrant que les produits et services offerts sous ce signe sont liés au séquençage à ADN au moyen d’une méthode contraignante.
19 Il s’ensuit que le lien entre la marque et les produits et services demandés est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Dès lors, la chambre de recours confirme la décision de l’examinatrice selon laquelle l’enregistrement international est exclu de la protection dans l’Union européenne conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour tous les produits et services.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
20 Pour que la marque demandée possède un caractère distinctif au sens de l’article
7, paragraphe 1, point b), du RMUE, elle doit servir à identifier les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01, Tabs, EU:C:2004:258, § 34;
08/04/2003, C-53/01, C-54/01 à C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 40). À ce titre, il est nécessaire non seulement de conférer un caractère distinctif, mais aussi de s’adapter à la fonction d’origine (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 21, 28). Il y a lieu d’apprécier a priori le fait d’un examen a priori (19/09/2001, T-335/99, T-336/99, Tabs, EU:T:2001:219, § 42, 44).
21 Si un signe est descriptif des produits et services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il est également dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne ces produits et services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (16/01/2013, T-544/11, Steam Glide,
EU:T:2013:20, § 49).

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22 Dès lors, l’enregistrement international désignant l’Union européenne est également dépourvu de caractère distinctif et est donc exclu de la protection dans l’Union européenne en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.

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Ordre
Par ces motifs,
décide:

Rejette le recours;


Signé
D. Schennen
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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LA CHAMBRE
Signé Signé
C. Bartos E. Fink