DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 101 247
Oknoplast IP Management Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, Pologne (opposante), représentée par AG Górska Tułecki Spółka Partnerska Kancelaria Patentowa i Radcowska, ul. Długa 59/5, 31-147 Craców (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
AL Bohn Fenster-Systeme GmbH, In Der Au 16, 74889 Sinsheim (Allemagne), représentée par Gerhard Amling, In Der Au 16, 74889 Sinsheim (représentant professionnel).
Le 12/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 101 247 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 098 303 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 25/10/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 098 303 «TerraFlex» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 696 876 «TERRA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE

Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.

En l’espèce, la demanderesse n’a pas présenté la demande de preuve de l’usage au moyen d’un document distinct, comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.

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Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est irrecevable en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.

Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition observe que, même si la demanderesse avait présenté la demande de preuve de l’usage au moyen d’un document distinct, comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE, une telle demande serait toujours jugée irrecevable étant donné qu’en l’espèce, la date de dépôt de la marque contestée est le 23/07/2019 alors que la marque antérieure no 14 696 876 a été enregistrée le 14/07/2016, soit moins de cinq ans avant la date de dépôt de la marque contestée.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 6: Fenêtres métalliques; Fenêtres métalliques de terrasse; Fenêtres métalliques de terrasse; Volets métalliques à enroulement; Stores métalliques; Portes métalliques; Portes de balcon métalliques; Portes en faïence métalliques; Volets métalliques; Poubelles métalliques; Portails métalliques; Portes de garage métalliques; Châssis de portes métalliques; Parties métalliques de fenêtres; Parties métalliques de volets à enroulement; Parties métalliques de stores; Parties de portes métalliques; Parties de volets métalliques; Profilés métalliques pour fenêtres; Profilés métalliques pour volets roulants; Profilés métalliques pour stores; Profilés métalliques pour portes; Profilés métalliques de volets; Garnitures de fenêtres métalliques; Garnitures métalliques à enroulement; Parties constitutives de stores métalliques; Garnitures de portes métalliques; Garnitures métalliques de volets.
Classe 19: Fenêtres non métalliques; Balcons de balcon non métalliques; Fenêtres de terrasse non métalliques; Volets roulants ni métalliques, ni en matières textiles; Stores non métalliques; Portes non métalliques; Portes de balcons non métalliques; Portes terrasse non métalliques; Volets non métalliques; Poubelles non métalliques; Portails non métalliques; Portes de garage non métalliques; Encadrements de portes et de fenêtres; Non métalliques; Parties de fenêtres non métalliques; Parties de volets roulants non métalliques; Parties de stores non métalliques; Parties de portes non métalliques; Parties de volets non métalliques; Profilés non métalliques pour fenêtres; Profilés de volets roulants non métalliques; Profilés de stores non métalliques; Profilés de portes non métalliques; Profilés de volets non métalliques; Vitres; Meubles vitrés [vitres].
Classe 37: Construction; Assemblage, installation et réparation de fenêtres; Assemblage, installation et réparation de fenêtres de balcon; Assemblage, installation et réparation de fenêtres terrasses; Montage, installation et réparation de volets roulants; Montage, installation et réparation de stores; Assemblage, installation et réparation de portes; Assemblage, installation et réparation de portes de balcon; Assemblage, installation et réparation de portes terrasse; Montage, installation et réparation de volets; Montage, installation et réparation de vidoirs; Assemblage, installation et réparation de portails;

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Assemblage, installation et réparation de portes de garage; Montage, installation et
réparation de portes et d’encadrements de fenêtres; Assemblage, installation et réparation de parties de fenêtres; Montage, installation et réparation de parties de volets roulants;
Montage, installation et réparation de parties de stores; Assemblage, installation et
réparation de pièces de portes; Montage, installation et réparation de parties de volets;
Montage, installation et réparation de profils de fenêtres; Montage, installation et réparation de profilés de volets roulants; Montage, installation et réparation de profils de stores; Assemblage, installation et réparation de profilés de portes; Montage, installation et
réparation de profilés de volets; Montage, installation et réparation de garnitures de fenêtres;
Montage, installation et réparation de garnitures à enroulement; Montage, installation et
réparation de stores; Assemblage, installation et réparation de garnitures de portes;
Montage, installation et réparation de garnitures de volets; Assemblage, installation et
réparation de murs-rideaux; Montage, installation et réparation de salles solaires (constructions); Assemblage, installation et réparation de verre pour la construction; Assemblage, installation et réparation de vitres pour la construction; Montage, installation et
réparation de vitres; Assemblage, installation et réparation de vitrages [fenêtres].
À la suite des limitationsdemandées par la demanderesse les 15/10/2019 et 23/11/2020,les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 6: Toits métalliques, toitures métalliques pour terrasses, matériaux métalliques pour toitures, toits métalliques, gouttières métalliques, planchers métalliques, poubelles métalliques, châssis de serres métalliques.
Classe 19: Toits terrasses non métalliques, toitures pour terrasses non métalliques, matériaux de construction composés de verre, matériaux de toit non métalliques, plaques de verre communes pour la construction.
Classe 37: Assemblagede toits métalliques terrasses, assemblage de toits terrasses non métalliques, assemblage de toitures pour terrasses métalliques, assemblage de toitures pour terrasses non métalliques, construction (montage et vitrage) de jardins d’hiver, installation de toitures.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
En outre, il convient de noter, en ce qui concerne les arguments de la demanderesse concernant l’usage de la marque antérieure selon lesquels la comparaison des produits et des services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives de produits/services. Tout usage réel ou prévu non précisé dans la liste des produits/services n’est pas pertinent aux fins de la présente comparaison étant donné qu’il fait partie de l’appréciation du risque de confusion au regard des produits/services sur lesquels l’opposition est fondée et contre lesquels elle est dirigée; Il ne s’agit pas d’une appréciation de la confusion ou de l’atteinte effective (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).
Produits contestés compris dans la classe 6
Les toits métalliques terrasses, toitures métalliques pour terrasses, matériaux métalliques pour toitures, toits métalliques, gouttières métalliques, planchers métalliques, essuie-mains métalliques, châssis de serres métalliques sont tous similaires aux fenêtres métalliques de terrasse de l’opposante. En effet, les produits en cause coïncident au moins en ce qu’ils peuvent provenir des mêmes producteurs et en ce qu’ils s’adressent au même public auquel

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ils sont vendus par les mêmes canaux de distribution. Plus particulièrement, il convient de noter que les produits contestés sont essentiellement des produits métalliques et des pièces ou parties constitutives de toits métalliques, tandis que les produits de l’opposante compris dans la classe 6 sont desfenêtres de terrasse métalliques et d’autres produits métalliques destinés à la construction/la rénovation de maisons ou d’autres constructions. Comme le relève l’opposante, les consommateurs (utilisateurs finaux) des produits en cause peuvent être les mêmes, à savoir des consommateurs spécialisés dans le domaine de la construction ou des bricoleurs. En outre, le savoir-faire requis pour produire ces produits est similaire et, par conséquent, ils peuvent être produits par le même fabricant et distribués par les mêmes canaux.
Produits contestés compris dans la classe 19
Les matériaux de construction en verre contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les vitrages [fenêtres] de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les toits terrasses non métalliques, toitures pour terrasses non métalliques, matériaux de couverture non métalliques, plaques de verrecourant pour la construction contestés sont tous similaires aux fenêtres terrasses de l’opposante, non métalliques. En effet, les produits en cause coïncident en ce qu’ils peuvent provenir des mêmes producteurs et qu’ils s’adressent au même public auquel ils sont vendus par les mêmes canaux de distribution. Plus particulièrement, il convient de noter que les produits contestés sont essentiellement des produits de construction non métalliques et des pièces ou parties constitutives de toits métalliques, tandis que les produits de l’opposante compris dans la classe 19 sont des fenêtres terrasse, non métalliques, et de nombreux autres produits non métalliques qui sont destinés à des bâtiments/rénovateurs ou d’autres constructions. Comme le relève l’opposante, les consommateurs (utilisateurs finaux) des produits en cause peuvent être les mêmes, à savoir des consommateurs spécialisés dans le domaine de la construction ou des bricoleurs. En outre, le savoir-faire requis pour produire ces produits est similaire et, par conséquent, ils peuvent être produits par le même fabricant et distribués par les mêmes canaux.
Services contestés compris dans la classe 37
Les services contestés d’assemblage de toits métalliques terrasses, d’assemblage de toits terrasses non métalliques, d’assemblage de toitures pour terrasses métalliques, d’assemblage de toitures pour terrasses non métalliques, de construction (montage et vitrage) de jardins d’hiver, d’installation de toitures sont inclus dans la vaste catégorie de la construction de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et les services considérés identiques ou similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelle spécifique.

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Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou de la nature spécialisée, ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
TERRA TerraFlex
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques sont des marques verbales: La marque antérieure se compose du mot «Terra» et le signe contesté est «TerraFlex». Dans les marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Par conséquent, il est indifférent que les signes soient représentés en caractères majuscules ou minuscules, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»). En l’espèce, la capitalisation du signe contesté s’écarte de la manière habituelle d’écrire et doit être prise en considération parce qu’elle peut avoir une incidence sur la perception du signe par le public et, par conséquent, sur l’appréciation de la similitude.
Le mot commun «TERRA» n’a pas de signification dans la plupart des langues du territoire pertinent, bien qu’il soit compris au moins par les parties italophone et lusophone du public comme faisant référence au sol, au sol, à la terre ou à l’argile, ou comme faisant référence à la terre ou à une terre (voir dictionnaire Collins en ligne à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/italian-english/terra et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/portuguese-english/terra). Qu’il soit compris ou non, il demeure que cet élément est, en tout état de cause, dépourvu de signification par rapport aux produits et services pertinents et qu’il possède donc un caractère distinctif normal pour l’ensemble du public pertinent. A cet égard, il convient en outre de relever que dans ses observations, la demanderesse fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques incluent «TERRA». La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne peut présumer que toutes ces marques ont été effectivement utilisées. La demanderesse n’a pas non plus fourni d’éléments de preuve à l’appui de cet argument. Il s’ensuit qu’aucun élément du dossier ne démontre que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant «TERRA» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, les allégations de la demanderesse doivent être rejetées.
L’élément verbal «Flex» du signe contesté sera perçu au moins par une partie du public pertinent comme faisant allusion à une caractéristique des produits et services pertinents, à savoir qu’ils sont «flexibles» (sur le plan physique ou de la manière dont ils sont fournis). Dès lors, le caractère distinctif de «Flex» est réduit au moins pour une partie du public pertinent (voir, par exemple, 18/02/2004,-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 45 et 48).

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Il convient de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Étant donné que la marque antérieure «TERRA» est entièrement reproduite au début du signe contesté alors que les signes diffèrent par l’élément supplémentaire «Flex» du signe contesté et compte tenu du degré de caractère distinctif de ces éléments, il est considéré que les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique. Pour les mêmes raisons, et dans la mesure où «TERRA» est compris, les signes sont également fortement similaires sur le plan conceptuel, que l’élément «Flex» soit ou non compris.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Bien que l’opposante considère dans ses observations du 24/03/2021 que «pour les produits pertinents [le mot TERRA] possède un caractère distinctif élevé», elle n’a en réalité pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits et services en cause sont en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public, comme les bricoleurs, ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé; Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal et les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, ils sont également très similaires, au moins pour une partie du public pertinent.
À l’appui de son argumentation, la requérante se réfère à des décisions nationales antérieures du Bundespatentgericht. Toutefois, il convient de noter que les décisions des juridictions nationales et des offices nationaux concernant des conflits entre des marques identiques ou similaires au niveau national ne lient pas l’Office dans la mesure où le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, dont l’application est indépendante de tout système national (13/09/2010,-292/08, Often, EU:T:2010:399).
Même si les décisions nationales antérieures ne sont pas contraignantes, leur motivation et leur conclusion devraient être dûment prises en considération, notamment lorsque la décision a été prise dans l’État membre concerné par la procédure.

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Toutefois, l’affaire antérieure invoquée par la demanderesse (concernant les marques «Peri»/«Pericret») n’est pas pertinente pour la présente procédure. En effet, les marques en présence n’ont pas de signification dans leur ensemble, ne contiennent pas d’éléments distinctifs indépendants et ne contiennent pas d’éléments de distinctivité réduite, contrairement au cas d’espèce où l’élément distinctif commun «TERRA» a une signification au moins pour une partie du public pertinent, entraînant ainsi une similitude conceptuelle entre les signes, et «Flex» est faible dans la mesure où il est perçu comme faisant allusion à une caractéristique des produits et services au moins par une partie du public pertinent.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). En outre, il convient de noter que le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En l’espèce, compte tenu de l’élément distinctif commun «TERRA» et du fait que «Flex» est susceptible d’être perçu au moins par une partie du public comme une allusion à une caractéristique des produits et services, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 696 876 «TERRA» de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition

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Gonzalo BILBAO Tejada Martina Galle Félix Ortuño LÓPEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.