LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la première chambre de recours du 28 septembre 2021
Dans l’affaire R 1310/2020-1
Teatox GmbH Waldelstr. 38
10999 Berlin
Allemagne Titulaire de la MUE/requérante
représentée par GENTZ UND PARTNER RECHTSANWÄLTE MBB, Märkisches Ufer 34, 10179 Berlin (Allemagne)
contre
Burnfatea LLP 27 old Gloucester Street
Ville de Londres
WC1N 3AX London,
Royaume-Uni Demanderesse en nullité/défenderesse
Recours concernant la procédure d’annulation no 30 528 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 403 432)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. Kralik (rapporteur) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/09/2021, R 1310/2020-1, Teatox

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 décembre 2013, Teatox GmbH (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne»), revendiquant la priorité de la marque allemande no 20130404963, déposée le 8 juillet 2013, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Teatox
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 5 — Thés médicinaux; Infusions médicinales; Thé antiasthmatique;
Classe 21 — caddies pour thé; Théières; Cosys pour thé; Filtres à thé; Services à thé [vaisselle].
Classe 30 — Thé et boissons à base de thé; Bonbons; Boissons à base de thé; Boissons à base de café; Boissons à base de cacao; Arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles; Café; Succédanés du café; Préparations végétales remplaçant le café; Aromates de café; Cacao; Produits dérivés du cacao; Cookies; Bonbons; Brioches; Petits-beurre; Bonbons; Biscottes;
Classe 35 — Services de commerce de gros et de détail, en particulier vente par correspondance
(également en ligne) de thé médicinal; Infusions médicinales; Thé pour soulager les symptômes d’asthme; Boîtes à thé; Théières; Cosys pour thé; Filtres à thé; Services à thé; Thé et boissons à base de thé; Bonbons; Boissons à base de thé; Boissons (au café); Boissons à base de cacao; Arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles; Café; Succédanés du café; Préparations végétales remplaçant le café; Arômes de café; Boissons (au café); Cacao; Produits à base de cacao; Boissons à base de cacao; Cookies; Bonbons; Brioches; Biscuits au beurre; Confiserie;
Biscottis.
2 La demande a été publiée le 24 janvier 2014 et la marque a été enregistrée le 5 mai 2014.
3 Le 5 décembre 2018, Burnfatea LLP (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque enregistrée pour tous les produits et services susmentionnés.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’ article 58, paragraphe 1,point b),du RMUE.
5 La demanderesseen nullité a fait valoir que «Teatox» était devenu la désignation usuelle dans le commerce, c’est-à-dire un terme descriptif générique de «Tea Detox» au Royaume-Uni. Le terme «Teatox» aurait été largement utilisé au
Royaume-Uni par de nombreuses entreprises et les clients au Royaume-Uni comprendraient, dans leur grande majorité, le mot «teatox» comme signifiant «thé détox». Des éléments de preuve ont été produits à l’appui de ces arguments, tels que des impressions de Google, des articles tirés de la télévision vierge Media, du site web de la BBC de bonnes alimentaires et de The Huffington Post.

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6 La demanderesseen nullité a également affirmé que les mesures prises par la titulaire de la MUE pour défendre sa marque étaient clairement insuffisantes. Elle a fait valoir que le terme «teatox» avait été utilisé comme terme générique sur le marché, dans les médias, par les utilisateurs finaux et que, de ce fait, le terme «Teatox» était interchangeable avec le «thé détox» et le «thé détox» par de nombreuses marques de l’industrie du thé. Elle a également produit des éléments de preuve consistant essentiellement en des impressions de sites internet de fabricants de thés détox, de distributeurs, d’articles, d’impressions de blogs, etc.

7 Par décision du 15 mai 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a prononcé la déchéance partielle de la marque de l’Union européenne contestée au motif que la marque était devenue une désignation usuelle pour les produits et services suivants:
Classe 5 – Thé médicinal; Infusions médicinales; Thé antiasthmatique;

Classe 30 – Thé et boissons à base de thé; Boissons à base de thé;

Classe 35 – Services de vente en gros et au détail, en particulier services de vente par correspondance (également en ligne) de thé médicinal; Infusions médicinales; Thé pour soulager les symptômes d’asthme; Thé et boissons à base de thé; Boissons à base de thé.

La division d’annulation a également conclu qu’en ce qui concerne ces produits et services, la titulaire de la marque de l’Union européenne est restée largement inactive à l’ encontre de nombreux cas d’usage générique de la marque ou de violations alléguées de la marque par des concurrents ou des vendeurs.
8 La demande en déchéance a été rejetée et la MUE a été autorisée à rester inscrite au registre pour les produits et services restants, pour lesquels la division d’annulation n’a pas considéré qu’elle était devenue une désignation usuelle dans le commerce, à savoir:
Classe 21 — caddies pour thé; Théières; Cosys pour thé; Filtres à thé; Services à thé;

Classe 30 — Candy; Boissons à base de café; Boissons à base de cacao; Arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles; Café; Succédanés du café; Préparations végétales remplaçant le café; Aromates de café; Cacao; Produits dérivés du cacao; Cookies; Bonbons; Brioches; Petits-beurre; Bonbons; Biscottes;

Classe 35 – Vente en gros et au détail, en particulier vente par correspondance (également en ligne) de boîtes à thé; Théières; Cosys pour thé; Filtres à thé; Services à thé; Bonbons; Boissons (au café); Boissons à base de cacao; Arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles; Café; Succédanés du café; Préparations végétales remplaçant le café; Arômes de café; Boissons (au café); Cacao; Produits à base de cacao; Boissons à base de cacao; Cookies; Bonbons; Brioches; Biscuits au beurre; Confiserie; Biscottis.

9 Le 25 juin 2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la déchéance de la marque de l’Union européenne contestée a été prononcée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 septembre 2020.

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10 Dans son mémoire en réponse reçu le 18 novembre 2020, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
11 Le 27 mai 2021, le greffe des chambres de recours a envoyé à la demanderesse en nullité une notification l’informant d’une irrégularité concernant la représentation obligatoire conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE. La lettre indique ce qui suit:
«Étant donné que vous n’êtes pas établi dans l’EEE, vous devez désigner un mandataire agréé habilité à représenter les tiers devant l’Office. L’article 120, paragraphe 1, du RMUE définit quels sont les professionnels habilités à assurer cette représentation devant l’Office. Une liste non exclusive de représentants est disponible sur le site web de l’EUIPO dans la base de données «eSearch plus».
Veuillez noter que, conformément à l’article 119, paragraphe 3, du RMUE, les personnes morales dont le domicile, le siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux est situé en dehors de l’EEE peuvent également agir devant l’Office par l’intermédiaire d’une autre personne morale établie dans l’EEE avec laquelle elles sont économiquement liées.»
12 Le greffe des chambres de recours a fixé un délai dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication permettant à la demanderesse en nullité de désigner un représentant, en lui indiquant qu’en l’absence d’une telle nomination, les éventuelles mesures de procédure et les documents produits par la demanderesse en nullité pourraient être considérés comme irrecevables.
13 Le 27 mai 2021 également, le rapporteur a envoyé une communication aux parties indiquant qu’une partie substantielle des éléments de preuve produits afin de prouver que la marque de l’Union européenne était devenue la désignation usuelle des produits et services en cause liés au Royaume-Uni et donc à un territoire qui ne fait actuellement pas partie de l’Union européenne. Par conséquent, ces éléments de preuve ne pouvaient plus être pris en considération. Parconséquent, la chambre de recours a invité les parties à présenter leurs observations et à compléter les éléments de preuve dans un délai de deux mois.
14 Le 9 juin 2021, le greffe des chambres de recours a rappelé l’irrégularitéconcernant la représentation obligatoire et la communication du rapporteur aux parties, en fixant un nouveau délai de deux mois.
15 Le 5 août 2021, la demanderesse en nullité a répondu qu’ «aucune représentation supplémentaire ne pouvait être faite». Elle a également assuré que toutes les étapes et documents de procédure qu’elle avait produits alors que cette irrégularité n’existait pas devaient être considérés comme recevables.
16 Par communication du 16 septembre 2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la réponse de la demanderesse en nullité, a noté que l’irrégularité concernant la représentation obligatoire n’avait pas étécorrigée et a informé la chambre de recours qu’elle allait statuer sur le recours.
Motifs

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17 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
18 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
19 À titre liminaire, la chambre de recours rappelle que l’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE dispose qu’un recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. En outre, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, lorsqu’elle statue sur le recours, la chambre de recours peut exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée.

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Représentation devant l’Office
20 Conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, hormis l’acte de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, les personnes sans domicile, siège ou établissement effectif dans l’Espace économique européen (ci-après l’ «EEE») doivent être représentées par un mandataire agréé conformément à l’article 120 du RMUE. Cela vaut également pour les procédures de déchéance, y compris celles fondées sur le fait qu’une marque devient la désignation usuelle dans le commerce d’un produit et/ou d’un service en vertu de l’article 58, paragraphe 1, point b), du RMUE, ainsi que pour les procédures de recours, conformément à l’article 21, paragraphe 1, point c), du
RDMUE.
21 Conformément à l’article 12, point c), ii), du RDMUE, une demande en déchéance doit contenir, si un représentant est désigné ou lorsque la représentation est obligatoire au sens de l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, le nom et l’adresse professionnelle dudit représentant, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point e), du REMUE. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du RDMUE, lorsqu’une demande en déchéance ne satisfait pas à l’exigence susmentionnée, elle invite le demandeur à remédier aux irrégularités dans un délai de deux mois. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti, l’Office rejette la demande pour irrecevabilité.
22 Depuis le 1 février 2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne en vertu de l’article 50 du traité UE. Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO UE L 29 du 31 janvier 2020) et, en particulier, à ses articles 126 et 127, une période de transition ou de mise en œuvre s’est achevée le 31 décembre 2020.
23 Depuis le 1 janvier 2021, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’UE. Son territoire reste en dehors de l’EEE. La demanderesse en nullité est une société basée au Royaume-Uni. Elle n’a pas démontré avoir un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux au sein de l’EEE. Dès lors, conformément aux dispositions juridiques précitées, la demanderesse en nullité doit être représentée durant toute la procédure par un mandataire agréé établi dans l’EEE (03/12/2009, T-245/08, TIR 20 filter cigarettes, EU:T:2009:482, § 24; 03/12/2009, T-223/08, Bahman, EU:T:2009:481, § 24). En l’absence d’une telle nomination, la demanderesse en nullité n’a pas la capacité d’agir devant l’Office (comme également confirmé dans la communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, point 23).
24 Par communication adressée par le greffe des chambres de recours à la demanderesse en nullité le 9 juin 2021, la demanderesse en nullité s’est vu accorder un délai de deux mois pour remédier aux irrégularités de représentation obligatoires susmentionnées. Dans sa seule réponse du 5 août 2021, la demanderesse en nullité a déclaré qu’ «aucune représentation supplémentaire ne

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pouvait être faite». Par conséquent, la demanderesse en nullité n’a pas désigné de représentant professionnel établi dans l’EEE.
25 Étant donné que la demanderesse en nullité n’a pas satisfait, dans le délai imparti, à l’exigence procédurale substantielle de représentation telle qu’ établie à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, la demande en déchéance de la marque contestée est devenue irrecevable et doit être rejetée dans son intégralité, comme le prévoient les dispositions juridiques susmentionnées au paragraphe 21 et la communication du directeur exécutif de l’Office, comme indiqué au paragraphe 23 ci-dessus.
26 L’argument de la demanderesse en nullité selon lequel les étapes de la procédure et les documents produits alors que cette irrégularité n’existait pas encore devaient être considérés comme recevables, doit être rejeté.
27 Comme indiqué dans la communication aux parties du 27 mai 2021, selon laquelle la décisionattaquée fait l’objet d’un recours, la chambre de recours doit réexaminer la décision attaquée en tenant compte de la question de savoir si une nouvelle décision ayant le même dispositif que la décision faisant l’objet du recours peut ou non être légalement adoptée au moment où il est statué sur le recours (23/09/2003, T-308/01, Kleencare, EU:T:2003:241, § 26). Comme indiqué dans la communication susmentionnée, la chambre de recours doit procéder à un nouvel examen complet, tant en droit qu’en fait (22/03/2007, T- 215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 96).
28 En outre, il y a lieu de relever quela décision attaquée était fondée dans une large mesure sur des éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à la perception du public pertinent dans ce pays. Par conséquent, même si la demande de la demanderesse en nullité en déchéance de la marque contestée n’était pas devenue irrecevable, la chambre de recours estime, par souci d’exhaustivité, que les éléments de preuve versés au dossiersont manifestement insuffisants pour démontrer que la marque contestée est devenue la désignation commerciale usuelle de ses produits et services pour les locuteurs anglophones de l’Union européenne, en particulier pour ceux des territoires irlandais et maltais.
29 En ce qui concerne Malte, aucun élément de preuve n’est versé au dossier. En ce qui concerne l’Irlande, les éléments de preuve se limitent à un extrait du site internet de la télévision vierge Media, un paquet de thé «teatox» (E80), un article faisant référence à un «téatox de 14 jours» (E104 et E138), cinq médias de masse
(E7, E11, E13, E24), deux blogs mentionnant le téatox comme un thé détox (E46,
E59), et un site web vendant du thé avec un nom de domaine an.ie (E.108).
30 Bien que la chambre ait donné aux parties la possibilité de présenter leurs observations et de compléter les éléments de preuve dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication, aucune observation ou preuve supplémentaire n’a été déposée par les parties.
31 Compte tenu de ce qui précède, les éléments de preuve concernant l’Irlande n’auraient pas été suffisants pour conclure que la marque en cause était devenue

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un terme courant pour une partie de ses produits et services, comme l’a décidé la division d’annulation.
32 À la lumière de ce qui précède, le recours est accueilli et la décision attaquée est annulée dans son intégralité.
Frais
33 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en annulation, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de la MUE aux fins des procédures d’annulation et de recours.
34 Ence qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne, de 550 EUR.
35 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. La demande en déchéance étant également rejetée pour le surplus, la demanderesse en nullité doit supporter l’intégralité des frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne, à savoir les frais de représentation professionnelle de 450 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 720 EUR.

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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée et rejette la demande en déchéance dans son intégralité;
2. Condamne la demanderesse en nullité à supporter le montant total de 1 720 EUR au titre des frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins des procédures de recours et d’annulation.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. Kralik M. Bra
Greffier:

Signature
H. Dijkema