EUIPO, 9 mars 2021, R 0690/2020‑5, 4X Energy drink (fig.)

EUIPO 9 mars 2021

Arguments

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Rejeté
Mauvaise foi lors du dépôt de la demande d'enregistrement
La cour a estimé que les éléments de preuve fournis ne démontraient pas une intention de mauvaise foi au moment du dépôt de la demande d'enregistrement, et que la titulaire avait agi dans un cadre commercial légitime.
Rejeté
Insuffisance de motivation de la décision attaquée
La cour a jugé que la division d'annulation avait répondu à tous les arguments pertinents des parties, et que la motivation était adéquate.

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 9 mars 2021, n° R0690/2020-5
Numéro(s) :	R0690/2020-5
Textes appliqués :	Article 59(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	Décision confirmée
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Texte intégral

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LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 9 mars 2021
Dans l’affaire R 690/2020-5
Khazaal Industries Quartier Almamya, commune de Kaloum Conakry 1940 Demanderesse en nullité/requérante Guinée représentée par Eisenführ Speiser Patentanwalt Rechtsanwälte PartGmbB, Am Kaffee-Quartier 3, 28217 Brême, Allemagne contre;

Ancor Group GmbH Sillon 5 de la vallée de la vallée 97999 Igersheim Allemagne Titulaire de la marque de l’Union européenne/défenderesse représentée par Krohn Rechtsanwälte, Alsterufer 3, 20354 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no 25763 C (marque de l’Union européenne no 16417636)
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 27 février 2017, Ancor Group GmbH («la titulaire de la marque de l’UE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:

Classe 32 — Eaux minérales [boissons]; Les boissons non alcoolisées; Boissons non alcoolisées; Eaux [boissons]; Boissons isotoniques; Boissons énergétiques.

Classe 33 — spiritueux [boissons].

La titulaire de la marque de l’UE a utilisé les couleurs suivantes:
Jaune clair; Noirs; Rouge; Jaune jaune; Brun; Blanche.

2 La demande a été publiée le 7 juillet 2017 et la marque a été enregistrée le 16 octobre 2017.

3 Le 26 juillet 2018, Khazaal Industries (ci-après la «demanderesse en nullité») a introduit une demande en nullité contre la marque enregistrée pour tous les produits. Elle a fondé sa demande sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 Par décision du 12 février 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande dans son intégralité. Elle a essentiellement fondé sa décision sur les motifs suivants:

Le grief de mauvaise foi soulevé par la demanderesse en nullité est motivé par le fait que la titulaire a demandé l’enregistrement de sa marque «4XEnergy» dans le but
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d’empêcher la demanderesse en nullité. À cet égard, la requérante s’appuie notamment sur les documents suivants:

o Annexe ES1: Facture d’une agence de publicité à Jens Warneke Export GmbH du 30 novembre 2011 relative à la «Construction de l’étiquette ENergy 3X».

o Liasse d’annexes ES2: Compilation de plusieurs documents comprenant tout d’abord la présentation d’un tableau «chiffres d’affaires Rhodius» contenant des données pour les années 2012 à 2017. En outre, cette liasse d’annexes contient une lettre de la société Rhodius à Jens Warneke Export GmbH, dont il ressort notamment que Rhodius est probablement une entreprise de conditionnement, ainsi que deux modèles de mise en page de canettes pour boissons.
o Annexe ES3: Extrait de la base de données «SAEGIS» contenant des informations sur la marque OAPI no 85229.

o Annexe ES4: Extrait du système d’information de l’EUIPO concernant la marque de l’Union européenne no 15907645.

o Annexe ES5: Plusieurs photographies de la boîte «4XEnergy».

o Annexe ES6: Lettre de mise en demeure de Jens Warneke Export GmbH à la titulaire de la marque de l’Union européenne du 22 février 2017.

o Annexe ES7: Réponse de la titulaire à la mise en demeure de Jens Warneke Export GmbH du 6 mars 2017.

o Annexe ES8: Copie d’un accusé de réception destiné à prouver la réception de la lettre de mise en demeure susmentionnée.

o Annexe ES9: Extrait de la base de données «SAEGIS» contenant des informations sur le registre de la marque OAPI no 91476 (et du numéro d’enregistrement 3201603230).
o Annexe ES10: Facture unilatérale de la société Xeovision à la titulaire du 2 septembre 2016.

o Annexe ES11: Mémoire en défense des représentants de la titulaire dans une procédure civile devant le Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg, Allemagne) du 19 septembre 2017.

o Annexe ES12: Extrait de la fiche de marque de l’OAPI, qui contient, entre autres, des informations sur la marque no 91476 «4XEnergy».

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o Annexe ES13: Extrait du site Internet www.ezoneretails.com du 31 mai 2018, qui, selon la requérante, est censé prouver que l’entreprise Ezone Electronics Sarl. fait partie du groupe d’entreprises de l’OKI Dubai.

o Annexe ES14: Le formulaire de demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée, produit par la titulaire, avec des indications relatives à la marque OAPI antérieure portant le numéro de demande 3201603230.

o Annexe ES15: Vue d’ensemble de la demanderesse, qualifiée de «chaîne de temps», qui retrace la chronologie des faits qu’elle décrit.

o Liasse d’annexes ES16: Demande en nullité de la titulaire contre une marque de l’Union européenne de la demanderesse en nullité, qui a introduit la procédure de nullité no 22 326C. Seul l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, est invoqué comme motif de nullité.

o Annexe ES17: Décision de l’Office des marques OAPI du 3 Décembre 2018 et extrait du Bulletin des marques OAPI en français.

o Annexe ES18: Document contractuel en langue française, traduit par extraits dans le mémoire de la requérante.

o Annexe ES19: Extrait de la base de données «SAEGIS» contenant des informations sur le registre de la marque OAPI no 91476. Le document non daté présente, en tant que titulaire, l’Ezone Elecronics Sarl et, selon l’exposé de la requérante, il aurait été consulté le 18 avril 2019.

L’exposé circonstancié des faits de la requérante ne contient toutefois guère d’indications qui pourraient indiquer une mauvaise foi de la titulaire. À cela s’ajoute le fait que les parties se contredisent en ce qui concerne de nombreux faits, sans que les éléments de preuve ne permettent une appréciation définitive.
L’argumentation de la demanderesse en nullité concernant de prétendues irrégularités dans la revendication de priorité pour la marque de l’Union européenne n’est pas suffisante pour fonder une mauvaise foi en l’espèce. D’une part, l’exposé des faits de la demanderesse en nullité à cet égard, que la titulaire conteste, ne saurait être apprécié de manière définitive par la division d’annulation sur la base des éléments de preuve produits. D’autre part, en tout état de cause, on ne voit pas en quoi la prétendue inefficacité de la
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revendication de priorité conduirait à la mauvaise foi en ce qui concerne la demande de marque de l’Union européenne.

Il existe également des indices qui plaident plutôt contre l’existence d’une intention d’entraver. Ainsi, il est constant que la titulaire elle-même ainsi qu’au moins l’une de ses entreprises partenaires ont été mises en demeure par la demanderesse peu avant le dépôt de la demande de marque de l’Union européenne.

Enfin, aux fins de l’appréciation, il convient également de se pencher sur la «similitude factice» des logos «3XEnergy» et «4XEnergy» invoquée par la requérante. Ohne die Prüfung der im Nichtigkeitsverfahren Nr. 22 326 C geltend gemachten Verwechslungsgefahr vorwegzunehmen, wobei die ältere – hier gegenständliche – Unionsmarke INCLUDEPICTURE "http://prodfna.oami.eu.int:8051/FileNetImageFacade/viewim
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der jüngeren Unionsmarke der Antragstellerin
Nr. 15 907 645 gegenübersteht, kann im Hinblick auf diese Zeichen immerhin Folgendes festgestellt werden: Les signes ne sont nullement identiques. Leurs concordances reposent essentiellement sur le fait qu’elles reposent sur un concept de conception similaire, mais concernent surtout des éléments de signes qui, dans le contexte des «Energy Drinks» commercialisés par les parties, devraient être considérés comme plutôt faibles au regard du droit des marques, comme notamment le mot «energy» lui-même. Ils
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présentent également des différences substantielles, notamment en ce qui concerne les éléments figuratifs des muscles utilisés. Dans ce contexte, il n’est à tout le moins pas exclu qu’une entreprise [comme la titulaire] qui souhaite demander une marque propre [comme la marque de l’Union européenne] arrive à la conclusion qu’il n’existe pas de risque de confusion pour ces signes en relation avec «Energy Drinks». La similitude des signes invoquée par la demanderesse en nullité ne constitue donc pas non plus un indice suffisant de l’existence d’ une intention d’entraver.

Par ailleurs, la preuve n’a pas non plus été apportée en ce qui concerne la connaissance par la titulaire des prétendues activités commerciales de la demanderesse avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, qui, selon la demanderesse en nullité, est déterminante.

Dans l’ensemble, les documents produits ne font pas apparaître d’indices sérieux permettant de conclure à une intention d’entraver la titulaire au moment du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne.
Sur la base de l’exposé de la demanderesse en nullité et des documents disponibles, il n’est donc pas possible de constater une mauvaise foi de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne.

Compte tenu de ce qui précède, la demande doit être rejetée dans son intégralité.

5 Le 9 avril 2020, la demanderesse en nullité a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité. Le 12 juin 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.

6 Par mémoire du 14 septembre 2020, la titulaire de la marque de l’UE a présenté des observations et demandé le rejet du recours.

Exposé et arguments des parties
7 Les arguments développés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:

Dans sa décision, la division d’annulation constate simplement, sans motivation détaillée, que les documents produits par la demanderesse en nullité ne seraient pas suffisants pour prouver l’existence d’une demande de
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marque de mauvaise foi. À cet égard, elle applique en outre un critère erroné pour apprécier la mauvaise foi. En effet, pour que la marque puisse être retenue, il suffit que, outre l’usage propre envisagé de la marque, il importe, à tout le moins, qu’elle porte atteinte aux intérêts des tiers.

Tel est précisément le cas en l’espèce, puisque, après la mise en demeure de la demanderesse en nullité du 22 février 2017, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a demandé la marque de l’Union européenne contestée que cinq jours plus tard et a revendiqué la priorité d’une marque OAPI à laquelle elle ne pouvait pas revendiquer. Par ce comportement, elle a voulu porter atteinte aux intérêts de la demanderesse en nullité en tant que titulaire de la marque de l’Union européenne «3X Energy» d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes.

La séquence exacte des événements se présente comme suit: Le 19 août 2015, la demanderesse en nullité a demandé l’enregistrement de la marque OAPI no 85229 «3X Energy». Le 7 octobre 2016, la société Ezone Electronics Srl a notifié la marque OAPI no 91476 «4X Energy». Le 11 octobre 2016, le fournisseur de la demanderesse en nullité, Jens Warneke Export GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne «3X Energy». Le 14 octobre 2016, le droit de priorité de la marque OAPI «4X Energy» a été transféré à la titulaire de la marque de l’UE. Le 16 janvier 2017, l’intégralité de la marque OAPI «4X Energy» a prétendument été transférée à la titulaire de la marque de l’UE. Le 22 février 2017, la titulaire de la marque de l’Union européenne a été mise en demeure par le fournisseur de la demanderesse en nullité en Allemagne. Le 27 février 2017, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté une demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée, en revendiquant la priorité de la marque OAPI «4X Energy». Le 9 mars 2017, un contrat notarié de vente de la marque OAPI «4X Energy» à ETS Bilal a été conclu.

Le lien temporel étroit entre la mise en demeure du 22 février 2017 et la demande de marque de l’Union européenne est révélateur cinq jours plus tard. À cette date, la titulaire de la marque de l’Union européenne avait connaissance de la marque de l’Union européenne «3X Energy» et a donc demandé l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée en tant que réaction directe à la mise en demeure.

Il n’est pas crédible que la titulaire de la marque de l’UE affirme avoir chargé son partenaire de distribution d’Afrique
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de l’Ouest de demander l’enregistrement de la marque OAPI «4X Energy» à la suite d’une recherche de marques. De même, la chronologie du prétendu transfert du droit de priorité en octobre 2016 n’est absolument pas crédible. En particulier, il est étrange qu’il ait fallu encore quatre mois après le transfert pour demander la marque de l’Union européenne correspondante. Le contrat de cession produit par la titulaire de la marque de l’UE, selon lequel elle aurait acquis les droits sur la marque OAPI «4X Energy» le 16 janvier 2017, ne saurait non plus être correct. Dans ce contexte, nous joignons en annexe ES20 la décision finale de l’Office des marques OAPI du 18 octobre 2019 relative à l’annulation de la marque OAPI «4X Energy». La titulaire de la marque de l’Union européenne, qui, selon ses propres dires, est devenue titulaire de la marque de l’Union européenne, n’est pas mentionnée dans cette décision. Cela suggère que le contrat de cession présenté par la titulaire de la marque de l’UE ne peut pas être valable.

En outre, la division d’annulation n’a aucunement abordé les différences entre la marque OAPI «4X Energy» et la marque de l’Union européenne contestée. Ces différences témoignent également d’une intention d’entraver la titulaire de la marque de l’UE. La titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé la marque de l’Union européenne en revendiquant une priorité qu’elle n’avait pas.

L’existence d’un risque de confusion entre les marques n’est pas nécessairement déterminante. Ce qui est déterminant, c’est que la titulaire de la marque de l’Union européenne voulait s’opposer à la mise en demeure en s’assurant, de mauvaise foi, d’obtenir un droit de priorité antérieur.

La décision attaquée n’est pas suffisamment motivée (article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE).

8 Les arguments développés par la titulaire de la MUE dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:

D’après le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse en nullité ne considère pas que la demande de marque de l’Union européenne contestée elle-même est de mauvaise foi. Au contraire, le comportement de mauvaise foi doit être fondé uniquement sur une priorité invoquée à tort pour la marque de l’Union européenne.

Même si la priorité avait été revendiquée en violation des conditions matérielles, cela ne constituerait pas une mauvaise foi. En particulier, cela n’entraînerait aucun désavantage pour la demanderesse en nullité. En effet, une
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priorité matériellement inefficace aurait pour conséquence qu’elle ne serait pas opposable à des tiers dans le cadre d’une procédure contradictoire. Il n’y aurait donc aucun risque que les droits de la demanderesse en nullité au titre du droit des marques soient compromis par une priorité revendiquée à tort. Si la priorité n’était pas valable, cela n’aurait d’avantage que pour la demanderesse en nullité, car la titulaire de la marque de l’Union européenne ne pourrait pas valablement se prévaloir de sa priorité.

La demande d’enregistrement de la marque contestée suit une logique commerciale impérative. Par la demande d’enregistrement, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a fait que mettre en œuvre des plans déjà en vigueur depuis longtemps pour garantir la production de la boisson «4X Energy» introduite avec succès en Afrique de l’Ouest au cours de l’été 2016.

On ne voit pas d’indices d’une demande de marque de l’Union européenne de mauvaise foi. En particulier, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’avait pas l’intention de porter atteinte aux intérêts de la demanderesse en nullité, mais il s’agissait plutôt de garantir au regard du droit des marques la marque «4X Energy» déjà utilisée avec succès en février 2017 dans l’Union européenne — le lieu de production de la boisson.

À partir du milieu de l’année 2016, la titulaire de la marque de l’UE a développé la marque «4X Energy» de bonne foi avec le soutien d’entreprises partenaires et a commercialisé des boissons conditionnées en Allemagne avec un fort succès commercial direct en Afrique de l’Ouest. Dès 2016, la titulaire de la marque de l’UE envisageait donc de demander l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne «4X Energy» en revendiquant la priorité de la marque OAPI «4X Energy». Ce n’est qu’avec la mise en demeure du 22 février 2017 que la titulaire de la marque de l’Union européenne a eu connaissance de la marque de l’Union européenne «3X Energy» de la demanderesse en nullité.

À aucun moment, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a tenté de rendre plus difficile, voire impossible, l’entrée sur le marché de la demanderesse en nullité ou de son fournisseur. Au contraire, l’agresseur dans les relations entre les deux parties est la demanderesse en nullité. Depuis des années, elle et son fournisseur tentent, par tous les moyens possibles, d’empêcher la production et la commercialisation du produit «4X Energy», qui a fait ses preuves.

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Considérants
9 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.

10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.

11 Toutefois, le recours n’est pas fondé.

Sur le grief tiré d’une demande d’enregistrement de marque de mauvaise foi
12 La demanderesse en nullité fait valoir que la marque contestée a été déposée de mauvaise foi [article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE].

13 Il convient tout d’abord de noter que le système d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne est fondé sur le principe du «premier demandeur» énoncé à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE. En vertu de ce principe, un signe ne peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne que si aucune marque antérieure ne s’y oppose, qu’il s’agisse d’une marque enregistrée dans un État membre ou auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre ou d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union. En revanche, sans préjudice d’une éventuelle application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, le simple usage d’une marque non enregistrée par un tiers ne constitue pas un obstacle à l’enregistrement d’une marque identique ou similaire en tant que marque de l’Union européenne pour des produits ou services identiques ou similaires (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 16; 21/03/2012, T-227/09, FS, EU:T:2012:138, § 31.

14 L’application de ce principe est nuancée par l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, selon lequel la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. La preuve des circonstances permettant de conclure que le titulaire d’une marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement incombe au demandeur en nullité qui entend se fonder sur ce motif (14/02/2012, T-
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33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 17; 21/03/2012, T-227/09, FS, EU:T:2012:138, § 32).

15 La notion de mauvaise foi au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’a pas été définie par la loi dans le règlement sur la marque de l’Union européenne. Toutefois, dans l’arrêt Lindt Goldhase (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361), la Cour a fourni, dans le cadre d’une procédure préjudicielle, quelques indications sur l’interprétation de la notion de mauvaise foi au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.

16 Selon la Cour, afin d’apprécier si le demandeur est de mauvaise foi au sens de cette disposition, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents, propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, et notamment, premièrement, du fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire susceptible d’être confondu avec le signe demandé. deuxièmement, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe et, troisièmement, le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe demandé (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53).

17 Toutefois, ilressort du libellé de l’arrêt Lindt Goldhase que les facteurs qui y sont énumérés ne sont que des exemples d’un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en considération pour décider d’une éventuelle mauvaise foi d’un demandeur lors du dépôt de la demande de marque (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 20; 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 26.

18 Dans le cadre de l’appréciation globale au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il est donc également possible de tenir compte de la logique commerciale dans laquelle s’inscrivait la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 21) et de la chronologie des événements lors de la demande (03/06/2010, C-569/08, Internetportal, EU:C:2010:311, § 52).

19 En ce qui concerne l’intention de la demanderesse de marque au moment de la demande d’enregistrement, une telle intention est un élément subjectif qui doit être déterminé en fonction des circonstances objectives du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42).

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20 Afin d’apprécier l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur de marque, il convient donc d’examiner ses intentions telles qu’elles peuvent être déduites des circonstances objectives et de ses actes concrets, de son rôle et de sa position, de sa connaissance de l’usage de la marque antérieure, de ses relations contractuelles, précontractuelles ou post- contractuelles avec la demanderesse en nullité, de l’existence d’obligations et d’obligations réciproques, y compris de loyauté et de loyauté, découlant des fonctions d’organes ou de fonctions de direction exercées dans l’entreprise de lademanderesse et, plus généralement, de toutes les situations objectives caractérisées par unconflit d’intérêts et dans lesquelles le demandeur de la marque est intervenu.
21 La demanderesse en nullité motive, en substance, la mauvaise foi de la titulaire de la marque de l’Union européenne par le fait que, à la suite d’une mise en demeure adressée le 22 février 2017 par le fournisseur de la demanderesse en nullité (Jens Warneke Export GmbH), elle a demandé la marque de l’Union européenne contestée cinq jours plus tard et a revendiqué la priorité de la marque OAPI no 91476 «4X Energy», à laquelle elle n’aurait pas dû revendiquer. Par ce comportement, la titulaire de la marque de l’Union européenne aurait voulu porter atteinte aux intérêts de la demanderesse en nullité en tant que titulaire de la marque de l’Union européenne «3X Energy» d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes.

22 Les arguments de la demanderesse en nullité ne prouvent pas l’existence d’une demande de marque de mauvaise foi le 27 février 2017. Il convient tout d’abord de constater que l’objet de la présente procédure se limite à la question de savoir si la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé de mauvaise foi une demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16417636 conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE. En revanche, il importe peu de savoir dans quelles circonstances ou avec quelles intentions la marque OAPI no 91476 «4X Energy» a été notifiée par l’entreprise ivoirienne «Ezone Electronics SARL» le 7 octobre 2016.

23 Il est constant entre les parties que le fournisseur de la demanderesse en nullité (Jens Warneke Export GmbH) a, par lettre du 22 février 2017, attiré l’attention de la titulaire de la marque de l’Union européenne sur sa marque de l’Union européenne no 15907645, demandée le 11 octobre 2016 et enregistrée le 27 janvier 2017. D’après cette lettre, Jens Warneke Export GmbH avait précédemment constaté que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait chargé l’entreprise de remplissage de Bad Überkingen (Allemagne) de remplir des canettes pour boissons dont la marque de l’Union
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européenne contestée «4X Energy» apparaissait. Selon le fournisseur de la demanderesse en nullité, la titulaire de la marque de l’Union européenne a porté atteinte à la marque de l’Union européenne enregistrée «3X Energy» parce qu’elle a mis sur le marché des produits portant le signe «4X Energy» sur le territoire de l’Union européenne. Il est également constant que, quelques jours plus tard, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé auprès de l’EUIPO une demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne en cause en l’espèce, en revendiquant la priorité de la marque OAPI no 91476 «4X Energy».

24 Indépendamment de la question de savoir si la priorité invoquée satisfait aux exigences de l’article 34, paragraphe 1, du RMUE, même en l’espèce, la revendication d’une priorité en définitive nulle ne justifierait pas en soi une demande de marque de l’Union européenne «4X Energy» de mauvaise foi. Lorsqu’une entreprise acquiert la marque (ou le droit de priorité sur cette marque) d’un tiers dans le but de la revendiquer comme priorité pour une marque ultérieure dans le délai de six mois suivant son dépôt, cette démarche peut parfaitement répondre à une logique commerciale légitime. Même s’il s’avérait a posteriori que la priorité n’était pas valide, par exemple en raison de l’absence d’identité des signes, une telle approche ne créerait pas à elle seule une mauvaise foi en ce qui concerne la demande ultérieure de marque, pour autant que celle-ci ait été déposée dans l’intention de l’utiliser conformément à sa fonction — et non à l’entrave à des tiers.

25 Il n’est certes pas à exclure que, dans un cas particulier, l’enregistrement d’une priorité (justifiée ou non) puisse révéler un comportement de mauvaise foi. Tel serait le cas, par exemple, si X demande de nombreuses marques nationales qui doivent être utilisées comme priorités potentielles de marques de l’Union européenne ultérieures, après que X a découvert, entre-temps, l’enregistrement de marques de l’Union européenne similaires ou identiques de Y. Dans cette situation, X n’aurait pas l’intention d’utiliser les marques conformément à leur fonction. Il importerait plutôt de vendre ses marques de l’Union européenne (anciennes en raison de la priorité) à Y. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

26 La question de savoir si la priorité de la marque OAPI no 91476 «4X Energy» était effective n’a pas besoin d’être tranchée dans le cadre de la présente procédure. Ainsi que la titulaire de la marque de l’UE l’a souligné à juste titre, l’efficacité de la priorité n’est pertinente que dans le cadre d’une procédure contradictoire entre la titulaire de la marque de l’UE et une tierce partie qui se prévaut à son tour de droits antérieurs. S’il s’avère, dans le cadre d’une telle procédure, que la priorité de
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la marque OAPI no 91476 «4X Energy» n’est pas valide, cela n’aurait d’effet négatif que pour la titulaire de la marque de l’UE, et non pour la tierce partie, qui pourrait alors disposer d’un droit antérieur.

27 Il se peut que la demanderesse en nullité ait été surprise lorsqu’elle a été confrontée, le 18 mai 2018, à une demande en nullité contre sa marque de l’Union européenne no 15907645 sur la base de la marque de l’Union européenne no 16417636 déposée ultérieurement par la titulaire de la marque de l’Union européenne et qu’elle a dû constater que la marque de l’Union européenne revendiquait à la titulaire de la MUE une priorité antérieure à la date de dépôt de sa propre marque. La question de savoir s’il existe effectivement un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE entre les signes en conflit n’appelle pas de clarification dans la présente procédure. En tout état de cause, s’il s’avérait que la priorité de la marque de l’Union européenne de la titulaire de la marque de l’Union européenne n’était pas valide, la titulaire de la marque de l’UE ne pourrait invoquer aucune «marque antérieure» au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE. La demanderesse en nullité ne devrait alors pas craindre la nullité de sa marque et pourrait, à son tour, agir contre la marque de l’Union de la titulaire de la marque de l’Union européenne. En tout état de cause, la revendication de priorité ne constitue pas, en l’espèce, à elle seule — indépendamment de son efficacité — une mauvaise foi en ce qui concerne la demande de marque de l’Union européenne en cause en l’espèce de la titulaire de la marque de l’UE.

28 Contrairement à l’avis de la demanderesse en nullité, le fait que la marque de l’Union européenne contestée n’a été demandée que quelques jours après la mise en demeure du 22 février 2017 n’indique pas un comportement de mauvaise foi de la titulaire de la marque de l’UE. La marque OAPI no 91476 «4X Energy» a été déposée le 7 octobre 2016. La titulaire de la marque de l’Union européenne a donc été contrainte de demander l’enregistrement de la marque de l’Union européenne avant le 7 avril 2017 pour se prévaloir du droit de priorité de cette marque. Entre le jour de la mise en demeure et la fin du délai de six mois pour revendiquer la priorité, il n’y a donc eu qu’environ six semaines. Le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait décidé de demander rapidement l’enregistrement de sa marque de l’Union européenne a également un sens compte tenu du fait qu’elle voulait garantir l’usage des boissons sous le signe «4X Energy» dans l’Union européenne au regard du droit des marques.

29 En ce qui concerne les activités des parties sous leurs signes respectifs avant octobre 2016, le message est contredisant. Les
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deux parties se reprochent mutuellement un comportement de mauvaise foi. En tout état de cause, les documents produits par la demanderesse en nullité ne prouvent pas qu’elle était déjà présente en Afrique de l’Ouest ou en Europe avec son produit devant la titulaire de la marque de l’UE. Les chiffres d’affaires invoqués sous la marque «3X Energy» en Afrique de l’Ouest par la demanderesse en nullité entre 2012 et 2017 (point 25 du mémoire du 26 juillet 2018 et liasse d’annexes ES2) n’ont pas été suffisamment prouvés. Le tableau intitulé «Chiffres d’affaires Rhodius 2012-2017» est un document purement interne qui n’a aucune valeur probante. Les informations fournies par M. Hannes T. dans sa lettre du 13 octobre 2017, dans laquelle cette quantité d’embouteillage figure sous le produit «3X Energy» entre 2011 et 2017, ne sont pas suffisamment étayées par d’autres documents. D’autres documents complémentaires seraient toutefois nécessaires pour étayer les déclarations de M. T., étant donné que celui-ci, en tant qu’employé de l’entreprise de conditionnement de la demanderesse en nullité (ou de son fournisseur), n’est ni impartial ni neutre (voir 12/07/2011, T-374/08, Top Craft, EU:T:2011:346, § 35).

30 Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse en nullité, rien n’indique qu’au moment de la demande d’enregistrement en février 2017, la titulaire de la marque de l’Union européenne avait l’intention d’utiliser la marque uniquement ou principalement dans le but d’évincer la demanderesse en nullité du marché ou d’entraver ses activités sur le marché ou d’utiliser la marque à d’autres fins. Selon la chambre de recours, les indications de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon lesquelles la demande de marque de l’Union européenne suivait une logique commerciale sont concluantes. En effet, il est constant que la titulaire de la marque de l’Union européenne a certes utilisé une boisson dénommée «4X Energy» dans l’Union européenne en février 2017 (voir annexe ES6 du mémoire de la demanderesse en nullité du 26 juillet 2018), mais qu’elle n’a pas, à cette date, un droit de marque enregistré sur le signe. Il était donc logique qu’en février 2017, la titulaire de la marque de l’Union européenne s’était efforcée de garantir l’usage sur le marché européen au moyen d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne. Contrairement à la présentation de la demanderesse en nullité, la demande de marque de l’Union européenne cache donc manifestement une logique commerciale.

31 Dans l’arrêt «Sky» (C-371/18), la Cour a souligné que l’existence d’une mauvaise foi suppose l’existence d’indices objectifs pertinents et concordants selon lesquels, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, le demandeur de la marque concernée aurait eu l’intention soit de porter atteinte aux
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intérêts des tiers d’une manière contraire aux usages honnêtes, soit d’obtenir, même sans rapport avec un tiers concret, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant de la fonction d’une marque (29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 77). Or, de tels indices objectifs concordants font précisément défaut en l’espèce.

32 Comme indiqué ci-dessus, la charge de la preuve de la mauvaise foi incombe à la demanderesse en nullité (voir point 14 ci-dessus). Les documents produits ne suffisent pas à prouver l’existence d’un comportement de mauvaise foi au moment de la demande d’enregistrement, c’est-à-dire le 27 février 2017. L’utilisation du signe «4X Energy» sur le marché européen, alléguée par la demanderesse en nullité elle-même, suggère que la demande d’enregistrement ultérieure de la marque litigieuse suivait une logique commerciale, à savoir garantir la commercialisation et la distribution futures de boissons sous la marque demandée.

33 Enfin, il convient également de rejeter l’argument de la demanderesse en nullité selon lequel la décision attaquée n’a pas été suffisamment motivée (article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE). Ainsi qu’il ressort au contraire de la décision (voir point 4 ci-dessus), la division d’annulation a répondu à tous les arguments pertinents des parties.

Coûts
34 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en nullité, en tant que partie perdante à la procédure de recours, doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la procédure de recours.

35 Ceux-ci se composent des frais de 550 EUR exposés par la titulaire de la marque de l’UE pour un mandataire agréé.

36 En ce qui concerne la procédure de nullité, la division d’annulation a ordonné à la demanderesse en nullité de supporter les frais de représentation de la titulaire de la marque de l’Union européenne fixés au montant de 450 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 000 EUR.

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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:

1. Rejette le recours;
2. La demanderesse en nullité doit supporter les frais de représentation de la titulaire de la marque dans la procédure de recours, à hauteur de 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse en nullité dans les procédures de recours et d’annulation s’élève à 1 000 EUR.
Signés Signés Signés
C. Govers V. Melgar A. Pohlmann
Greffier:

Signés
p.o. M. Chaleva
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