LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la première chambre de recours du 23 avril 2021
Dans l’affaire R 1223/2020-1
Steinhauser, s.r.o. Karasova 378
666 01 Tišnov
République tchèque Titulaire de la MUE/requérante représentée par Martin Koristka, Karpatská 3, 625 00 Brno (République tchèque)
contre
Berto sk, s. r. o. Hlavná 1
900 66 Vysoká Pri Morave
Slovaquie Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Róbert Porubčan, Puškinova 19, 900 28, Ivanka pri Dunaji (Slovaquie)
Recours concernant la procédure d’annulation no 31 841 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 382 646)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), M. Bra (membre) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/04/2021, R 1223/2020-1, šunka Moravia/šunka Moravia

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 31 octobre 2011, Steinhauser, s.r.o. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ŠUNKA MORAVIA
pour les produits suivants:

Classe 29 — jambon en poudre; Jambon séché; Jambon cuit; Jambon.
2 La demande a été publiée le 1 décembre 2011 et la marque a été enregistrée le 9 mars 2012.

3 Le 17 janvier 2019, Berto sk, s. r. o.(ci-aprèsla «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits précités.

4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), points c) et d), du RMUE, à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée à la fois sur des motifs absolus et sur des motifs relatifs. En ce qui concerne le motif absolu, la demanderesse en nullité a fait valoir que la marque contestée était descriptive et qu’elle avait été déposée de mauvaise foi. En ce qui concerne les motifs relatifs, la demanderesse en nullité a également invoqué sa marque non enregistrée «ŠUNKA MORAVIA» utilisée dans la vie des affaires en Slovaquie pour du «jambon».
6 La demanderesse en nullité a produit les éléments de preuve suivants à l’appui de sa demande en nullité (dans la mesure où ils contiennent potentiellement des informations commercialement sensibles, elles sont donc décrites en termes généraux):

– Annexes relatives à la preuve de l’existence d’une marque non enregistrée; motifs visés à l’article (60) (1) (c) du RMUE:

1 présentation de la demanderesse en nullité du site www.berto.sk;

2 extrait du registre du commerce de la République slovaque concernant la demanderesse en nullité;

3 une liste de factures concernant les ventes de «ŠUNKA MORAVIA» par la demanderesse en nullité de 2010 à 2017;

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4 des échantillons de factures pour la même période;

5 des dépliants proposant, entre autres, les produits «ŠUNKA MORAVIA» par la demanderesse en nullité;

6 des dépliants proposant, entre autres, les produits «ŠUNKA MORAVIA» par la demanderesse en nullité, disponibles sur l’internet;

7 des représentations d’étiquettes de produits «ŠUNKA MORAVIA» par la demanderesse en nullité;

8 revenus de la demanderesse en nullité au cours de la période 2010-2017;

9 site web archivé www.berto.sk/sunka-moravia;

10 récente Google Search et Google Image Search de «šunka Moravia Berto»;

– Annexes relatives à l’absence de caractère distinctif de la marque contestée et à la mauvaise foi, motifs visés à l’article 59, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE:

11 lettre de mise en demeure adressée par la titulaire de la marque de l’Union européenne à la demanderesse en nullité;

12 versions archivistiques du site web de la demanderesse en nullité;

13 liste des demandes rejetées par l’office tchèque de la propriété intellectuelle en raison de leur absence de caractère distinctif, contenant l’élément verbal «MORAVIA»;

14 décision de l’OPI tchèque du 08/07/2009, no O- 177354/E9387/2008/ÚPV;

15 extrait de la base de données tchèque de l’OPI concernant les marques no 254 901 «Moravia IT» et no 232 551 «MORAVIA Consulting»;

16 décision de l’OPI slovaque no poz 394-2015/Z-397-2015 du 03/09/2015;

17 cinq marques antérieures demandées par la titulaire de la MUE;

18 extrait de la demande de marque rejetée no 167 177 «MORAVIA PATENT» de la base de données tchèque de l’OPI;

19 demandes de «moraviapant» déposées par le représentant de la titulaire de la MUE.

7 En réponse, la titulaire de la MUE a fait valoir que le droit antérieur à la désignation non enregistrée «ŠUNKA MORAVIA» appartenait en fait à la titulaire de la marque de l’Union européenne, qui l’utilisait pour du jambon de haute qualité, qui était antérieur à la marque de la demanderesse en nullité. En ce qui concerne les motifs absolus, la titulaire de la MUE a fait valoir que, au-delà

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de son usage de longue durée pour le jambon de haute qualité, la désignation «ŠUNKA MORAVIA» avait acquis une capacité distinctive suffisante et que, par conséquent, les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), c) et d), du RMUE ne pouvaient être appliquées. La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants:
Trois factures pour montrer la vente de šunka Moravia en 2008 en République tchèque;

Trois factures pour montrer l’exportation de šunka Moravia en 2018 vers la Lituanie;

Trois factures afin de montrer l’exportation vers le roumain en 2012 et en 2013;

Une facture pour indiquer l’exportation de šunka Moravia en 2018 vers la Hongrie;

Trois factures pour montrer l’exportation vers la Pologne en 2012 et 2013;

Trois factures afin de montrer l’exportation vers la Slovénie en 2015 et en 2017;

Six factures afin de montrer l’exportation vers la République slovaque en 2012 et en 2018;

Présentation Webite de Steinhauser, s.r.o., juillet 2017;

Présentation d’un site web de Steinhauser, s.r.o., mars 2016;

Échantillon Test Report of šunka Moravia, mars 2012;

Šunka Moravia Report;

Image jointe à l’arrière de l’emballage de la šunka Moravia (100 g) avec les ingrédients, où 96 % = jambe de porc;

Étiquette provenant d’un grand emballage de šunka Moravia (2,91 kg) contenant les ingrédients, où 95 % = cuisse de porc;

L’étiquette forme un grand emballage de šunka Moravia (3,16 kg) avec les ingrédients, 95 % = pied de porc.

8 Par décision du 20 avril 2020 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la MUE contestée. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:

Causes de nullité absolue [article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE]

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La marque contestée est une marque verbale «ŠUNKA MORAVIA». Le mot «ŠUNKA» signifie jambon en tchèque, en slovaque et en slovène;

Le public du territoire pertinent de la République tchèque, de la République slovaque et de la Slovénie reconnaîtra le mot anglais «MORAVIA» et l’associera à la région de Moravia en République tchèque parce qu’il est orthographié de manière très similaire au nom de cette région en tchèque et slovaque («Morava») et en slovène («Moravska»). Par conséquent, même s’il ne s’agit pas d’un mot tchèque, slovaque ou slovène, «Moravia» sera compris par le public pertinent dans ces territoires;

Il est notoire que Moravia a une tradition agricole. Ainsi, le public pourrait percevoir la marque verbale contestée comme une indication que le fabricant du jambon provient de Moravia. En outre, le lieu géographique est associé aux produits eux-mêmes (jambon) dans la marque contestée elle-même. Par conséquent, le lien entre le lieu et les produits est évident pour le public pertinent;

En outre, la demanderesse en nullité a apporté la preuve qu’une combinaison descriptive similaire est utilisée par plusieurs autres producteurs (comme «MORAVSKÁ ŠUNKA» ou «MORAVIAN ŠUNKA»), qui serait comprise exactement comme la marque contestée malgré l’usage de «MORAVIA» en anglais;

Le consommateur pertinent est susceptible de connaître le terme «MORAVIA» comme une région géographique ayant une tradition agricole et percevra le signe comme étant descriptif de l’origine géographique des produits. Le consommateur pertinent percevrait donc le signe comme fournissant des informations sur l’origine géographique des produits en cause;

La combinaison de deux langues n’est pas suffisante pour conférer à la marque contestée un minimum de caractère distinctif, étant donné que la demanderesse en nullité a apporté la preuve que «MORAVIA» serait immédiatement compris par le consommateur moyen parlant le tchèque, le slovaque et le slovène;

Étant donné que la marque possède une signification descriptive claire en ce qui concerne les produits contestés, son incidence sur le public pertinent sera principalement de nature descriptive, éclipsant dès lors toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale;

Caractère distinctif acquis par l’usage (article 7, paragraphe 3, du RMUE)
Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, une marque peut toujours être enregistrée malgré le fait qu’elle ne satisfasse pas aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMUE, si elle «a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait». Dans le cadre d’une procédure d’annulation, une marque qui a été enregistrée

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contrairement aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMUE ne peut toutefois plus être déclarée nulle si, par l’usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée (article 59, paragraphe 2, du RMUE);

Les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne sont loin d’être suffisants pour démontrer que la marque contestée a acquis un caractère distinctif en République tchèque, en République slovaque et en Slovénie au cours de l’une ou l’autre des périodes pertinentes. Indépendamment de la discussion entre les parties sur la question de savoir si les factures sont aptes à prouver les ventes, elles sont en tout état de cause loin d’être des preuves suffisantes étant donné qu’elles ne sont pas pertinentes en ce qui concerne la fourniture d’une indication quant à la perception du public pertinent;

Les factures, bien que non négligeables, en particulier pour la République tchèque, ne suffisent pas à garantir qu’une partie substantielle du public connaît les produits et considère que les produits sous la marque proviennent exclusivement d’une entreprise. Il convient de garder à l’esprit qu’un client achetant la marque contestée pour du jambon ne considère pas les mots «ŠUNKA MORAVIA» comme un indicateur de l’origine commerciale, en particulier lorsqu’il existe un certain nombre d’autres signes présents sur les factures et sur le produit comme «PIKOK». Les factures pour la République slovaque, et en particulier la Slovénie, sont encore moins importantes;

Même si un signe peut acquérir un caractère distinctif du fait de son usage en tant que partie d’une autre marque ou en combinaison avec celle-ci, il est plus difficile de prouver le caractère distinctif acquis par rapport à un signe autrement dépourvu de caractère distinctif s’il est utilisé avec d’autres marques distinctives. Le fait que la marque distinctive «PIKOK» soit utilisée sur les factures et les étiquettes est une autre raison pour laquelle les documents ne sont pas concluants quant au caractère distinctif acquis du simple signe verbal «ŠUNKA MORAVIA». Les consommateurs sont plus susceptibles de considérer ces éléments distinctifs comme des identificateurs de l’origine commerciale et les mots ordinaires «ŠUNKA MORAVIA», tout comme une description du produit;

En l’absence de tout élément de preuve direct permettant d’éclairer la perception des consommateurs, les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs perçoivent la marque contestée comme un signe d’origine commerciale. La division d’annulation observe que pour démontrer qu’un signe a acquis un caractère distinctif par l’usage, il ne suffit pas de prouver uniquement l’usage de la marque, voire même un usage réussi, mais il est nécessaire de démontrer qu’une partie importante du public du territoire pertinent reconnaît ce signe comme une indication de l’origine commerciale. En d’autres termes, il est nécessaire de démontrer qu’une partie importante du public pense que tout jambon «MORAVIA» provient d’une seule entité. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a fourni aucune enquête menée auprès de consommateurs afin de clarifier cette question ou d’autres éléments de preuve équivalents. Les documents

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produits montrent que les produits de la titulaire de la marque de l’Union européenne sont présents sur le marché avec une certaine intensité, mais ils ne sont pas concluants quant à la perception du signe par le consommateur final.

9 Le 16 juin 2020, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 août 2020.

10 Dans son mémoire en réponse reçu le 16 octobre 2020, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments avancés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:

La raison principale et le problème sous-jacent de la décision attaquée sont un facteur de différenciation linguistique. La marque de l’Union européenne contestée contient deux mots en tchèque, mais l’appréciation des motifs de sa nullité a été discutée par trois experts de l’EUIPO, dont aucun ne semble avoir une parfaite maîtrise de la langue tchèque;

Des communications sur la proposition de déclarer la nullité de la marque de l’Union européenne ont été effectuées en anglais, avec un ordre de mot fixe. Toutefois, ce n’est pas le cas pour la tchèque. Toute modification de son ordre verbal change souvent la signification. Lorsqu’une sorte de jambon est choisie par le consommateur, la marque «ŠUNKA MORAVIA» apparaît totalement différente de la marque «MORAVSKÁ ŠUNKA». Il s’agit là de la question cardinal, qui découle des évaluations et des conclusions supplémentaires contenues dans la décision attaquée;

Dans le cas de la marque «MORAVSKÁ ŠUNKA», le consommateur estime qu’ils’agit d’un type de jambon présentant des caractéristiques et propriétés spécifiques données par l’industrie alimentaire et/ou des normes de guilla par rapport au jambon avec cette description concrète. Le consommateur ne l’associe pas au territoire. Le mot «MORAVSKÁ» est un adjectif, placé devant le substantif «ŠUNKA». Un adjectif est un mot qui décrit toujours les qualités ou la relation des substantifs. Ainsi, le mot «MORAVSKÁ» décrit les qualités du mot «ŠUNKA»;

La demanderesse en nullité a produit des éléments de preuve montrant que la marque «MORAVSKÁ ŠUNKA» est utilisée par divers fabricants et détaillants. Toutefois, il n’existe aucune preuve que d’autres concurrents (à l’exception de la demanderesse en nullité elle-même) utilisent la marque «ŠUNKA MORAVIA»;

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Dansle cas de la marque «ŠUNKA MORAVIA», le consommateur considère que le mot «MORAVIA» de la marque est le nom d’un jambon particulier, qui individualise ce jambon particulier et non son origine géographique. L’expression «Capri» n’a pas été jugée trompeuse en tant que dénomination de jus de fruits, étant donné qu’un consommateur final moyen, informé, attentif et raisonnable ne s’attend pas à ce que les fruits de ces jus soient cultivés sur l’île de Capri. Compte tenu de cette logique par analogie, la désignation «ŠUNKA MORAVIA» ne saurait être considérée comme trompeuse, même si le consommateur moyen, informé et raisonnable devait traduire le mot «Moravia»;

La marque de l’Union européenne «ŠUNKA MORAVIA» est utilisée sur les emballages de jambon découpés de la chaîne de supermarchés «LIDL» ainsi que sur la marque «PIKOK». Toutefois, la marque «PIKOK» est la «marque privée», qui est en fait exclusivement une marque de service — pour la vente de produits. Avec cette désignation et/ou marque, les produits de nombreux fabricants divers ont été vendus, mais non fabriqués, dans différents pays. La marque «ŠUNKA MORAVIA» est utilisée en tant que marque indiquant l’origine commerciale des produits;

Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse en nullité, la marque de l’Union européenne contestée n’a pas été déposée de mauvaise foi;
Même si la marque était considérée comme dépourvue de caractère distinctif, elle ne saurait être annulée après huit ans au regard de l’article 59, paragraphe 2, du RMUE;
La marque de l’Union européenne contestée est utilisée depuis plusieurs années à présent en République tchèque et est associée par les consommateurs à un jambon de grande qualité. Les produits ont également été vendus en dehors de la République tchèque;
Lorsque la recherche de «šunka» et de «Moravia» est effectuée sur le moteur de recherche Google, les 20 premiers liens renvoient uniquement au produit jambon de la titulaire de la MUE. Les deux vidéos suivantes peuvent être trouvées: https://www.youtube.com/watch?v=w9R5mMeBE_w
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Lqw1y3tj23k
où la société LIDL promeut le jambon «ŠUNKA MORAVIA» et l’appelle un «phare» de son producteur et de la titulaire de la MUE. Les sites internet n’affichent pas d’autres entrées «šunka Moravia»;

D’autres éléments de preuve du caractère distinctif acquis, tels qu’ils ont été produits dans le cadre de la procédure d’enregistrement, sont joints en annexe;

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L’ordre inversé des termes «ŠUNKA MORAVIA» et non «Moravská šunka» rend la marque distinctive pour le public pertinent;

Même si le jambon est un produit de grande consommation, le niveau d’attention du public pertinent est plus élevé. Dans le cas des denrées alimentaires, un consommateur moyen moderne est extrêmement attentif, principalement parce que, sur le marché actuel, il y a eu un grand nombre de variétés de jambon qui ont une origine et une qualité différentes;

Diverses marques contenant le mot «MORAVIA» ont été enregistrées par l’EUIPO sans qu’il soit nécessaire de démontrer leur caractère distinctif acquis («MORAVIA COMFORT MATRACE», «LA MORAVIA»).

12 Les éléments depreuve produits à l’appui de la revendication d’un caractère distinctif acquis se composent des documents suivants:

A — pièces jointes prouvant une demande de marque de l’Union européenne antérieure no 10 382 646 «ŠUNKA MORAVIA»;

A1-A3 — factures datées de 2008 montrant des ventes à des clients en République tchèque;

B — dix-neuf échantillons de factures datées de 2012 à 2018 montrant des ventes en République slovaque, en Slovénie, en Pologne, en Lituanie, en Roumanie et en Hongrie;

exemple de matériel publicitaire montrant l’usage d’une dénomination protégée en tant que DMC 001940909-0001
C1-C3 — plaquettes publicitaires et échantillons d’emballages montrant l’usage de la marque «ŠUNKA MORAVIA»;

C4 — DMC 001940909-0001 — extrait de la base de données de l’EUIPO;

D — 10 exemples représentatifs de dépliants publicitaires (LIDL, 2016- 2019);

E — Tumbnails to LIDL pages contenant du mot «šunka Moravia»;
F — 2 exemples d’informations sur les archives de la société Steinhauser des présentations électroniques en ligne «ŠUNKA MORAVIA» (2016 et 2017);
G-H — photos et matériel publicitaire montrant la marque;

I — déclaration de la société directeur de Steinhauser, s.r.o., complétée par un tableau;

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J — aperçu des présentations actuelles de chaînes en ligne «Makro» et «LIDL»;

K — liens vers des clips vidéo publicitaires:

https://www.youtube.com/watch?v=w9R5mMeBE_w
https://www.youtube.com/watch?v=Lqw1y3tj23k
L — jambon «šunka Moravia» de haute qualité (Golden Price 2014 et 2017).

13 Les arguments présentés par demanderesse en nullité en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:

Il ne fait aucun doute que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif. Les preuves du caractère distinctif acquis sont insuffisantes;

L’Office tchèque a systématiquement rejeté des marques contenant le mot «MORAVIA»;

Les arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon lesquels l’expression «ŠUNKA MORAVIA» est totalement différente de «MORAVSKÁ ŠUNKA» sont totalement dénués de fondement. Les deux expressions véhiculent exactement le même message aux consommateurs parlant le tchèque, le slovaque et le slovène, à savoir «jambon (šunka) provenant de Moravia»;

Les preuves supplémentaires du caractère distinctif acquis ne concernent pas l’usage du terme en tant que marque et/ou ne sont pas datées.

Motifs
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.

15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.

Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
16 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 dudit règlement. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans

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le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. L’appréciation du caractère descriptif allégué doit porter sur la date de dépôt de la MUE contestée, à savoir le 31 octobre 2011.

17 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [11/04/2019, T-224/17, Bio proof ADAPTA (fig.),
EU:T:2019:242, § 67 et jurisprudence citée; 29/11/2018, T-214/17, FUNNY
BANDS, EU:T:2018:854, § 20 et jurisprudence citée).

18 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés incapables d’exercer à nouveau, lors d’une acquisition ultérieure, la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause, afin de permettre ainsi au consommateur qui achète les produits ou services désignés par la marque de faire à nouveau, à l’occasion d’une acquisition ultérieure, une preuve négative (arrêt du 11/04/2019, EU:T:2019:242, § 68).

19 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a un public ciblé déterminé (16/12/2010, T- 497/09, Kompressor Plus, EU:T:2010:540, § 38; 19/04/2007, C-273/05 P,
Celltech, EU:C:2007:224, § 28; 11/04/2019, T-224/17, bio proof ADAPTA (fig.),
EU:T:2019:242, § 70).

20 Il appartient donc à la chambre de recours d’examiner, sur la base d’une signification donnée de la marque contestée, si, à la date pertinente, il existait, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre la marque contestée et les caractéristiques des catégories de produits pour lesquelles l’enregistrement avait été demandé, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE [11/04/2019, T-224/17, Bio proof ADAPTA (fig.),
EU:T:2019:242, § 71].

21 En l’espèce, la marque contestée est enregistrée pour des «jambon en poudre; jambon séché; jambon cuit; jambon».
Public pertinent
22 Les produits en cause s’adressent aux consommateurs moyens qui sont censés être normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés. Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la marque de l’Union européenne, le niveau d’attention à l’égard des produits alimentaires n’est pas considéré comme supérieur à la moyenne. Les produits alimentaires sont achetés régulièrement, leur prix n’est pas trop élevé, de sorte qu’ils n’ont pas d’incidence significative sur le

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budget de la famille, et leur achat n’est pas précédé de longues hésitations et comparaisons entre différentes offres (04/02/2013, T-159/11, Walichnowy
Marko, EU:T:2013:56, § 37; confirmé par 13/02/2014, C-177/13 P, Walichnowy
Marko, EU:C:2014:183).
23 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe doit être refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus de protection n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En l’espèce, étant donné que le mot «ŠUNKA» a une signification en tchèque, en slovaque et en slovène et que le mot
«MORAVIA» sera également compris par le public utilisant ces langues, ou au moins une partie non négligeable de celle-ci, le public pertinent se compose du public de langue tchèque, slovaque et slovène de l’Union européenne.
Caractère descriptif du signe
24 La marque contestée se compose des mots «ŠUNKA» et «MORAVIA». Il est constant que «ŠUNKA» signifie «jambon» en tchèque, en slovaque et en slovène:
https://slovniky.lingea.cz/Anglicko-cesky/%C5%A1unka
https://ensk.dict.cc/?s=%C5%A1unka
https://en.pons.com/translate/slovenian-english/%C5%A1unka
Tous les liens susmentionnés ont été consultés le 20 avril 2021.
25 «Moravia» est une région historique dans la partie orientale de la République tchèque. Cela a été démontré par la demanderesse en nullité et constitue également un fait notoire. Bien qu’il soit appelé «Morava» en tchèque et en slovaque et «MORAVSKA» en slovène, le public pertinent comprendra aisément le latin (ainsi que l’anglais et l’espagnol) «MORAVIA» en République tchèque et slovaque et en Slovénie, ou au moins une partie non négligeable de celui-ci, comme renvoyant au même endroit compte tenu de la quasi-identité avec ses équivalents dans ces langues:
https://www.britannica.com/place/Moravia
Lien consulté le 20 avril 2021.
26 L’expression «ŠUNKA MORAVIA» sera donc comprise par les consommateurs des territoires pertinents comme signifiant «jambon Moravia», véhiculant ainsi le message de jambon lié à la région de Moravia.
27 En ce qui concerne le produit qui est précisément «jambon», le public pertinent est susceptible de se concentrer sur l’élément «MORAVIA» et de l’associer au lieu d’origine.
28 Il est notoire que la région de Moravia a une tradition agricole et que la production agricole développée est étroitement liée à un certain nombre d’entreprises de transformation alimentaire:

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https://www.businessinfo.cz/en/about-the-czech-republic/basic- data/regions/south-moravia-region/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regional-innovation-monitor/base- profile/central-moravia-region
29 Enoutre, la marque elle-même associe le nom de la région au produit à base de viande (jambon). Par conséquent, le message et le lien sont évidents et «ŠUNKA MORAVIA» sur le jambon sera perçu comme indiquant que le produit provient de Moravia ou est autrement lié à cette région (sur la base de la recette provenant de Moravia ou à base de viande provenant de cette origine).
30 La titulaire de la marque de l’Union européenne a contesté les considérations linguistiques, faisant valoir que la première instance n’avait pas eu recours à un expert ayant une parfaite maîtrise de la langue tchèque. Il convient de noter que l’Office travaille dans vingt-trois langues officielles de l’Union européenne et possède les ressources et l’expertise nécessaires pour procéder à une évaluation adéquate du point de vue de toutes les langues.
31 La chambre de recours observe à juste titre que le mot «MORAVIA» en tant que tel n’est pas un terme tchèque ou slovaque mais, pour les raisons indiquées ci- dessus, il sera clairement compris par les consommateurs concernés, ou du moins par une partie non négligeable de celui-ci.

32 En ce quiconcerne l’ordre inverse des mots, la chambre de recours observe qu’il n’a pas d’incidence sur la signification de l’expression dans son ensemble. Il est rappelé qu’ une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits en cause est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent. En l’espèce, l’ordre inverse ne modifie pas la signification. Il n’existe tout simplement aucune autre manière que ces deux mots combinés puissent être perçus par le public pertinent.
33 Malgré l’utilisation de deux langues différentes, la signification de ces mots, considérés dans leur ensemble, reste facilement compréhensible [voir, par analogie, 09/04/2021, R 2100/2020-1, pompa blue line (fig.); 24/03/2015, R
2501/2014-5, LA MEXICANA QUALITY FOODS (fig.); 28/05/2018, R
2450/2017-2, CHECK DIE WELT (fig.); 14/06/201714/06/2017, R 47/2017-4,
SMARTCYKLER; 17/03/2017, R 1895/2016-4, wunderbar crée de mercerie merveilleuse (fig.); 18/05/2016, R 188/2016-1, pay direkt (fig.).

34 Compte tenu de ce qui précède, la conclusion de la division d’annulation selon laquelle la marque en cause est descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et n’aurait pas dû être enregistrée doit être confirmée.

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Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
35 Selon la jurisprudence, une marque verbale qui est descriptive de la finalité ou des caractéristiques essentielles de produits ou de services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sera, de ce fait, également dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits et services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (16/01/2013, T-544/11, Steam Glide, EU:T:2013:20, § 49; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86). Dès lors, si l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique, l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’appliquera également.

36 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Cette disposition empêche l’enregistrement des marques dépourvues du caractère distinctif qui, seul, les rend inaptes à remplir cette fonction essentielle
(16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 23).

37 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance
(08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56; 15/09/2005, C-37/03
P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).

38 La chambre de recours estime que la division d’annulation a correctement analysé la signification du signe en cause qui, du point de vue des consommateurs pertinents parlant le tchèque, le slovaque et le slovène, véhicule des informations sur le produit (jambon) et son origine géographique (Moravia). Il ne sera donc pas perçu comme une indication de l’origine commerciale.
39 Par conséquent, compte tenu de la signification purement descriptive et informative, la marque contestée était, au moment du dépôt, également dépourvue de caractère distinctif pour les produits concernés et, par conséquent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19).

Article 59, paragraphe 2, du RMUE — caractère distinctif acquis par l’usage
40 Conformément à l’article 59, paragraphe 2, du RMUE, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement à l’article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMUE, elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l’usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.

41 Le caractère distinctif acquis par l’usage signifie signifie que, bien que la marque soit dépourvue ab initio d’un caractère distinctif intrinsèque en ce qui concerne les produits concernés, en raison de l’usage qui en a été fait sur le marché, le public pertinent en est venu à la percevoir comme identifiant les produits

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spécifiés comme provenant d’une entreprise déterminée. Cette disposition, appliquée après l’enregistrement, a pour objet de maintenir l’enregistrement des marques qui, entre-temps (après leur enregistrement et, en tout état de cause, avant la demande en nullité) ont acquis un caractère distinctif pour les produits pour lesquels elles ont été enregistrées, en dépit du fait que, lors de l’enregistrement, il était contraire à l’article 7 du RMUE (14/12/2011, T-237/10, Clasp lock, EU:T:2011:741, § 52, 53, 86; 15/10/2008, T-405/05, Manpower,
EU:T:2008:442, § 127, 146; 10/12/2008, T-365/06, BATEAUX Mouches,
EU:T:2008:559, § 37, 38).

42 L’article 59, paragraphe 2, du RMUE ne requiert pas seulement un usage intensif d’un signe par la titulaire de la MUE. L’usage d’un signe doit avoir pour conséquence que ce signe, qui n’était pas à l’origine apte à remplir la fonction d’appellation d’origine, qui est la fonction essentielle d’une marque, remplit désormais cette fonction du fait de son usage. L’identification, par les milieux intéressés, des produits et services comme provenant d’une entreprise déterminée doit être effectuée grâce à l’usage de la marque en tant que marque, et donc grâce à la nature et à l’effet de celle-ci, qui la rendent propre à distinguer les produits concernés de ceux d’autres entreprises.

43 Aux fins d’apprécier, dans un cas d’espèce, si une marque a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, des facteurs tels que: la part de marché détenue par la marque; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque; l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir; la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque, ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres secteurs et associations professionnelles (04/05/1999, C-108/97 indirects, Chiemsee,
EU:C:1999:230, § 51).

44 La titulaire de la MUE doit démontrer un caractère distinctif acquis pour toutes les parties de l’Union européenne dans lesquelles il existe un motif absolu de refus (07/09/2006, C-108/05, Europolis, EU:C:2006:530, § 28; 30/03/2000, T-
91/99, options, EU:T:2000:95, § 27). En l’espèce, la titulaire de la MUE devait démontrer que la marque avait acquis un caractère distinctif dans les républiques tchèque et slovaque et en Slovénie.

45 Si, sur la base de ces facteurs, le public pertinent, ou au moins une fraction significative de celui-ci, identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée sur la base de la marque, il doit en être conclu que les conditions de l’article 59, paragraphe 2, du RMUE sont remplies (voir, par analogie, 21/04/2010, T-7/09, Spannfutter, EU:T:2010:153, § 41; 22/03/2013, T-409/10,
Borsa, EU:T:2013:148, § 77).

46 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si la titulaire de la MUE a démontré que la marque contestée a acquis le degré nécessaire de caractère distinctif par l’usage qui en a été fait, au sens de l’article 59, paragraphe 2, du RMUE.

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47 En l’espèce, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve à l’appui de son allégation de caractère distinctif acquis, énumérés au paragraphe 7 ci-dessus. Elle a en outre été complétée par des éléments de preuve supplémentaires produits devant la chambre de recours et énumérés au paragraphe 12 ci-dessus.
48 Les éléments de preuve consistent principalement en des factures et du matériel publicitaire montrant l’utilisation de l’expression «ŠUNKA MORAVIA» pour la commercialisation des produits de la titulaire de la marque de l’Union européenne:
49 La division d’annulation a considéré que les éléments de preuve étaient insuffisants pour démontrer que la marque contestée avait acquis un caractère distinctif en République tchèque, en République slovaque et en Slovénie, soit avant son dépôt (article 7, paragraphe 3, du RMUE), soit après son enregistrement (article 59, paragraphe 2, du RMUE).

50 En particulier, la division d’annulation a considéré que les factures, bien que non négligeables, n’étaient pas suffisantes pour garantir qu’une partie substantielle du

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public connaissait les produits et a considéré que les produits commercialisés sous la marque provenaient exclusivement d’une entreprise. En particulier, la division d’annulation a souligné l’absence de preuves démontrant la perception des consommateurs (telles que des enquêtes ou des preuves équivalentes).
51 En même temps que le recours, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit, entre autres, des factures supplémentaires et des documents de marketing ainsi que des informations sur les prix de qualité qu’elle avait reçus.

52 La chambre de recours observe que, dans les exemples présentés, l’expression «ŠUNKA MORAVIA» est toujours accompagnée d’une autre marque («PIKOK»), dans le cas de la vente au détail par «Lidl», «Steinhauser», qui est la dénomination sociale de la titulaire de la marque de l’Union européenne dans le cas de «Makro» et d’autres exemples). En outre, les prix de qualité mentionnés par la titulaire de la marque de l’Union européenne font en réalité référence à «PIKOK ŠUNKA MORAVIA».
53 Sur la première des images ci-dessus, l’expression «ŠUNKA MORAVIA» semble plutôt fonctionner comme un nom générique du produit, comme «MEDOVA ŠUNKA» (jambon de miel) et «ŠUNKA Kdéférer ENOVÁ» (jambon de cheval).
54 S’il est clair que l’acquisition d’un caractère distinctif peut résulter aussi bien de l’usage, en tant que partie d’une marque enregistrée, d’un élément de celle-ci que de l’usage d’une marque distincte en combinaison avec une marque enregistrée, il est nécessaire que la titulaire de la MUE démontre que, en conséquence de cet usage, les milieux intéressés perçoivent effectivement le produit ou le service, désigné par la seule marque dont l’enregistrement est demandé, comme provenant d’une entreprise déterminée (26/06/2019, T-117/18, 200 PANORAMICZNYCH, EU:T:2019:447, § 91-92).

55 En l’espèce, cette dernière n’a pas été démontrée.
56 Enfin, même en admettant que l’utilisation de l’expression «ŠUNKA MORAVIA» avec d’autres éléments distinctifs (tels que «PIKOK» ou «Steinhauser») constitue toujours un usage en tant que marque de «ŠUNKA MORAVIA», les éléments de preuve relatifs à la perception de ce terme par le consommateur par les consommateurs parlant le tchèque, le slovaque et le slovène font défaut.

57 Ilconvient de souligner une fois de plus que la seule utilisation d’un signe ne suffit pas à établir l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage. Il faut démontrer que, grâce à cet usage, au moins une fraction significative (importante, importante et importante) du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée (15/12/2015, T- 262/04, Briquet à pierre, EU:T:2005:463, § 61).
58 Parconséquent, si les éléments de preuve fournis par la titulaire de la marque de l’Union européenne montrent qu’elle a utilisé l’expression «ŠUNKA MORAVIA» pour la commercialisation de ces produits, il apparaît à première vue que le libellé a été utilisé comme une description du produit plutôt que comme

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une marque. Même s’il était admis que les exemples fournis équivalent à un usage de marque, il n’a pas été démontré que le public pertinent en République tchèque, en République slovaque et en Slovénie le reconnaît comme tel.
59 Endépit d’une déclaration claire dans la décision attaquée quant à la nécessité de produire des éléments de preuve démontrant la perception du libellé en cause par le consommateur, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas fait usage de la possibilité de produire des éléments de preuve pertinents. Au lieu de cela, elle n’a produit que des échantillons supplémentaires de factures et de matériel publicitaire qui ne permettent pas de tirer de conclusions quant à la perception qu’a le consommateur de l’expression «ŠUNKA MORAVIA» sur les produits en cause.
Conclusion
60 Pour les raisons exposées ci-dessus, la division d’annulation n’a pas commis d’erreur en concluant que la marque de l’Union européenne contestée devait être déclarée nulle conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), et point c), du RMUE. Les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne suffisent pas à prouver le caractère distinctif acquis par l’usage conformément à l’article 59, paragraphe 2, du RMUE.

61 Par conséquent, le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée dans son intégralité.

Frais
62 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du
REMUE, la titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.

63 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais se composent des frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR.

64 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la titulaire de la MUE à supporter les frais de représentation de la demanderesse en nullité, fixés à 450 EUR, ainsi que la taxe d’annulation d’un montant de 630 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 630 EUR.

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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:

1. Rejette le recours;
2. Condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais et taxes exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours, à concurrence de 1 630 EUR.

Signature Signature Signature
G. Humphreys M. Bra A. Kralik
Greffier:

Signature
H. Dijkema