DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 112 054
Sociedad Anónima trabajos y Obras (Sato), Paseo de la Castellana, 259-D — Torre Espacio, Planta 8, 28046 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Cuatrecasas Gonçalves Pereira Propiedad Industrial, S.R.L., C/Almagro, 9, 28010 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Apex Brands, Inc., 1000 Lufkin Road, 27539 Apex, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Taylor Wessing, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main (représentant professionnel).
Le 07/07/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 112 054 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 37: Installation et entretien d’équipements électriques; Traitement antirouille; Rétamage; Services de peinture.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 134 621 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 19/02/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services (classe 37) de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 134 621 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
no 18 049 051. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.

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a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 37: Travaux de génie civil; Supervision de la construction de projets de génie civil; Services de location de machines de génie civil; Location de machines destinées à la construction.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 37: Réparation d’outils à main; Installation, entretien et réparation de machines; Installation et entretien d’équipements électriques; Entretien de véhicules de livraison; Traitement antirouille; Rétamage; Services de peinture; Rechapage de pneus; Vulcanisation de pneus.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La demanderesse fait valoir que l’opposante est une entreprise de construction qui gère principalement des projets maritimes et portuaires, tandis que la demanderesse fournit des outils et des machines hautement sophistiqués. Toutefois, la division d’opposition souligne que le domaine d’activité des parties ne constitue pas la base de la comparaison des produits et services en cause. Leur comparaison doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives de produits et services afin de garantir que la protection accordée est suffisamment large pour ne pas porter atteinte à l’intérêt légitime de l’opposante de pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits ou de services tout en bénéficiant de la protection que lui confère l’enregistrement de cette marque.
L’ installation et l’entretien contestés d’équipements électriques; Traitement antirouille; Rétamage; Les services de peinture sont similaires à la construction de génie civil de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. La division d’opposition n’est pas d’accord avec les affirmations de la demanderesse selon lesquelles les travaux tels que la protection contre la rouille, l’installation d’équipements électriques, la remise en teinte et la peinture ne font pas partie des travaux de construction qui, dans l’ensemble, sont destinés à la construction d’un bâtiment et/ou d’une infrastructure. Le fait que certaines entreprises de construction puissent fournir elles-mêmes tous leurs travaux, tandis que d’autres travaillent avec des entreprises spécifiques différentes pour chaque étape, ne remet pas en cause le fait qu’ils sont proposés et fournis habituellement par la même entreprise dans le domaine de la construction.
Les services contestés d’ installation, d’entretien et de réparation des machines sont des services fournis au stade final auquel les machines sont déballées, remontage, realignées, connectées aux services essentiels et testées de manière exhaustive afin de s’assurer qu’elles fonctionnent au plus haut rendement. Habituellement, l’équipe d’installation est composée de spécialistes des domaines de l’ingénierie mécanique, électrique et électronique, ainsi que d’experts en technologie élévatrice importante. Par conséquent, cette finalité est différente du génie civil (construction) et de la location de machines; L’utilisation, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs/fournisseurs sont différents et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Par conséquent, ces services contestés sont différents des services de l’opposante. La location de machines ne comprend pas le savoir-

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faire d’assembler les machines, mais plutôt l’offre d’utilisation pendant un certain temps du produit physique; par conséquent, les arguments de l’opposante ne sauraient prospérer.
En ce qui concerne la réparation contestée d’outils à main, le public pertinent qui achète des services de construction n’a pas besoin de réparation d’outils qui sont ou peuvent être utilisés lors des travaux de construction. Les services de réparation d’outils à main sont destinés aux utilisateurs de ces outils dans le domaine de la construction, de l’agriculture, du jardinage, du carpentry, de la maçonnerie à titre d’exemple (il peut s’agir de particuliers ou d’entreprises). Même si l’on considère que les services de construction comprennent, de toute évidence, les services de sous-contractants et que, par conséquent, le public pertinent pour les services de construction ne se limite pas au grand public, mais inclut également d’autres entreprises dans ce domaine, par exemple les développeurs de biens immobiliers, les services de réparation des outils à main, ils ne ciblent pas le même public. Ce n’est qu’en raison du fait que les deux services sont compris dans la classe 37 qu’ils ne les rendent pas similaires en tant que tels.
L’opposante fait valoir que ces services sont complémentaires et constituent une possible ligne de développement dans le domaine de la construction, mais cet argument ne saurait prospérer. Par définition, des produits adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48). En outre, la spécialisation et/ou le savoir-faire technique dans la réparation des outils ne font pas nécessairement partie de l’ingénieur de la construction.
Même en faisant valoir que les prestataires de services de construction (qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises) sont responsables de la maintenance de leurs outils et possèdent un savoir-faire en matière de réparation et d’entretien, cela n’est pas non plus applicable, car les travaux de réparation seront effectués en interne et ne seront pas proposés en tant que service à d’autres personnes. En tout état de cause, l’opposante n’a pas non plus fourni d’arguments ou d’arguments supplémentaires à l’appui de cet argument.
Par conséquent, la nature, la destination des services (bâtiment/réparation), l’entreprise fournissant les services et l’utilisation des services sont différentes. Ces services ne sont donc ni concurrents ni complémentaires.
Entretien de véhicules de livraison contestés; Rechapage de pneus; Vulcanisation de pneus, ces services sont liés à l’entretien de pneus et de véhicules. La vulcanisation est une série de procédés pour durcir les gommes, tandis que le rechapage de pneus donne un rechapage de la bande de roulement et du caoutchouc latéral à un boîtier usé d’un pneu. Ce dernier est ensuite vulcanisé au boîtier original et le résultat est un nouveau pneu avec un nouveau motif de bande de roulement. L’entretien des véhicules est une vérification mécanique de la voiture, qui inclut également un contrôle des pneus. Par conséquent, ces services sont différents de la construction de génie civil de l’opposante; Supervision de la construction de projets de génie civil ainsi que des services de location de machines de génie civil et de machines destinées à la construction (location de machines). Ils ne coïncident par aucun des facteurs pertinents, à savoir la nature, la destination des services, les canaux de distribution, les points de vente, les fournisseurs et l’utilisation, et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en

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considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication et/ou de la nature spécialisée, ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal «SATA» a différentes significations, comme par exemple en Croatie, où il peut être perçu comme un «temps/heures», ou «Sato» comme «une mesure de la quantité de raisins dans la viticulture/récolte» en finnois. Afin d’éviter les différences conceptuelles entre les signes, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie germanophone du public, pour laquelle les mots sont dépourvus de signification.
Les deux mots, à savoir «Sato» dans la marque antérieure et «SATA» dans le signe contesté, sont dépourvus de signification et présentent un degré normal de caractère distinctif.
La marque antérieure «Sato» est écrite en lettres blanches dans un rectangle à fond bleu, de nature purement décorative, qui est dépourvu de caractère distinctif. Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée et malgré les éléments figuratifs décoratifs, la marque antérieure possède un caractère distinctif normal.

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L’élément verbal contesté «SATA» est précédé d’un hexagone divisé, qui, en raison de cette division, est normalement distinctif étant donné qu’il ne s’agit pas d’une simple figure géométrique. En outre, le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs trois premières lettres, «SAT *». Ils diffèrent toutefois par leurs dernières lettres, à savoir «O» dans la marque antérieure et «A» dans le signe contesté. Par conséquent, même avec un élément figuratif distinctif placé en avant dans le signe contesté, les coïncidences des éléments verbaux ont un impact plus fort avec trois lettres identiques sur quatre, ce qui attirera l’attention du lecteur en premier et aura un impact plus important.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation de leurs trois premières lettres identiques «SAT *», ne différant que par leurs dernières lettres, «O» dans la marque antérieure et «A» dans le signe contesté. En outre, étant donné que les éléments figuratifs ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique, l’appréciation phonétique se limite aux quatre mots, dont la dernière voyelle diffère.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 22).
La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen et le public pertinent, à savoir le grand public et le public spécialisé, fait preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé.

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Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les services sont en partie similaires et en partie différents. Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré élevé sur le plan phonétique. Étant donné que les deux signes sont dépourvus de signification, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Contrairement aux arguments de la demanderesse, les signes en cause ne sont pas des signes courts, qui peuvent, tout au plus, contenir trois lettres, mais ils peuvent être considérés comme des signes relativement courts comportant quatre lettres. Cela ne remet pas en cause le fait que les trois premières lettres sont identiques et qu’elles ne diffèrent que par la dernière lettre, à savoir les deux voyelles. Cela est vrai, même pour le public d’attention élevée, qui n’a pas de concept susceptible de l’aider à différencier les signes avec certitude.
Compte tenu des similitudes visuelles et phonétiques au début des signes et des différences uniquement au niveau de leurs dernières lettres, les deux voyelles attirant moins l’attention du consommateur, il est considéré que le public pertinent ayant un souvenir imparfait des signes et faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé, pourrait être amené à croire que les services similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le fond bleu de la marque antérieure et l’hexagone figuratif du signe contesté, même s’ils sont distinctifs, pourraient être considérés comme une simple maquette d’une autre marque provenant toujours de la même entreprise ou d’entreprises liées.
Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne saurait invoquer, ou utiliser à son profit, une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique.
À la lumière de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures présentées à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue peut ne pas être identique.
La demanderesse a fait référence à l’affaire VIVO contre VIVA (B 10 464 du 31/01/2002), dans laquelle certaines considérations conceptuelles des signes ont été prises en considération et ne donnent lieu à aucun risque de confusion, tandis qu’en l’espèce, les signes en cause sont dépourvus de signification. En ce qui concerne l’affaire ALFA/ALFI (B 2 926 106 du 29/08/2018), l’élément figuratif dominant était très pertinent pour l’issue de l’absence de risque de confusion (similaire à l’affaire TOPO no B 1 354 093 du 11/11/2009). Dans l’affaire ELSE/ELSA (B 2 537 598 du 27/03/2018), la stylisation du signe rendait difficile l’identification claire de l’élément verbal était également le principal argument de l’absence de risque de confusion (similaire à l’issue de l’affaire LUNI/LUNA B1 844003 du 16/5/2012).

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Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public germanophone et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Karin KLÜPFEL Astrid Victoria WÄBER Peter quay
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.