DIVISION D’ANNULATION
PROCÉDURE D’ANNULATION n° C 73 557 (NULLITÉ)
Patou Investments (Pty) Ltd, 105 Sovereign Drive, Route 21 Corporate Park, Irene, 0157 Pretoria, Afrique du Sud (requérante), représentée par Karcz Zakrocka Patent & Trade Mark Attorneys, Ul. Orzeszkowej 14 m 3, 02-374 Varsovie, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Spacemaker Systems Inc., 567 Ocoee Business Parkway, 34761 Ocoee, Floride, États-Unis (titulaire de la marque de l’UE), représentée par Müller-Boré & Partner Patentanwälte PartG mbB, Friedenheimer Brücke 21, 80639 Munich, Allemagne (mandataire professionnel). Le 25/03/2026, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déclaration de nullité est accueillie.

2. La marque de l’Union européenne n° 19 082 313 est déclarée nulle dans son intégralité.

3. Le titulaire de la marque de l’UE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.

MOTIFS
Le 03/09/2025, la requérante a déposé une demande en déclaration de nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne n° 19 082 313 «Pallet Mole Jr» (marque verbale) (la marque de l’UE), déposée le 23/09/2024 et enregistrée le 11/01/2025. La demande vise l’ensemble des produits couverts par la marque de l’UE, à savoir:

Classe 7: Plateformes actionnées par machine, capables de s’élever au-dessus du niveau du sol et utilisées pour le stockage; Convoyeurs élévateurs mécaniques à rails; Élévateurs motorisés utilisés pour transporter et placer des conteneurs de stockage portables; Équipements de levage et de déplacement motorisés, à savoir, poseurs de tuyaux, chariots élévateurs à fourche, chariots télescopiques et élévateurs. La demande est fondée, entre autres, sur le motif de la mauvaise foi en vertu de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE. La requérante a également fondé la demande sur les motifs de l’article 60, paragraphe 1, sous b), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE et l’article 60, paragraphe 2, sous d), du RMUE, fondée sur les enregistrements de marques sud-africaines n^os 2014/27135 et 2014/27136 et également, en raison du certificat joint à la demande à l’annexe 8, également pour l’enregistrement de marque sud-africaine
2014/27137, tous pour le signe .

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RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Moyens du demandeur
Le demandeur fait valoir des arguments concernant tous les motifs de la demande, qui ne seront détaillés que dans la section pertinente de la décision, si nécessaire, afin de parvenir à la solution de la présente décision.

À l’appui de ses observations, le demandeur a produit les éléments de preuve suivants:

Annexe 1 Certificat d’actions montrant que le demandeur est la société holding de Storage Management Systems (Pty) Ltd (ci-après « SMS »), qui est détenue à 100 % par le demandeur.

Annexe 2 Profil de l’entreprise 2021 qui présente l’historique, le secteur d’activité et le territoire d’exploitation de SMS.

Annexe 3 Captures d’écran obtenues sur le site web de SMS https://storagemanagement.co.za/ qui donnent une indication du type de produits fabriqués par SMS avec la marque « PALLET MOLE » apposée sur les produits, étant des dispositifs de système de stockage.

Annexe 4 Correspondance commerciale et exemples de factures émises par SMS à des clients en Roumanie, en Hongrie et en Pologne et correspondance commerciale (bon de commande, confirmation de commande, liste de colisage, certificat d’achèvement) à des clients en Espagne et en Pologne. Les documents ont été émis au cours des années 2007, 2008, 2012, 2017 et indiquent le nom du produit « Pallet Mole ». Ils montrent que les produits « Pallet Mole » ont été expédiés par SMS vers l’Union européenne depuis 2007.

Annexe 5 Captures d’écran d’archives obtenues sur le site web du titulaire de la MUE en février 2024 et captures d’écran obtenues actuellement sur le site web du titulaire de la MUE https://www.spacemakerinc.com/. Elles donnent des indications sur le secteur d’activité et le type de produits fabriqués par le titulaire de la MUE (produits identiques, secteur d’activité identique) et sa relation avec la société sud-africaine.

Annexe 6 Contrat de distribution entre le titulaire de la MUE et l’un des plus grands fabricants américains de rayonnages structurels – Frazier Industrial Company. Le contrat couvrait la distribution du système semi-automatique « Pallet Mole » pour le retrait de palettes des systèmes de rayonnage de stockage et des produits connexes.

Annexe 7 Contrat de garantie signé par SMS (garant), le titulaire de la MUE et Frazier Industrial Company. En signant la garantie, le titulaire de la MUE a reconnu qu’il ne détenait pas les droits légaux sur les produits Pallet Mole et que le contrat de distribution avec un tiers avait nécessité la signature de SMS pour être valide.

Annexe 8 Certificats d’enregistrement de la marque « PALLET MOLE » en Afrique du Sud et fiches d’information sur les marques indiquant le statut actuel des enregistrements de marques.

Annexe 9 Contrat de fabrication, de distribution et d’agence entre SMS et Spacemaker Systems & Park Plus, Inc (SSI) – société ayant un actionnariat commun avec le titulaire de la MUE à l’époque. Il sert de preuve que SMS a désigné (SSI) comme son distributeur et agent unique et exclusif pour fabriquer, distribuer, commercialiser, vendre et promouvoir les produits « PALLET MOLE » sur le territoire des continents américains, toutefois, les parties ont convenu que la propriété de tous les droits de propriété intellectuelle, y compris les droits sur les marques, devait à tout moment, avant, pendant et après la résiliation du contrat, rester dévolue à SMS.

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Annexe 10 Impression obtenue du site web du Florida Department of State, Division of Corporations, elle sert de preuve que R.C.A, qui a signé l’accord de fabrication, de distribution et d’agence (annexe 9) au nom de SSI, est actuellement le PDG du titulaire de la marque de l’UE.

Annexe 11 Notification de résiliation de l’accord de fabrication, de distribution et d’agence en raison du non-paiement des redevances convenues, envoyée par SMS au titulaire de la marque de l’UE le 12 février 2024, exigeant de cesser et de s’abstenir immédiatement d’utiliser, de promouvoir et/ou d’étendre tout droit à un tiers pour le produit 'PALLET MOLE’ et de retirer la marque de toute communication de l’entreprise, y compris toutes les plateformes publicitaires.

Annexe 12 Extrait de la base de données DesignView pour l’enregistrement du dessin ou modèle communautaire nº 001164388-0001.

Annexe 13 Extrait de la loi du 16 avril 1993 sur la lutte contre la concurrence déloyale avec traduction dans la langue de la procédure.

L’argumentation du titulaire de la marque de l’UE Le titulaire de la marque de l’UE n’a pas présenté d’observations en réponse à la demande en nullité, bien qu’il y ait été invité par l’Office.

MOTIFS ABSOLUS DE NULLITÉ – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Principes généraux
L’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque le demandeur était de mauvaise foi lorsqu’il a déposé la demande de marque.

Il n’existe pas de définition juridique précise de la notion de « mauvaise foi », qui est ouverte à diverses interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions en elles-mêmes ne sont pas soumises à des conséquences juridiques. Pour qu’il y ait constatation de mauvaise foi, il doit y avoir, premièrement, une action du titulaire de la marque de l’UE qui reflète clairement une intention malhonnête et, deuxièmement, une norme objective par rapport à laquelle une telle action peut être mesurée et qualifiée par la suite de constitutive de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes acceptés de comportement éthique ou des pratiques commerciales et d’affaires honnêtes, ce qui peut être identifié en évaluant les faits objectifs de chaque cas par rapport aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, point 60).

La question de savoir si un titulaire de marque de l’UE a agi de mauvaise foi lors du dépôt d’une demande de marque doit faire l’objet d’une appréciation globale, prenant en considération tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, point 37).

La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité ; la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire.

Une situation susceptible de donner lieu à la mauvaise foi est celle où une entité commerciale a obtenu un certain degré de protection juridique en vertu de l’usage d’un signe sur le

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marché, qu’un concurrent enregistre ultérieurement dans l’intention de concurrencer déloyalement l’utilisateur initial du signe.

Dans de tels cas, la Cour de justice de l’Union européenne (11/06/2009, C- 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 48, 53) a déclaré que les facteurs suivants, en particulier, devraient être pris en considération :

(a) le fait que le titulaire de la marque de l’UE sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire susceptible d’être confondu avec la marque de l’UE contestée ;

(b) l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ;

(c) le degré de protection juridique dont bénéficient le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé ; et
(d) si le titulaire de la marque de l’UE, en déposant la marque de l’UE contestée, poursuivait un objectif légitime.

Les éléments susmentionnés ne sont que des exemples tirés d’un certain nombre de facteurs qui peuvent être pris en considération afin de déterminer si le demandeur a agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande ; d’autres facteurs peuvent également être pris en compte (14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77, § 20-21 ; 21/03/2012, T- 227/09, FS, EU:T:2012:138, § 36).

La mauvaise foi pourrait être applicable lorsque les parties concernées ont ou ont eu une quelconque relation, telle que des relations (pré-/post-) contractuelles, donnant lieu à des obligations mutuelles et à un devoir de loyauté par rapport aux intérêts légitimes et aux attentes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER / CLAIRE FISHER, § 24).

Exposé des faits pertinents La demanderesse (Patou Investments (Pty) Ltd) déclare que la société Storage Management Systems (Pty) Ltd (ci-après « SMS ») est une filiale à 100 % de la demanderesse et soumet des preuves à cet effet à l’annexe 1. La demanderesse déclare également qu’elle est la société holding de SMS et le propriétaire légal de tous les droits de propriété intellectuelle liés à la marque et aux produits « Pallet Mole ». SMS est une société sud-africaine et une filiale à 100 % de la demanderesse. Elle a été créée en 2000. Elle est spécialisée dans les systèmes de stockage et de récupération automatisés, la manutention et le tri pour la fabrication, l’entreposage et la distribution sur le marché mondial. Ils ont créé et développé un système de stockage innovant à haute densité, permettant un rayonnage « sans allée » pour offrir une densité de stockage beaucoup plus élevée que tout système conventionnel, également idéal pour les applications de congélation. Le système se compose de dispositifs connexes étant des plates-formes actionnées par machine capables de s’élever au-dessus du niveau du sol et utilisées pour le stockage, des élévateurs mécaniques à rails motorisés utilisés pour transporter et placer des conteneurs de stockage portables, des équipements de levage et de déplacement motorisés, à savoir, des poseurs de tuyaux, des chariots élévateurs, des télescopiques et des élévateurs. Le système de stockage développé par SMS a été commercialisé sous la marque « Pallet Mole ». Il est indiqué que le profil de l’entreprise 2021 (annexe 2) et les captures d’écran du site web de l’entreprise https://storagemanagement.co.za/ (annexe 3) illustrent que la marque « Pallet Mole » est apposée sur un produit sous la forme de

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système et dispositifs de stockage. SMS a commencé le développement des unités « PALLET MOLE » avant 2000, les premières unités ayant été vendues en 2004.

La requérante fait valoir que le profil d’entreprise 2021 (annexe 2) illustre que SMS vendait ses produits, y compris le système de stockage Pallet Mole, par l’intermédiaire de ses partenaires de distribution en France, en Espagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Argentine, en Nouvelle-Zélande et dans d’autres pays. Elle affirme en outre qu’en 2007, SMS a commencé à commercialiser le produit « Pallet Mole » en Europe et que l’annexe 4 fournit des exemples de factures émises par SMS à des clients en Roumanie, en Hongrie et en Pologne et de correspondance commerciale (bon de commande, confirmation de commande, liste de colisage, certificat d’achèvement) à des clients en Espagne et en Pologne, au cours des années 2007, 2008, 2012, 2017, et toutes indiquent clairement le nom du produit « Pallet Mole ». Par conséquent, elle insiste sur le fait qu’elle a démontré que les produits « Pallet Mole » ont été expédiés par SMS sur le territoire de l’Union européenne depuis 2007.

La requérante déclare que le titulaire de la marque de l’UE est Spacemaker Systems Inc., établie aux États-Unis en 2008. Elle est devenue l’unique importateur du produit « PALLET MOLE » aux États-Unis en 2009. La requérante renvoie à des captures d’écran archivées obtenues sur le site web de la société en février 2024 (annexe 5) qui, selon elle, confirment leur relation avec l’Afrique du Sud par des déclarations telles que : « Nous avons commencé en Afrique » et « fondée à l’origine en 1990 en Afrique du Sud ». La requérante fait valoir que le titulaire de la marque de l’UE a récemment commencé à se présenter comme spécialisé dans le domaine des systèmes et dispositifs de stockage et d’entreposage automatisés, comme l’illustrent les captures d’écran obtenues actuellement sur le site web de la société (annexe 5), où toute référence à l’Afrique du Sud a été supprimée.

La requérante fait valoir qu’en août 2010, le titulaire de la marque de l’UE a conclu un accord de distribution exclusive (annexe 6) avec l’un des plus grands fabricants américains de rayonnages structurels, Frazier Industrial Company. L’accord couvrait la distribution du système semi-automatique « Pallet Mole » pour le retrait de palettes du système de rayonnage de stockage et des produits connexes (conformément à l’accord de distribution). La requérante soutient qu’en décembre 2010, Frazier Industrial Company a découvert que le titulaire de la marque de l’UE n’avait pas les droits légaux pour exécuter pleinement l’accord de distribution. Par conséquent, il avait été demandé à SMS de garantir l’exécution complète et en temps voulu de l’accord par le titulaire de la marque de l’UE. En février 2011, SMS a signé la garantie (annexe 7), devenant ainsi partie à l’accord Frazier/Titulaire de la marque de l’UE en tant que garant pour le produit « Pallet Mole ». La garantie a été signée par Frazier Industrial Company, le titulaire de la marque de l’UE et SMS. La requérante déclare que la garantie reconnaît clairement qu’en l’année 2010, il existait des relations commerciales entre le titulaire de la marque de l’UE et SMS. En signant la garantie, le titulaire de la marque de l’UE a reconnu qu’il n’avait pas les droits légaux sur les produits « Pallet Mole » et que l’accord de distribution avec le tiers nécessitait la signature de SMS pour être valide. La requérante soutient que le titulaire de la marque de l’UE était clairement conscient que SMS détenait la marque « Pallet Mole » et en détenait tous les droits légaux.

En 2014, SMS a enregistré la marque « PALLET MOLE » en Afrique du Sud. La requérante affirme également qu’en 2017, SMS a conclu un accord de fabrication et de distribution avec la société Spacemaker Systems & Park Plus, Inc (ci-après « SSI »), une société ayant un actionnariat commun avec le titulaire de la marque de l’UE à l’époque. La requérante déclare que cet accord a été signé au nom de SSI par R.C.A., actionnaire de SSI et de SMS, et père de R.A. qui est actuellement le PDG du titulaire de la marque de l’UE, conformément aux informations obtenues sur le site web du Florida Department of State, Division of Corporations (annexe 10), et qui était

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le président de SMS à cette époque. Conformément à l’accord susmentionné, le Fabricant (SMS) désigne le Distributeur (SSI) comme son distributeur et agent unique et exclusif pour fabriquer, distribuer, commercialiser, vendre et promouvoir les produits 'PALLET MOLE’ sur le territoire des continents américains (conformément à l’accord figurant à l’annexe 9). La requérante fait également valoir que l’accord stipule que les parties y avaient convenu que la propriété de tous les droits de propriété intellectuelle devait, à tout moment, avant, pendant et après la résiliation de l’accord, rester dévolue au Fabricant – SMS. Les parties ont convenu que
« Marques » désigne collectivement toutes les marques, logos, présentations et dessins dont le Fabricant est ou sera à l’avenir le propriétaire enregistré et/ou non enregistré et qui sont ou seront à l’avenir utilisés par le Fabricant en relation avec les produits. »
La requérante affirme qu’en février 2024, SMS a formellement résilié l’accord de fabrication, de distribution et d’agence en raison du non-paiement des redevances convenues. Dans l’avis daté du 12/02/2024 (annexe 11), SMS a exigé que le titulaire de la MUE cesse et s’abstienne immédiatement d’utiliser, de promouvoir et/ou d’étendre des droits à des tiers pour le produit 'PALLET MOLE’ et retire la marque de toute communication de l’entreprise, y compris de toutes les plateformes publicitaires. Au cours de l’année 2024, SMS a appris que le titulaire de la MUE avait commencé à commercialiser le produit 'Pallet Mole’ au Royaume-Uni et qu’il avait également déposé une demande d’enregistrement de la marque 'Pallet Mole’ au Royaume-Uni et dans l’Union européenne. La demande de marque contestée a été déposée le 23/09/2024.

Ainsi, la requérante fait valoir qu’au moment du dépôt de la MUE, le titulaire de la MUE savait que la requérante utilisait et détenait un droit antérieur identique ou similaire à la MUE. La requérante estime que, en signant la garantie en février 2011, le titulaire de la MUE a reconnu que les droits légaux sur la marque 'Pallet Mole’ et les produits aux États-Unis étaient dévolus à la requérante et que même l’accord de distribution avec un tiers avait nécessité la signature de la requérante pour être valide. En outre, elle insiste sur le fait que l’accord de fabrication, de distribution et d’agence daté de 2016 stipulait que tous les droits de propriété intellectuelle restaient à tout moment dévolus à la requérante. Par conséquent, la requérante insiste sur le fait que le titulaire de la MUE ne pouvait ignorer l’utilisation du signe par la requérante et que la requérante détenait des droits antérieurs sur celui-ci. La requérante affirme que, au moment du dépôt de la MUE, elle détenait des droits et un intérêt précieux dans la marque 'Pallet Mole’ dans l’UE et dans le monde entier. Elle insiste sur le fait que le titulaire de la MUE connaissait l’utilisation et l’enregistrement de la marque de la requérante en Afrique du Sud ainsi que sa propriété de tous les droits de propriété intellectuelle, y compris 'Pallet Mole’ sur les continents américains et que la requérante avait utilisé la marque dans l’UE depuis au moins 2007.

La requérante estime que la marque antérieure 'Pallet Mole’ est entièrement reproduite dans la MUE contestée et elle fait valoir que c’est la seule partie de la marque qui sera lue ou prononcée comme des mots cohérents. Elle affirme que la similitude entre les signes ne peut être compensée par l’élément additionnel 'Jr’ dans le signe contesté. Elle déclare qu’il est de jurisprudence constante que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque, l’élément additionnel, n’étant, par sa taille relative, qu’un petit suffixe Jr, peut facilement passer inaperçu. La requérante avance que les impressions d’ensemble créées par les signes, même pour le public faisant preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne, est qu’ils sont hautement similaires. Elle déclare que ce n’est pas une coïncidence et que l’allusion à la marque 'Pallet Mole’ de la requérante par l’utilisation d’une marque identique avec un élément additionnel 'Jr’ est une indication claire de l’intention du titulaire de la MUE d’imiter la

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marque du demandeur. En outre, le demandeur fait valoir que l’élément additionnel « Jr » suggère que la marque « Pallet Mole Jr » est une version plus jeune de la marque « PALLET MOLE ».

Le demandeur se réfère également aux produits contestés de la classe 7 et fait valoir qu’ils sont identiques aux produits des marques du demandeur et qu’il s’agit tous de systèmes de stockage à haute densité.

Le demandeur fait valoir qu’il existait une relation antérieure entre les parties, étant donné que le titulaire de la MUE était le seul importateur des produits « Pallet Mole » aux États-Unis et qu’il avait signé, avec le demandeur, l’accord de fabrication et de distribution, couvrant le territoire des continents américains. Le signe « Pallet Mole » a été créé en 2000 par SMS, qui est la filiale détenue à 100 % par le demandeur, et il a été utilisé en relation avec le système de stockage et les dispositifs connexes, et vendu dans l’UE depuis 2007. Le titulaire de la MUE a utilisé le signe « PALLET MOLE » aux États-Unis sous la licence accordée par le demandeur. Il répète l’historique chronologique tel que détaillé ci-dessus entre les parties (et les sociétés liées) en relation avec « PALLET MOLE ».

Le demandeur insiste sur le fait que le titulaire de la MUE a déposé la MUE le 23/09/2024, peu après que la relation commerciale entre les parties a été résiliée et que le consentement du demandeur à utiliser « PALLET MOLE » avait expiré. Il fait valoir que le titulaire de la MUE a agi de manière déloyale en déposant la MUE car il connaissait l’existence antérieure des droits du demandeur sur le signe, il avait été en relation commerciale avec le demandeur, relation qui mentionnait les droits du demandeur sur le signe et que, par conséquent, un devoir de loyauté existait envers le demandeur au moment du dépôt de la MUE. En déposant la MUE, le titulaire de la MUE était conscient qu’il causait un préjudice au demandeur, et que cela résultait de sa conduite répréhensible d’un point de vue moral et commercial. La relation contractuelle a donné lieu à des obligations mutuelles et à un devoir de loyauté en ce qui concerne les intérêts légitimes et les attentes de l’autre partie. Les actions du titulaire de la MUE constituent une violation d’un devoir de loyauté, ayant ainsi été faites de mauvaise foi. L’enregistrement d’une MUE confère au titulaire de la MUE des droits exclusifs sur celle-ci. Le fait que le titulaire de la MUE était l’ancien partenaire commercial du demandeur et son concurrent actuel, perturbera l’activité commerciale bien établie du demandeur, qui vend ses produits sous la marque « PALLET MOLE » sur le marché de l’UE depuis 2007. Le dépôt de la MUE empêchera le demandeur de poursuivre son activité commerciale sur le marché de l’UE. Par conséquent, le demandeur fait valoir que la MUE a été déposée de mauvaise foi et que la MUE devrait être entièrement annulée et que les dépens soient mis à la charge du demandeur.

Comme mentionné, le titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations en réponse à la demande en déclaration de nullité, dans le délai imparti, ni d’ailleurs à aucun moment, bien qu’il y ait été invité.

Appréciation de la mauvaise foi
Le demandeur en nullité a produit des certificats d’enregistrement et des extraits du registre afin de démontrer qu’il est titulaire, entre autres, d’un enregistrement de marque sud-africaine
2014/27135 pour le signe enregistré pour les produits suivants :

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Classe 7: Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour œufs, distributeurs automatiques, spécifiquement, mais sans s’y limiter, les mécanismes électroniques utilisés pour ajuster le positionnement des rayonnages. Elle a été déposée en 2014 au nom de SMS et a été ultérieurement cédée à la requérante le 08/06/2023 et est toujours enregistrée. Le certificat n’indique pas s’il s’agit d’une marque verbale ou figurative, mais il représente le signe susmentionné, en caractères noirs, gras, majuscules, de police standard, sans aucun dessin fantaisiste ou figuratif réel.

La requérante a également produit un extrait de la base de données DesignView afin de prouver qu’elle est titulaire d’un dessin ou modèle communautaire enregistré antérieur nº 001164388-0001 qui a été enregistré le 22/09/2009 dans la classe de Locarno 09.08 pour des dispositifs de transport sur lesquels l’inscription «PALLET MOLE» est apposée sur le dessin ou modèle en tant que tel:

La requérante a également produit des extraits d’un catalogue figurant à l’annexe 2 qui fournissent des détails sur son activité, notamment qu’elle propose des «solutions intégrées flexibles et modulaires» et que son activité est le «stockage automatisé, la manutention et le tri pour la fabrication, l’entreposage et la distribution sur le marché mondial», et des images des produits y figurent:

L’annexe 3 contient des captures d’écran du site web de SMS montrant également les produits:

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Même si les captures d’écran ci-dessus sont datées après la période pertinente ou que le catalogue n’est pas daté, il fait référence à l’historique de la société et montre l’usage du signe « PALLET MOLE » pour des produits qui sont des machines automatisées de stockage et de récupération de palettes à haute densité.

L’annexe 4 contient quelques factures, bons de commande, confirmations de commande et listes de colisage démontrant des ventes effectives des produits « PALLET MOLE » à des clients dans différents États membres de l’UE, datées de 2007 à 2017, antérieurement au dépôt de la MUE.

Dès lors, la division d’annulation considère que le demandeur a prouvé qu’il, en tant que titulaire actuel des marques sud-africaines, ainsi qu’en tant que propriétaire à 100 % des parts de SMS, et SMS ont acquis des droits antérieurs sur le signe « PALLET MOLE » au moins en Afrique du Sud, antérieurement à la date de dépôt de la MUE. En outre, les factures et les bons de commande montrent que les produits étaient également vendus dans l’UE bien avant le dépôt de la MUE. Par conséquent, le demandeur a prouvé qu’il est titulaire d’un droit antérieur à la MUE.

La MUE est enregistrée en tant que marque verbale « Pallet Mole Jr » tandis que la marque sud-
africaine antérieure est pour le signe , bien que, comme mentionné, il semblerait qu’il s’agisse d’une marque verbale « PALLET MOLE ». En tout état de cause, qu’il s’agisse d’une marque verbale ou d’une marque figurative légèrement stylisée, les deux signes coïncident dans le terme « PALLET MOLE ». La MUE contient l’indication supplémentaire « Jr » à la fin, qui est la manière courante d’écrire l’abréviation de « junior ». Ce mot « junior » ou « Jr » dans le signe sera compris comme étant une version plus récente/plus petite/ultérieure de l’original « PALLET MOLE ». En tout état de cause, étant donné que l’intégralité de l’élément verbal (ou, s’il s’agit d’une marque verbale, la marque elle-même dans son intégralité) de la marque antérieure est contenue dans la MUE contestée au début du signe et, par conséquent, les signes sont au moins similaires.

La marque antérieure couvre les machines et machines-outils ; les moteurs et machines (à l’exception des véhicules terrestres) ; les accouplements et organes de transmission (à l’exception des véhicules terrestres) ; les instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; les couveuses pour œufs, les distributeurs automatiques, spécifiquement, mais sans s’y limiter, les mécanismes électroniques utilisés pour ajuster le positionnement des rayonnages de la classe 7. La MUE contestée couvre différents types de plates-formes et de convoyeurs de machines de levage et de déplacement. Même si les produits ne sont pas identiques, ils couvrent tous

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types de machines et de machines-outils. En ce qui concerne les distributeurs automatiques mentionnés dans la marque antérieure, certaines de ces machines industrielles peuvent soulever des charges lourdes qui sont ensuite transportées des zones de stockage au point d’accès et ainsi, même si elle n’est pas identique à un chariot élévateur ou à une autre machine de ce type, elle a une fonction de levage et peut même ajuster la position des rayonnages. En tout état de cause, on ne peut nier qu’une plateforme/un convoyeur/un distributeur automatique actionné par une machine et utilisé pour soulever et placer des objets est un type de machine ou de machine-outil. Dès lors, les produits antérieurs des deux marques sont au moins similaires. En conséquence, le demandeur en nullité a démontré l’usage d’une marque similaire pour des produits au moins similaires.

En ce qui concerne la connaissance par le titulaire de la MUE de l’usage antérieur du signe par le demandeur, ce dernier a produit des preuves à cet égard. Premièrement, le demandeur a produit un accord de fabrication et de distribution qui a été signé entre le titulaire de la MUE et Frazier Industrial Company Inc (ci-après « Frazier ») le 23/08/2010 à l’annexe 6 (le demandeur n’était pas partie à ce contrat initial). Ensuite, à l’annexe 7, le demandeur a produit une copie de l’accord de garantie signé par SMS, le titulaire de la MUE et Frazier, daté du 14/12/2010. Cet accord de garantie fait référence à l’accord de fabrication et de distribution susmentionné et stipule qu’au moment de la conclusion de cet accord, « Frazier pensait que SpaceMaker était la société mère et avait un bureau régional à Oakland, New Jersey. Cependant, Frazier a récemment été informée que SpaceMaker n’est que la filiale américaine de Storage Management Systems (Pty) Ltd., une société sud-africaine (« SMS »). Frazier, qui a pour politique de ne contracter qu’avec une entité disposant de tous les droits et ressources et des droits légaux pour exécuter pleinement l’accord conformément à ses termes ». L’accord a fait de SMS le garant. Le demandeur affirme que, étant donné qu’il détient les droits de propriété intellectuelle, l’accord n’aurait pas pu être conclu sans son consentement.

À l’annexe 9 figure un accord de fabrication, de distribution et d’agence daté de 2017 entre SMS et SSI (cette dernière étant la société ayant un actionnariat commun avec le titulaire de la MUE à l’époque). Dans l’accord, SMS nomme SSI son distributeur et agent unique et exclusif pour fabriquer, distribuer, commercialiser, vendre et promouvoir les produits « PALLET MOLE » sur le territoire des continents américains, toutefois, les parties ont convenu que la propriété de tous les droits de propriété intellectuelle, y compris les droits sur les marques, devait à tout moment, avant, pendant et après la résiliation de l’accord, rester dévolue à SMS. Il est signé au nom de SSI par R.C.A.

L’annexe 10 contient une impression du Florida Department of State, Division of Corporations, montrant que R.C.A., qui a signé l’accord de fabrication, de distribution et d’agence (annexe 9) au nom de SSI, est actuellement le PDG du titulaire de la MUE.

L’annexe 11 contient un avis de résiliation de l’accord de fabrication, de distribution et d’agence en raison du non-paiement des redevances convenues, envoyé par SMS au titulaire de la MUE le 12/02/2024, exigeant de cesser et de s’abstenir immédiatement d’utiliser, de promouvoir et/ou d’étendre des droits à des tiers pour les produits « PALLET MOLE » et de retirer la marque de toutes les communications de l’entreprise, y compris toutes les plateformes publicitaires.

Compte tenu de tout ce qui précède, il est clair que R.C.A., qui a signé l’accord de fabrication, de distribution et d’agence (annexe 9) au nom de SSI, était également le PDG du titulaire de la MUE. Les parties, SMS (au nom de la

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requérante, titulaire des droits et actionnaire à 100 % de SMS) avait signé un accord de garantie pour permettre au titulaire de la MUE de remplir ses obligations contractuelles avec Frazier. En outre, en 2017, la société SSI a ensuite conclu un accord de fabrication, de distribution et d’agence avec SMS et a reconnu, en le signant, qu’elle était simplement le distributeur unique et exclusif des produits de la requérante, mais que les marques, y compris « PALLET MOLE », appartenaient à SMS. En effet, en 2023, les marques sud-africaines ont été cédées à la requérante en tant que société holding de SMS. Les preuves ci-dessus montrent un lien clair entre la requérante et le titulaire de la MUE par l’intermédiaire de leurs sociétés liées respectives SMS et SSI, ainsi que le lien avec R.C.A. tant chez SSI que chez le titulaire de la MUE. Cela indiquerait que le titulaire de la MUE n’aurait pas pu ignorer l’existence des droits antérieurs de la requérante sur le signe pour des produits similaires, étant donné que SSI était le distributeur de ces produits sur les continents américains et que le titulaire de la MUE avait besoin de la garantie de SMS pour remplir son contrat avec Frazier. En outre, la requérante a démontré qu’elle vendait des produits dans l’UE, à des clients dans plusieurs États membres, sous la marque « PALLET MOLE » depuis 2007. La requérante et le titulaire de la MUE opèrent dans le même secteur d’activité depuis de nombreuses années et en relation avec des types spécifiques d’équipements de levage et de manutention destinés à être utilisés dans des entrepôts ou d’autres complexes industriels. Compte tenu de tout ce qui précède, le titulaire de la MUE n’aurait pas pu ignorer l’existence des droits antérieurs de la requérante sur le signe « PALLET MOLE ». Toutefois, ainsi qu’il a été jugé, le fait que le titulaire de la MUE sache ou doive savoir que le demandeur en nullité utilise un signe identique/similaire pour des produits identiques/similaires pour lesquels un risque de confusion peut exister ne suffit pas pour conclure à la mauvaise foi (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40). Afin de déterminer s’il y a eu mauvaise foi, les intentions du titulaire de la MUE au moment du dépôt doivent également être prises en considération.

Les intentions du titulaire de la MUE peuvent constituer une indication de mauvaise foi s’il apparaît que le titulaire de la MUE n’a pas déposé la MUE contestée dans l’intention de l’utiliser, mais uniquement pour empêcher un tiers d’entrer sur le marché (11/06/2009, C- 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 44).

Il en va de même si la seule intention du titulaire de la MUE est d’empêcher un tiers de se maintenir sur le marché.

Une indication de mauvaise foi peut exister si le titulaire de la MUE demande l’enregistrement d’une marque identique/similaire à celle d’un tiers pour des produits et services identiques/similaires prêtant à confusion et que le droit antérieur est protégé juridiquement dans une certaine mesure et que le seul but du titulaire de la MUE est de concurrencer déloyalement en tirant parti du signe antérieur (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 46-47).

Il y a mauvaise foi lorsque le titulaire de la MUE entend, par l’enregistrement, s’approprier la marque d’un tiers avec lequel il entretenait des relations contractuelles ou précontractuelles ou tout autre type de relation où la bonne foi s’applique et impose au titulaire de la MUE un devoir de loyauté par rapport aux intérêts légitimes et aux attentes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER / CLAIRE FISHER, § 24).

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La question essentielle est donc de savoir si la relation entre les parties a créé un lien suffisamment étroit pour suggérer qu’il est juste d’attendre du titulaire de la MUE qu’il ne dépose pas une demande de MUE identique de manière indépendante sans donner au demandeur en nullité une information préalable et un délai suffisant pour agir contre la MUE contestée (13/12/2004, R 582/2003-4, EAST SIDE MARIO’S,
point 23).

Une telle relation pourrait être suffisamment étroite si les parties sont entrées en négociations contractuelles ou précontractuelles qui, entre autres, concernent le signe en question. Une telle relation ne doit pas être spécifique au point de traiter exclusivement, par exemple, des droits de franchise pour le territoire concerné (13/12/2004, R 582/2003-4, EAST SIDE MARIO’S, point 23).

Deuxièmement, s’il existe un devoir de loyauté, il doit être établi si les actions du titulaire de la MUE constituent ou non une violation d’un devoir de loyauté, ayant ainsi été faites de mauvaise foi.

Démontrer la mauvaise foi implique de prouver qu’au moment du dépôt, le titulaire de la MUE était conscient qu’il causait un préjudice au demandeur en nullité et que ce préjudice était la conséquence de son comportement répréhensible d’un point de vue moral ou commercial (21/04/2010, R 219/2009-1, GRUPPO SALINI / SALINI, point 66).

Il convient également de tenir compte de la question de savoir si les intentions de dépôt du titulaire de la MUE peuvent poursuivre des objectifs légitimes.

Tel peut être le cas, par exemple, si, au moment du dépôt de la MUE contestée, le titulaire de la MUE utilisait déjà légitimement la MUE contestée.

L’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’exige pas, en principe, que la MUE contestée soit identique ou similaire à un droit antérieur. Toutefois, dans les cas où le demandeur en nullité allègue que l’intention du titulaire de la MUE était de s’approprier un ou plusieurs droits antérieurs, comme en l’espèce, il est difficile d’envisager comment une allégation de mauvaise foi pourrait aboutir si les signes en cause ne sont pas au moins similaires.

En ce qui concerne toute intention malhonnête éventuelle de la part du titulaire de la MUE, la division d’annulation constate que la relation commerciale entre les parties et leurs sociétés liées donne lieu à un devoir de confiance. De plus, il semble plus qu’une simple coïncidence qu’après tant d’années en tant que distributeur de SMS aux États-Unis (le titulaire de la MUE et plus tard SSI, R.C.A. étant actif dans les deux sociétés selon la signature sur l’accord au nom de SSI et également en tant que PDG du titulaire de la MUE), ayant reçu un avis de résiliation du demandeur en février 2024, ait ensuite déposé la MUE pour une marque très similaire 'Pallet Mole Jr’ pour des produits au moins similaires peu après, le 22/09/2024. Le titulaire de la MUE aurait dû être conscient des droits antérieurs du demandeur sur le signe 'PALLET MOLE’ pour des produits similaires, comme mentionné précédemment. En effet, le demandeur vendait déjà ses produits à l’UE et le titulaire de la MUE et SSI n’avaient qu’une distribution unique et exclusive pour les continents américains. Par conséquent, il n’y a aucune raison pour laquelle le titulaire de la MUE aurait déposé la MUE, sans le consentement du demandeur, ou tout simplement. Le dépôt de la MUE aurait soit empêché le demandeur d’entrer sur le marché de l’UE, soit entravé sa capacité à y rester, et aurait ainsi causé un préjudice à l’activité du demandeur.

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Le demandeur s’est acquitté de sa charge de prouver la relation contractuelle entre les parties, ses droits antérieurs sur le signe et le fait que le titulaire de la marque de l’UE devait avoir connaissance de l’existence du signe antérieur « PALLET MOLE » pour des produits similaires depuis de nombreuses années par le biais de leurs accords de distribution et du fait qu’ils sont actifs sur le même marché et que le demandeur vendait déjà des produits à l’UE depuis 2007. Par conséquent, la charge de la preuve incombe désormais au titulaire de la marque de l’UE de présenter ses motifs légitimes pour le dépôt de la marque de l’UE. Cependant, le titulaire de la marque de l’UE n’a pas présenté d’observations en réponse afin d’expliquer comment il a conçu le nom du signe ou de présenter des raisons commerciales valables pour le dépôt de la marque de l’UE. En effet, étant donné que les parties (et par l’intermédiaire de leurs sociétés liées) ont eu une histoire commerciale assez longue qui n’a pris fin que quelques mois avant le dépôt de la marque de l’UE, un devoir de loyauté existait. Compte tenu de tout ce qui précède, il semblerait que le titulaire de la marque de l’UE ait agi de mauvaise foi lors du dépôt de la marque de l’UE. Le titulaire de la marque de l’UE n’a pas dissipé ces doutes ni expliqué sa justification pour le dépôt de la marque de l’UE qui infirmerait cette constatation.

Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande est totalement accueillie et que la marque de l’Union européenne doit être déclarée nulle pour tous les produits contestés.

Étant donné que la demande est entièrement accueillie sur la base de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la demande, à savoir l’article 60, paragraphe 1, sous b), du RMUE en liaison avec l’article 8, paragraphe 3, ou l’article 60, paragraphe 2, sous d), du RMUE.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

Étant donné que le titulaire de la marque de l’UE est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RRMUE, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.

La division d’annulation Zuzanna STOJKOWICZ Nicole CLARKE Raphaël MICHE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure en

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à laquelle la décision faisant l’objet du recours a été prise. En outre, un exposé écrit des motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.