EUIPO, 16 février 2021, R 0436/2020‑1, Easyoffice / easyoffice (fig.)

EUIPO 16 février 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.

Rejeté
Mauvaise application de l'arrêt Metro
La cour a estimé que la demande en nullité était fondée sur une marque antérieure qui avait cessé d'exister, rendant ainsi la demande non fondée.
Rejeté
Existence d'un risque de confusion
La cour a jugé que la marque antérieure n'était plus valide au moment de la décision, ce qui exclut la possibilité d'un risque de confusion.

Commentaire • 0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées.

Sur la décision

Référence :	EUIPO, 16 févr. 2021, n° R0436/2020-1
Numéro(s) :	R0436/2020-1
Textes appliqués :	Article 53(1)(a) CTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	Décision confirmée
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.

LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la première chambre de recours du 16 février 2021
Dans l’affaire R 436/2020-1
Pathway IP SARL 26 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg Demanderesse en nullité/requérante représentée par MISHCON DE REYA LLP, Africa House, 70 Kingsway, WC2B 6AH Londres (Royaume-Uni)
contre
easyGroup Ltd 168 Fulham Road
London SW10 9PR
Royaume-Uni Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par STEPHENSON HARWOOD AARPI, 48 rue Cambon, 75001 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’annulation no 4 684 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 907 509)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), M. Bra (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/02/2021, R 436/2020-1, Easyoffice/easyoffice (fig.)

2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 octobre 2002, easyGroup IP Licensing Limited, le prédécesseur en droit de easyGroup Ltd (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
EASYOFFICE
pour la liste de services suivante:
Classe 36 — Location de bureaux, location d’espaces de bureaux, location d’espaces de bureaux;
Classe 38 — Fourniture de services de lignes téléphoniques et de réseaux à haut débit;
Classe 42 — Fourniture de conseils en matière de logiciels et matériel informatique et de leur compatibilité avec les services de téléphonie et de haut débit;
Classe 43 — Inscription d’espaces de bureau temporaires; location de salles de réunion pour la mise à disposition d’installations pour expositions et conférences; location de salles pour expositions.
2 La demande a été publiée le 29 septembre 2003 et la marque a été enregistrée le
30 juin 2004.
3 Le 5 août 2010, Regus No2 SARL, prédécesseur en droit de Pathway IP SARL
(ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité pour tous les services précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 53, paragraphe 1, point a), du RMC, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMC.
5 La demande en nullité était fondée sur l’enregistrement national antérieur no
2 208 166 de la marque figurative britannique

3
déposée le 9 septembre 1999 et enregistrée le 23 juin 2000 pour les services suivants:
Classe 35 — Mise à disposition d’installations de bureau, location d’équipements de bureau.

6 Le 2 septembre 2010, après avoir été informée du dépôt de la demande en nullité, la titulaire de la marque de l’Union européenne a informé l’Office que l’enregistrement de la marque britannique no 2 208 166 sur laquelle la demande en nullité était fondée faisait l’objet d’une action en déchéance devant l’Office britannique de la propriété intellectuelle pour non-usage et a demandé, à ce titre, la suspension de la procédure en nullité devant l’Office, jusqu’à ce qu’un résultat final de la procédure nationale soit fourni.
7 Le 3 septembre 2010, la division d’annulation a accueilli la demande de suspension de la procédure jusqu’à la conclusion finale de la procédure nationale.
8 Le 1 février 2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne a informé l’Office que la Haute Cour de justice du Royaume-Uni avait rendu un arrêt dans le long litige entre easyGroup Ltd et Regus, et a fourni une copie dudit arrêt.
9 Le 15 mai 2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne a transmis le jugement du 17 janvier 2019 de la High Court of Justice Business and Property
Courts of England and Wales — Appeals (CHD), sur recours de l’UKIPO, qui a rejeté les recours dans les affaires nos CH/2011/0343 et CH/2011/0445 et a révoqué les enregistrements britanniques no 2 160 489 et no 2 208 166 de la demanderesse en nullité. L’ordonnance se lit comme suit:
.

4
10 Le 17 mai 2019, la demanderesse en nullité s’est vu accorder un délai de deux mois pour indiquer à l’Office si elle maintenait ou non la demande en nullité à la lumière de ces arrêts nationaux, en précisant que si la demande n’était pas retirée dans le délai imparti, l’Office rendrait une décision rejetant la demande comme non fondée.
11 La demanderesse en annulation n’a pas présenté d’observations en réponse.
12 Par décision du 28 janvier 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité au motif que l’enregistrement de la marque britannique antérieure no 2 208 166, sur laquelle la demande en nullité était fondée, a cessé d’exister et n’était donc plus une marque antérieure valable au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE. Elle a motivé sa décision comme suit:
La base juridique de la demande en nullité exige le respect de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Parconséquent, la base juridique de la demande requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE (13/09/2006, T-191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 33-36).
Étant donné que le droit antérieur, à savoir l’enregistrement de la marque britannique no 2 208 166, sur lequel la demande en nullité est fondée, a cessé d’exister, il n’est plus une marque antérieure valable au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
La demande en nullité doit donc être rejetée comme non fondée.
13 Le 20 février 2020, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 mai 2020.
14 Dans son mémoire en réponse reçu le 4 août 2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
15 Les arguments avancés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
L’Office a mal appliqué l’ arrêt Metro (13/09/2006, T-191/04, Metro, EU:T:2006:254) au cas d’espèce.
Ence qui concerne les conflits relatifs de motifs, l’Office doit évaluer le conflit à deux niveaux: l’un quant au fond, l’autre dans le temps. L’exigence temporelle exige que les marques en cause «coexistent pendant une certaine période».

5
En l’espèce, les marques en conflit ont coexisté: La marque de l’Union européenne no 2 907 509 a été demandée le 18 octobre 2002, a été publiée pour opposition le 29 septembre 2003 et a été enregistrée le 30 juin 2004. À la date de dépôt de la MUE no 2 907 509, l’enregistrement de la marque nationale britannique no 2 208 166 était déjà enregistré. Au cours de la période de grâce de 5 ans, le droit antérieur a été déchu de ses droits à compter du 24 juin 2005, soit près d’un an après la date d’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 907 509. Il y a eu un chevauchement évident dans le temps.
La législation ne contient aucune exigence selon laquelle le droit antérieur doit être valide à la date de la division d’annulation.
Non seulement cela nuit à la sécurité juridique, mais il invite également les titulaires de marques déposées ultérieurement à manipuler le système, en particulier en lançant les procédures devant l’EUIPO aussi longtemps qu’il est possible de contester la marque antérieure, et souvent devant un tribunal (c’est-à-dire un tribunal national et un office des marques) sur lequel l’EUIPO n’a aucun contrôle ni aucune visibilité. En effet, rien n’empêcherait un titulaire de droits plus récent de déposer des révocations concernant des marques antérieures de nombreuses années après que le titulaire de la marque antérieure a demandé l’annulation du droit antérieur (même après, par exemple, un recours formé en première instance).
LeRMUE (et le RMC qui lui est soumis) ont des règles exhaustives en matière de preuve de l’usage dans les procédures de nullité. L’article 64, paragraphe 2, du RMUE prévoit deux périodes distinctes pour lesquelles le titulaire du droit antérieur doit prouver l’usage. Si cet usage ne peut être établi, la demande en nullité sera rejetée.
Eneffet, l’article 64, paragraphe 2, du RMUE va au-delà de l’article 60, paragraphe 1, du RMUE, en ce que, même si l’usage peut être démontré à la date de dépôt de la demande (ou à sa date de priorité), la demande en nullité sera toujours rejetée si aucun usage n’a eu lieu au cours des 5 années précédant le dépôt de la demande en nullité (si, à cette date, l’enregistrement avait plus de5 ans).
Ce que la législation n’envisage pas ou ne prévoit pas, c’est une situation dans laquelle la déchéance (pour non-usage) du droit antérieur à compter d’une date postérieure à la date de dépôt de la demande en nullité éteint une demande en nullité par ailleurs valablement constituée.
À lalumière de ce qui précède, la demanderesse en nullité demande que le recours soit accueilli et que l’affaire soit renvoyée à la division d’annulation pour suite à donner.
16 Les arguments présentés par la titulaire de la MUE en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:

6
Indépendamment des arguments de la demanderesse en nullité, la demande en nullité est rejetée en vertu de l’article 64, paragraphe 2, et (3) du RMUE.
– Sur cette base, la demande en nullité sera rejetée si la demanderesse en nullité ne prouve pas l’usage sérieux de l’enregistrement de la marque britannique no 2 208 166 au cours des cinq années précédant la date de la demande en nullité (du 5 août 2005 au 5 août 2010).
– Toutefois, la déchéance de l’enregistrement de la marque nationale britannique no 2 208 166 pour non-usage à compter du 24 juin 2005 ne permet pas à la demanderesse en nullité de démontrer l’usage de sa marque antérieure (elle n’a plus d’effet après sa date de déchéance — article 62, paragraphe 1, du RMUE) au cours de la période de cinq ans précédant immédiatement la date de la demande en nullité et la demande doit donc être rejetée.
– L’arrêt «Metro» (13/09/2006, T-191/04, Metro, EU:T:2006:254) donne une interprétation claire des règlements de l’Union européenne, qui doit être suivie par la chambre de recours sans pouvoir d’appréciation.
– La chambre de recours n’est pas en mesure de conclure que Metro n’est pas une «bonne législation». Au contraire, elle doit prendre en considération uniquement les dispositions applicables du RMUE, telles qu’interprétées par le juge communautaire, qui incluent l’arrêt «Metro» du Tribunal. L’Office et la chambre de recours sont liés par l’interprétation du règlement de l’UE telle qu’établie dans l’arrêt «Metro», qui indique clairement que si une marque antérieure n’est plus en vigueur au moment où la décision est rendue, le recours doit être rejeté.
– Conformément à l’article 60, paragraphe 1, du RMUE, il est nécessaire que le droit antérieur invoqué existe à la date de la demande en nullité et à la date de la décision. Dans le cas d’une marque antérieure, cela signifie qu’elle doit être enregistrée à cette date. Dans le cas contraire, il n’existe pas de marque antérieure qui puisse être invoquée à la date à laquelle l’Office souhaite appliquer l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE.
– Cette interprétation de l’article 60, paragraphe 1, du RMUE est ce qui est confirmé par le juge de l’Union dans l’arrêt «Metro» et elle n’est pas incompatible avec le libellé de l’article 60, paragraphe 1, du RMUE. Elle renforce en réalité les exigences relatives à la preuve de l’usage.
– En l’espèce, la demanderesse en nullité n’a pas du tout utilisé l’enregistrement de la marque britannique no 2 208 166 pour les services enregistrés et elle ne peut donc pas invoquer sa marque antérieure pour contester la validité de la marque contestée.
– En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle l’arrêt «Metro» ne devrait pas s’appliquer aux actions en nullité, l’article 60, paragraphe 1, du RMUE dispose autrement et la jurisprudence (07/01/2019, R 1272/2018-5, Style parue Taste SL/The Polo/Lauren Company LP).

7
– Même si le recours était accueilli et si l’affaire était renvoyée à la division d’annulation, à compter du 1 janvier 2021, les marques britanniques antérieures ne seront plus reconnues comme des motifs de nullité d’une marque de l’Union européenne en raison du Brexit et après l’expiration de la période de transition.
– Sur la base de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
17 La demanderesse en nullité a répondu le 23 octobre 2020 en faisant valoir que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’avait jamais demandé que la titulaire de la marque de l’Union européenne apporte la preuve de l’usage de sa marque antérieure et qu’il n’est pas loisible à la titulaire de la marque de l’Union européenne de formuler une telle demande au stade du recours.
18 Le 20 novembre 2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne a répété que la demanderesse en nullité ne possédait pas de droit antérieur valable au moment où elle a déposé une demande en nullité conformément à l’article 60, paragraphe 1, du RMUE et que, par conséquent, son recours devait être rejeté.
Elle a également souligné que la chambre de recours peut examiner tout fait ou élément de preuve nouveau comme justifié par toute autre raison valable.
Motifs
19 En l’espèce, la demande en nullité a été déposée le 5 août 2010, soit avant l’entrée en vigueur (le 23 mars 2016) du règlement sur la marque de l’Union européenne no 2015/2424 modifiant le RMC (ci-après le «règlement modificatif»). Par conséquent, l’ancien règlement (CE) no 207/2009 sur la marque communautaire (RMC) est applicable au fond du présent recours.
20 Cependant, le recours a été formé le 20 février 2020, soit après l’entrée en vigueur, le 1 octobre 2017, du nouveau règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE). Par conséquent, le RMUE s’applique aux questions de procédure du recours.
21 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
22 Conformément à l’article 53, paragraphe 1, point a), du RMC, tel qu’en vigueur au moment du dépôt de la demande en nullité [devenu l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE], «la nullité de la marque communautaire [de l’Union européenne] est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies».
23 Conformément à l’article 8, paragraphe 2, point a), ii), du RMC, dans sa version en vigueur à la date pertinente, une «marque antérieure» est une marque enregistrée dans un État membre, dont la date de dépôt antérieure compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité revendiqué.

8
24 En l’espèce, la demande en nullité était fondée sur l’article 53, paragraphe 1, point a), du RMC, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC, et sur l’existence d’un risque de confusion avec l’enregistrement britannique antérieur no 2 208 166 de la demanderesse en nullité.
25 À la demande de la titulaire de la marque de l’Union européenne, la procédure de nullité devant l’Office a été suspendue par la division d’annulation le 3 septembre 2010, dans l’attente de l’issue de la procédure de déchéance en cours contre l’enregistrement de la marque britannique no 2 208 166 sur laquelle la demande en nullité de la MUE était fondée.
26 Comme indiqué au paragraphe 9 ci-dessus, ladite marque antérieure a été déchue, avec effet au 24 juin 2005, dans le cadre d’une procédure nationale au Royaume- Uni, par ordonnance du 17 janvier 2019 de la High Court, qui a rejeté les recours de la demanderesse en nullité CH/2011/0343 et CH/2011/0445 et a confirmé les décisions de l’UKIPO ayant prononcé la déchéance de la marque antérieure no 2 208 166 de la demanderesse en nullité.
27 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse en annulation conteste, en substance, le pouvoir et l’obligation de l’Office de suspendre la procédure d’annulation, à la lumière des procédures nationales en déchéance pendantes devant les juridictions britanniques, contre la marque antérieure. Elle doute également que la marque antérieure sur laquelle est fondée la demande en nullité doive toujours être en vigueur à la date à laquelle la décision est rendue.
28 Toutefois, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse en nullité, la jurisprudence de la Cour a rappelé de manière constante les principes régissant le pouvoir et l’obligation pour l’Office de suspendre la procédure administrative devant lui, conformément à la règle 20 (7), point c), du REMC (devenu l’article
71, paragraphe 1, du RDMUE) lorsque des procédures de déchéance ont été intentées devant les autorités nationales à l’égard de marques antérieures revendiquées comme fondement de l’existence d’un risque de confusion
[14/02/2019, T-162/18, ALTUS (fig.)/ALTOS et al., EU:T:2019:87, § 33 et suivants, et jurisprudence citée].
29 À la lumière des exigences de la jurisprudence, lorsqu’une demande en annulation pour cause de nullité relative fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), est introduite contre une marque antérieure, l’Office suspend généralement la procédure d’annulation, dans l’attente de l’issue de la procédure de déchéance ou d’annulation contre la marque antérieure invoquée dans le cadre de la procédure d’annulation, étant donné que, en cas de succès, la procédure d’annulation contre la MUE enregistrée pourrait devenir non fondée.
30 En l’espèce, la division d’annulation a suspendu la procédure devant l’Office, pour une période de près de 9 ans, dans l’attente de l’issue de la procédure nationale visant à l’annulation de la marque antérieure pour non-usage, sans que la demanderesse en nullités’y soit opposée.
31 En outre, le 17 mai 2019, la demanderesse en nullité s’est vu accorder un délai de deux mois pour indiquer à l’Office si elle maintenait ou non la demande en nullité

9
à la lumière de l’arrêt de la High Court, en précisant que si la demande n’était pas retirée dans le délai imparti, l’Office rendrait une décision rejetant la demande comme non fondée. La demanderesseen nullité n’a toutefois pas présenté d’observations en réponse.
32 En effet, comme l’a relevé le Tribunal, la division d’opposition et les chambres de recours doivent adopter leurs décisions en tenant compte de la situation réelle et des droits qui existent au moment où elles rendent leur décision (13/09/2006, T-
191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 34, 36, 46).
33 En effet, si la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition perd sa validité en cours de procédure, cette dernière devient sans objet. À cet égard, le Tribunal a déjà jugé qu’une procédure de déchéance engagée postérieurement à l’opposition pouvait donner lieu à une suspension de la procédure d’opposition dans la mesure où, en cas de déchéance de la marque antérieure, la procédure d’opposition serait sans objet [14/02/2019, T-162/18, ALTUS (fig.)/ALTOS et al., EU:T:2019:87, § 42 et jurisprudence citée; 10/12/2009, T-27/09, Stella,
EU:T:2009:492, § 38).
34 C’est également pour cette raison que, selon une jurisprudence constante, la division d’opposition et les chambres de recours doivent tenir compte des changements de circonstances qui interviennent entre le dépôt de l’opposition et la décision sur l’opposition et que, afin de déterminer si la fonction d’identification de l’origine de la marque antérieure peut être annulée en raison de sa coexistence dans le temps avec la marque demandée avec laquelle elle est susceptible d’être confondue, l’EUIPO doit connaître la durée de protection de la marque antérieure (14/02/2019, T-162/18, ALTUS, EU:T:2019:87, § 43 et al.,).
13/09/2006, T-191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 34, 38).
35 Par analogie et contrairement à ce qu’affirme la demanderesse en nullité, ces considérations s’appliquent également lorsque l’existence d’un risque de confusion avec une marque antérieure est invoquée à l’appui d’une procédure d’annulation [07/01/2019, R 1272/2018-5, DEVICE OF A POLO PLAYER (fig.)/DEVICE OF A POLO PLAYER, § 34].
36 En l’espèce, le seul droit antérieur sur lequel la demande en nullité était fondée a cessé d’exister, avec effet au 24 juin 2005, à la suite de l’ arrêt de la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court of Justice) (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court), qui est devenu définitif.
37 Par conséquent, la déchéance de la marque antérieure prend effet rétroactivement
à compter du 24 juin 2005, soit 5 ans avant le dépôt de la demande en nullité (05/08/2010) et 15 ans avant l’adoption de la décision attaquée (28/01/2020).
38 Parconséquent, la demande en nullité doit être rejetée comme non fondée étant donné qu’à la date de dépôt de la demande et à la date à laquelle l’Office est appelé à statuer, il n’existait pas de droit antérieur au sens de l’article 53, paragraphe 1, point a) du RMC [devenu l’article 60, paragraphe1, point a), du
RMUE].

10
39 Par souci d’exhaustivité, et ainsi que la titulaire de la marque de l’Union européenne l’a relevé à juste titre, à compter du 1 janvier 2021, les droits antérieurs britanniques ne constituent pas une base juridique conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMC [RMUE] aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs, applicable à l’article 8, paragraphe 1, (5) et (4), du RMC
[RMUE]. Le même principe s’applique, comme indiqué aux points 11 et 12 de la partie V de la communication no 2/20 du directeur exécutif de l’EUIPO du 10 septembre 2020, en particulier «Les recours dans les procédures inter partes fondées uniquement sur des droits britanniques toujours en cours au 1 janvier
2021 seront rejetés pour défaut de base valable».
40 Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté pour défaut de fondement valable.
Frais
41 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en annulation, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de la MUE aux fins des procédures d’annulation et de recours.
42 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne, de 550 EUR.
43 En ce qui concerne la procédure de nullité, la division d’annulation a condamné la demanderesse en nullité à supporter les frais de représentation de la titulaire de la
MUE, fixés à 450 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 000 EUR.

11
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse en nullité à payer 550 EUR pour les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par la demanderesse en nullité dans les procédures de recours et de nullité s’élève à 1 000 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys M. Bra A. Kralik
Greffier:

Signature
P.O. P. Nafz