DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 43 020 C (INVALIDITY)
Omar-Toutrafic Fattah, Weidkamp 234, 45356 Essen, Allemagne (partie requérante), représentée par Rechts- Und Patentanwaltskanzlei Lewinsky cliquer Kollegen, Bahnhofstr.7, 82166 Gräfelfing (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Marek Władysław Pawlik, Mullheimer Talstrasse 21/1, 69469 Weinheim (Allemagne);Michał Rafał Pawlik, Ul. Zeusa 45/49, 01-497 Warszawa (Pologne);Natalia Małgorzata Aydogdu-Pawlik, Guntherstr.1/1, 69502 Hemsbach, Allemagne (titulaires de la MUE) représentée par Michael Wiest, Bachmann-Borsalino Rechtsanwälte, Fahrgasse 91-95, 60311 Frankfurt am Main (Allemagne) (mandataire agréé);Omar TouHR Fattah, Burgfeldstr.15, 45127 Essen, Allemagne (titulaire de la MUE).
Le 20/04/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Unioneuropéenne no 15 211 881 est déclarée nulle pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 34:Cigares; Cigarillos; Hookahs; Pipes; Cure-pipes, supports pour pipes; pipes; Cigarettes; Cigarettes électroniques; Cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; Tabac à priser; Tabac; Pots à tabac; Blagues à tabac; Herbes à fumer; Chiquiers (tabac à chiquer); Tabac à piper; Accessoires pour hookah.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres produits, à savoir:
Classe 6:Raccords métalliques pour tuyaux; Armatures métalliques pour conduites; Élingues métalliques pour la manutention de fardeaux; Échafaudages métalliques; Tuyaux métalliques; Stores d’extérieur métalliques; Boîtes en métaux communs; Récipients d’emballage en métal; Panneaux pour la construction métalliques; Grilles et écrans; Matériaux de construction métalliques; Lettres et chiffres en métaux communs à l’exception des caractères d’imprimerie; Paniers métalliques; Constructions métalliques; Tonnelles [constructions métalliques].
Classe 22:Sangles non métalliques pour la manutention de fardeaux; Bandes à lier non métalliques; Sachets [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l’emballage; Bandes à lier non métalliques; Tentes; Matières d’emballage [rembourrage] ni en caoutchouc, ni en matières plastiques, ni en papier ou en carton; Bâches de camouflage; Marquises en plastique; Auvents en matières textiles; Tentes.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.

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MOTIFS
Le 14/04/2020, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de
l’Union européenne no 15 211 881 (marque figurative) (ci-après la «MUE»).La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque
allemande no 302 015 211 100. La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir qu’il existe un risque de confusion étant donné que les signes sont identiques et que les produits sont en partie identiques (classe 34) et en partie similaires (classes 6 et 22).
Lestitulaires de la MUE font valoir que la demande est dénuée de fondement et que la décision d’annuler la marque contestée devrait être prise par les 4 cotitulaires à l’unanimité.
REMARQUE LIMINAIRE
Contrairement à ce qu’affirment les titulaires de la MUE, la décision d’annuler la marque contestée n’est pas prise par les 4 cotitulaires de la marque contestée, mais par la division d’annulation. Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, une marque de l’Union européenne doit être déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies.
En outre, bien que la requérante soit également l’un des cotitulaires de la marque contestée, la demande en nullité est recevable.
Double identité — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe unedouble identité lorsqu’une marque antérieure est identique à la marque contestée et que les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée sont identiques

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aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée. Le libellé de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE exige clairement une identité entre les signes concernés et les produits et services en cause. L’existence d’une double identité doit être établie sur la base d’une comparaison directe des deux signes en conflit et des produits et services en cause.
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 1:Exhausteurs de goût pour le tabac; milieux aromatiques pour le tabac; sauce pour le traitement du tabac.
Classe 34:Papier absorbant pour la pipe; Arômes pour tabac; Aromates pour le tabac à l’exception des huiles essentielles; Cendriers en métaux communs pour fumeurs; Humidificateurs de tabac; Récipients pour fumeurs, humidateurs; Blagues à tabac; Hookahs électroniques; Pipes électroniques; Étuis à pipes en métaux précieux; Étuis pour pipes, non en métaux précieux; Brides pour briquets pour fumeurs; Briquets pour fumeurs; Carcasses de pipes; Couvertures pour longues pipes de tabac asiatiques; Tabac japonais haché [tabac kizami]; Herbes à fumer; Longues pipes à tabac asiatiques [kiseru]; Tabac naturel; Bouchons pour tuyaux [articles pour fumeurs]; Porte-pipes [articles pour fumeurs]; Articles pour fumeurs;Tabac à fumer; Papier absorbant pour tabac; Crachoirs pour utilisateurs de tabac; Tabac; Tabac et produits du tabac, y compris succédanés du tabac; Tabac à rouler; Tabac à rouler; Tabac à rouler; Tabac en vrac pour vous tourner et pour la pipe; Boîtes à tabac; Tabatières; Blagues à tabac; Feuilles de tabac; Canettes à tabac; Succédanés du tabac; Cigarettes contenant des succédanés du tabac; Succédanés du tabac à usage non médical; Filtres pour tabac; Cigarettes sans tabac, autres qu’à usage médical; Pipes; Papier absorbant les pipes; Cure-pipe à tabac; Papier à pipe absorbant; Cure-pipes; Vaporisateur d’inhalateurs pour fumeurs; Tubes vaporisateurs pour cigarettes sans fumée; Hookahs orientaux; Cigarettes de substitution de tabac, non à usage médical; Cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles à fumer prêts à l’emploi.
Classe 35:Services de vente au détail concernant les produits utilisés avec le tabac; Services de vente au détail concernant le tabac; services de vente en gros concernant les produits utilisés avec le tabac; services de vente en gros concernant le tabac.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 6:Raccords métalliques pour tuyaux; Armatures métalliques pour conduites; Élingues métalliques pour la manutention de fardeaux; Échafaudages métalliques; Tuyaux métalliques; Stores d’extérieur métalliques; Boîtes en métaux communs; Récipients

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d’emballage en métal; Panneaux pour la construction métalliques; Grilles et écrans; Matériaux de construction métalliques; Lettres et chiffres en métaux communs à l’exception des caractères d’imprimerie; Paniers métalliques; Constructions métalliques; Tonnelles
[constructions métalliques].
Classe 22:Sangles non métalliques pour la manutention de fardeaux; Bandes à lier non métalliques; Sachets [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l’emballage; Bandes à lier non métalliques; Tentes; Matières d’emballage [rembourrage] ni en caoutchouc, ni en matières plastiques, ni en papier ou en carton; Bâches de camouflage; Marquises en plastique; Auvents en matières textiles; Tentes.
Classe 34:Cigares; Cigarillos; Hookahs; Pipes; Cure-pipes, supports pour pipes; pipes; Cigarettes; Cigarettes électroniques; Cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; Tabac à priser; Tabac; Pots à tabac; Blagues à tabac; Herbes à fumer; Chiquiers (tabac à chiquer); Tabac à piper; Accessoires pour hookah.
Produits contestés compris dans la classe 6
Les produitscontestés englobent des produits métalliques, essentiellement destinés à la construction et à la construction et à des conteneurs métalliques tels que paniers, boîtes. Contrairement à ce que pense la demanderesse, ces produits ne partagent aucun point commun pertinent avec les produits et services de la marque antérieure. En effet, les produits de la demanderesse sont principalement des exhausteurs de tabac compris dans la classe 1, du tabac et des produits du tabac, des articles pour fumeurs compris dans la classe 34 et des services de vente au détail et en gros en rapport avec le tabac et les produits du tabac compris dans la classe 35.Bien que certains de ces produits compris dans la classe 34 soient des pipes et/ou peuvent être fabriqués en métal, comme les cendriers, cela est clairement insuffisant pour conclure à l’existence d’une similitude avec les produits contestés. De toute évidence, les pipes de tabac de la demanderesse n’ont rien en commun avec les tuyaux métalliques de la requérante. Ces produits et services n’ont pas la même nature, la même destination et la même utilisation. En outre, ils diffèrent par leurs fabricants et leurs canaux de distribution et ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, ces produits sont différents.

Produits contestés compris dans la classe 22
Les produitscontestés couvrent des marquises, des tentes, des matières d’emballage, des ceintures, des bandes pour l’emballage ou la fermeture, des sacs pour l’emballage, des couvertures. Ils sont différents des produits et services de la demanderesse étant donné qu’ils n’ont pas la même nature, la même destination et la même utilisation. En outre, ils diffèrent par leurs fabricants et leurs canaux de distribution et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Produitscontestéscompris dans la classe 34
Cigares; cigarillos; cigarettes; cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; tabac; blagues à tabac; Les herbes à fumer figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).

Les hookahs contestés;les tuyaux comprennent respectivement, en tant que catégories plus larges, les hookahsorientaux de la demanderesse; pipes.Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse.

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Le tabac à chiquer contesté; tabac à priser; le tabac à pipe est inclus dans la catégorie plus large du tabac de la demanderesse.Dès lors, ils sont identiques.

Les «cure-pipes»contestés«cure-pipes, supports pour pipes»; cigarettes électroniques; pots à tabac; les accessoires pour hookah sont inclus dans la catégorie plus large des articles pour fumeurs de la demanderesse.Dès lors, ils sont identiques.

c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes sont identiques et certains des produits contestés, à savoir les produits contestés compris dans la classe 34, sont identiques. Par conséquent, la demande en nullité doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits.
Les autres produits contestés, à savoir les produits compris dans les classes 6 et 22, sont différents. Étant donné que l’identité/similitude des produits est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, la demande en nullité fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE ne saurait être accueillie pour ces produits.
Renommée — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
Lademanderesse a fait valoir que la marque antérieure jouit d’une renommée en Allemagne pour tous les produits et services compris dans les classes 1, 34 et 35 pour lesquels la marque antérieure est enregistrée (énumérés ci-dessus).
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1 ou (5), du RMUE sont remplies.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels

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l’enregistrement est demandé sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’une marque nationale contestée.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables dans le cadre d’une procédure de nullité que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
(a)Les signes doivent être identiques ou similaires.
(b)La marque antérieure doit jouir d’une renommée. La renommée doit être antérieure au dépôt de la marque contestée et doit toujours exister au moment du dépôt de la demande en nullité; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels la demande en nullité est fondée.
(c)Empiètement sur la renommée: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de la demande en nullité au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5,du RMUE (16/12/2010, 345/08- 357/08, Botolist/Botocyl, EU: T: 2010: 529, § 41).
Renommée de la marque antérieure
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits. Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Par conséquent, l’Office ne peut tenir compte d’aucun droit allégué pour lequel la demanderesse ne produit pas d’éléments de preuve appropriés.
La demanderesse n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de sa revendication de renommée de la marque antérieure.
Commeindiqué ci-dessus, pour que la demande en nullité soit accueillie au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la marque antérieure doit jouir d’une renommée. Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et la demande doit être rejetée dans la mesure où elle était fondée sur ces motifs.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.

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Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Ioana Moisescu Frédérique SULPICE Richard Bianchi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.