DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 050 968
Agent Provocateur IP Limited, 55 Loudoun Road, St John’ s Wood, London NW8 0DL, Royaume-Uni (opposante), représentée par Lane IP Limited, The Forum, St Paul, 33 Gutter Lane, London EC2V 8AS (représentant professionnel)
un g a i ns t
SFD Spółka Akcyjna, Ul. Głogowska, Nr 41, 45-315 Opole, Pologne (requérante), représentée par Olga Welcer-Hrycaj, Ul. Prószkowska 9a/1, 45-710 Opole, Pologne (mandataire agréé).
Le 03/08/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 050 968 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 697 491 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/04/2018, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 697 491 «GYM PROVOCATEUR» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 7 403 587 «AGENT PROVOCATEUR» (marque verbale), pour lequel l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8 (5) du RMUE. L’opposition est également fondée sur la marque non enregistrée «AGENT PROVOCATEUR» (marque verbale) dans l’Union européenne et au Royaume-Uni, pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Dans ses observations, la demanderesse a soulevé la question de l’usage sérieux de la marque de l’opposante. Comme indiqué dans la communication de l’Office à la demanderesse le 04/12/2020, la demanderesse n’a toutefois pas présenté la demande de preuve de l’usage au moyen d’un document distinct, comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE. Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est irrecevable en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de

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plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les produits suivants:
Classe 3: Parfumerie, huiles essentielles; Cosmétiques, maquillage pour les yeux, crayons pour les yeux, ombres à paupières, crayons à sourcils, eye-liners, maquillage pour le visage, maquillage de fonds, baumes pour les lèvres, brillants pour les lèvres, lèvres, rouge à lèvres, mascara, blush, presse-fards, rouge, bronzer, poudre pour le visage; Lotions capillaires; Préparations capillaires; Produits pour les cheveux et la beauté; Produits de soins capillaires, à savoir lissoirs pour les cheveux; Produits de coiffure, à savoir shampooings, après-shampooing, gels capillaires, crèmes capillaires, cire pour les cheveux, teintures capillaires, crèmes de protection thermique pour les cheveux; Produits de soins de la peau, à savoir crèmes pour le visage et les yeux, crèmes pour les mains, lotions pour le corps, crèmes exfoliantes, crèmes hydratantes, crèmes de protection solaire; Produits de soins corporels, à savoir déodorants, antitranspirants, savons, gels douche.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; Sous-vêtements, lingerie, robes, vestes, séparateurs (à savoir vêtements), corsetterie, bonneterie, chaussures pour femmes, chaussures de forme, sandales, chaussures d’athlétisme, chaussures pour enfants, bottes, pantoufles, chapeaux, bonnets, bonnets, bérets, couvre-oreilles, toques, tous pour femmes et filles; Sous-vêtements, chemises, tee-shirts, pantalons, vestes, chaussures, chaussures de forme, sandales, chaussures d’athlétisme, chaussures pour enfants, bottes et pantoufles, tous pour hommes et garçons.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires d'albumine; Suppléments alimentaires minéraux;
Compléments nutritionnels; Compléments alimentaires de levure; Compléments alimentaires de glucose; Compléments alimentaires de protéine; Compléments alimentaires d’enzymes;
Compléments alimentaires d’alginates; Compléments alimentaires de lécithine;
Compléments alimentaires minéraux pour êtres humains; Compléments alimentaires et préparations diététiques; Compléments alimentaires de protéine de soja; Compléments alimentaires; Compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux;
Compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; Boissons minérales à usage médical; Compléments nutritionnels et alimentaires; Compléments diététiques sous forme de boissons; Compléments alimentaires diététiques pour les personnes ayant des besoins diététiques particuliers; Compléments alimentaires à base de plantes pour personnes répondant à des besoins diététiques spéciaux; Vitamines comprimés; Compléments vitaminés et minéraux; Préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; Pilules amincissantes; Préparations médicales pour l’amincissement; Préparations stimulantes pour l’appétit; Substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie.
Classe 25: Chapeaux; Souliers; Vêtements; Bonnets; Casquettes de base-ball; Casquettes de sport; Chaussures de course; Souliers de sport; Chaussures de formation; Sandales tong; Chaussures pour femmes; Baskets; Lingerie; Sous-vêtements fonctionnels; Sous- vêtements thermiques; Soutiens-gorge; Chemisier; Vestes de jogging; Sweat-shirts; Capuchons; Shorts [sous-vêtements]; Foulards [vêtements]; Plaques de chimie; Survêtements pour Shell; Hauts thermiques; Bas thermiques; Maillots de bain;

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Combinaisons [vêtements]; Chemises; Vestes décontractées; Pantalons courts; Slips; Leggins [pantalons]; Mini-jupes; Couvre-oreilles [habillement]; Costumes de course; Habillement de sport; Ceintures à porter; Pyjamas; Manteaux pour femmes; Maillots de corps; Collants d’athlétisme; Gants [habillement]; Chaussettes; Jupes; Pantalons; shorts; Sèche-linges; Pantalons de sport; Soutiens-gorge de sport; Lanières; Foulards; Shorts.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La comparaison des produits requise par l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doit porter sur la description des produits, tels qu’ils figurent dans le document d’enregistrement, couverts par la marque antérieure invoquée en opposition et non sur les produits pour lesquels cette marque est effectivement utilisée, sauf si, à la suite d’une demande valable de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure (ce qui n’est pas le cas en l’espèce, comme il a été expliqué ci-dessus), conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, une telle preuve n’est apportée que pour une partie des produits ou services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, EU:T:2019:169, § 38 et 133/18. Par conséquent, les arguments de la demanderesse, qui s’opposent à une conclusion de similitude fondée sur la destination différente des produits en cause (à savoir les sous- vêtements et les vêtements de sport), sont dénués de pertinence et doivent donc être rejetés.
Produits contestés compris dans la classe 5

Les cosmétiques (compris dans les produits de l’opposante) incluent des produits tels que des crèmes amaigrissantes, des crèmes bronzantes, des crèmes raffermissantes, tonifiantes et revitalisantes, tandis que les produits contestés — qui sont tous inclus dans la vaste catégorie des compléments alimentaires et des préparations diététiques — comprennent également des produits principalement destinés à produire un effet cosmétique, tels que des pilules amaigrissantes et des produits pour le contrôle du poids. Par conséquent, ces vastes catégories de produits incluent toutes deux des produits qui peuvent avoir la même destination (bronzage/amincissement du corps du consommateur). En outre, les crèmes et pilules autobronzantes/amincissantes s’adressent aux mêmes consommateurs, peuvent être vendues par les mêmes canaux de distribution et peuvent également être produites par les mêmes entreprises.
Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse (affirmant que les compléments nutritionnels et diététiques ne sont pas des cosmétiques), tous les produits contestés compris dans cette classe sont similaires aux cosmétiques de l’opposante compris dans la classe 3 étant donné qu’ils ont la même finalité générale. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.

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Produits contestés compris dans la classe 25
Chacun des produits contestés compris dans cette classe est inclus à l’identique ou est inclus dans la catégorie plus large des vêtements, chaussures, chapellerie de l’opposante, de sorte qu’ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugé identiques ou similaires sont destinés au grand public. Le niveau d’attention peut varier de moyen pour les produits compris dans la classe 25 à supérieur à la moyenne pour au moins une partie des produits contestés compris dans la classe 5, à savoir ceux qui sont médicinaux, de sorte que le consommateur est susceptible d’exercer un soin supérieur à la moyenne compte tenu de l’incidence possible sur sa santé et/ou son bien-être.
c) Les signes
AGENT PROVOCATEUR GYM PROVOCATEUR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Étant donné que tous les mots contenus dans les signes en cause sont, ou ont été incorporés, dans la langue anglaise, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie importante du public anglophone, comme l’Irlande et Malte, pour lesquels tous lesdits mots ont une signification et pour lesquels le

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terme « agent provocateur» est compris, compte tenu du fait que la similitude sémantique entre les signes, comme expliqué ci-dessous, tend à accroître le risque de confusion.
La marque antérieure comprend la combinaison verbale «AGENT PROVOCATEUR». La signification du dictionnaire standard de cette combinaison de mots est une personne employée par le gouvernement ou la police pour inciter certains groupes de personnes à enfreindre la loi, afin qu’ils puissent les stérifier ou les priver de l’aide publique (informations extraites du Collins English Dictionary le 02/08/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/agent-provocateur). La division d’opposition est d’avis que le public analysé comprendra la signification de ce terme ou, à tout le moins, le percevra comme ayant plus généralement une référence à une incitation à un comportement illicite. En tout état de cause, ces significations ne faisant pas directement référence aux produits en cause, elles sont normalement distinctives.
Pour le public analysé, les mots «GYM PROVOCATEUR» composant le signe contesté seront perçus, de manière unitaire, comme une référence ludique au terme «AGENT PROVOCATEUR», compte tenu du fait qu’en anglais, le mot «PROVOCATEUR» est généralement associé au terme «AGENT PROVOCATEUR» (voir, par exemple, la définition de ce mot dans le Collins English Dictionary dans lequel ce mot est déclaré provocateur: Https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/provocateur, extrait du Collins English Dictionary le 02/08/2021) et compte tenu également du fait que la combinaison de mots «GYM PROVOCATEUR» n’a pas d’autre signification unitaire évidente ou claire en anglais. Étant donné que la signification de cette combinaison de mots ne contient aucune référence directe aux produits pertinents, elle est normalement distinctive.

Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot/son «PROVOCATEUR», qui diffère par le premier mot respectif de chaque signe, à savoir «AGENT» et «GYM».
Bien que le mot commun figure en deuxième position dans les deux signes, cela est quelque peu neutralisé par le fait que le mot commun est considérablement plus long que lesdits premiers mots. Par conséquent, la division d’opposition considère que les signes en conflit sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.
Pour le public analysé, qui comprend la signification unitaire du terme «AGENT PROVOCATEUR», soit dans sa signification plutôt plus stricte dans le dictionnaire, soit dans sa référence plus générale à l’incitation à un comportement illicite, comme expliqué ci- dessus, les signes sont conceptuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne étant donné qu’il percevra le signe contesté comme une référence ludique au concept d’ agent provocateur.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);

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Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits ont été jugés en partie identiques et en partie similaires. Pour le public analysé, les signes ont été jugés similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal, comme indiqué à la section d) ci-dessus, et le niveau d’attention du public pertinent est soit moyen, soit supérieur à la moyenne.
La division d’opposition tient compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu des facteurs pertinents, la division d’opposition est d’avis que les similitudes entre les signes ne sont pas neutralisées par leurs différences, concernant l’utilisation du mot «GYM» au lieu de «AGENT» avant le mot commun «PROVOCATEUR» dans le signe contesté.
L’importance de ladite différence dans le premier mot de chaque signe — «AGENT» vs «GYM» — est réduite étant donné que la combinaison verbale «GYM PROVOCATEUR» sera perçue et comprise comme une simple référence ludique à l’ agent provocateur.
En effet, à la lumière de ce qui précède, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49), tels que les produits destinés à être utilisés dans le fitness ou liés à des activités sportives ou saines.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion (y compris un risque d’association) dans l’esprit de ladite partie du public anglophone en Irlande et à Malte. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée; En outre, il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits ou services concernés sont susceptibles d’être confondus [20/07/2017, T-521/15, D (fig.)/D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69].
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 403 587 «AGENT PROVOCATEUR» de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés, y compris

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ceux pour lesquels le consommateur peut faire preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne lors de son achat.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif et/ou de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Enrico D’ERRICO IRENA Kieran HENEGHAN LYUDMILOVA LECHEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.