LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la première chambre de recours du 26 octobre 2021
Dans l’affaire R 1467/2020-1
ET DJILI SOY- DZHIHANGIR IBRYAM
16 Pliska Str.
7650 Dulovo Titulaire de la MUE/requérante Bulgarie représentée par Mariana Iorgulescu str.Fagetului 144 bl.ST2, Sc.B, ap.46, 900075 Constantza (Roumanie)
contre
ALL NUTS SRL Str.Lanternei nr.89 Sector 2
Bucuresti
Roumanie Demanderesse en nullité/défenderesse
représenté par Ráducu Turtoi, Splaiul Independentei no 3, Bl. 17.3e étage, ap.7, District 5, 040011 Bucarest (Roumanie)
Recours concernant la procédure d’annulation no 34 241 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 506 264)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), M. Bra (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
26/10/2021, R 1467/2020-1, Djili Soy (fig.)/Gilly gold et al.

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 juin 2016, ET DJILI SOY- DZHIHANGIR
IBRYAM (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative

entre autres, pour la liste de produits et services suivante, qui est en cause en l’espèce:
Classe 29 — Gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; Cacahuètes;
Fèves; Chips de pomme de terre; Champignons séchés comestibles; Fruits en conserve; Légumes en boîte; Conserves, pickles; Dates; Fèves; Pistaches préparées; Noix préparées; Graines de courges transformées; Graines de tournesol comestibles; Graines de tournesol préparées; Graines préparées; Figues sèches;
Classe 30 — Café, thés, cacao et leurs succédanés; Sels, assaisonnements, arômes et condiments;
Classe 35 — Services de négociations commerciales et d’information de la clientèle; Services de vente au détail concernant les produits de l’horticulture; Services de vente au détail concernant les aliments; Services de vente au détail d’aliments; Services de vente en gros concernant les aliments; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Services d’importation et d’exportation.
2 La demande a été publiée le 9 juin 2016 et la marque a été enregistrée le 24 janvier 2019.
3 Le 25 mars 2019, ALL NUTS SRL (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque enregistrée pour une partie des produits et services, à savoir ceux énumérés au paragraphe 1.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60 (1) (a) du RMUE lu conjointement avec l’article 8 (1) (b) du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) La marque de l’Union européenne no 14 413 561 «Gilly Gold», déposée le 29 juillet 2015 et enregistrée le 11 novembre 2015 pour les produits et services suivants:
Classe 29 — noix grillées; Fruits à coque salés; Mélanges de fruits secs; Mélanges de fruits et de fruits à coque; Cacahuètes grillées; Arachides préparées; Fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); Gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; Graines comestibles; Graines préparées;
Graines de tournesol préparées; Graines de courges transformées.

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Classe 30 — Café, thés, cacao et leurs succédanés; Condiments; Sels, assaisonnements, arômes et condiments;
Classe 35 — Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de vente au détail concernant les aliments;
(ci-après la «marque antérieure no 1»)
b) Demande de MUE no 15 170 491 «Djili Gold» déposée le 1 mars 2016 pour les produits et services suivants:
Classe 29 — noix grillées; Fruits à coque salés; Mélanges de fruits secs; Mélanges de fruits et de fruits à coque; Cacahuètes grillées; Arachides préparées; Fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); Gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; Graines comestibles; Graines préparées;
Graines de tournesol préparées; Graines de courges transformées.
Classe 30 — Café, thés, cacao et leurs succédanés; Condiments; Sels, assaisonnements, arômes et condiments;
Classe 35 — Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de vente au détail concernant les aliments;
(ci-après la «marque antérieure no 2»)
6 La demanderesse a fait valoir qu’il existait un risque de confusion étant donné que les produits et services sont identiques ou très similaires et que les signes sont similaires. Les mots DJILI et GILLY des droits antérieurs sont identiques ou similaires à DJILI du signe contesté. En outre, les termes «SOY» et «GOLD» sont faibles et n’ont donc pas d’incidence sur la comparaison des signes, car leur impact est négligeable. La demanderesse a fait référence à une décision des chambres de recours dans l’affaire 31/01/2018, R 1902/2017-5, Djili (fig.)/GILLY, dans laquelle les chambres de recours ont considéré qu’il existait un risque de confusion entre les marques parce que, malgré le fait que les signes n’ont que quelques lettres en commun, ils sont phonétiquement identiques.
7 En réponse, le titulaire de la MUE a fait valoir que M. Lupu Victor ou ses sociétés avaient agi de mauvaise foi en demandant, le 2 avril 2009, une marque roumaine «DJILI» no 101 795, identique à celle utilisée par la titulaire de la MUE depuis 1991. Cette marque a été annulée par les tribunaux roumains. Le succès des produits DJILI en Roumanie était la raison pour laquelle M. Lupu Victor ou ses sociétés voulaient exercer leurs activités sous ce signe. La titulaire de la MUE
a également fait valoir que la marque antérieure «GILLY GOLD» et le signe contesté sont différents sur le plan visuel et similaires à un degré tout au plus moyen sur le plan phonétique. En outre, le caractère distinctif du signe antérieur «GILLY GOLD» doit être considéré comme faible étant donné qu’il n’a pas été utilisé dans l’activité commerciale de All Nuts SRL. Cette marque est une marque de blocage déposée de mauvaise foi par la demanderesse en nullité.
8 Par décision du 21 mai 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement accueilli la demande et a déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne contestée pour l’ensemble des produits et services

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contestés compris dans les classes 29, 30 et 35 (à l’exception des «services d’importation et d’exportation»). Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Il convient d’examiner d’abord la demande par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 413 561 «Gilly Gold» de la requérante.
Les produits et services
Classe 29: Tous les produits contestés compris dans cette classe sont inclus à l’ identique ou coïncident partiellement avec des catégories plus larges de la marque antérieure, comprises dans la même classe. Ils sont identiques
Classe 30: Tous lesproduits contestés sont énumérés à l’identique dans la marque antérieure, compris dans la même classe.
Classe 35: Les «services de vente au détail concernant les produits de l’horticulture; Services de vente au détail concernant les aliments; Services de vente au détail d’aliments» sont identiques aux «services de vente au détail concernant les aliments» de la marque antérieure compris dans la même classe. Les «services de vente en gros concernant les aliments» contestés présentent un degré élevé de similitude avec les «services de vente au détail dans le domaine des aliments» de la marque antérieure compris dans la même classe. Les «services de négociations commerciales et d’information de la clientèle» contestés sont similaires aux «services de vente au détail dans le domaine des aliments» compris dans la même classe (07/07/2005, C- 418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 34). Les «services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]» contestés sont similaires aux «services de vente au détail dans le domaine des aliments» de la marque antérieure compris dans la même classe. Les «services d’import-export» contestés sont différents de tous les produits et services de la marque antérieure.
Public pertinent
Les produits et services s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Les services de vente en gros concernant les aliments contestés sont également destinés au public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé. Le risque de confusion sera apprécié au regard de la perception de la partie du public faisant preuve du niveau d’attention le moins élevé, étant donné qu’elle sera plus encline à confusion. Si cette partie du public ne s’expose pas à un risque de confusion, il est encore plus improbable que la partie du public qui est doté d’un degré plus élevé d’attention soit exposé à un tel risque.
Il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie roumaine du public pertinent.

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Les signes
Compte tenu de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire 12/02/2019, T-231/18, Djili (fig.)/GILLY, EU:T:2019:82,qui confirme la décision de la chambre de recours dans l’affaire 31/01/2018, R 1902/2017-5, Djili (fig.)/GILLY, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel, fortement similaires sur le plan phonétique, tandis que du point de vue sémantique, les différences dues au terme «GOLD» et, pour une partie du public/des produits, au terme «SOY», n’ont aucune incidence sur la comparaison des signes.
Appréciation globale
Bien que la perception visuelle des signes puisse jouer un rôle important, la perception phonétique des signes ne saurait être ignorée, en particulier lorsque les deux signes présentent un degré élevé de similitude phonétique.
Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public roumain au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne tous les produits et services contestés, mais l’ «importation et exportation» compris dans la classe 35.
La demanderesse a également fondé sa demande en nullité sur la demande de MUE no 15 170 491 pour la marque verbale «DJILI GOLD». La division d’opposition a rejeté cette demande de marque de l’Union européenne le 28/02/2020 dans le cadre de la procédure d’opposition no B 2 716 630 pour tous les produits et services pour lesquels la protection était demandée, à l’exception des «services de publicité, de marketing et de promotion» compris dans la classe 35. Cette décision a fait l’objet d’un recours et n’est donc pas définitive. Néanmoins, tous les produits et services visés par la demande sont clairement différents des services d’ «importation et d’exportation» contestés pour les raisons exposées ci-dessus. Dès lors, a fortiori, il n’existe pas de risque de confusion pour ces services, sur la base de cet autre droit antérieur.
L’allégation de «mauvaise foi» de la titulaire de la marque de l’Union européenne est rejetée dans la mesure où elle ne relève pas du champ d’application de la présente procédure.
9 Le 17 juillet 2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la demande en nullité était accueillie.
10 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 septembre 2020.
11 Dans son mémoire en réponse reçu le 20 octobre 2020, la demanderesse en nullité
a demandé le rejet du recours.
12 Parallèlement, le 9 septembre 2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé une demande de suspension en raison de l’existence de procédures parallèles de nullité et d’opposition à l’encontre des deux marques

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antérieures. La suspension a ensuite été accordée, sur instruction du rapporteur, jusqu’à ce que des décisions définitives soient rendues dans les procédures parallèles suivantes:
La procédure d’annulation C 45 019 contre la marque de l’Union européenne antérieure no 14 413 561;
La procédure de recours R 763/2020 portait sur l’opposition no B 2 716 630 contre la demande de marquede l’Union européenne no 15 170 491pour la marque verbale «DJILI GOLD».
13 Par décision du 15 octobre 2020, dans l’affaire R 763/2020-1, l’opposition no B 2 716 630 contre la demande demarque de l’Union européenne no 15 170 491
(marque antérieure no 2) a été clôturée etcette dernière a été enregistrée uniquement pour les services suivants:
Classe 35 — Services de publicité, de marketing et de promotion.
14 Par décision du 31 mars 2021 devenue définitive, la division d’annulation a déclaré la nullité de la MUE no 14 413 561 (marque antérieure no 1) pour tous les produits et services compris dans les classes 29, 30 et 35, à l’exception des services suivants, pour lesquels elle reste inscrite au registre:
Classe 35 — Services de publicité, de marketing et de promotion.
15 Le 11 août 2021, le greffe a informé les parties que la suspension de la procédure de recours en cause était levée et que la procédure de recours était reprise compte tenu de la clôture de la procédure parallèle.
Moyens et arguments des parties
16 Les arguments présentés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Étant donné que deux droits antérieurs sont contestés, la nouvelle décision devrait être rendue à l’égard de la nouvelle liste de produits.
Les produits et services contestés ne sont pas similaires aux services des marques antérieures.
Les marques sont similaires. Les différences découlant du terme non distinctif «GOLD» et. Pour une partie du public/des produits, le terme non distinctif «SOY» n’a aucune incidence sur la comparaison des signes.
17 En réponse, la demanderesse en nullité demande que la décision attaquée soit confirmée et que la marque contestée soit déclarée nulle.

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Motifs
18 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
19 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
20 Seule la titulaire de la MUE a formé un recours dans la mesure où la marque de l’Union européenne contestée a été déclarée nulle pour les produits et services contestés compris dans les classes 29, 30 et 35.
21 La demanderesse en nullité n’a pas formé de recours contre la décision attaquée dans la mesure où la demande en nullité a été rejetée pour les «services d’importation et d’exportation» compris dans la classe 35. Par conséquent, ces services ne relèvent pas de la portée du recours.
Effet de la nullité partielle des marques antérieures sur lesquelles la présente procédure est fondée
22 Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur demande en nullité du titulaire d’une marque antérieure, une marque est déclarée nulle lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, cumulativement, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
23 L’article 60, paragraphe 1, deuxième alinéa, du RMUE dispose que toutes les conditions visées audit paragraphe doivent être remplies à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque de l’Union européenne. Cette disposition vise à assurer la sécurité juridique et la parfaite cohérence avec le principe de priorité, selon lequel une marque antérieure enregistrée prime sur les marques enregistrées postérieurement.
24 Selon une jurisprudence constante, si les conditions permettant au titulaire d’une marque antérieure de demander la nullité d’une marque de l’Union européenne plus récente doivent donc être remplies à la date de dépôt ou à la date de priorité de cette dernière marque, le droit antérieur doit continuer à être protégé tout au long de la procédure d’annulation jusqu’à la date à laquelle l’EUIPO se prononce sur la demande en nullité (23/02/2021, T-587/19, Marién — Marin,
EU:T:2021:107, § 43; 20/07/2021, T-500/019, CORAVIN, EU:T:2007:96, § 35).
25 En outre, l’article 62, paragraphe 2, du RMUE dispose ce qui suit: «La marque de l’Union européenne est réputée n’avoir pas eu, dès l’origine, les effets prévus au présent règlement, dans la mesure où la marque a été déclarée nulle».

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26 En l’espèce, par son recours, la titulaire de la MUE demande l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande en nullité a été accueillie en ce qui concerne tous les produits contestés compris dans les classes 29 et 30 et une partie des services compris dans la classe 35.
27 Dans la décision attaquée, la division d’annulation a déclaré la nullité de la marque contestée pour tous les produits et services contestés compris dans les classes 29, 30 et 35, qui ont été jugés identiques ou similaires aux produits et services couverts par la marque de l’Union européenne antérieure no 1, compris dans les mêmes classes 29, 30 et 35 (voir paragraphe 8 ci-dessus).
28 À la demande de la titulaire de la marque de l’Union européenne, la présente procédure de recours a été suspendue, dans l’attente de la décision finale sur les procédures parallèles de nullité et d’opposition devant l’Office, contre les deux marques antérieures sur lesquelles la présente procédure de nullité est fondée.
Marque antérieure no 1:
29 Cette marque antérieure a été déclarée nulle, par décision du 31 mars 2021 devenue définitive, pour tous les produits et services compris dans les classes 29,
30 et 35, sur lesquels la division d’opposition a fondé sa conclusion relative à l’existence d’un risque de confusion et a donc déclaré la nullité de la marque contestée.
30 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, du RMUE, la nullité partielle de la marque produit des effets ex tunc.
31 Dès lors, à la suite de sa nullité partielle, par décision finale, la marque de l’Union européenne antérieure no 1 est réputée n’avoir jamais couvert aucun des produits et services compris dans les classes 29, 30 et 35, sur la base desquels la décision attaquée a déclaré la nullité de la marque contestée, en raison d’un risque de confusion.
32 Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée par la chambre de recours, dans la mesure où la marque contestée a été déclarée nulle sur la base de produits et services compris dans les classes 29, 30 et 35 pour lesquels la marque antérieure est réputée n’avoir jamais été enregistrée.
Renvoi en première instance
33 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours peut soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner.
34 À la suite de l’annulation de la décision attaquée, la demande en nullité doit toujours être examinée en ce qui concerne les «services de publicité, de marketing et de promotion» compris dans la classe 35, pour lesquels la marque antérieure no
1 et la marque antérieure no 2 restent inscrites au registre.

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35 À cet égard, la chambre de recours observe que le risque de confusion entre la marque contestée («Djili Soy») n’a pas été examiné par la division d’annulation en ce qui concerne ces «services de publicité, de marketing et de promotion», ni par rapport à la marque antérieure no 1 («Gilly Gold»), ni par rapport à la marque antérieure 2 («Djili Gold»), qui n’avait pas encore été évaluée au moment où la division d’annulation a rendu sa décision.
36 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, il ressort du cadre institutionnel de l’Office entre la division d’annulation et les chambres de recours que le risque de confusion doit d’abord être apprécié en première instance (22/03/2007, T-364/05, Pam Pluvial, EU:T:2007:96, § 39-41). Cela est d’autant plus vrai que si la nouvelle décision devait être rendue sur la base de la marque antérieure no 2, les parties seraient totalement privées d’une instance.
37 Par conséquent, l’affaire a été renvoyée à la division d’annulation pour suite à donner et examen de la demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE, au regard des services pour lesquels les marques antérieures 1 et 2 restent enregistrées.
38 Étant donné que l’affaire est renvoyée à la division d’annulation et qu’une décision définitive n’a pas encore été rendue, cette décision sera susceptible de recours avec la décision statuant définitivement sur la demande en nullité
(article 66, paragraphe 2, du RMUE).
Frais
39 L’affaire étant renvoyée à la Division d’annulation, conformément à l’article 109, paragraphe 3 du RMUE, chaque partie supportera ses propres frais de représentation professionnelle qu’elle a exposés dans la procédure de recours.
40 La décision finale sur les frais de la procédure d’annulation relève de la compétence de la division d’annulation à la suite de son appréciation du fond de l’affaire.

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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à la division d’annulation pour suite à donner;
3. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais dans la présente procédure de recours.
Signature Signature Signature
G. Humphreys M. Bra A. Kralik
Greffier:

Signature
P.O. M. Chaleva