DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 129 797
Illinois Tool Works Inc., 155 Harlem Avenue, 60025 Glenview, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Finnegan Europe LLP, 1 London Bridge, London SE1 9BG, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
Italian Petrol Company, Via Fratelli Buscetto 58, 84014 Nocera Inferiore, Italie (requérante).
Le 12/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 129 797 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 243 233 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/08/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 243 233 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 3 347 721 «TERRA-S» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:

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Classe 1: Compositions pour la réparation des pneus, préparations pour le scellement des pneus de tous types et autres agents chimiques pour la réparation des pneus, compris dans la classe 1.
Classe 7: Machines et machines-outils; Moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); Accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); Instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; Couveuses pour les œufs; Pompes; Compresseurs; Moteurs électriques; Moteurs et actionneurs électriques pour compresseurs, sièges; Appareils et équipements électriques pour l’injection de gels d’étanchéité des pneus dans des pneus de véhicules; Appareils électriques en tant que kits de réparation de pneus.
Classe 12: Sièges de véhicules, treuils pour vitres, repose-sièges, essuie-glaces, toits ouvrants, toits ouvrants, rétroviseurs latéraux; Systèmes de contrôle de la pression de l’air pour véhicules, en particulier pour le contrôle de la pression de l’air sur les pneus.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 1: Dégivrage; Produits chimiques antigel; Fluides de transmission hydraulique; Additifs chimiques pour le nettoyage à injecteur de carburant; Fluides de transmission; Fluides pour direction assistée; Liquide de freins; Huiles pour freins; Propylène glycol antigel; Liquides antigel pour pare-brise; Antigel pour radiateurs de véhicules; Antigel pour systèmes de refroidissement de véhicules.
Classe 4: Huilesminérales lubrifiantes; Huiles lubrifiantes synthétiques; Huiles de lubrification
[lubrifiants industriels]; Huiles et graisses industrielles, lubrifiants; Huiles de lubrification sous forme d’huiles hydrauliques; Huiles de graissage; Lubrifiants synthétiques; Additifs non chimiques pour fluides hydrauliques; Additifs non chimiques pour huiles; Additifs non chimiques pour lubrifiants; Additifs non chimiques pour huiles de moteur; Additifs non chimiques pour huiles de coupe; Additifs non chimiques pour huiles de transmission; Additifs non chimiques pour carburants afin d’éviter les dépôts de chambres à combustion; Additifs non chimiques pour fluides actifs organiques agissant comme modificateurs caractéristiques de l’écoulement; Additifs non chimiques pour fluides actifs organiques agissant comme lubrifiants in situ; Concentrés d’additifs non chimiques pour lubrifiants; Huiles et graisses de lubrification; Graisses industrielles; Lubrifiants et graisses, cires et liquides industriels; Huiles végétales pour la lubrification des machines de traitement des aliments; Huiles synthétiques pour compresseur; Huiles pour l’entraînement hydrodynamique pour véhicules; Huiles synthétiques; Huiles fines pour moteurs; Huiles supplémentaires fines pour moteurs; Huiles de graissage pour moteurs de véhicules à moteur; Huiles et graisses minérales à usage industriel [autres que combustibles]; Huiles de base; Huiles blanches; Additifs antigel (non chimiques) pour carburants.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme étant similaires ou différents au motif qu’ils

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apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.

Produits contestés compris dans la classe 1
Les produits contestés sont différents produits chimiques, à savoir fluides et autres substances chimiques et additifs utilisés pour des véhicules. Les compositions de réparation des pneus de l’opposante, les préparations d’étanchéité de tous types de pneus et autres agents chimiques pour la réparation des pneus, compris dans la classe 1, sont également des préparations et agents chimiques utilisés pour les véhicules. Cela signifie que ces produits sont similaires dans la mesure où ils ont la même nature (produits chimiques utilisés pour les véhicules) et peuvent être vendus via les mêmes canaux de distribution (par exemple, des stations-service) et s’adressent aux mêmes consommateurs.

Produits contestés compris dans la classe 4
Les produits contestés, tels qu’énumérés ci-dessus, couvrent une large gamme de lubrifiants, huiles, graisses et additifs utilisés en rapport avec les machines énumérées ci-dessus, afin de les aider à fonctionner correctement, tant du point de vue de la lubrification que de la combustion.
Les produits de l’opposante compris dans la classe 1 comprennent des compositions de réparation de pneus, des préparations d’étanchéité de pneus de tous types et d’autres agents chimiques pour la réparation des pneus, compris dans la classe 1, qui contiennent inévitablement certaines substances lubrifiantes, par exemple, dans le cadre d’un ensemble de réparation de pneus. En effet, la lubrification d’un pneu sert à réduire la possibilité de dommages qui pourraient se produire lorsque des pneumatiques sont montés et montés. Cela signifie que les produits contestés et les produits de l’opposante peuvent avoir une nature similaire et s’adresser à la même clientèle. En outre, ces produits peuvent être vendus via les mêmes canaux de distribution, par exemple, côte à côte, dans des points de vente spécialisés. Ils sont dès lors similaires, à tout le moins, à un faible degré.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes

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TERRA-S
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément commun «Terra» présent dans les deux signes a une signification dans certains territoires, par exemple, pour la partie du public qui parle portugais et italophone, il sera compris comme signifiant «terre» ou «terre». Étant donné que «terra» a une racine latine, on peut trouver un mot similaire dans d’autres langues latines, comme «Tierra» en espagnol et «Terre» en français. Pour ces territoires, bien que l’élément commun ait une signification, il est sans rapport avec les produits en cause. Par conséquent, cet élément est distinctif dans les deux signes. La même conclusion s’applique au reste du public qui ne comprendrait pas la signification de «Terra».
Dans la marque antérieure, les éléments supplémentaires, à savoir la lettre «S» accolée par un trait d’union après «Terra», n’apportent aucune nouvelle signification et sont distinctifs à un degré normal.
Le signe contesté se compose de l’élément verbal «Terra» écrit en lettres vertes légèrement stylisées et de la combinaison d’éléments figuratifs, à savoir certaines plantes vertes, le sol brun, le soleil jaune et un tracteur vert avec un conducteur. Tous ces éléments et leur combinaison véhiculent le concept d’agriculture sur les terres agricoles. Si ce concept possède, en soi, un caractère distinctif normal, certains éléments, tels que le tracteur et éventuellement le sol, sont liés aux produits pertinents (tous utilisés pour des véhicules), étant donné que ces produits peuvent être vendus spécifiquement pour tracteurs agricoles. Par conséquent, ces éléments sont fortement allusifs des produits de la demanderesse et sont faiblement distinctifs. En outre, aucun élément du signe n’est plus dominant que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «Terra», qui est le seul élément verbal du signe contesté, et il représente les cinq premières lettres sur les six dans la marque antérieure. Les signes diffèrent par le trait d’union et la lettre «S» à la fin du signe antérieur ainsi que par les éléments figuratifs et les couleurs supplémentaires du signe contesté, comme décrit ci-dessus. La division d’opposition rappelle que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Cette disposition s’applique au cas d’espèce étant donné que le premier élément verbal du signe antérieur, qui constitue la

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grande majorité de celui-ci, est inclus à l’identique dans le signe contesté, où il est le seul élément verbal et occupe une position distinctive autonome. Par conséquent, malgré les éléments figuratifs du signe contesté, dont certains sont en tout état de cause faiblement distinctifs, les signes sont considérés comme similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son des lettres «Terra» présentes à l’identique dans les deux signes. Ils diffèrent par le «S» supplémentaire à la fin de la marque antérieure. Compte tenu également de l’importance du début des signes sur lequel les consommateurs ont tendance à se concentrer, la division d’opposition conclut que les signes sont similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. L’élément commun «Terra» présent dans les deux signes a une signification et un caractère distinctif dans certains territoires, tandis que dans d’autres, il est dépourvu de signification. Les éléments figuratifs supplémentaires du signe contesté véhiculent les significations décrites ci-dessus, évoquant globalement le concept d’agriculture sur la terre, certains de ces éléments ne présentant qu’un faible degré de caractère distinctif. Par conséquent, pour une partie du public, à savoir ceux qui comprennent «Terra», les signes sont similaires à un degré moyen. Pour la partie restante du public qui ne percevrait aucune signification sémantique dans la marque antérieure, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

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Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits sont similaires à différents degrés et les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, un degré élevé sur le plan phonétique et un degré moyen sur le plan conceptuel pour une partie du public, tandis qu’ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour une autre partie du public, comme expliqué ci-dessus. Malgré les éléments supplémentaires dans le signe contesté, il n’en demeure pas moins qu’il reproduit la marque antérieure dans son intégralité, et que cet élément verbal commun occupe une position distinctive autonome dans les deux signes. En outre, certains des éléments figuratifs supplémentaires du signe contesté sont faiblement distinctifs et ont donc un impact moindre sur l’impression d’ensemble produite. Compte tenu également de l’importance des éléments verbaux par opposition à ceux figuratifs et de la partie initiale des signes, la division d’opposition est d’avis que les similitudes entre les signes sont suffisantes pour amener les consommateurs à croire que les produits similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il ne saurait être exclu que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 347 721 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés, y compris ceux jugés similaires, à tout le moins, à un faible degré, compte tenu du principe d’interdépendance défini ci-dessus.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gueorgui Ivanov Ferenc GAZDA Liliya Yordanova

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Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.