LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 3 février 2021
Dans l’affaire R 1559/2018-4
SHOWTEX. S.A. Avda. 18 de Julho 1744
Oficina 102
Montevideo
Uruguay Demanderesse/requérante
représentée par Guimarque Gabinete de Marcas e Patentes, LDA, Avenida António José Gomes, 60-B 1°E, 2805-086 Almada (Portugal)
contre
PENELOPE Chilvers Limited 69 Duke Street
London W1K 5NX
Royaume-Uni Opposante/défenderesse
représentée par Stevens Hewlett indirects Perkins, 1 St Augustine’s Place, Bristol BS1 4UD (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 846 726 (demande de marque de l’Union européenne no 15 963 432)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), C. Bartos (membre) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
03/02/2021, R 1559/2018-4, Cubanas (fig.)/CUBANA et al.

---

2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25/10/2016, le prédécesseur en droit de Showtex
S.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative

en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 18 — Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; porte-documents; pochettes; sacs à main pour femmes; valises; sacs à dos; sacs pochettes; sacs de tous les jours; porte- documents (maroquinerie); caisses en cuir; étuis à clés; malles et valises; sacs en kit; bagages; bagages; sacs à dos sur roulettes; housses pour vêtements; parapluies.
Classe 25 — Chaussures; bottes; bottines; galoches; mocassins; souliers; sandales; espadrilles; talonnettes; semelles; vêtements; gabardines [vêtements]; manteaux de duffet; parkas; blousons; grosses vestes; vestes; blazers; gilets; plaques de chimie; carrosseries (vêtements); tee-shirts; sweat-shirts; hauts (vêtements); camisoles; chemises; pantalons; shorts; Bermudes; jupes; robes; vêtements en tricot; bonneterie; fourrures (vêtements); gants [habillement]; foulards; écharpes; bikinis; ceintures à porter; chapellerie; chapellerie; chapeaux; bérets; bonnets [chapellerie].
2 Le 13/02/2017, PenelelChilvers Limited(ci-aprèsl’ «opposante») a formé une opposition contre la demande de marque pour tous les produits précités.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 4,duRMUE.
4 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs non enregistrés suivants utilisés pour des chaussures:
a) Marque verbale non enregistrée«CUBANA» utilisée au Royaume-Uni.
b) Marque verbale non enregistrée«CUBANA» utilisée en Bulgarie, République tchèque, Danemark, Allemagne, Irlande, Grèce, Croatie, Italie, Lettonie,
Lituanie, Hongrie, Malte, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie,
Slovaquie, Finlande, Suède.
5 En ce qui concerne une marque non enregistrée utilisée au Royaume-Uni, la législation nationale sur le délit d’usurpation d’appellation, en combinaison avec l’article 5 (4) (a) de la loi britannique sur les marques, a été invoquée et des éléments de preuve à cet égard ont été produits. Il a été avancé que l’opposante avait fait un usage continu de la marque «CUBANA» pour des chaussures depuis 2010 dans l’ensemble du Royaume-Uni. Aucune observation n’a été formulée concernant l’usage dans d’autres États membres ou dans le droit national de ces derniers.
03/02/2021, R 1559/2018-4, Cubanas (fig.)/CUBANA et al.

---

3
6 La demanderesse a répondu qu’elle détenait des marques enregistrées à l’époque, y compris, dans la mesure où cela était toujours pertinent, la marque de l’Union européenne no 3 340 288 «Cubanas» plus un élément figuratif portant la date de dépôt de 2003, et que la demanderesse avait vendu des produits «Cubanas» au
Royaume-Uni (tableau des ventes de 2012 à 2017); c’est donc en réalité l’opposante qui a violé des droits antérieurs.
7 Par décision du 19/06/2018 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 18 — Sacs, portefeuilles et autres objets de transport; porte-documents; pochettes; sacs à main pour femmes; sacs à dos; sacs pochettes; sacs de tous les jours; porte-documents (maroquinerie); caisses en cuir; étuis à clés; sacs en kit; sacs à dos sur roulettes.

Classe 25 — Chaussures; bottes; bottines; galoches; mocassins; souliers; sandales; espadrilles; talonnettes; vêtements; gabardines [vêtements]; manteaux de duffet; parkas; blousons; grosses vestes; vestes; blazers; gilets; plaques de chimie; carrosseries (vêtements); tee-shirts; sweat-shirts; hauts (vêtements); camisoles; chemises; pantalons; shorts; Bermudes; jupes; robes; vêtements en tricot; bonneterie; fourrures (vêtements); gants [habillement]; foulards; écharpes; bikinis; ceintures à porter; chapellerie; chapellerie; chapeaux; bérets; bonnets [chapellerie].

8 L’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne a été autorisé pour les autres produits, à savoir:
Classe 18 — Bagages (mentionnés trois fois), valises, malles et valises, trousses de vêtements, parapluies.

Classe 25 — semelles de chaussures.

9 Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit: les éléments de preuve produits par l’opposante afin de prouver l’usage de ses marques non enregistrées, qui comprennent des chiffres de vente, des factures, des captures d’écran, des catalogues et la couverture médiatique provenant de sources indépendantes, confirment un usage intensif, de longue durée et continu de la marque non enregistrée dans la vie des affaires, dont la portée n’est pas seulement locale, au cours de la période pertinente, dans l’ensemble du Royaume-Uni, pour des chaussures, reflétant une position consolidée, mais uniquement sur ce marché. L’opposition a ensuite été examinée sur la base du droit britannique non enregistré revendiqué, relatif au délit d’usurpation d’appellation, pour lequel la preuve du droit national a été produite. L’opposante avait réussi à démontrer que le goodwill lié à la marque non enregistrée avait été acquis avant la date de dépôt de la marque contestée pour des chaussures, et que la présentation trompeuse et le préjudice qui en découlait étaient susceptibles de se produire du fait de l’usage de la marque contestée par la demanderesse, satisfaisant ainsi aux conditions cumulatives applicables à la cause d’action, en ce qui concerne les produits contestés jugés identiques et similaires aux chaussures, compte tenu également du degré élevé de similitude des signes. Les arguments de la demanderesse selon lesquels sa marque de l’Union européenne est utilisée depuis de nombreuses années et jouit d’une renommée, en particulier au Portugal, et qu’elle possède plusieurs enregistrements avec le mot «Cubanas» dans différents registres, dont
03/02/2021, R 1559/2018-4, Cubanas (fig.)/CUBANA et al.

---

4
des marques de l’Union européenne, et une marque portugaise, qui sont même antérieurs à la marque de l’opposante, ont été rejetés en affirmant que le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de dépôt de la marque de l’Union européenne antérieure à celle du dépôt de la marque de l’Union européenne et qu’à compter de cette date, dans le cadre de la procédure d’opposition, ces arguments ont été rejetés, de sorte que les événements ou les faits antérieurs à la date de dépôt de la marque de l’Union européenne étaient dénués de pertinence.
10 Le 10/08/2018, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité, et a joint 10 pièces à l’appui de sa position. Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours, déposé le 15/10/2018, peuvent être résumés globalement comme suit: l’opposante ne remplissait pas les trois conditions cumulatives nécessaires pour établir une action en usurpation d’appellation introduite conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, en termes de priorité, de présentation trompeuse ou de préjudice probable, et elle ne devrait pas aboutir.
11 Dans son mémoire en réponse reçu le 31/12/2018, la défenderesse a demandé que la décision attaquée soit confirmée dans la mesure où elle a considéré que l’opposition était accueillie et d’annuler l’opposition dans la mesure où l’opposition n’était pas accueillie, en faisant remarquer que certaines des preuves produites dans le recours étaient irrecevables. Dans son recours incident de la même date, la requérante fait valoir que les produits jugés différents sont en fait similaires, en ce qui concerne 7 pièces, et que la demande contestée devrait être rejetée dans son intégralité, compte tenu de la grande similitude constatée entre les signes.
12 Aucune observation n’a été déposée sur le recours incident.
Motifs
13 Sur recours de la demanderesse, la chambre de recours doit réexaminer la décision attaquée en ce qui concerne les droits antérieurs non enregistrés sur lesquels la demande était fondée. Dans le cadre de ce réexamen, l’issue du recours dépend de la question de savoir si une nouvelle décision ayant le même dispositif que la décision faisant l’objet du recours peut ou non être légalement adoptée au moment où il est statué sur le recours (23/09/2003, T-308/01,
Kleencare, EU:T:2003:241, § 26), et la chambre de recours doit procéder à un nouvel examen complet, tant en droit qu’en fait (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 96).
14 En vertu de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans une procédure d’opposition, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Ce qui ne découle pas des éléments de preuve ou des arguments présentés par les parties ou n’est pas communément connu, peut ne pas être pris en considération (09/02/2011, T-222/09, Alpharen,
EU:T:2011:36, § 31-32).
03/02/2021, R 1559/2018-4, Cubanas (fig.)/CUBANA et al.

---

5
15 L’opposition était exclusivement fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et des droits non enregistrés dans plusieurs États membres. Conformément à la règle 15 (2) (b) (iii) du REMC [toujours applicable en vertu de l’article 82, paragraphe 2, point a), b), du RDMUE], une opposition fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE doit indiquer le type de droit revendiqué. Rien n’a été étayé pour des États membres autres que le Royaume- Uni de l’époque. Il n’y avait pas non plus de justification, comme l’exige la règle 19 (2) (d) du REMC, en ce qui concerne les dispositions juridiques du droit national invoquées. En outre, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition n’était pas tenue d’examiner de sa propre initiative si les preuves abondantes contenaient ou non des éléments de preuve concernant un usage du signe par l’opposante dans d’autres États membres que le Royaume-Uni, pour autant que l’opposante ait expressément indiqué qu’elle avait utilisé le signe au Royaume-Uni — et non ailleurs — et aussi longtemps que, dans la description des preuves, l’opposante avait expressément précisé qu’elle avait réalisé des ventes au Royaume-Uni ainsi que «overseas (États-Unis et Suisse)» (voir observations de l’opposante no 22/08/2017 et page 5.2). En effet, le seul droit national antérieur étayé était le droit britannique non enregistré, pour lequel l’opposante a prévu la législation relative à l’action en usurpation d’appellation. Les observations de l’opposante dans le cadre du recours (y compris dans son propre recours incident) font exclusivement référence au même droit non enregistré, introduit conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
16 La division d’opposition a fait une application erronée de la notion de droit antérieur. Bien que cela ne soit pas expressément indiqué dans le libellé de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, il découle de l’économie générale de l’article 8 du RMUE et des principes généraux du droit des marques qu’aucune revendication ne peut être fondée sur un droit plus récent que la marque contestée.
Indépendamment de la disposition exacte du droit national (par exemple, en l’espèce, concernant la présentation trompeuse en ce sens que le public croira que le signe «CUBANA» ou «Cubanas» appartient à l’opposante), aucun droit fondé sur l’usage ne peut découler d’un usage qui a commencé après la date de dépôt des propres marques de la défenderesse. Étant donné que les droits non enregistrés ne peuvent être déclarés nuls, la seule conséquence est que toute défense d’un droit de marque enregistré antérieur antérieur va à l’encontre de l’argument fondé sur un usage au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Il était donc très pertinent que la demanderesse possède une MUE antérieure even- pour les mêmes produits et pour un signe comprenant le même mot distinctif «Cubanas». Ce droit devrait rester opposable à l’opposante au Royaume-Uni, étant donné que toutes les MUE déjà enregistrées avant le départ du Royaume- Uni bénéficient d’un système de réenregistrement automatique prévu aux articles 54 et 55 de l’accord de retrait. L’article 8, paragraphe 2, point b), du RMUE exige un droit d’interdire l’usage, et ce droit que le titulaire d’une marque plus récente n’a jamais à l’égard du titulaire d’une marque antérieure enregistrée, pour autant que cette marque antérieure n’ait pas elle-même été annulée — c’est-à-dire là où le raisonnement de la division d’opposition s’est trompé.
03/02/2021, R 1559/2018-4, Cubanas (fig.)/CUBANA et al.

---

6
17 En tout état de cause, le droit britannique revendiqué en vertu du droit relatif à l’usurpation d’appellation ne peut plus être invoqué contre la demande de marque de l’Union européenne contestée, étant donné que le Royaume-Uni a définitivement quitté l’UE. Depuis 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne en vertu de l’article 50 du traité UE. En vertu de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO UE L 29 du 31.1.2020, p. 7), et notamment de ses articles 126 et 127, il existait une période de transition ou de mise en œuvre, qui s’est achevée le 31/12/2020, au cours de laquelle le droit de l’Union demeurait applicable au Royaume-Uni et sur son territoire. Cela inclut le RMUE et ses dispositions relatives à la protection des droits antérieurs (article 8) et aux procédures d’opposition (articles 46 et 47).
18 Cette période de transition ayant pris fin, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’UE et son territoire se situe en dehors de l’UE. La marque non enregistrée et l’action en usurpation d’appellation naissant au Royaume-Uni, ne jouissent plus d’une protection dans l’UE et sont sur le même pied qu’une marque non enregistrée dans n’importe quel autre pays tiers.
19 À la date de cette décision, le droit britannique antérieur non enregistré invoqué, qui fait l’objet du recours, n’est plus valide et applicable dans l’UE.
20 La date pertinente est la date de la présente décision. Un droit antérieur doit non seulement être valide et en vigueur à la date à laquelle l’opposition est formée, mais il doit être toujours valide et en vigueur à la date à laquelle la décision est rendue, y compris par les chambres de recours, étant donné que le recours a un effet suspensif (article 66, paragraphe¹, 3e phrase, du RMUE).
21 L’article 8, paragraphe 4, du RMUE exige que le titulaire d’un droit non enregistré — y compris les droits en vertu de la législation anglaise relative à l’usurpation d’appellation protégée en vertu du droit britannique — ait le droit d’interdire l’utilisation de la demande de MUE contestée dans l’UE. L’ existence et l’opposabilité de ces droits, le cas échéant, sur le territoire du Royaume-Uni après le Brexit ne sont pas affectées. Toutefois, à compter de la date susmentionnée, ils ne peuvent être invoqués devant l’Office et ne confèrent plus le droit d’interdire l’usage d’une marque plus récente sur le territoire des (restants) États membres de l’UE. Les droits antérieurs non enregistrés relevant de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE doivent être traités de la même manière qu’une marque enregistrée en ce sens que lorsque le droit antérieur était, mais n’est plus, valable et en vigueur en raison, par exemple, d’une décision d’annulation ou de non-renouvellement d’un enregistrement, l’opposition doit être considérée comme non fondée ou devenir non fondée (voir 13/09/2006, T-
191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 33; 17/10/2016, R 662/2016-4, nowwift/now network, § 11; 01/10/2019, R 416/2019-4, beon world/beon, § 17).
22 Ceci est conforme à la communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10/09/2020 sur l’impact du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, point V. 11., 12., qui rappelle qu’à
03/02/2021, R 1559/2018-4, Cubanas (fig.)/CUBANA et al.

---

7
compter du 01/01/2021, les marques britanniques nationales cesseront ex lege d’être des droits antérieurs dans les procédures inter partes devant l’Office, et que de telles actions seront rejetées à compter de cette date indépendamment de leur statut procédural.
23 L’accord de retrait ne contient aucune disposition contraire ou pertinente pour cette situation.
24 L’enregistrement de la marque de l’Union européenne ne peut plus être interdit sur la base d’un droit et d’une action non enregistrés antérieurs au Royaume-Uni.
25 L’opposition est devenue non fondée et la demande peut être enregistrée.
26 Par conséquent, le recours est fondé et le recours incident de l’opposante, qui concerne les produits jugés différents, et fondé sur l’argument selon lequel la législation britannique sur l’usurpation d’appellation n’exige pas une telle similitude, doit être rejeté.
Frais
27 L’opposante étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE dans la procédure de recours, elle doit être condamnée à supporter les frais exposés par la demanderesse. La décision de rejeter la demande de marque de l’Union européenne pour certains produits compris dans les classes 18 et 25 est devenue définitive de sorte que, dans la procédure d’opposition, les deux parties ont partiellement obtenu gain de cause et doivent être condamnées à supporter leurs propres frais, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
28 Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, les frais de représentation exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours sont fixés à 550 EUR.
03/02/2021, R 1559/2018-4, Cubanas (fig.)/CUBANA et al.

---

8
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où elle a accueilli l’opposition;
2. Rejette l’opposition;
3. Rejette le recours incident;
4. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais dans la procédure d’opposition et que la requérante supporte les frais exposés par la défenderesse dans la procédure de recours, fixés à 550 EUR.
Signature Signature Signature
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
03/02/2021, R 1559/2018-4, Cubanas (fig.)/CUBANA et al.