EUIPO, 7 juillet 2021, n° 000045021

EUIPO 7 juillet 2021

Arguments

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Accepté
Dépôt de marque effectué sans autorisation
La division d'annulation a conclu que le titulaire de la marque a agi de mauvaise foi en déposant la marque alors qu'il savait pertinemment qu'il n'avait pas le droit de le faire, ce qui justifie l'annulation de la marque.
Accepté
Mauvaise foi lors du dépôt de la marque
La division d'annulation a estimé que le comportement du titulaire de la marque s'écartait des principes d'un comportement éthique et a conclu à l'existence de mauvaise foi.

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 7 juil. 2021, n° 000045021
Numéro(s) :	000045021
Textes appliqués :	Article 59(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	MUE annulée
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Texte intégral

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DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 45 021 C (INVALIDITY)
HVAC Service Joanna Misconsultée zak, ul. Majdańska, nr 1, lok. 46, 04088 Warszawa (Pologne), représentée par Marta Malgorzata Krzyśków-Szymkowicz, Wilcza 54/1, 00-679 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Mariusz Włodzimierz Misconsultée zak, Wyszogrodzka 16/43, 03-337 Warszawa (Pologne), représentée par Kancelaria Patentowa Igor Sawicki, ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa (Pologne) (mandataire agréé).
Le 07/07/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est confirmé.
2. La marque de l’Union européenne no 18 179 745 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 22/07/2020, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 18 179 745 (marque figurative) (ci-après
la «marque de l’Union européenne contestée»), déposée le 13/01/2020 et enregistrée le 22/05/2020. La demande est dirigée contre tous les services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 37: Installation d’installations; Entretien courant d’appareils de ventilation; Entretien courant d’appareils de chauffage; Entretien courant d’appareils de réfrigération; Entretien courant d’appareils de climatisation; Entretien courant d’appareils de séchage; Maintenance, révision et réparation d’appareils et d’installations de production d’électricité.
Classe 42: Conception d’installations industrielles; Conception et développement techniques d’installations de chauffage.
La demande est fondée sur un droit à un nom «HVAC SERVICE» utilisé en Pologne pour lequel la demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 2, point a), du RMUE, sur la
marque non enregistrée utilisée en Pologne pour laquelle la

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demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, et sur l’enregistrement de
la marque de l’Union européenne no 17 654 732 pour laquelle la demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. La demanderesse a également invoqué l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi).
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES

Affaire for the applicant
La demanderesse explique qu’il s’agit d’une société polonaise établie le 01/05/2014 et qu’elle utilise la marque figurative HVAC Service depuis 2016. La titulaire de la marque de l’Union européenne, M. Mariusz Włodzimierz Misconsultée zak, a été nommé représentant de la société HVAC Service (pleniSaint) de la requérante le 01/05/2014. Alors qu’il était un représentant (mandataire) de la société de la demanderesse, il a déposé la marque de l’Union européenne contestée pour son propre compte et en son propre nom le 13/01/2020. Cette opération a été réalisée sans aucune autorisation et au détriment de l’entité économique qu’il représentait. Les taxes de dépôt et d’enregistrement de la marque contestée ont été payées sur le compte bancaire de la demanderesse. La titulaire de la marque de l’Union européenne a été déliée du poste de représentant du service HVAC le 30/06/2020. Il a repris les noms de domaine le 02/07/2020, puis M^me Joanna Misconsultée zak les a repris le 14/07/2020. En outre, la titulaire de la MUE a tenté d’acquérir la troisième marque appartenant au groupe de sociétés liées, à savoir la MUE no 17 654 732 (représentée ci-dessus) en présentant l’accord de transfert de droits d’auteur des trois marques figuratives HVAC entre l’auteur (M^me Karolina Kadzielska, styliste graphique) et M. Mariusz Misconsultée zak, daté du 09/01/2019. L’EUIPO a refusé le transfert de propriété. La demanderesse considère que lors du dépôt de la MUE contestée, la titulaire de la MUE a agi au détriment de la demanderesse et qu’il y a eu violation du commerce équitable et des pratiques commerciales.
La demanderesse explique qu’elle utilise la marque de l’Union européenne contestée depuis 2016. Les observations de la demanderesse comprennent quelques captures d’écran de l’archive internet WaybackMachine datées du 27/12/2017, du 11/05/2018, du 06/03/2018, du 18/06/2019 et du 23/12/2019, telles que:

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. La demanderesse fait valoir que le titulaire de la marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée pour les mêmes services (plomberie, chauffage, gaz et climatisation, etc.). À ce moment-là, la titulaire de la marque de l’Union européenne savait que la demanderesse utilisait le même signe depuis de nombreuses années pour des activités commerciales quotidiennes. La titulaire de la MUE a tenté d’obtenir des droits de protection exclusive sur la marque utilisée par la demanderesse. L’intention malhonnête de la titulaire de la marque de l’Union européenne est prouvée par la correspondance électronique entre M^me Paulina Misconsultez zak (employée par la société HVAC Engineering et commandée par la titulaire de la MUE) et l’avocat en brevets et en marques, M. Igor Sawicki, daté du 18-19/06/2018, concernant l’enregistrement des marques HVAC et le transfert de droits d’auteur. Dans le courriel daté du 18/06/2018, M^me Paulina Misconsultée zak a admis que les marques appartiennent à la requérante et a demandé si elles pouvaient être enregistrées au seul bénéfice de M. Mariusz Misconsultée zak.

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Le 19/06/2018, M^me Paulina Misconsultée zak a déclaré qu’elle ne pouvait pas parler par téléphone, mais que le contrat de transfert de droits d’auteur sera modifié en privé de M. Mariusz.

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La demanderesse fait valoir que la titulaire de la marque de l’Union européenne, en déposant la marque de l’Union européenne contestée, a tenté d’empêcher la demanderesse d’utiliser sa marque et de reprendre ses activités et ses clients. Elle fait valoir que les services couverts par la marque contestée coïncident avec l’activité de la demanderesse et que le site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne contient exactement tous les contenus et images du site web de la demanderesse, la seule différence étant l’adresse du site web. La capture d’écran du site web de la titulaire de la marque de l’Union européenne est la suivante:
Le nom de domaine http://hvacs.pl est enregistré sur le nom de Mariusz MisALE zak, le fils de Pawel Misconsultée zak.
En septembre 2020, la requérante a engagé une procédure judiciaire à l’encontre de M. Mariusz Misconsultée zak pour concurrence déloyale. Dans le même temps, elle a également déposé une notification de suspicion d’infraction poursuivie d’office par une motion de poursuite sur le fondement du paragraphe 286 du code pénal polonais. Elle a affirmé qu’en janvier 2019, tout en agissant en qualité de président de HVAC Engineering Sp. z o.o. et

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agissant en tant que pleniSaint du service HVAC, la titulaire de la marque de l’Union européenne, conjointement avec M^me Karolina Kadzielska (graphiste), a repris les droits de
la demanderesse sur les marques HVAC ( ) afin d’obtenir un avantage financier.
À l’appui de ses arguments, la demanderesse a produit les documents suivants:
Annexe 1: Extraits du registre central et des informations sur l’activité économique de la République de Pologne (www.firma.gov.pl), en polonais et traduits en anglais, datés du 03/12/2019 et du 22/04/2020 concernant la société HVAC Service Joanna Misconsultée zak. La date de début d’activité indiquée est le 01/05/2014 pour l’ exécution d’installations d’eau et d’égouts, de gaz thermal et de climatisation. M. Mariusz Misconsultée zak est mentionné en tant que représentant de l’entreprise pour la représentation complète des questions liées aux affaires.
Annexe 2: Confirmation de transfert bancaire montrant que la société HVAC Engineering Sp. Z o.o. payée le 24/01/2020 pour la MUE contestée demandée par M. Mariusz Misconsultée zak.
Annexe 3: Courrier électronique, concernant l’enregistrement de marques HVAC et le transfert de droits d’auteur, entre M^me Paulina Misconsultez zak (spécialiste du marketing) et l’agent en brevets et en marques, M. Igor Sawicki, daté du 18- 19/06/2018.
Annexe 4: Demande de mise en conformité datée du 27/09/2020, en polonais et traduite en anglais, adressée au tribunal régional de Varsovie.
Annexe 5: Notification de soupçons d’infraction poursuivie d’office par une motion de poursuite datée du 03/09/2020, en polonais et traduite en anglais.
Annexe 6: Accord de vente d’actions daté du 05/05/2010, en polonais et traduit en anglais, entre M. Sulejczak (vendeur, partenaire de la société instal Plus Limited Liability Company) et M^me Joanna Misconsultée zak (acheteur).
Annexe 7: Accord de vente d’actions d’une société à responsabilité limitée, daté du 14/05/2018, conclu entre M^me Joanna Misconsultez zak (vendeur, partenaire de instal Plus Société à responsabilité limitée) et M. Zborecherchés (acheteur).

Affaire concernant la titulaire de la marque de l’Union européenne
Le titulaire de la MUEexplique qu’il a inventé et créé les marques verbales et figuratives «HVAC Engineering», «HVAC Technology» et «HVAC Service» en 2015/2016, en collaboration avec M^me Karolina Kadzielska. À cette époque, il était membre du conseil d’administration d’une autre société (instal Plus Sp. z. o.o.) et a permis à la demanderesse d’utiliser la marque contestée pour la période pendant laquelle il agissait en tant que représentant autorisé de la requérante (ce contrat a été conclu oralement). Or, les droits

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économiques de l’auteur n’ont jamais été transférés à la requérante. La demanderesse n’a jamais été titulaire de la marque de l’Union européenne contestée et les seuls droits permettant à la demanderesse d’utiliser la marque résultaient des accords conclus par la société et la titulaire. L’usage actuel de la marque par la demanderesse est donc illégal. Alors que la titulaire de la MUE a créé les marques HVAC susmentionnées, la demanderesse n’a pas exercé d’activité et la titulaire n’a pas agi en qualité de représentant de la demanderesse. Toute la correspondance concernant les marques HVAC a été envoyée à partir de instal Plus Sp. z. o.o. et non de la société HVAC Service Joanna Misconsultée zak de la requérante.
La titulaire de la marque de l’Union européenne ajoute que, le 09/01/2019, un accord de droit d’auteur a été signé entre elle et M^me Karolina Kadzielska. La titulaire de la marque de l’Union européenne est devenue la seule titulaire des marques HVAC créées en 2015. Le 13/01/2020, lorsque la titulaire de la MUE a déposé la marque de l’Union européenne contestée, aucun consentement n’était nécessaire étant donné qu’il était le seul titulaire des droits d’auteur de l’auteur sur l’œuvre et qu’il n’agissait pas en qualité de représentant de la demanderesse. Étant donné qu’il a agi en tant que personne physique, il ne saurait y avoir d’abus de pouvoir de sa part en qualité de représentant de la requérante.
La titulaire de la MUE fait valoir que c’est la demanderesse qui est de mauvaise foi puisque, sans avoir de droit d’auteur sur la marque, elle a déposé la demande de MUE no 22/07/2020
no 18 276 186 ( opposition de la titulaire de la MUE dans l’opposition no B 3 132 897 actuellement suspendue).
Le titulaire de la marque de l’Union européenne soutient également que si le demandeur a payé les frais de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, les frais de l’agent en brevets ont été supportés personnellement par lui-même. En tout état de cause, l’exécution d’un paiement n’implique pas un transfert de droits et rien ne suggère que M. Misconsultée zak a commandé le paiement ou que le paiement n’a pas été consenti par la requérante ou qu’il était contre la volonté de M^me Joanna Misconsultée zak. La titulaire de la marque de l’Union européenne a insisté sur le fait que ce paiement confirme que M^me Joanna Misconsultée zak avait connaissance de la demande et du paiement. Le conflit personnel ultérieur et la séparation privée entre les parties n’ont aucune incidence sur la situation à la date de dépôt de la MUE contestée.
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que la correspondance par courrier électronique produite par la demanderesse n’est pas explicite, qu’elle est manipulée et ne prouve pas que les discussions ont été commandées/commandées par M. Misconsultée zak (les courriers électroniques ne prouvent pas qu’ils ont été envoyés au nom de M. Misconsultée zak étant donné qu’ils ont été envoyés par M^me Paulina Misconsultée zak en utilisant les adresses commerciales de HVAC Service Joanna Misconsultée zak). En outre, le fait que la demanderesse soit en possession de ces courriels prouve qu’elle avait connaissance de ces discussions et/ou y avait participé. En outre, le fait que les parties aient discuté du transfert de droits en utilisant des courriers électroniques officiels exclut la mauvaise foi ou la malhonnêteté de la part de la titulaire de la MUE.

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La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que les annexes 4 et 5 produites par la demanderesse ne sont pas pertinentes et qu’aucune décision du tribunal n’a encore été rendue. Il ajoute que l’activité commerciale actuelle exercée par la titulaire de la marque de l’Union européenne n’est pas la même que celle de la demanderesse. La personne responsable de l’apparence des sites web, des domaines internet ou des adresses électroniques n’est pas la titulaire de la marque de l’Union européenne, mais le propriétaire de la société HVAC Service Pawel Misconsultée zak et son site web n’est pas identique au site web de la demanderesse. HVAC Service Pawel Misconsultée zak utilise la marque de service HVAC mise à la disposition de la société par la titulaire de la MUE.
À l’appui de ses arguments, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les documents suivants:
Annexe 1: Échanges de courriers électroniques entre la titulaire de la marque de l’Union européenne et M^me Karolina Kadzielska, datés du 10/11/2015 et du 12/11/2015, concernant la préparation de logos pour les sociétés HVAC Engineering et HVAC Service.
Annexe 2: Un courrier électronique daté du 17/03/2016 adressé par Piotr Boruc au titulaire de la marque de l’Union européenne, demandant les détails de la société HVAC Service qu’il n’a pas trouvé sur le web.
Annexe 3: Un accord de droits d’auteur daté du 09/01/2019 entre M^me Karolina Kadzielska et la titulaire de la MUE concernant l’œuvre réalisée pour la création des
marques figuratives , en polonais et traduit en anglais.
Annexe 4: Extrait du registre des juridictions nationales (KRS), en polonais et traduit en anglais, daté du 23/10/2020 montrant que d’autres entreprises sont enregistrées sous le nom HVAC Service.
Annexe 5: Communication de Mariusz Misconsultée zak (président du conseil d’administration de la société instal Plus) indiquant qu’à partir du 01/01/2016, le département «Service» sera séparé de la structure de la société et fonctionnera sous le nom HVAC Service, en polonais et traduit en anglais.
Annexe 6: Liste des sociétés dont le nom figure au registre des juridictions nationales, publiée sur le site web du ministère de la justice.
Les arguments des parties concernant l’article 60, paragraphe 2, point a) (droit au nom), l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe3, du RMUE (dépôt non autorisé par un agent ou un représentant de la titulaire de la marque) et l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), duRMUE (risque de confusion), ne seront développés que si nécessaire.

Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Principes généraux

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Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques. Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par rapport aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
L’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt d’une demande de marque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361,
§ 37).
La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité; La bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire;
Exposé des faits pertinents
01/05/2014: Création de la société de la demanderesse.
Novembre 2015: Correspondance entre la titulaire de la marque de l’Union européenne, M. Mariusz Włodzimierz Misconsultée zak, et le graphiste, M^me Karolina Kadzielska, au sujet de la création de logos HVAC.
01/05/2014: La titulaire de la marque de l’Union européenne, M. Mariusz Włodzimierz Misconsultée zak, a été désignée comme représentant de la société de la demanderesse.
09/01/2019: Contrat de cession de droits d’auteur entre M^me Karolina Kadzielska (créateur des trois logos HVAC, HVAC Service, HVAC Engineering et HVAC Technology) et la titulaire de la marque de l’Union européenne, M. Mariusz Włodzimierz Misconsultée zak (cessionnaire).
10/01/2020: Le titulaire de la MUE a demandé le transfert total de la MUE no 17 654 732
de HVAC Technology Sp. z o.o. à lui-même.
26/05/2020: L’EUIPO a refusé le transfert (T 017254791), aucun acte de cession entre HVAC Technology Sp. z o.o. et Mariusz Włodzimierz Misconsultée zak n’ayant été produit.

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13/01/2020: Dépôt de la marque de l’Union européenne contestée. Paiement effectué par la demanderesse.
30/06/2020: M. Mariusz Włodzimierz Misconsultée zak a été licencié de la qualité de représentant de la société de la requérante.
Septembre 2020: Procédure judiciaire engagée par la demanderesse en Pologne contre la titulaire de la MUE.
Évaluation de la mauvaise foi
Selon la jurisprudence, trois facteurs sont particulièrement pertinents pour conclure à l’existence d’une mauvaise foi.
Identité/similitude prêtant à confusion entre les signes: La MUE contestée, prétendument enregistrée de mauvaise foi, doit être identique ou similaire au point de prêter à confusion au signe auquel la demanderesse en nullité fait référence. Bien que le fait que les marques soient identiques ou similaires au point de prêter à confusion ne suffit pas, en soi, à démontrer l’existence d’une mauvaise foi (-01/02/2012, 291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 90; 28/01/2016, 335/14,-DoggiS, EU:T:2016:39, § 59-60), une marque différente ou non similaire au point de prêter à confusion ne viendra pas étayer la constatation de l’existence d’une mauvaise foi.
Connaissance de l’usage d’un signe identique ou similaire au point de prêter à confusion: La titulaire de la marque de l’Union européenne connaissait ou devait nécessairement connaître l’utilisation par un tiers d’un signe identique ou similaire au point de prêter à confusion pour des produits ou services identiques ou similaires.
Intention malhonnête de la part du titulaire de la MUE: Il s’agit d’un élément subjectif qui doit être déterminé par référence à des circonstances objectives (11/06/2009,-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42).
En outre, d’autres facteurs potentiellement pertinents identifiés dans la jurisprudence et/ou la pratique de l’Office pour apprécier l’existence de la mauvaise foi incluent les circonstances dans lesquelles le signe contesté a été créé, l’usage qui en a été fait depuis sa création, la logique commerciale qui sous-tend le dépôt de la demande d’enregistrement de ce signe en tant que MUE, ainsi que la chronologie des événements ayant conduit à ce dépôt (14/02/2012-, 33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 21 et suivants; 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 39; 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68).
En outre, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi, l’intention du titulaire de la MUE au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, qui est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce, doit également être prise en considération [08/03/2017,-23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, § 44].
Cette intention peut être déduite de toutes les situations objectives de conflit d’intérêts dans lesquelles le titulaire de la marque de l’Union européenne a opéré (-11/07/2013, 321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 28). Elle peut, entre autres, être déduite des actions spécifiques de la titulaire de la MUE avant le dépôt de la marque contestée, de la relation contractuelle, précontractuelle ou post-contractuelle entre les parties, de l’existence d’obligations ou d’obligations réciproques, y compris des obligations de loyauté et d’intégrité découlant de l’occupation actuelle ou passée de certaines positions dans la relation d’affaires,

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etc. [12/09/2019, 104/18-P, STYLO indirects KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 47; 11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst, § 34 et suivants).
Ainsi, la notion de mauvaise foi se rapporte à une motivation subjective de la personne présentant une demande d’enregistrement de marque, à savoir une intention malhonnête ou un autre motif dommageable. Elle implique un comportement s’écartant des principes reconnus comme entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale (14/05/2019-, 795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 23).
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation doit examiner si la titulaire de la marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée.
Identité des signes et connaissance de l’usage du signe avant le dépôt de la MUE contestée

La relation antérieure entre les parties et la connaissance par la titulaire de la MUE du signe antérieur identique de la demanderesse

Il ressort des observations et des éléments de preuve soumis par les parties que le signe
a été utilisé par la demanderesse depuis au moins octobre 2017. Le titulaire de la marque de l’Union européenne connaissait clairement l’usage du signe puisqu’il était à cette époque le représentant de la société de la demanderesse et qu’il était impliqué dans la création du signe. Ces faits n’ont pas été contestés par la titulaire de la MUE.
Toutefois, la connaissance d’un signe antérieur identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires ne suffit pas en soi pour conclure à l’existence d’une mauvaise foi (11/06/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40, 48-49). Aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi, il convient également de tenir compte des intentions de la titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt.
L’intention de la titulaire de la MUE à la date de dépôt de la MUE
La connaissance de la part du titulaire de la marque est insuffisante en soi pour établir qu’il a agi de mauvaise foi. Il convient également de prendre en considération l’intention du titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt (11/06/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40, 41). Si cette intention est un élément subjectif, elle doit toutefois être déterminée par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce (11/06/2009, 529/07-, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42).
Une situation susceptible de donner lieu à une mauvaise foi est celle où le titulaire de la MUE entend, par l’enregistrement, mettre la main sur la marque d’un tiers avec lequel il entretenait des relations contractuelles ou précontractuelles, ou tout type de relation, où la bonne foi s’applique et impose au titulaire de la MUE l’obligation de loyauté à l’égard des intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER/CLAIRE FISHER, § 24). La mauvaise foi peut s’appliquer tant lors du dépôt de la demande que dans le but d’usurper le système de la MUE ou de détourner les droits de tiers (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER/CLAIRE FISHER, § 20).
La question essentielle est de savoir si la relation entre les parties a créé un lien suffisamment étroit pour suggérer qu’il est équitable d’attendre de la titulaire de la MUE qu’elle ne dépose

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pas indépendamment une demande de MUE identique sans donner au demandeur en nullité des informations préalables et suffisamment de temps pour agir contre la MUE contestée (13/12/2004, R 582/2003-4, EAST SIDE MARON’S, § 23).
La relation pourrait être suffisamment étroite si les parties ont entamé des négociations contractuelles ou précontractuelles qui concernent, entre autres, le signe en cause. Cette relation ne doit pas nécessairement être spécifiquement ou exclusivement liée, par exemple, aux droits de franchise sur le territoire concerné (13/12/2004, R 582/2003-4, EAST SIDE MARIO’ S, § 23).
En outre, s’il existe une obligation de loyauté, il convient de déterminer si les actes de la titulaire de la marque de l’Union européenne constituent une violation du devoir de loyauté, de sorte qu’ils ont été commis de mauvaise foi.
Lorsque le titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé la marque de l’Union européenne contestée, il agissait en qualité de représentant de la société de la demanderesse et était autorisé à agir en qualité de seul représentant de la société. Il existait une relation étroite fondée sur la confiance, ce qui implique que, conformément aux pratiques commerciales loyales et au devoir de loyauté, la titulaire de la marque de l’Union européenne devait consulter le conseil d’administration ou les actionnaires au sujet de l’émission avant de déposer une demande de marque de l’Union européenne contestée.
La titulaire de la MUE fait valoir qu’il a créé le signe en 2015/2016 et a autorisé la demanderesse à l’utiliser pendant la période au cours de laquelle il a agi en tant que représentant autorisé de la demanderesse. Comme l’a précisé la titulaire de la marque de l’Union européenne, cela a été convenu oralement et aucun contrat n’a été établi entre les parties. Bien que le titulaire de la marque de l’Union européenne ait produit une correspondance échangée entre elle et le graphiste, M^me Karolina Kadzielska, au sujet de la création de logos HVAC (annexe 1), aucun contrat n’a été conclu entre les parties (le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a produit aucune facture ou contrat susceptible de prouver qu’il a commandé la création des logos pour lui-même et non pour le demandeur). En outre, contrairement aux allégations de la titulaire de la marque de l’Union européenne, ces courriels démontrent que les logos ont été préparés pour les sociétés HVAC Engineering et HVAC Service et non pour lui-même (voir courrier électronique du 12/11/2015 «Après réflexion, veuillez préparer un logo supplémentaire pour la société HVAC SERVICE»; Un courrier électronique daté du 10/11/2015 «En ce qui concerne le nouveau logo de HVAC Engineering, je suis disposé à prendre une nouvelle commande»). En outre, bien que la titulaire de la marque de l’Union européenne soit désignée dans la correspondance comme président du conseil d’administration de la société instal Plus Sp. z o.o., la demanderesse a dûment démontré que cette société était également détenue par M^me Joanna Mizsczak. Par conséquent, les éléments de preuve suggèrent fortement que les logos ont été créés pour les sociétés HVAC Engineering et HVAC Service et qu’à partir de 2017 au moins, le logo créé
a été utilisé par la demanderesse. Il est vrai qu’à ce moment- là, aucun droit n’a été transféré aux parties. Toutefois, le fait que le droit du demandeur concerne une marque non enregistrée est dénué de pertinence dans la mesure où la mauvaise foi n’exige pas que le demandeur soit titulaire d’une marque enregistrée (12/05/2021, T-167/20, Tornado, EU:T:2021:257, § 77).

Le fait que la titulaire de la MUE ait été la première à déposer la marque n’est pas pertinent en soi. La notion de mauvaise foi visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE est une notion autonome du droit de l’Union européenne, et l’article 59, paragraphe 1, point b), du

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RMUE a précisément pour objet de créer un correctif au principe fondamental du droit des marques selon lequel les droits conférés par une marque appartiennent à la personne qui était la première à présenter un signe dans les cas où la marque a été enregistrée de mauvaise foi par le titulaire.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne a produit un accord de droits d’auteur daté du 09/01/2019 signé entre lui et M^me Karolina Kadzielska. La titulaire de la MUE est devenue la seule titulaire des marques HVAC créées en 2015/2016 pour la demanderesse. Premièrement, il convient de noter qu’un délai relativement long s’est écoulé entre la création des signes et le transfert des droits d’auteur en 2019. Deuxièmement, la correspondance par courrier électronique concernant l’enregistrement des marques HVAC et le transfert de droits d’auteur entre M^me Paulina Misconsultée zak et l’agent en brevets et en marques, M. Igor Sawicki, daté du 18-19/06/2018 (annexe 3 de la requérante) semble indiquer que l’intention de la titulaire de la marque de l’Union européenne était malhonnête. Contrairement aux allégations de la titulaire de la MUE, il semble assez clair que M^me Paulina Misconsultée zak agissait pour la titulaire de la marque de l’Union européenne et qu’elle savait toutes deux que les marques HVAC étaient fabriquées pour la société et utilisées par la société et qu’elles ne pouvaient pas être enregistrées/transférées de bonne foi au nom de la titulaire de la MUE.
Contrairement aux allégations de la titulaire de la marque de l’Union européenne, le fait que la demanderesse soit en possession de ces courriels ne prouve pas que la demanderesse avait connaissance de ces discussions et/ou y avait participé. De même, le fait que les parties aient discuté du transfert de droits en utilisant des courriers électroniques officiels ne saurait automatiquement exclure la mauvaise foi ou la malhonnêteté de la part de la titulaire de la MUE.
Comme l’a averti l’avocat de la titulaire de la MUE, dans un courriel daté du 23/01/2020 adressé à M^me Paulina Misconsultée zak concernant l’enregistrement des marques HVAC et le transfert de la marque «HVAC Technology» (voir annexe 5 de la demanderesse), «transférer le droit à une marque à un membre du conseil d’administration comporte le risque de la considérer comme agissant au détriment de la société. Le risque est vraiment faible mais il y a déjà eu des procédures pénales dans des affaires similaires».
La division d’annulation considère que, d’après les éléments de preuve produits par les parties, il existe de solides indices que la titulaire de la marque de l’Union européenne savait pertinemment qu’elle ne possédait pas la marque contestée, mais elle a néanmoins décidé de demander l’enregistrement de la marque, essentiellement afin de faire obstacle aux activités de la demanderesse en l’empêchant d’utiliser cette marque. Les explications de la titulaire de la marque de l’Union européenne sont insuffisantes pour justifier la demande d’enregistrement de la marque contestée.
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir qu’étant donné qu’elle a agi en tant que personne physique, il ne saurait y avoir d’abus de pouvoir en tant que représentant de la demanderesse. La division d’annulation réfute cet argument. Il peut exister un indice de mauvaise foi lorsqu’un actionnaire cherche à utiliser la marque d’une société dans laquelle il détient des actions (21/04/2010, R 219/2009-1, GRUPPO SALINI/SALINI, § 73). Cela s’applique par analogie à la présente situation.
Comme l’a prouvé la demanderesse, la demande a été déposée au nom de la titulaire de la marque de l’Union européenne, mais les frais ont été supportés par la demanderesse. La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que rien ne suggère que M. Misconsultée zak a commandé le paiement ou que le paiement n’était pas en accord avec la volonté de la demanderesse. Toutefois, il n’est pas plausible que M. Misconsultée zak n’ait pas ordonné le paiement et il n’existe aucune preuve que le requérant avait connaissance et approuvé la demande et le paiement. En outre, quelques mois plus tard, la titulaire de la

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marque de l’Union européenne a été déliée de son poste de représentant de la demanderesse et la demanderesse a engagé une action en justice à son encontre. La chronologie des événements permet de conclure à l’existence d’une mauvaise foi.
En outre, comme la demanderesse l’a souligné à juste titre, outre l’enregistrement de la marque contestée et de la MUE no 18 179 747 «HVAC Engineering» (marque figurative), la titulaire de la MUE a également tenté d’acquérir la troisième marque appartenant au groupe de sociétés liées (HVAC Technology Sp. z o.o.), à savoir la MUE no 17 654 732 (représentée ci-dessus), en se bornant à présenter le contrat de transfert de droits d’auteur daté du 09/01/2019. L’EUIPO a refusé le transfert de propriété.
La démonstration de la mauvaise foi suppose de prouver qu’au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne, la titulaire de la marque de l’Union européenne savait qu’elle causait un préjudice à la demanderesse en nullité et que ce préjudice était la conséquence de son comportement reproché d’un point de vue moral ou commercial (21/04/2010, R 219/2009-1, GRUPPO SALINI/SALINI, § 66).
Le motif de mauvaise foi s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a déposé la demande d’enregistrement dans le but non pas de se livrer à une concurrence loyale, mais de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière incompatible avec les usages honnêtes ou avec l’intention d’obtenir, sans même cibler un tiers déterminé, un droit exclusif à d’autres fins que celles relevant des fonctions d’une marque, en particulier la fonction essentielle d’indication d’origine (12/09/2019, C 104/18-P, STYLO Téléprestés).
Compte tenu de ces circonstances, la division d’annulation considère que, en demandant l’enregistrement de la marque contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne s’est écartée des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale dans l’intention de porter atteinte aux intérêts de tiers. La relation entre les parties a créé pour la titulaire de la MUE une obligation de loyauté et de loyauté envers la demanderesse. Il est considéré que la titulaire n’a pas agi de manière éthique et que l’enregistrement de la MUE contestée semble être un acte visant à priver la demanderesse de la possibilité d’utiliser son signe dans le commerce et à bloquer la possibilité de l’enregistrer ultérieurement en tant que marque. En déposant et en enregistrant la marque contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne a effectivement créé un obstacle devant la demanderesse et ses activités.
Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande est totalement accueillie et que la marque de l’Union européenne devrait être déclarée nulle pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que la demande est pleinement accueillie sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage les autres motifs de la demande, à savoir l’article 60, paragraphe 2, point a), l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE et l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
FRAIS

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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Ioana Moisescu Frédérique SULPICE Richard Bianchi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.