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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 nov. 2021, n° 000045406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000045406 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 45 406 (INVALIDITY)
Knudsen77 ApS, Langdalsparken 18, 8600 Silkeborg, Danemark (partie requérante), représentée par Boehmert indirects Boehmert Anwaltspartnerschaft Mbb — Patentanwälte Rechtsanwälte, Hollerallee 32, 28209 Bremen (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
V17 GmbH, Cantadorstr. 6, 40211 Düsseldorf (Allemagne), représentée par Carsten Hartisch, Girardetstr. 2-38, Eingang 4, 45131 Essen, Allemagne (mandataire agréé). Le 24/11/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 056 194 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 11/08/2020, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 056 194 KNUDSEN77 (marque verbale) (ci-après la «MUE»), déposée le 25/04/2019 et enregistrée le 17/08/2019. La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 28: Balles de handball. La demanderesse a invoqué le motif absolu de mauvaise foi au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE. Elle invoque également plusieurs motifs relatifs de refus. Premièrement, elle fonde sa demande sur une marque antérieure non enregistrée utilisée dans la vie des affaires au Danemark et en Allemagne pour le signe «KNUDSEN77» au titre de l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4. Elle affirme également que la marque de l’Union européenne contestée a été déposée par un agent ou un représentant de la demande sans son consentement au titre de l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, comme étant fondée sur la même marque non enregistrée que celle décrite dans le dernier motif. Enfin, elle revendique également un droit sur le nom «KNUDSEN77» au titre de l’article 60, paragraphe 2, point a), du RMUE.
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La division d’annulation commencera l’examen de la demande en nullité en examinant le motif absolu de mauvaise foi au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE. Ce n’est qu’ensuite, le cas échéant, qu’elle procédera ensuite à l’examen des autres moyens invoqués.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
L’affaire pour le demandeur
La demanderesse en nullité n’a, dans un premier temps, pas présenté d’observations. Toutefois, en réponse à la titulaire, la demanderesse insiste sur le fait que la titulaire a déposé la MUE de mauvaise foi. La demanderesse vend des balles portables portant la mention «Knudsen 77» dans son magasin en ligne depuis décembre 2017 et le directeur de la requérante est M. Michael V. Knudsen, membre, notamment, de l’équipe nationale danoise de handball. Il était en contrat avec le club Handball Bundesliga SG Flensburg-Handewitt (Allemagne) de 2005-2014 et avec le club danois Bjerringbro-Silkeborg de 2014 à 2015. Il a terminé sa carrière active dans le handball en 2020, mais, au cours de sa carrière, il a invariablement porté le t-shirt numéro 77 qu’il revendiquait que son nom était célèbre en tant que «Knudsen 77». La demanderesse affirme qu’en raison du succès rencontré par M. Knudsen dans les cercles de handball, le nom «Knudsen 77» jouit d’une grande renommée. Il a joué un total de 225 jeux Bundesliga de 2006 à 2014 et a atteint 662 objectifs et, au club danois Bjerringbro-Silkeborg, il a participé à un total de 244 jeux et a obtenu 795 objectifs. Il a remporté une médaille bronze aux championnats européens en 2002, 2004 et 2006. En 2007, il a remporté une médaille bronze dans les championnats du monde et est devenu champion européen en 2008, tandis qu’en 2011, il occupait la position de soutien aux championnats du monde. En 2012, il a participé aux olympiques de Londres et a fini la sixième année et a remporté la même année de la Coupe d’Europe de la Coupe de l’Europe avec SG Flensburg-Handewitt. Il a remporté le Championnat danois du Handball avec les premières équipes danoises Bjerringbro-Silkeborg en 2016.
Fin 2015, M. Knudsen a repris l’idée commerciale de son ancien autocar, M. Ljubomir Vranjes de Flensburg, pour vendre des balles de handball portant son nom sur celles-ci. M. Knudsen est entré en contact avec la société abisports GmbH, qui a ensuite transféré son activité de handball à V17 GmbH (c’est-à-dire la société du titulaire de la marque). Les parties ont échangé de nombreux courriers électroniques concernant une éventuelle coopération et les négociations tendaient à la reprise de la production des balles de handball par la titulaire, tandis que la distribution devait être effectuée uniquement par M. Knudsen. Au cours de la discussion conjointe qui s’est tenue le 18/12/2015, les parties ont également déterminé que M. Knudsen devait servir de nom des boules. Il était clair pour les parties que le nom «Knudsen 77» inciterait les acheteurs potentiels, étant donné qu’ils associeraient immédiatement les balles de handball citées au célèbre joueur de handball, M. Michael V. Knudsen, raison pour laquelle ce nom a été choisi. La requérante fait également valoir que les parties ont convenu que les droits de M. Knudsen sur le nom ne seraient pas affectés par la coopération envisagée et que la production des balles de handles ne devrait avoir lieu qu’avec le consentement de M. Knudsen et que la défenderesse ne devrait pas acquérir de droits sur le nom «Knudsen 77». Or, aucun contrat n’a été conclu. La titulaire de la marque a présenté un accord sous la forme d’un contrat d’agence commerciale à M. Knudsen le 2017 août 24.
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Toutefois, cette signature n’a été signée par aucune des parties. La demanderesse joint une copie de l’accord et une traduction en anglais indiquant que «Michael V. Knudsen et V17 GmbH commercialiseront des produits sous la marque V17 portant la dénomination KNUDSEN77 dans le monde entier. Michael V. Knudsen est responsable de la commercialisation des produits au Danemark. Pour une période initiale de 5 ans, V17 GmbH est autorisée à utiliser la dénomination KNUDSEN77 et le nom Michael V. Knudsen. «La demanderesse fait également référence à un courriel de M. O. G. au nom du titulaire du 31/08/2017 (accompagné d’une traduction en anglais), qui indique notamment: «Knudsen 77 est yours. Je peux indiquer dans le contrat que nous ne pouvons utiliser Knudsen 77 pour vendre le stock de léftover que pendant six mois après la fin de la collaboration.» Toutefois, étant donné qu’il n’a pas été possible de convenir des dispositions contractuelles, M. Knudsen a décidé de charger une agence danoise de publicité de concevoir ses propres balles de poche. Il a créé le requérant qui vend désormais les balles de handball portant son nom «Knudsen 77» via la boutique en ligne. La demanderesse estime que la titulaire n’a jamais vendu de balles de handball sous le signe contesté et surpris que la titulaire ait déposé la marque de l’Union européenne sans son consentement et qu’elle l’ait avertie de ne pas utiliser la marque et lui a proposé la possibilité de louer ou de transférer la marque de l’Union européenne à la demanderesse.
La demanderesse souligne que des négociations précontractuelles directes avaient déjà eu lieu entre les parties bien avant la date de dépôt de la marque de l’Union européenne, étant donné qu’au moins 2015 en ce qui concerne la coopération à la production et à la vente de balles de handball sous le nom «Knudsen 77». La demanderesse prétend que la titulaire était bien consciente de la notoriété du nom «Knudsen 77» par rapport au handball et c’était la raison pour laquelle elle a envisagé la coopération. Elle ajoute que, au cours des négociations, les parties ont toujours convenu que la production des balles de poche ne devait avoir lieu qu’avec le consentement de la requérante et que les droits de la requérante sur le nom ne devaient pas être affectés par la coopération potentielle. En outre, elle affirme que, étant donné que la titulaire a déposé la marque de l’Union européenne au cours des négociations contractuelles tout en garantissant à M. Knudsen qu’elle n’avait pas l’intention d’usurper ses droits sur le nom, elle a agi de manière déloyale dans l’intention évidente de nuire aux intérêts de M. Knudsen. La demanderesse conteste l’argument de la titulaire selon lequel la titulaire aurait «développé» le nom de la marque «Knudsen 77» précisément en décembre 2015. Elle insiste sur le fait que le comportement de la titulaire après la fin des négociations contractuelles sous la forme d’une demande de marque de l’Union européenne et son comportement ultérieur ne peuvent être qualifiés que de mauvaise foi. La marque de l’Union européenne n’a été déposée que dans le but de nuire aux intérêts de la demanderesse et a également tenté de bénéficier de la licence ou du transfert de la MUE à la demanderesse. Cela montre que la finalité première du dépôt de la marque de l’Union européenne était de participer à une concurrence déloyale avec la demanderesse et de rendre plus difficile ou impossible pour le demandeur d’entrer sur le marché et de pression et d’extrader l’argent de la demanderesse.
La requérante avance également des arguments en ce qui concerne les autres motifs de la demande en nullité. Elle insiste sur le fait que le recours doit être accueilli dans son intégralité.
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À l’appui de ses arguments, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants le 10/03/2021:
Annexe 1: Extrait du registre du commerce avec sa traduction en anglais (Knudsen77 ApS).
Annexe 2: Impressions de magasins en ligne https://www.knudsen77.dk/webshop/ contenant des images de produits;
Annexe 3: Impression sur Michael V. Knudsen du site web «Der Nordschleswiger» du 02/12/2019 accompagné de sa traduction en anglais.
Annexe 4: Impression allemande Wikipédia concernant M. Knudsen, accompagnée de sa traduction en anglais.
Annexe 5: Article en ligne du portail «FL-ARENA» (https://www.fl-arena.de/artikel.page?id=748181) du 25/08/2020.
Annexe 6: Compte rendu des discussions de décembre 2015 soumis par la titulaire et une traduction en anglais.
Annexe 7: Copie du projet d’accord accompagnée d’une traduction en anglais.
Annexe 8: Courrier électronique envoyé à M. Knudsen le 31/08/2017.
Annexe 9: Lettre d’avertissement accompagnée d’une correspondance ultérieure accompagnée de traductions anglaises datées du 10/03/2021.
L’affaire concernant la titulaire de la marque de l’Union européenne
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que, dans la mesure où la demande en nullité n’était accompagnée d’aucun document à l’appui des motifs, elle devrait être rejetée. La titulaire prétend qu’elle a développé, en tant qu’actionnaires de la titulaire, le nom de la marque «Knudsen 77» à la mi- décembre 2015 et que l’objet social de la titulaire est le développement et la commercialisation de balles de handball pour la pratique du handball professionnel. Elle a recherché une coopération avec un joueur de handball connu afin de développer le nom de la marque. Jusqu’en 2014, elle avait développé et distribué avec succès une balle de handball sous le nom «Vranjes17» avec le joueur de handball Ljubo Vranjes, qui était un ancien joueur national suédois de handball et de handball car. En 2015, elle a contacté M. Knudsen en tant qu’ancien joueur de handball danois qui jouait également pour les grands clubs allemands et a remporté de nombreux championnats et lui a soumis une proposition de coopération pour le développement d’une nouvelle balle de handball. Les prénoms qu’elle discutait pour les balles de handball étaient MK77 et MK14, mais suggéraient finalement «Knudsen 77» qu’ils avaient développé et donc commercialisés. Tous les coûts de développement, de production et de commercialisation ont été supportés par l’ancienne société de la titulaire actuelle. M. Knudsen possédait des droits de distribution au Danemark pendant une période de trois ans afin de promouvoir et de commercialiser les produits. Un procès-verbal de la réunion de décembre 2015 a été rédigé et, au début du mois de janvier 2016, un actionnaire de la titulaire a présenté le logo «Knudsen77» qu’il avait conçu à M. Knudsen. Les parties ont ensuite conclu une déclaration d’intention de coopération conjointe et la titulaire a commencé à commercialiser une balle de handball sous le nom «Knudsen 77» et a déposé la MUE le 25/04/2019. Ayant développé le nom de marque, elle conteste qu’il soit injuste de déposer la marque et fait valoir qu’elle était en droit de le faire. Elle nie la mauvaise foi. Elle développe d’autres arguments en ce qui concerne les autres moyens sur lesquels la requête est fondée et conteste que celle-ci puisse
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être accueillie pour n’importe quel motif. Par conséquent, elle demande que la demande soit rejetée dans son intégralité.
Dans ses observations finales, la titulaire conteste les arguments de la demanderesse et confirme, répète et développe ses précédents arguments. Elle affirme que le contrat relatif à la conclusion de la coopération a été conclu par courrier électronique avec M. Knudsen le 17/11/2015, alors que le projet était toujours MK77 ou MK14. Le titulaire affirme que M. Knudsen a exprimé son intérêt pour son courriel de réponse du jour même où il a accepté le nom du projet MK77 ou MK14 et, à aucun moment, M. Knudsen n’a suggéré de nommer le handball KNUDSEN77.Le nom suggéré précédemment était que M. Knudsen avait initialement porté le chiffre 14 sur son propre shirt et qu’il avait ensuite utilisé le chiffre 77 tout au long de sa carrière et qu’il était également connu sous le nom de «MK». La titulaire insiste sur le fait que ce n’est que récemment que M. Knudsen a été désigné sous le nom de «Knudsen77» (comme l’article produit par la demanderesse et daté de 2020), mais que ce nom n’a pas été utilisé avant 2020. L’étiquette «KNUDSEN77» pour des balles de handball a été élaborée par la titulaire dans le cadre de sa coopération avec M. Knudsen. La proposition de marque «KNUDSEN77» a été présentée à M. Knudsen avec le logo du dessin ou modèle dans un courriel daté du 14/05/2016 et les parties ont ensuite négocié les autres conditions de la coopération conjointe. La titulaire a ensuite produit le premier échantillon de balles de handball portant la dénomination «KNUDSEN77» et le coût de celle-ci était exclusivement à la charge de la titulaire.
La titulaire affirme qu’au cours des négociations, divers projets de contrats ont été envoyés à M. Knudsen, mais il les a tous rejetés. En ce qui concerne la promesse de M. O. G. agissant au nom du titulaire dans le courriel du 31/08/2017 selon lequel «KNUDSEN77» serait transféré à M. Knudsen après la résiliation du contrat, elle était présupposée d’un contrat effectif entre les parties lorsqu’il existait un contrat valablement conclu, mais cela n’a pas eu lieu et il n’y a pas eu de coopération conjointe. Le titulaire soutient que M. Knudsen n’a pas signé le contrat après qu’il a été divulgué où les installations de production se trouvaient au Pakistan, puis il a commencé à produire ses propres balles de handball sous la même appellation «KNUDSEN77» et les vendait pour son propre compte. Elle fait valoir que cela est étayé par le calendrier des événements. M. Knudsen a fondé la demanderesse le 01/07/2017 et, après cette date, il a refusé de coopérer avec la titulaire dans la production et la distribution de balles de handball et a commencé à vendre et à distribuer ses propres balles de poche à partir de décembre 2017. La titulaire a produit des balles de poche portant la marque «KNUDSEN77» et les a vendues pour la première fois dans sa propre boutique en ligne le 21/09/2016. Elle les a donc produites et les a vendues en premier lieu sous cette dénomination. Elle nie que la marque ait été demandée de mauvaise foi étant donné qu’elle a développé la marque dès 2015 et que M. Knudsen n’a apporté aucune contribution au développement de la marque. Elle prétend que la titulaire est l’auteur de la propriété intellectuelle et qu’elle était habilitée à déposer la marque en son propre nom et conteste que la jurisprudence citée par la demanderesse aboutisse à une conclusion différente. Elle conteste que la demanderesse ait droit au nom étant donné que la société de la demanderesse est «Knudsen77 ApS» et ne contient pas «Knudsen» en tant qu’élément et qu’il s’agit d’un nom de famille répandu et très répandu au Danemark. Elle fait valoir que, de la manière dont le contrat a été initié et de la manière dont M. Knudsen a rompu les négociations, la requérante a adopté comme dénomination sociale une marque qui n’avait pas été développée par
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elle mais qui émanait du titulaire lui-même et a ainsi revendiqué ce nom de manière malhonnête.
La titulaire affirme qu’il n’est pas contesté que les parties n’ont pas collaboré à la commercialisation conjointe de balles de handball, M. Knudsen ayant rompu unilatéralement les négociations contractuelles. Dès lors, la titulaire était en droit de voir la marque «KNUDSEN77» développée et protégée en tant que marque. La titulaire n’a pas accordé l’usage exclusif de la marque à la demanderesse, ce qui ne peut être déduit du courriel de M. O.G., et aucun transfert de l’usage de ce signe ne peut être déduit. Toute cession d’un tel droit ferait l’objet d’un contrat juridiquement effectif pour la production et la distribution de balles de handball et aucun contrat de ce type n’a été conclu. Le courriel de M. O.G. n’était qu’une offre d’un autre élément du contrat, mais il n’a pas été accepté par M. Knudsen et, en tant que tel, il n’y avait pas de transfert d’usage ou de droit exclusif à M. Knudsen ou à la requérante. Elle nie avoir eu l’intention de causer un préjudice en déposant la marque de l’Union européenne et vendait des balles de handball au moment du dépôt sous le signe en tant que tel, ce qui est conforme aux pratiques commerciales et juridiques. En outre, elle fait valoir que, dès lors qu’elle pensait que la requérante avait violé ses droits sur le signe, elle était en droit de faire valoir sa demande de mesures provisoires à son encontre et que ce comportement n’est ni injuste ni de mauvaise foi. Le dépôt de la MUE a uniquement servi à assurer la vente de balles de handball sous la marque et non à rendre plus difficile l’entrée de la demanderesse sur le marché. C’est la requérante qui a rompu les négociations contractuelles sans donner aucun intérêt économique à l’effort. Elle conteste toute mauvaise foi et conteste également que les autres motifs de la demande en nullité puissent être retenus.
A l’appui de ses arguments, la titulaire a présenté les documents suivants le 20/10/2020 et le 26/10/2020:
Annexe 1: Compte rendu de la réunion avec M. Knudsen, en décembre 2015, en allemand, sans traduction.
Annexe 2: Copie de l’email dans lequel un actionnaire de la titulaire a présenté le logo «Knudsen77» à M. Knudsen daté du 04/01/2016 en allemand, sans traduction.
Annexe 3: Une copie d’une déclaration d’intention de coopération conjointe en allemand sans traduction. 20/05/2021:
Annexe 4: Copie de l’email du 17/11/2015 de M. O.G. à M. Knudsen en allemand et sans traduction, bien que, dans les observations, la titulaire traduise une partie de celui-ci comme «… La boule vendra bien. Aujourd’hui, nous avons parcouru un long chemin dans le travail de développement et c’est temps pour une balle Michael Knudsen (nom de projet MK77/MK14)».
Annexe 5: Un exemple de carte autographique dans laquelle figure une photo sous laquelle apparaît le nom «MICHAEL V. KNUDSEN» à droite de la photo apparaît le chiffre «77» et une signature étant «MK».
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Annexe 6: Copie d’un courriel daté du 14/05/2016 du titulaire à M.
Knudsen présentant le dessin du logo «KNUDSEN77» en Le courriel est rédigé en allemand et n’a pas été traduit en anglais. Annexe 7: Facture datée du 21/09/2016 adressée par la titulaire à un client allemand pour une boule de handball «knudsen77» dont le prix s’élève à 28,90 EUR.
Observations liminaires
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que, dans la mesure où la demande en nullité n’était accompagnée d’aucun document à l’appui des motifs, elle devrait être rejetée.
La division d’annulation note que la demanderesse a coché la case pour indiquer les motifs sur lesquels elle souhaitait se fonder et que les preuves à l’appui étaient «à suivre».
Conformément à l’article 12, paragraphe 4, du RDMUE, une demande en annulation peut également contenir une description précise exposant les motifs, les faits et les arguments sur lesquels l’opposition se fonde, ainsi que les preuves à l’appui.
La description précise exposant les motifs et les preuves à l’appui est facultative au stade du dépôt de la demande en déchéance ou en nullité. Lorsqu’ils sont nécessaires aux fins de justifier la demande, ils doivent être présentés avant l’expiration du délai prévu pour la présentation des preuves, qui clôt la phase contradictoire de la procédure de déchéance ou de nullité (article 16, paragraphe 1, du RDMUE). Ils concernent le fond, et non la recevabilité de la demande.
En l’espèce, la clôture de la phase contradictoire de la procédure de nullité est intervenue le 16/07/2021 et la demanderesse a présenté ses arguments et éléments de preuve détaillés avant cette date et l’argument de la titulaire à cet égard doit donc être rejeté.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Principes généraux
L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
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Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques. Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par rapport aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60).
L’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt d’une demande de marque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C- 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité; la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire;
Évaluation de la mauvaise foi
La mauvaise foi peut s’appliquer lorsque les parties en cause ont ou ont eu un quelconque lien, comme des relations contractuelles (pré-/post-), donnant lieu à des obligations mutuelle et un devoir de loyauté par rapport aux intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER/CLAIRE FISHER, § 24). Les intentions de la titulaire de la MUE peuvent constituer un indice de mauvaise foi s’il s’avère que la titulaire de la MUE n’a pas déposé la marque de l’Union européenne contestée pour l’utiliser, mais uniquement pour empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361,
§ 44).
Il en va de même si la seule intention du titulaire de la MUE est d’empêcher un tiers de continuer à être sur le marché.
Il y a mauvaise foi lorsque la titulaire de la MUE entend, par l’enregistrement, mettre la main sur la marque d’un tiers avec lequel elle entretenait des relations contractuelles ou précontractuelles ou tout type de relation où la bonne foi s’applique et impose à la titulaire de la MUE l’obligation de loyauté à l’égard des intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER/CLAIRE FISHER, § 24).
La question essentielle est donc de savoir si la relation entre les parties a créé un lien suffisamment étroit pour suggérer qu’il est équitable d’attendre de la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’elle ne dépose pas indépendamment une demande de marque de l’Union européenne identique sans informer au préalable la demanderesse en nullité et suffisamment de temps
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pour agir contre la marque de l’Union européenne contestée (13/12/2004, R 582/2003-4, EAST SIDE MARIO’ S, § 23).
Deuxièmement, s’il existe une obligation de loyauté, il convient de déterminer si les actes de la titulaire de la marque de l’Union européenne constituent ou non une violation du devoir de loyauté, de sorte qu’ils ont été commis de mauvaise foi.
La démonstration de la mauvaise foi suppose de prouver qu’au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne, la titulaire de la marque de l’Union européenne savait qu’elle causait un préjudice à la demanderesse en nullité et que ce préjudice était la conséquence de son comportement reproché d’un point de vue moral ou commercial (21/04/2010, R 219/2009-1, GRUPPO SALINI/SALINI,
§ 66).
Il convient également de tenir compte de la question de savoir si les intentions de dépôt de la titulaire de la marque de l’Union européenne peuvent poursuivre des objectifs légitimes.
Tel pourrait être le cas, par exemple, si, au moment du dépôt de la MUE contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne avait légitimement déjà utilisé la marque de l’Union européenne contestée.
Une proposition de compensation financière, même lorsqu’elle est considérable, n’établit pas à elle seule la mauvaise foi de la titulaire de la MUE au moment du dépôt de la MUE contestée (01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 88).
Le libellé de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’exige pas que la demanderesse en nullité ait un droit antérieur; par conséquent, en principe, un droit antérieur n’est pas requis pour conclure à l’existence d’une mauvaise foi.
À la lumière des éléments de preuve et arguments versés au dossier, les deux parties reconnaissent qu’elles étaient en négociation les unes avec les autres afin de développer une balle de handball et de le mettre sur le marché. Or, le contrat n’a jamais été signé et la demanderesse a mis sur le marché sa propre balle de handball sans la titulaire. La demanderesse fait valoir que les droits sur le signe «KNUDSEN77» lui appartiennent puisqu’il s’agit du nom et du numéro de chemises (comme le montrent, entre autres, la photo de M. Knudsen aux annexes 4 et 5 et les informations qui y figurent sur les éléments de preuve de la demanderesse) de M. Knudsen, une étoile handball (entre autres dans les annexes 3 à 5 des éléments de preuve de la demanderesse), qui formait et appartient à la demanderesse (comme indiqué à l’annexe 1 des éléments de preuve de la demanderesse). La titulaire conteste cette affirmation et fait valoir qu’elle a développé le nom prénom (conformément aux annexes 2 et 4 des éléments de preuve de la titulaire) et que, dans la mesure où la demanderesse ne souhaitait pas poursuivre la coopération, elle avait un droit légitime à enregistrer la marque de l’Union européenne en son propre nom. Les parties ont soumis des projets d’accords de contrat et des courriels avant la date de dépôt de la MUE, qui montrent qu’elles étaient en négociation en vue de conclure un accord de coopération. Le fait que le projet d’accord n’ait pas été
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signé n’est pas déterminant étant donné que l’intention des parties était de coopérer et des négociations précontractuelles peuvent également montrer l’intention des parties et créer un devoir de loyauté.
La titulaire affirme qu’au cours des négociations, divers projets de contrats ont été envoyés à M. Knudsen, mais il les a tous rejetés. En ce qui concerne la promesse de M. O. G. agissant au nom du titulaire dans le courriel du 31/08/2017 selon lequel «KNUDSEN77» serait transféré à M. Knudsen après la résiliation du contrat, elle était présupposée d’un contrat effectif entre les parties lorsqu’il existait un contrat valablement conclu, mais cela n’a pas eu lieu et il n’y a pas eu de coopération conjointe. Toutefois, la division d’annulation ne peut être d’accord avec cette affirmation. En effet, l’email adressé par la titulaire à la demanderesse reconnaît que le droit au nom appartient à la demanderesse (annexe 8 des preuves de la demanderesse). Cela est renforcé par le projet d’accord qui permet à la titulaire d’utiliser le signe pendant une période déterminée (annexe 7 des éléments de preuve de la demanderesse qui permettent à la titulaire d’utiliser la désignation «KNUDSEN77» pendant une période initiale de 5 ans). Il n’est pas mentionné que les droits sur le nom appartiennent exclusivement au titulaire, que le signe appartient à la titulaire ou qu’il avait le droit de déposer une marque pour ce signe. En effet, le signe se compose du nom «KNUDSEN», qui est le nom de famille du joueur de handball connu et couronné de succès, qui a été en négociation avec la titulaire pour mettre un handball sur le marché et qui est désormais impliqué dans la demanderesse. Le nombre «77» inclus dans le signe était le nombre du t-shirt que M. Knudsen occupe tout au long de sa carrière de handball au plus haut niveau et pour lequel il était connu. Dès lors, l’argument selon lequel le signe ne serait transféré à la demanderesse que si un contrat valable était signé doit être rejeté.
Le titulaire fait valoir qu’il a développé le nom «KNUDSEN77» et que, dans un premier temps, il a examiné d’autres marques telles que «MK14» ou «MK77», étant donné qu’il s’agissait des initiales de M. Knudsen et qu’il portait également, dans un premier temps, le numéro «14» sur son teinte au début de sa carrière. La titulaire fait également valoir qu’elle a produit des balles de handball portant la marque «KNUDSEN77» et les a vendues pour la première fois dans sa propre boutique en ligne le 21/09/2016 et qu’elle les a donc produites et vendues en premier lieu sous cette dénomination. Elle nie que la marque ait été demandée de mauvaise foi étant donné qu’elle a développé la marque dès 2015 et que M. Knudsen n’a apporté aucune contribution au développement de la marque. Elle soutient que la titulaire est l’auteur de la propriété intellectuelle et qu’elle était habilitée à déposer la marque en son propre nom.
Le titulaire peut fort bien avoir suggéré ces noms à l’origine et en les ralliant sans espace entre les éléments, mais cela n’indique pas en soi que ces signes étaient des marques originales et fantaisistes créées et inventées par la titulaire. Le signe se compose clairement du nom ou des initiales de M. Knudsen et de son numéro de navette à jouer pour lequel M. Knudsen était célèbre dans le domaine du handball. Le titulaire a également fourni à l’annexe 5 un exemple de carte autographique montrant que M. Knudsen a signé des autographes avec ses initiales «MK». Le titulaire a collaboré avec M. Knudsen en raison de sa notoriété et de sa renommée dans le domaine du handball afin de promouvoir et de vendre avec succès des balles de handball. Le nom n’a pas été choisi par hasard ou inventé, il a été spécifiquement choisi de relier les balles de handball à M. Knudsen et donc d’indiquer la qualité et la renommée desdites boules de
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handles. La titulaire admet également jusqu’en 2014 qu’elle a développé et distribué avec succès une autre balle de handball sous le nom «Vranjes17» avec le joueur de handball Ljubo Vranjes, qui était un ancien joueur national suédois de handball et de handball car. En tant que tel, la titulaire savait comment associer le nom et le numéro de chemises d’un célèbre athlète peut contribuer à vendre avec succès des produits connexes, tels que des balles de poche. Il est clair que le titulaire savait pertinemment que le nom qu’il avait choisi pour la marque était le nom de M. Knudsen et jouait un numéro de shirt. En tant que telle, elle ne peut revendiquer la propriété du développement du signe ou de ses droits de propriété intellectuelle, ni le fait qu’elle a introduit les produits sur le marché avant que la demanderesse ne fournisse au titulaire de quelconques droits de priorité sur le signe, étant donné que la politique «de première à déposer» ne peut être écartée s’il est démontré que le dépôt a été effectué de mauvaise foi.
La division d’annulation note que M. Knudsen n’a finalement pas procédé à la coopération et n’a pas signé le contrat. Le titulaire affirme que c’est parce que M. Knudsen a découvert le nom et la localisation du fabricant au Pakistan qu’il y est arrivé directement et a fondé la demanderesse afin de commencer à fabriquer et à vendre ses propres balles de main sous la même désignation. Toutefois, la question de savoir si les actes de M. Knudsen sont corrects ou non ne relève pas du champ d’application de la présente décision. Ce qu’il convient de déterminer dans la présente demande en nullité, c’est l’intention de la titulaire au moment du dépôt de la MUE de déterminer si la MUE a été déposée de mauvaise foi.
La titulaire conteste également que la demanderesse ait droit au nom car la société de la demanderesse est «Knudsen77 ApS» et ne contient pas «Knudsen» en tant qu’élément et il s’agit d’un nom de famille répandu et très répandu au Danemark. Toutefois, une fois de plus, pour le motif de mauvaise foi, il est indifférent que la demanderesse, en tant qu’entité juridique, ait ou non droit au nom KNUDSEN77. Ce qui importe, c’est les actions et intentions du titulaire au moment du dépôt.
Il est indéniable que le titulaire avait connaissance de M. Knudsen, de son histoire et de ses réalisations dans le domaine du handball et que le nombre 77 était le nombre du t-shirt qu’il avait au cours d’une grande partie de sa carrière. Les produits sont également très spécifiques et la marque de l’Union européenne ne couvre que des balles de handball, comprises dans la classe 28. Les parties ont clairement participé à des négociations précontractuelles afin de développer les produits sous le signe «KNUDSEN77». Même si ces négociations ne débouchaient pas sur un contrat signé, l’intention des parties était claire qu’elles souhaitaient coopérer et développer une balle de handball qui serait ensuite vendue et promue, au moins dans certains territoires, par M. Knudsen, et le fait que la boule porte son nom de famille et son numéro de shirt indiquerait aux clients qu’il l’a au moins approuvée, si ce n’est également développé par lui. L’utilisation de son nom et de son image était clairement de le relier au produit et d’évoquer ainsi la qualité. La titulaire a déposé la marque dont la valeur dépend clairement du nom et de la notoriété d’un joueur de handball, après une tentative infructueuse de collaboration commerciale avec ce même joueur de handball.
La titulaire fait valoir que tous les coûts de développement, de production et de commercialisation ont été supportés par l’ancienne société de la titulaire
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actuelle. Bien que la titulaire ait investi beaucoup d’argent, de temps et d’efforts dans les efforts et qu’elle ait suggéré le nom, cela ne signifie pas que la titulaire avait le droit de déposer une demande de MUE après la rupture des négociations. En effet, le fabricant assume souvent les coûts de production et de développement mais bénéficie de l’attractivité d’un nom de personnalités (ou d’athlètes) célèbre sur les produits de manière à relier les produits à la personne aux yeux du consommateur et tout prestige ou qualité associé à ce nom.
Le projet d’accord indiquait que «Michael V. Knudsen et V17 GmbH commercialiseront des produits sous la marque V17 portant la dénomination KNUDSEN77 dans le monde entier. Michael V. Knudsen est responsable de la commercialisation des produits au Danemark. Pour une période initiale de 5 ans, V17 GmbH est autorisée à utiliser la dénomination KNUDSEN77 et le nom Michael V. Knudsen. «La demanderesse fait également référence à un courriel de M. O. G. au nom du titulaire du 31/08/2017 (accompagné d’une traduction en anglais), qui indique notamment: «Knudsen 77 est yours. Je peux indiquer dans le contrat que nous ne pouvons utiliser Knudsen 77 pour vendre le stock de léftover que pendant six mois après la fin de la collaboration». Par conséquent, les négociations entre les parties seraient favorables à M. Knudsen (qui a formé la requérante) comme possédant les droits de propriété intellectuelle sur le nom et que le titulaire était autorisé à utiliser ce nom pour produire des balles, mais seulement pour une période limitée, le droit de revenir ensuite à M. Knudsen. Ce point de vue est également logique étant donné que c’est le nom de famille de M. Knudsen, son numéro de chemises de sa carrière et sa notoriété qui seraient utilisés pour vendre le boule qui lui serait associé. Par conséquent, la titulaire n’avait pas le droit de déposer la demande de marque de l’Union européenne pour ce signe sans le consentement exprès de la demanderesse.
En outre, après avoir enregistré le signe, le titulaire a ensuite adressé une lettre de mise en demeure au requérant et l’a averti de cesser d’utiliser la désignation sur des balles de handball que la requérante vendait. Elle a également offert la possibilité de vendre la marque de l’Union européenne ou de concéder une licence sur la marque de l’Union européenne à la demanderesse. Les actions de la titulaire indiqueraient qu’elle souhaitait bénéficier économiquement du dépôt de la MUE et souhaitait également empêcher ou empêcher le demandeur d’entrer sur le marché sans coopérer avec la titulaire ou tout au moins payer pour avoir accès au signe. Bien que la titulaire ait eu un intérêt légitime à mettre des balles de main sur le marché sous le signe, après avoir passé du temps, de l’énergie et de l’argent dans le développement des produits, elle n’avait pas le droit de le faire sans le consentement de la demanderesse et, en particulier, de M. Knudsen dont le nom et le numéro de shirt renommé étaient utilisés dans le signe. Le fait que la titulaire ait procédé au dépôt du signe en son propre nom et a ensuite tenté d’empêcher la demanderesse de vendre ses propres produits et a tenté de tirer profit économiquement de l’enregistrement permet de conclure que la titulaire a déposé la MUE de mauvaise foi.
Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande est totalement accueillie et que la marque de l’Union européenne devrait être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
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Étant donné que la demande est pleinement accueillie sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage les autres motifs de la demande, à savoir l’article 60, paragraphe 2, point a), du RMUE (droit au nom), l’article 60, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec les articles 8 (3) du RMUE (marque contestée déposée par un agent) et l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE (marque non enregistrée utilisée dans la vie des affaires).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation Michaela Simandlova Nicole CLARKE Ioana Moisescu
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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