DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 110 221
Free, Société par actions simplifiée, 8, rue de la Ville l’Evêque, 75008 Paris, France (opposante), représentée par Yves Coursin, 49, Rue Galilée, 75116 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
9 Group Limited, The Hub, Stonehouse Business Park, Sperry Way, GL10 3UT Stonehouse, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Maclachlan & Donaldson, Unit 10, 4075 Kingswood Road, Citywest Business Campus, D24 C56E Dublin, Irlande (représentant professionnel).

Le 18/02/2021, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 110 221 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:

Classe 9: Appareils de télécommunication; Logiciels; Matériel informatique, micrologiciels et périphériques.

Classe 16: Produits de l’imprimerie; Publications, toutes en matière de télécommunications.

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 003 335 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être admise pour les autres produits.

3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.

MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n°18 003 335 « FREE TO PERFORM » (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 9 et 16. L’opposition est fondée sur notamment l’enregistrement de marque française n° 3 679 804, « FREE » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), paragraphe 4 et paragraphe 5, du RMUE.

RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera en premier lieu l’opposition fondée sur la marque antérieure française n°3 679 804, au titre de laquelle l’opposante prétend jouir d’une renommée en France.

---

Décision sur l’opposition n° B 3 110 221 Page 2 sur 13
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque contestée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Il résulte de ce qui précède que les motifs de refus prévus à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que si les conditions suivantes sont remplies:

• Les signes doivent être identiques ou similaires;
• La marque de l’opposante doit être renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister dans le territoire concerné et pour les produits et/ou services pour lesquels l’opposition a été formée;

• Risque de préjudice: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susvisées sont cumulatives et l’absence de l’une d’elles entraîne donc le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 & T˗357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Il y a lieu de noter, toutefois, que le fait que toutes les conditions susvisées soient remplies peut ne pas suffire. En effet, l’opposition peut encore être rejetée si la demanderesse démontre un juste motif pour l’usage de la marque contestée.

En l’espèce, la demanderesse n’a pas invoqué un juste motif pour utiliser la marque contestée. Dès lors, en l’absence de toute indication contraire, il convient de supposer qu’il n’existe pas de juste motif.

a) Renommée de la marque antérieure
Aux dires de l’opposante, la marque antérieure est renommée en France.

La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.

Dans le cas présent, la marque contestée a été déposée le 21/12/2018. Par conséquent, l’opposante a été invitée à apporter la preuve que la marque antérieure sur laquelle l’opposition se fonde a acquis une renommée en France avant cette date. Par ailleurs, les preuves doivent établir que la renommée a été

---

Décision sur l’opposition n° B 3 110 221 Page 3 sur 13
acquise pour les produits par rapport auxquels la renommée a été invoquée par l’opposante, à savoir:

Classe 9: Appareils et équipements pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement du son, des images ou des données ; appareils et équipements de télécommunication et de communication téléphonique, radiophonique, télématique ; périphériques d’ordinateurs
Classe 38: Services de télécommunication, communication; communications téléphoniques; mise à disposition (location, prêt) d’équipements et d’appareils de télécommunication; informations en matière de télécommunications; diffusion et mise à disposition de programmes de télévision par tout moyen de communication
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

Le 25/06/2020, l’opposante a présenté, notamment, les preuves suivantes:

Extraits Kbis (document identifiant une entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés) relatifs à la société « Free SAS »;

Copie des statuts de la société « Free SAS » datés du 29/06/2019;

Convention d’absorption de « FREE » par « Free Telecom »;

Extraits de wikipedia.org à propos du boîtier « Freebox »;

Communiqué de presse du 14/12/2010 sur le boîtier « freebox » conçu par le designer Philippe Starck. Celui-ci déclare notamment : « J’ai passé ma vie à mener la bataille du design démocratique: augmenter la qualité, baisser le prix, et rendre cela accessible au plus grand nombre, le donner à tout le monde. J’ai été très honoré de travailler pour Free car c’est exactement le même esprit. Elle est révolutionnaire car on peut tout en faire. On s’aperçoit que des boîtes comme la Freebox n’ont de limite que nous-mêmes. Il n’y a que notre imagination qui limite ce que l’on peut en faire. Le pouvoir au peuple est aujourd’hui accessible grâce à Free. Ça tombe bien, ça porte bien son nom »;

Extraits du site « free.fr » au 20/05/2010, 15/05/2013, 16/10/2013, 02/02/2017 et 26/03/2020: on peut notamment y lire que « FREE » est l’inventeur en 2001 du concept de « box », boîtier multi-services donnant accès à Internet et offrant des services de téléphonie et télévision. On peut voir aussi que la marque « free » figure sur le boîtier;

Procès-verbal de constat d’huissier sur le site « free.fr » d’avril 2015. Il y est notamment indiqué que l’opposante offre des services de téléphonie, télévision, incluant des chaînes de TV, de la vidéo sur demande, des chaînes personnelles, la radio etc.;

Article publié sur le site « universfreebox.com » le 27/03/2013 sur l’évaluation des offres TV des fournisseurs d’accès Internet. Il conclut que « free » offre la plus large gamme de chaînes de télévision et de rediffusions. Il est fait référence à la 9ème édition du guide des chaînes numériques 2011 (février) et à la 11e édition du guide des chaînes numériques 2013, publiées par « CSA ». Ce guide compare les différentes offres TV des opérateurs ADSL. Selon cette étude, « free » propose 463

---

Décision sur l’opposition n° B 3 110 221 Page 4 sur 13
chaînes, tandis que « SFR » propose 170 chaînes, « Orange » 160 chaînes et « Bouygues Telecom » 179 chaînes;

Extraits du guide des chaînes numériques d’avril 2018;

Communiqué de presse du 25/10/2016: on peut y lire que « Free enrichit son offre de Replay accessible pour les abonnés Freebox Révolution avec TV by CANAL Panorama en ouvrant 29 nouvelles chaînes […]. Le Forfait Freebox Révolution avec TV by CANAL Panorama donne accès à 100 chaînes en Replay au total dont 77 incluses et propose ainsi la plus grande offre en télévision de rattrapage »;

Conditions générales d’abonnement de téléphonie mobile en France le 10/01/2012 sous la marque « FREE »;

Sondage « GFK » publié le 16/01/2012, quelques jours après le lancement des offres, 97% des personnes interviewées avaient entendu parler des offres mobile « FREE ».

Article publié par quotidien « Le Monde » le 08/02/2013. « Avec ses offres low-cost, « FREE » a fait plus que dynamiser le marché, il l’a dynamité », ou encore « En 2012, l’opérateur a connu une année d’expansion exceptionnelle, avec 4,5 millions de clients supplémentaires. »;

Article publié par le site « lesechos.fr », le 29/05/2014, qui renvoie à une étude réalisée par UFC-Que Choisir, et où on peut lire : « deux ans plus tard après le lancement de l´offre mobile Free, il n´y a pas de doutes sur les conséquences positives de l’arrivée du 4ème operateur »;
Communiqués financiers et communiqués de presse entre 2012 et 2020 relatifs au nombre d’abonnés mobiles (aux alentours de 13 millions en 2020), aux offres de « FREE » à ses abonnés ou indiquant par exemple qu’en 2013 « FREE » était le deuxième opérateur en ce qui concerne la fourniture d’accès à internet et qu’en ce qui concerne le marché mobile, il y a eu une augmentation significative de la part de marché (de 4,6% en mars 2012 à 19% en mars 2018). Au 31/03/2020, plus de 6,5 millions de foyers ont souscrit aux offres internet de « FREE ». Les communiqués font également référence aux boîtiers lancés par Free sur lesquels apparaît la marque « free »;

Mesures d’audience extraites de sites tels que « mediametrie.fr », « journaldunet.com », « 01net.com » ou « generation-nt.com » et extraits de presse Médiamétrie entre 2000 et 2019. Le nombre mensuel de visiteurs uniques dépasse les 12 millions depuis l’année 2007 et était de plus de 14 millions en mars 2019;

Relevés de campagnes publicitaires effectuées par l’organisme indépendant « Secodip-Taylor Nelson Sofres Media Intelligence » dont la source est « Kantar Media » de 1999 à 2017 d’une valeur totale de 1 132 194 624 euros. Quelques chiffres de campagnes publicitaires indiquent, par exemple, les totaux de 5 501 624 euros pour 1999, 119 667 000 euros pour 2016 et 113 014 000 euros en 2017. Il y a aussi des photos des campagnes publicitaires qui incluent le boîtier;

L’étude « Brand Finance » de juin 2019 situe la marque « free » à la deuxième place.

Sondage « UFC – Que Choisir », publié le 28/03/2018. Il y est indiqué que « FREE » est le deuxième acteur du marché s’agissant des fournisseurs d’accès à internet, avec 26%. Par ailleurs, en terme de satisfaction clients, l’opposante arrive en tête, avec 9 clients sur 10 satisfaits;

Étude comparative, « Capital », datée du 01/11/2017, dans un dossier intitulé « Les Meilleures Enseignes ». Il est indiqué que la box de « FREE » garde l’avantage sur ses concurrents;

---

Décision sur l’opposition n° B 3 110 221 Page 5 sur 13
Étude comparative « 60 millions de consommateurs », datée du 01/11/2016, s’agissant du palmarès des opérateurs de téléphonie mobile et internet. L’opposante arrive en tête du classement. Il est indiqué « La première place de « FREE » s’explique par un jugement favorable sur ses prestations, mais pas seulement. L’image de l’opérateur qui a révolutionné les offres tout en cassant les prix (dans l’internet fixe comme dans la téléphonie mobile) reste prégnante, même s’il vient d’augmenter le prix de ses box. Une partie des abonnés fait preuve d’un attachement réel, parfois presque sentimental, à l’opérateur »;

Classement « IFOP-Terre de Sienne », daté du 15/09/2016. « FREE » est classée comme la 19ème entreprise la plus utile et 22ème au classement de l’entreprise étant utile et ayant une bonne image;

Classement « Forbes », publié en 2015. L’étude est en anglais, mais l’opposante fournit un extrait du site internet www.silicon.fr daté du 06/09/2015 faisant référence à cette étude. Il est notamment indiqué, s’agissant des 100 entreprises les plus innovantes au monde: « La surprise Free. Petite surprise qui nous permet de pousser un (petit) cocorico, Iliad (free) s’inscrit dans la première moitié du classement à la 49ème place. »;

Sondage publié dans le magazine « Challenges » réalisé par Toluna et le Grand Livre des Marques le 29/01/2015, réalisé du 15 juillet au 29 août 2014 sur un panel de 5 500 personnes duquel il ressort que dans le domaine des télécommunications, la marque « FREE » est en première position avec un capital sympathie unique du public;

Sondage « Taylor Nelson Sofres » de février 2014 (1004 personnes interrogées). Il est indiqué que « FREE » est connu, au moins de nom, par 96% des individus de 15 ans et plus;

Comparatif des fournisseurs d’accès à Internet – « UFC – Que Choisir », 20/11/2014. « FREE » est le mieux noté des fournisseurs d’accès à Internet. Il est notamment écrit: « En inventant le concept de box avec la fameuse Freebox et en lançant la première offre triple-play à moins de 30 € par mois, « FREE » a réussi à s’emparer, en une quinzaine d’années, de 20 % du marché de l’accès à Internet en France »;

Sondage « Ipsos 2014 » selon lequel « FREE » est classée dans les 10 marques françaises les plus innovantes, les marques qui créent ou lancent de nouvelles tendances, sont en avance sur leur temps, m’ont fait découvrir ce dont je ne pensais pas avoir besoin, sont un exemple pour les marques concurrentes, me servent de comparaison pour évaluer la concurrence et ont modifié pour toujours le paysage des consommateurs;
Sondage « UFC/Que Choisir » du 16/07/2013 indiquant que 89,3% des internautes ayant répondu étaient satisfaits des services de leur fournisseur d’accès à internet. « free » est le fournisseur de services qui satisfait le plus ses abonnés. Seuls 11,5% des clients de « free » ont reconnu avoir eu un problème avec leur accès à Internet. « free » a atteint le niveau de satisfaction le plus élevé jamais enregistré, satisfaisant 85% des abonnés;

Sondage « 01.Net », magazine spécialisé dans le domaine des technologies de l’information publié le 13/06/2013 dans lequel il apparaît que « FREE » est la seconde marque dans le domaine internet après Google et avant Amazon, Apple et Facebook.

Sondage « 60 millions de consommateurs » d’octobre 2012 dans lequel la marque « FREE » remporte un taux de 95% de satisfaction globale;

Article extrait du site internet www.channelbiz.fr, daté du 20/09/2012 et intitulé: « Apple et Free, les français leur sont fidèles plus qu’à toutes autres marques. »;

---

Décision sur l’opposition n° B 3 110 221 Page 6 sur 13
Sondage « 60 millions de consommateurs » du 27/08/2012 sur l’offre Free Mobile sur le marché du téléphone qui a contribué à redonner en moyenne 7 euros par mois et par ménage amortissant la chute du pouvoir d’achat entre juin 2011 et juin 2012;

Sondage « UFC – Que Choisir » du 07/05/2012, « Free » est celui dont les français sont le plus satisfaits à 92,3%, avec lequel ils ont le moins de conflits 13,8 % et qu’ils recommanderaient à leurs proches à 77,3%;

Sondage Capital-BVA-Leo Burnett du 01/07/2011, « FREE » est la marque préférée des français dans le secteur des télécommunications et des technologies de pointe;

Sondage « 60 millions de consommateurs » montrant 93% de clients satisfaits. Ce document n’est pas daté bien que l’opposante indique que l’étude est d’octobre 2007;

Étude « Benchmark Groupe » réalisée entre le 13/07/2005 et le 13/09/2005 indiquant que 44% des personnes interrogées répondent que si elles devaient changer d’opérateur, elles choisiraient en priorité « FREE »;

Sondage « Taylor Nelson Sofres » de novembre 2004 qui indique que « FREE » était connue par 66% du grand public, utilisateurs d’internet ou non, et 88% des utilisateurs d’internet;

Rapport de l’OCDE publié le 07/04/2006 distinguant l’offre triple Play de « FREE » comme ayant été la première et la plus complète pour un prix forfaitaire de 29,99 euros. Le document est en anglais, mais l’opposante fournit une traduction dans ses observations;

Articles de presse générale, par exemple, « Aujourd’hui en France », « Figaro », « Le Monde », « La Tribune », « Le Point », « Libération », « L’Expansion », « L’Express » et spécialisée « Que Choisir », « Univers Mac », « Le Journal du Net », « Capital », « Sciences & Vie Micro », « 01.Net », « ADSL Magazine », « Le Revenu », « Challenges Presence PC » et « Le Progrès » de 2000 à 2019 sur « FREE » pour des services de téléphonie mobile, fixe, télévision, internet et équipements multimédias de télécommunication. De nombreux articles de presse mettent notamment en avant la qualité, le caractère innovant et à la pointe de la technologie de « FREE », célèbre fournisseur d’accès à Internet; récompensée par le « CISCO Innovation Award » en 2005;
Extraits de décisions des divisions d’opposition et d’annulation de l’EUIPO entre 2006 et 2019 sur la renommée de la marque « FREE »;

Décisions des juridictions françaises entre 2004 et 2018 sur la renommée de la marque « FREE » (Tribunaux de grande instance de Paris et de Nanterre ainsi que la Cour d’appel de Paris).

Il ressort clairement des preuves produites par l’opposante que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage long et intensif sur le marché des télécommunications en France, où elle occupe une position solide parmi les marques leaders du marché dans le domaine de la fourniture d’accès à Internet comme en attestent diverses sources indépendantes (articles de presse, sondages, décisions des juridictions françaises, rapport OCDE, mesures d’audience, etc.). La connaissance de la marque « FREE » par le public est notamment prouvée par ses parts de marché, le nombre d’abonnés à son service de fourniture d’accès au réseau Internet, le nombre considérable de personnes qui visitent le site et les dépenses de campagnes publicitaires. Non seulement l’opposante a apporté de nombreuses données chiffrées, mais les diverses références dans la presse au succès de la marque établissent également sans aucune équivoque, que la marque antérieure jouit d’un degré élevé de reconnaissance au sein du public pertinent, au moins depuis le début des années

---

Décision sur l’opposition n° B 3 110 221 Page 7 sur 13
2000 pour des services de télécommunication de la classe 38, ainsi que pour des appareils et équipements de télécommunication de la classe 9, à savoir des boîtiers multi-services donnant accès à Internet et offrant des services de téléphonie et télévision.

b) Les signes
FREE FREE TO PERFORM
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

S’agissant du mot « FREE » qui constitue la marque antérieure, il convient de rappeler que le Tribunal de l’Union européenne a eu l’occasion de préciser qu’une partie du public français comprend la signification de ce terme anglais comme signifiant « libre » ou « gratuit », tandis que pour une autre partie du public, ce mot n’a pas de signification (27/10/2010, T-365/09, Free, EU:T:2010:455, § 41).
Les Chambres de recours ont récemment précisé que la partie du public pour qui ce mot n’a pas de signification est minoritaire (05/07/2017, R 298/2017 2, FREEVOLT / FREE et al.). Par ailleurs, le Tribunal de l’Union européenne a indiqué que le mot « FREE » est largement utilisé, et pas uniquement parmi le public anglophone mais également parmi ceux qui possèdent un niveau d’anglais basique (04/02/2014, T-127/12, Freevolution, EU:T:2014:51). Il est vrai que la deuxième acception de ce terme anglais, à savoir le sens de « gratuit », est moins connue en France. La partie la plus significative du public associera ce terme avec le concept de « libre » ou de « liberté », une autre, plus marginale, l’associera à la seconde acception de « gratuit » ou de « gratuité » moins connue en France» et la partie restante du public ne le comprendra pas.

Pour une partie du public, ce terme peut avoir un caractère distinctif intrinsèque moins élevé que la moyenne, dans la mesure où il transmet l’idée de gratuité ou peut évoquer indirectement que les utilisateurs parviennent à être plus libres en utilisant les produits et services en question et, par conséquent indirectement peut être laudatif. Il conserve malgré tout un caractère distinctif intrinsèque suffisant, essentiellement parce que ce mot n’est pas français (et donc pas aussi commun pour le public pertinent) et le concept qui lui est associé reste suffisamment abstrait et ouvert à l’interprétation.
En ce qui concerne le signe contesté, la division d’opposition partage l’opinion de l’opposante selon laquelle « le verbe anglais « TO PERFORM » sera associé, par le public français, à l’idée de performance » ou, à tout le moins, une partie significative de ce public, essentiellement le grand public. Pour cette partie du public français, cet élément est faiblement distinctif dans la mesure où il fait

---

Décision sur l’opposition n° B 3 110 221 Page 8 sur 13
référence à l’efficacité des produits ou à leurs qualités intrinsèques qui permettent d’augmenter l’efficacité et le rendement de l’utilisateur. Par ailleurs, il ne peut pas être exclu non plus qu’une autre partie du public français ait une connaissance relativement avancée de l’anglais, spécialement le public professionnel dans le secteur des télécommunications et/ou de l’informatique.
Toutefois, dans un but d’économie de procédure, la division d’opposition considère opportun d’examiner l’opposition au regard de la plus grande partie du public pertinent, à savoir celle pour laquelle le mot « free » des deux signes sera associé au concept de « libre » ou de « liberté » et l’élément verbal « TO PERFORM » du signe contesté à l’idée de « performance ». Ces consommateurs percevront le signe contesté dans son ensemble comme un slogan publicitaire qui fait référence à la « liberté » que donne les produits concernés d'« être performants ».

Il convient de rappeler que le consommateur prête généralement une plus grande attention à la première partie d’une marque et s’en souviendra plus clairement que du reste du signe. Cela signifie que le début d’un signe influence en général grandement l’impression d’ensemble produite par la marque (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40; 25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30).

Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de l’élément « FREE » qui constitue les quatre premières lettres de la marque contestée et l’intégralité de la marque antérieure. Ils diffèrent en raison de la présence de l’élément verbal « TO PERFORM » du signe contesté qui a un caractère distinctif faible.
Compte tenu du fait que la marque antérieure est entièrement reprise au début de la marque contestée et que les mots supplémentaires « TO PERFORM » du signe contesté sont faiblement distinctifs, les signes sont considérés visuellement et phonétiquement similaires, bien qu’à un degré au-dessous de la moyenne.

Sur le plan conceptuel, les marques sont conceptuellement similaires à un degré au-dessous de la moyenne, dans la mesure où les signes coïncident dans le concept de « libre » ou de « liberté », sachant par ailleurs que l’élément verbal différentiel « TO PERFORM » ne modifie pas significativement sa signification et est faiblement distinctif.
Compte tenu que les signes ont été reconnus comme similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice aura lieu.

---

Décision sur l’opposition n° B 3 110 221 Page 9 sur 13
c) Le « lien » entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d’une grande renommée et les signes présentent un certain degré de similitude. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement prévue par l’article 8(5) RMUE mais elle a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C- 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.

Parmi les critères pertinents aux fins d’apprécier s’il existe un «lien», peuvent être cités (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):

le degré de similitude entre les signes;

la nature des produits et des services, y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;

le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;

l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances de l’espèce. De plus, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement.

Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré au-dessous de la moyenne. Bien que la marque antérieure ait un caractère distinctif intrinsèque inférieur à la moyenne, celui-ci reste supérieur au seuil minimal. Par ailleurs, elle jouit d’un degré élevé de reconnaissance au sein du public pertinent et a une grande renommée pour des services de télécommunication de la classe 38 ainsi que pour certains équipements de télécommunication de la classe 9, à savoir des boîtiers multi-services donnant accès à Internet et offrant des services de téléphonie et télévision.

L’opposition est dirigée contre les produits suivants:

Classe 9: Appareils de télécommunication; logiciels; matériel informatique, micrologiciels et périphériques.

Classe 16: Produits de l’imprimerie; publications, toutes en matière de télécommunications.

Les produits contestés de la classe 9 se chevauchent ou ont un lien étroit avec les produits de télécommunication concernés de la classe 9 et les services de télécommunication de la classe 38 de l’opposante. En effet, il existe un

---

Décision sur l’opposition n° B 3 110 221 Page 10 sur 13
chevauchement entre les appareils de télécommunication contestés et les équipements de télécommunication de l’opposante. Par ailleurs, les logiciels; matériel informatique, micrologiciels et périphériques sont habituellement utilisés de manière complémentaire aux services de télécommunication de la classe 38 de l’opposante. Les publications, toutes en matière de télécommunications contestées de la classe 16 font explicitement référence au secteur des télécommunications. De la même façon, les produits de l’imprimerie peuvent également faire référence à des services de télécommunications. Il existe donc un lien entre les produits de l’imprimerie et les publications de la demanderesse et les services de télécommunications de la marque antérieure puisque le public pourrait penser que l’opposante lance des publications spécialisées dans le domaine des télécommunications. En conséquence, eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce et après appréciation de ces derniers, il est conclu que lorsqu’ils rencontreront la marque demandée, les consommateurs concernés l’associeront vraisemblablement au signe antérieur, c’est-à-dire établiront un « lien » mental entre les signes. Toutefois, bien qu’un « lien » entre les signes soit une condition nécessaire pour poursuivre l’appréciation du risque que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porte préjudice, l’existence d’un tel lien ne saurait toutefois suffire, à elle seule, à conclure à l’existence de l’un des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).

d) Risque de préjudice L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:

il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;

il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;

il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.

Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure de nullité, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Bien que la titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenue de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, elle doit toutefois « apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice » (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).

Il s’ensuit que la demanderesse doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, la demanderesse devrait produire des éléments de preuve – ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait –

---

Décision sur l’opposition n° B 3 110 221 Page 11 sur 13
qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements. L’opposante avance les arguments suivants:

L’opposante considère que la renommée et l’image projetée par la marque antérieure en relation avec ses services de télécommunications vont être transférées par le public aux produits des classes 9 et 16 désignés par la marque contestée, facilitant ainsi leur commercialisation. Elle soutient également que le signe contesté est susceptible d’entraîner un ternissement de l’image positive construite par l’opposante en relation avec la marque antérieure, et pourrait diluer son caractère distinctif. Selon l’opposante, le public français attribuerait aux équipements et services de télécommunication désignés par la marque antérieure notamment une image de qualité supérieure, d’innovation et de prix abordable. Cette image favorable et les caractéristiques positives projetées par la marque antérieure seraient transposées aux produits concernés des classes 9 et 16 de la demanderesse. Il existerait un risque de transfert parasitaire des nombreux efforts (publicitaires, commerciaux, techniques, etc.) consentis par l’opposante vers la marque contestée.

En d’autres termes, l’opposante allègue que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, et porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.

Profit indu (parasitisme)
Dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et «parasitisme» manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40).

La titulaire de la marque antérieure fonde son moyen sur les éléments suivants :

La marque « FREE » a une renommée exceptionnelle qui accentue son caractère distinctif. L’opposante fait également référence au fort pouvoir évocateur des produits et services couverts par la marque antérieure.

La similarité entre les signes en conflit est telle que le public pourra facilement croire, à tort, que les produits couverts proviennent de personnes/sociétés liées entre elles.

Les produits et services sont identiques ou similaires.

Ainsi, la demande de marque contestée bénéficiera certainement de l’image positive de la marque antérieure.
Selon la Cour de Justice de l’Union européenne,
… s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par la titulaire de la

---

Décision sur l’opposition n° B 3 110 221 Page 12 sur 13
marque postérieure, l’existence de ladite atteinte doit être appréciée dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36.)
La division d’opposition est d’avis que, dans le cas présent, en raison d’un investissement important dans la promotion et la publicité et tirant parti des valeurs positives de l’entreprise de l’opposante, celle-ci a effectivement créé au fil des années une image de marque innovante à laquelle les consommateurs ont démontré leur attachement (voir les nombreuses enquêtes d’opinion fournies par l’opposante). Le lien existant entre les signes pourrait faciliter la mise sur le marché des produits en question portant le signe contesté, ce qui réduirait la nécessité d’investir dans la publicité et permettrait à la demanderesse de bénéficier des efforts et de la réputation de l’opposante sur le marché.

Eu égard aux observations qui précèdent, la division d’opposition conclut que l’usage de la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.

Autres types de risque de préjudice
L’opposante soutient également que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.

Comme indiqué plus haut, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle d’application de l’article 8, paragraphe 5 du RMUE qui peut revêtir trois types différents. Pour qu’une opposition soit bien fondée, il suffit à cet égard qu’un seul de ces trois types soit présent. Comme mentionné plus haut, en l’espèce, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner si d’autres types s’appliquent également.

f) Conclusion
Eu égard aux observations qui précèdent, l’opposition est bien fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, à tout le moins en ce qui concerne une partie significative du public pertinent. La marque contestée doit dès lors être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Le fait que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure en ce qui concerne une partie significative du public pertinent est suffisant pour rejeter la demande contestée. Il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.

Dans la mesure où l’opposition est accueillie dans son intégralité sur la base de l’enregistrement de la marque française n° 3 679 804 et au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas non plus nécessaire d’examiner les autres motifs et droits antérieurs sur lesquels est fondée l’opposition.

---

Décision sur l’opposition n° B 3 110 221 Page 13 sur 13
FRAIS Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition
Catherine MEDINA Benoit VLEMINCQ Marine DARTEYRE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.