DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 102 495
Sky Limited, Grant Way, TW7 5QD Isleworth, Royaume-Uni (opposante), représentée par CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Posniak i Bejm sp.k., Emilii Ppost 53, 00-113 Varsovie (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
AJ Hackett International Pte. Ltd, 30 Siloso Beach Walk, 099011 Singapour, Singapour (demanderesse), représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Rambla De Méndez Núñez, no 21-23, 5° A-B, 03002 Alicante, Espagne (représentant professionnel).
Le 28/07/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 102 495 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 07/11/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 094 424 pour la marque verbale «SKYPARK», à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 25, 41 et 43. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne no
14 893 176 pour la marque verbale «SKY», no 14 897 789 pour la marque figurative , et no 14 903 173 pour la marque figurative, ainsi que sur les enregistrements de marques britanniques no 3 188 183, pour la série et (marque figurative) et no
3 188 194, pour la marque figurative. En ce qui concerne les marques susmentionnées, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8 (5) du RMUE.
L’opposition est également fondée sur la marque non enregistrée «SKY», utilisée dans la vie des affaires au Royaume-Uni, à l’égard de laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4,du RMUE. Dans les documents joints à l’acte d’opposition, l’opposante affirme également être la titulaire de la marque «SKY», notoirement connue au Royaume-Uni et protégée en vertu de l’article 6 de la Convention de Paris.
DROITS ANTÉRIEURS BRITANNIQUES
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne (UE) sous réserve d’une période de transition jusqu’en 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, (4) et (5) du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au

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moment de l’adoption de la décision. Il s’ensuit que les enregistrements de marques britanniques no 3 188 183 pour la série et la marque (figurative) et no 3 188 194
pour la marque figurative , la marque britannique non enregistrée «SKY» et la marque «SKY», notoirement connue au Royaume-Uni, ne constituent plus une base valable de l’opposition.
L’opposition doit donc être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ces droits antérieurs.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
Le 02/12/2019, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 07/04/2020.
Les éléments de preuve produits par l’opposante le 31/03/2020 (c’est-à-dire dans le délai fixé par l’Office expirant le 07/04/2020), qui comprennent, entre autres, un document montrant le changement de nom de l’opposante de la première société BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC en Sky PLC, puis de cette dernière à Sky Limited, et un accord de licence entre la licenciée initiale BRITISH SKY BROADCASTING GROUP GROUP PLC (qui a ensuite changé en 14 893 176 pour les marques antérieures) et l’opposante n’est pas suffisante, comme indiqué ci-dessus.
En l’espèce, Sky Limited, dont l’adresse est située au Royaume-Uni, a formé l’opposition en indiquant dans l’acte qu’elle était le licencié autorisé et que la titulaire des marques de l’Union européenne antérieures no 14 893 176, no 14 897 789 et no 14 903 173 était la société Sky International AG (également titulaire au moment du dépôt de l’opposition), avec une adresse en Suisse. Cette propriété est également corroborée par les données du dossier.
Conformément aux articles 25, 26 et 29 du RMUE, l’Office enregistre et publie les licences relatives à la marque de l’Union européenne. Si la marque antérieure est une MUE, l’enregistrement de la licence constitue une preuve suffisante du statut de licencié de l’opposant. Toutefois, lors du dépôt d’une opposition, un licencié agissant en tant

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qu’opposant devra encore produire la preuve de son autorisation à former opposition. Toutefois, si l’autorisation du licencié de former opposition peut être prouvée sur la base d’un document précédemment présenté à l’Office, conformément à l’article 25, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant n’est pas tenu de produire le même document dans le cadre des oppositions qu’il dépose ultérieurement; Mais dans ce cas, l’opposant doit clairement s’appuyer sur et identifier le document et la disposition qui prouvent son autorisation à former opposition (numéro d’enregistrement de la licence, date et titre du document, numéro de la clause pertinente, etc.). Une fois identifié, ce document sera versé au dossier de l’affaire et transmis au demandeur pour observations.
En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, dans le délai imparti par l’Office, l’opposante a produit un accord de licence entre le licencié (l’opposante) Sky Limited (anciennement BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC) et la titulaire des marques antérieures en cause SKY INTERNATIONAL AG. Bien que cet accord démontre une autorisation expresse accordée au licencié (l’opposante) pour former opposition à des demandes de MUE, cet accord ne prouve pas en réalité l’autorisation (de l’opposante) de former la présente opposition sur la base des marques antérieures en cause. En effet, l’accord de licence ne fait pas référence à ces marques de l’Union européenne antérieures étant donné que la liste des marques jointe à l’accord de licence ne contient en réalité aucune indication permettant d’identifier ces marques antérieures, telles que leurs numéros d’enregistrement ou de demande, les territoires d’enregistrement et/ou les représentations de marques. En outre, dans l’accord de licence, le paragraphe pertinent est libellé comme suit: «On entend par «marques» les marques communautaires verbales enregistrées, demandées ou non enregistrées se rapportant aux marques énumérées à l’annexe 2 du présent accord, ainsi que toutes les marques figuratives y afférentes qui sont courantes telles qu’elles sont établies à la date de la notification, sous réserve des ajouts ou suppressions apportés à ces marques conformément à la clause 4.2 du présent accord». Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, compte tenu du fait que l’ accord est daté du 30/11/2012 et que les marques de l’Union européenne antérieures no 14 893 176, no 14 897 789 et no 14 903 173 n’ont été déposées qu’en 2015, il peut en être déduit que ces marques de l’Union européenne ne peuvent faire l’objet de cet accord de licence étant donné qu’elles n’étaient ni enregistrées ni appliquées au moment où l’accord a été signé par les parties. En outre, rien ne prouve que de telles marques aient été ajoutées ultérieurement aux marques couvertes par l’accord de licence.
Il est vrai que le 03/06/2020, après l’expiration du délai imparti à l’opposante pour étayer ses droits antérieurs, comme demandé, l’Office a enregistré une licence entre le titulaire de la MUE, SKY International AG, et son licencié (l’opposante), Sky Limited. Bien qu’aucun accord de licence n’ait été effectivement joint à la demande, cette demande incluait une liste de marques de l’Union européenne qui étaient couvertes par cette licence, parmi lesquelles les marques de l’Union européenne antérieures en cause en l’espèce. Toutefois, indépendamment du fait que cette inscription n’a été demandée qu’après l’expiration du délai imparti à l’opposante pour étayer ses droits antérieurs dans le cadre de la présente opposition, cette inscription de la licence ne serait en tout état de cause pas suffisante pour prouver l’autorisation de l’opposante à former opposition. En effet, comme indiqué ci-dessus, si l’inscription d’une licence est une preuve suffisante du statut de l’opposante en tant que licencié, elle ne suffit pas, en soi, à prouver l’ autorisation effective de former opposition. Comme indiqué ci-dessus, afin de prouver ce pouvoir, l’opposant doit également produire des preuves spécifiques à cet égard ou faire référence à des documents déjà produits devant l’Office. Il appartient à l’opposante de prouver non seulement qu’elle est une licenciée, mais aussi qu’elle est autorisée par le titulaire de la marque à former opposition. Cette autorisation ne peut être présumée du statut de licencié (16/05/2019, T-354/18,
SKYFi/SKY et al., EU:T:2019:33, § 21-26).

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En l’espèce, hormis l’accord de licence susmentionné, daté de 2012, qui, comme expliqué ci-dessus, n’est pas suffisant pour prouver l’autorisation de l’opposante à former opposition, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve supplémentaire à cet égard.
Dans ses observations du 12/03/2021, l’opposante a déclaré avoir produit des «extraits de licence ainsi que des extraits de la modification du 24 mars 2016». Toutefois, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l’opposante ait produit un quelconque accord de licence ou tout autre élément de preuve daté de 2016 pour prouver son autorisation à former opposition. Comme déjà indiqué ci-dessus, les seuls éléments de preuve versés au dossier sont l’accord de licence susmentionné de 2012, ce qui est insuffisant pour les raisons exposées ci-dessus.
L’opposante a également fait valoir que la division d’opposition devait tenir compte de facteurs circonstanciels qui corroborent son droit de s’opposer et, en particulier, que
— la titulaire de la marque de l’Union européenne et l’opposante sont membres du même groupe,
— tous deux sont représentés par CMS LLP,
— l’opposante a formé des oppositions devant l’EUIPO sur la base de marques SKY et SKY-formatives depuis bien plus de dix ans, anciennement titulaires de ces droits,
— la licence de MUE accordée par le titulaire de la MUE/donneur de licence à l’opposante a été enregistrée à l’EUIPO contre les marques SKY et SKY-formative alors en tant que licenciée.
En ce qui concerne le dernier point, comme expliqué ci-dessus, l’enregistrement par l’Office d’une licence n’est pas suffisant en soi pour prouver l’ autorisation effective de former opposition. Dans le même ordre d’idées, indépendamment du fait que tant l’opposante que la titulaire des MUE antérieures sont représentées par le même représentant (CMS LLP) et que l’opposante a formé des oppositions devant l’EUIPO sur la base de marques formées «SKY» et «SKY» depuis plus de dix ans, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, aucune preuve ne figure dans le dossier de l’habilitation de l’opposante à former la présente opposition.
Enfin, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, le fait que le titulaire des marques antérieures et le licencié appartiennent au même groupe ne signifie pas qu’il existe une autorisation, implicite ou explicite, du titulaire des MUE au licencié, étant donné que ces sociétés sont encore des entités juridiquement autonomes en termes d’organisation et d’actifs en capital.
La division d’opposition ne peut se fonder sur des probabilités, des spéculations ou des présomptions pour établir l’habilitation de l’opposante. Par conséquent, même s’il existe des circonstances suggérant une sorte de relation entre l’opposante et la titulaire des MUE antérieures en cause, en l’absence d’éléments de preuve supplémentaires, il ne peut être établi que l’opposante était autorisée par Sky International AG (la titulaire) à former la présente opposition sur la base des marques de l’Union européenne antérieures no 14893176, no 14 897 789 et no 14 903 173.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS

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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martina Galle Angela DI BLASIO Chiara BORACE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.