DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 29 062 (INVALIDITY)
Estefania Quiles Serrano, Avda. Murtal n. 4, Esc.2, Planta II, Puerta 4, 03502 Benidorm (Alicante), Espagne (partie requérante), représentée par Abogados DAUDÉN, S.L.P., Avenida Maisonnave, 11, 2°, 03003 Alicante, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Pabloso Developpement SAS, Rue Ernest Montuses, 03100 Montlucon, France (titulaire de la MUE), représentée par Jean-Baptiste Gouache, 4, rue Dufrénoy, 75116 Paris, France (mandataire agréé).
Le 27/04/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1 ) la demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. la demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 30/10/2018, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de
l’Union européenne no 15 188 725 (marque figurative) (ci-après la «MUE»), déposée le 08/03/2016 et enregistrée le 29/12/2017. La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 16: Papier et carton; affiches; autocollants [papeterie]; boîtes en papier; boîtes en carton; boîtes en carton ou en papier; boîtes en carton ou en papier; boîtes en carton-fibre; caisses en carton ondulé; boîtes en carton pliables; boîtes pliables en papier; boîtes en carton pour le conditionnement; boîtes en carton pour le conditionnement; boîtes en carton pour le conditionnement; boîtes en carton pour gâteaux; emballages empilés en papier; emballages empilés en carton; brochures; calendriers; cartes; cartes postales; catalogues; matières d’emballage (rembourrage) en papier ou en carton; emballages pour bouteilles en carton ou en papier; emballages pour bouteilles en carton ou en papier; écriteaux en papier ou en carton; enseignes en papier ou en carton; enveloppes [papeterie]; étiquettes non en textile; feuilles de papier [papeterie]; feuilles bullées en matières plastiques pour l’emballage ou le conditionnement; feuilles de cellulose régénérée pour l’emballage; feuilles absorbantes en papier ou matières plastiques pour l’emballage de produits alimentaires; feuilles régulatrices d’humidité en papier ou matières plastiques pour l’emballage de produits alimentaires; flyers; flyers; papiers d’emballage; porte-affiches en papier ou en carton; prospectus; publications imprimées; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; serviettes de table en papier; sets de table en papier; sets de table en carton; films

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plastiques pour le conditionnement; films pour emballer des aliments; films en polyéthylène pour l’emballage ou l’emballage; feuilles bullées en matières plastiques pour l’emballage ou le conditionnement; emballages en papier; matériaux d’emballage en carton; affiches publicitaires; publications promotionnelles; brochures publicitaires; enseignes en carton; panneaux publicitaires en papier; supports publicitaires imprimés en carton; panneaux publicitaires imprimés en papier; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); sacs en matières plastiques à usage général; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique.
Classe 20 : Porte-jouer; boîtes en plastique; boîtes en matières plastiques pour l’emballage; boîtes d’emballage prêtes à l’emploi [plastique]; fermetures de récipients en plastique; couvercles en plastique pour boîtes de conserve; récipients d’emballage en matières plastiques; fermetures en matières plastiques pour récipients en verre; tableaux d’affichage; cadres pour enseignes; enseignes en bois ou en matières plastiques; tables rondes.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
Classe 30: biscuits; boissons (au café); boissons à base de cacao; chocolat à boire; boissons à base de thé; bonbons; brioches; cacao; boissons à base de cacao et de lait; café; boissons à base de café avec du lait; caramels; chocolat; chocolats au lait; confiserie; confiserie; confiserie à base d’amandes; confiserie à base d’arachides; crèmes glacées; crêpes (alimentation); mousses de desserts [confiserie]; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gaufres; gelée royale; glaces comestibles; infusions non médicinales; macarons [pâtisserie]; massepain; miel; pain d’épice; pâte d’amandes; pâtisseries; petits fours [pâtisserie]; petits-beurre; pralines; réglisse [confiserie]; sorbets [glaces alimentaires]; sucre; décorations pour gâteaux à base de bonbons; tartes; thé; thé glacé; vanille [aromatisante]; vanilline [succédané de la vanille]; yaourt glacé [glaces alimentaires]; meringues; nougat; pâtisseries aux amandes; madeleines; guimauves.
Classe 32: Boissons sans alcool à base de jus de fruits; préparations pour faire des boissons; boissons non alcoolisées; smoothies; smoothies; eaux [boissons]; eaux minérales [boissons]; eaux gazeuses; essences pour la fabrication de boissons; jus; limonades; nectars de fruits; sirops pour boissons; sodas.
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; boissons alcoolisées contenant des fruits; cidres; vins; spiritueux; digestifs [alcools et liqueurs].
Classe 35: administration commerciale; aide à la gestion d’activités commerciales; aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; conception de matériel publicitaire; conseils en organisation et direction des affaires; distribution de produits publicitaires; distribution d’échantillons; publicité par publipostage; publicité par publipostage; location d’espaces publicitaires; production de films publicitaires; gestion de fichiers informatiques; mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site web; location de matériel publicitaire; mise à jour de matériel publicitaire; location de panneaux d’affichages publicitaires; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; promotion des ventes; promotion des ventes pour

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des tiers; promotion des ventes; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité par correspondance; publicité radiophonique; publicité télévisuelle; rédaction de textes publicitaires; publication de textes publicitaires; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; courrier publicitaire; services de publicité et de promotion et conseils y afférents; services de publicité et de promotion des ventes; promotion des ventes; promotion commerciale; traitement administratif de commandes d’achats; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; gestion des affaires commerciales; services de relations publiques; organisation d’expositions et d’événements à des fins commerciales ou publicitaires; services de vente au détail ou en gros en papier et en carton, autocollants (papeterie), boîtes en papier, boîtes en carton, boîtes en papier ou en carton, boîtes en carton ondulé, boîtes en carton ondulé, boîtes en carton pliable, boîtes en carton pliable, boîtes en carton, boîtes d’emballage en papier, boîtes d’emballage en carton, boîtes à gâteaux en carton; services de vente au détail ou en gros de boîtes de papier à air pour le stockage, boîtes à air en carton pour le stockage, brochures, calendriers, cartes postales, catalogues, matières d’emballage (rembourrées) en papier ou en carton, emballage en carton ou en papier pour bouteilles, emballage de bouteilles en carton ou en papier, écriteaux en papier ou en carton, signes en papier ou en carton; services de vente au détail ou en gros de enveloppes (papeterie), étiquettes, non en tissu, feuilles (papeterie), feuilles bullées pour l’emballage ou l’emballage, feuilles de cellulose régénérée pour l’emballage, feuilles absorbantes en papier ou matières plastiques pour l’emballage d’aliments, feuilles de contrôle de l’humidité en papier ou matières plastiques pour l’emballage de produits alimentaires; services de vente au détail ou en gros de flyers, brochures, papier d’emballage, porte-affiches en papier ou en carton, bandoulières, publications imprimées, sacs en papier (enveloppes, pochettes) ou en matières plastiques pour l’emballage, serviettes de table en papier; services de vente au détail ou en gros de matelas en papier, napperons en carton, films en matières plastiques pour l’emballage, films pour l’emballage d’aliments, films en polyéthylène pour l’emballage ou le conditionnement, films bulles (en plastique) pour l’emballage ou le conditionnement, matériel d’emballage en papier, matériel d’emballage en carton, affiches publicitaires, publications publicitaires; services de vente au détail ou en gros de brochures publicitaires, panneaux d’affichage publicitaire en carton, porte- affiches en papier, supports publicitaires imprimés en carton, supports publicitaires imprimés en papier, matériel en plastique pour l’emballage, sacs multiusages en matières plastiques, sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques, pour l’emballage, les sacs et articles d’emballage, d’emballage et de stockage en papier, carton ou plastique; services de vente au détail ou en gros de présentoirs, boîtes en plastique, boîtes d’emballage en matières plastiques, boîtes d’emballage prêtes à l’emploi (plastique), fermetures de récipients en matières plastiques, couvercles en matières plastiques pour la conservation de bocaux, récipients d’emballage en matières plastiques, fermetures en matières plastiques pour récipients en verre, tableaux d’affichage, cadres pour enseignes, panneaux en bois ou en matières plastiques, plateaux de table; services de vente en gros et au détail de vêtements, chaussures, chapellerie; vente au détail ou en gros de biscuits, boissons à base de café, boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, boissons à base de thé, bonbons, petits pains, cacao, boissons à base de cacao au lait, café, boissons à base de café au lait, caramel (sucreries), chocolat, boissons chocolatées au lait, confiserie,

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confiserie à base d’amandes, confiserie à base d’arachides, crèmes glacées, crêpes (aliments), mousses de dessert (confiserie); services de vente au détail ou en gros de gâteaux, gâteaux de riz, gaufres, gelée royale, glaces comestibles, infusions non médicinales, macarons (pâtisserie), massepain, miel, pain d’épices, pâte d’amandes, pâtisserie, petits fours (pâtisserie), pâtisserie au beurre, pralines, réglisse (confiserie), sorbets (glaces comestibles), sucre, confiserie pour gâteaux, tartes, thé glacé; services de vente au détail ou en gros de vanille (aromatisante), vanilline (succédané de la vanille), yaourt glacé (glaces comestibles), meringues, nougat, pâtisseries à base d’amandes, masupines, marshmies, boissons à base de fruits sans alcool, préparations pour faire des boissons, boissons sans alcool, boissons à base de fruits ou de légumes mélangés (boissons à base de fruits ou légumes mélangés); services de vente au détail ou en gros d’eaux (boissons), eaux minérales (boissons), eaux gazeuses, essences pour la fabrication de boissons, jus de fruits, limonades, nectars de fruits, sirops pour boissons, sodas, boissons alcooliques (à l’exception des bières), boissons alcooliques contenant des fruits, cidres, vins, spiritueux, digestifs (liqueurs et spiritueux).
Classe 43: Services de restauration (alimentation); services de traiteurs; salons de thé; services de bar; services de bars à café; services de restaurants en libre- service; cafétérias; services de préparation d’aliments; services à emporter; services de préparation d’aliments et de boissons.
Classe 45: Concession de licences de propriété intellectuelle.
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi) et l’article 60, paragraphe 2, pointc), du RMUE (droit d’auteur antérieur en vertu dudroit espagnol et français).
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderessea d’ abord invoqué l’existence d’un droit d’auteur espagnol antérieur pour annuler la marque contestée au titre de l’article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE.La demanderesse est un styliste professionnel d’intérieur et de graphiste. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée consiste en une copie exacte d’une œuvre artistique dont la demanderesse est le titulaire légitime du droit d’auteur sur le manuel de l’identité institutionnelle pour le projet de projet «LE MONDE DU MACARON», joint en tant que document 1 (ci-après l’ «œuvre»).En 2012, la demanderesse a créé l’œuvre. Dès lors, la requérante est titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre en vertu des articles 1, 2, 5, 6, 10 et 17 de la loi espagnole sur la propriété intellectuelle (décret royal législatif no 1/1996 du 12/04/1996) (la LPI).À cetégard, la demanderesse a présenté le texte codifié du LPI en tant que document 4 et a fourni une traduction en anglais des dispositions pertinentes en tant que document 5. En particulier, l’article 52, paragraphe 1, de la loi espagnole sur les marques (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas) établit que «[l]' enregistrement d’une marque peut être déclaré nul et non avenu par une décision ferme et faire l’objet d’une annulation lorsqu’elle contrevient aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10».Toutefois, l’article 9, paragraphe 1, de la LM précise que, «[s] ans l’autorisation requise, sont refusés à l’enregistrement en tant que marques: […] C) les signes qui reproduisent, imitent ou transforment des créations protégées par le droit d’auteur […]».À cet égard, la demanderesse a produit le texte codifié du LM en tant que document 6 et a fourni une traduction en anglais en tant que document 7. La titulaire avait contacté la demanderesse pour faire une proposition de marque et un concept lié à une future

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chaîne de pâtisseries spécialisées dans les macarons français.La demanderesse a fait valoir que le droit d’auteur sur l’œuvre n’avait pas été cédé à la titulaire de la MUE.La demanderesse a ensuite mentionné la loi française sur le droit d’auteur et la convention de Berne. Elle a fait valoir que la typographie et l’aspect spécifique du symbole et du logotype de l’œuvre sont dotés de la personnalité de son auteur, ce qui lui confère la nécessaire «originalité» pour être digne de protection au titre du droit d’auteur. Enfin, il convient de tenir compte du fait que la notion de protection par le droit d’auteur s’applique indépendamment des produits et services couverts par la marque contestée, étant donné qu’elle nécessite simplement une reproduction ou une adaptation non autorisée de l’œuvre protégée ou d’une partie de celle-ci dans la marque contestée. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de conclure à la similitude des produits et services pertinents pour conclure à l’existence d’une violation d’un droit d’auteur.
La demanderesse a également fait valoir qu’un droit d’auteur antérieur sur la marque contestée est un élément à prendre en considération dans l’appréciation de la mauvaise foi de la titulaire de la MUE.La MUE contestée est identique à l’œuvre créée par la demanderesse plus de 3 ans avant la date de dépôt de la MUE.Il existait une relation précontractuelle entre les parties, au cours de laquelle la titulaire de la marque de l’Union européenne a contacté la demanderesse pour faire une proposition de marque et un concept lié à une future chaîne de pâtisseries spécialisées dans les macarons français.Toutefois, le droit d’auteur sur l’œuvre n’a pas été cédé à la titulaire de la MUE.
Comptetenu de cette relation, la titulaire de la marque de l’Union européenne avait un devoir de loyauté et de loyauté envers la demanderesse. La demanderesse en nullité a fait valoir que la demande de marque de l’Union européenne contestée avait été déposée par la titulaire de la marque de l’Union européenne sans la connaissance ou l’autorisation de la demanderesse en nullité, en violation de son devoir de loyauté et afin de détourner les droits des tiers. Le demandeur a fait valoir que cela constituait une divergence par rapport aux principes reconnus d’un comportement éthique. La mauvaise foi de la titulaire de la MUE et son intention de détourner les droits du demandeur sont également démontrées par le fait que le nom de la demanderesse en tant qu’auteur de l’œuvre n’est pas mentionné sur le site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne. En outre, le PDG de la titulaire de la marque de l’Union européenne affirme à tort être l’auteur de l’œuvre, affirmant que «mon épouse et I, passionnés en matière de décoration, ont donné un retour gratuit à notre imagination. Dans nos magasins, nous avons développé un concept colorant, doté d’un dessin vif et contemporain, pour créer un lieu chaud et brillant, bondissant pour les boues gustatives».
Les droits moraux — tels que le droit d’attribuer la paternité de l’œuvre — sont conférés au niveau international aux auteurs individuels et ne peuvent être transférés ou abandonnés. Par conséquent, l’omission délibérée par la titulaire de la MUE du nom de la demanderesse en tant qu’auteur de l’œuvre, amplifiée par la fausse revendication de paternité, constitue une preuve supplémentaire et évidente de la mauvaise foi de la titulaire de la MUE.
La demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
Document 1: «Manuel d’identification corporativa» (manuel de l’identité institutionnelle), concept conçu par la demanderesse pour «LE MONDE DU MACARON», daté du 18/08/2012;
Document 2: un courrier électronique adressé par la demanderesse à Franck de Freitas, dans lequel le «manuel corporatif macaron» est mentionné dans un objet et est joint au format pdf, daté du 16/08/2013;

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Document 3: un courriel adressé par la demanderesse à Franck de Freitas, dans lequel le «Manuel corporatif macaron2» est mentionné dans l’objet et joint au format pdf, daté du 14/02/2014;
Document 4: le texte codifié du LPI (en espagnol), daté du 12/04/1996;
Document 5: le texte codifié du LPI (en anglais);
Document 6: Le texte codifié du LM (en espagnol), daté du 07/12/2001;
Document 7: le texte codifié du LM (en anglais);
Document 8: membres de la convention de Berne à compter du 13/07/2018;
Document 9: Laconvention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques;
Document 10: Le texte codifié du Code de la Propriété Intellectuelle (le CPI) (en français);
Document 11: le texte codifié du CPI (en anglais);
Document 12: une impression du site internet https:
//www.mondedumacaron.com/notre-monde;
Document 13: une impression du site internethttps:
//www.mondedumacaron.com/devenir-franchisemonde-du-macaron
.
Latitulaire de la MUE a fait valoir que la demanderesse a tacitement accepté de transférer ses droits à la titulaire et a renvoyé à une décision préjudicielle (16/11/2006,-301/15, Soulier et Doke, EU: C: 2016: 878) et à quelques décisions de justice françaises qui auraient reconnu que le transfert de droits d’auteur pouvait être tacite. La titulaire de la marque de l’Union européenne a avancé une série d’arguments concernant la relation entre les parties, qui devraient prétendument démontrer que la demanderesse avait connaissance du dépôt de la MUE contestée et lui a donné son consentement. En outre, la titulaire de la MUE a fait valoir que la marque contestée n’était pas originale et l’a comparée à différents logos contenant un ruban. La titulaire de la marque de l’Union européenne a également fait valoir que les couleurs crème et fuchsia étaient couramment utilisées dans le monde des macarons.

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La demanderesse en nullité a produit les éléments de preuve suivants:
Document 1: une copie de l’enregistrement de la marque française no 3 911 534 «Le Monde du Macaron» (marque verbale), déposée le 07/04/2012 par SARL PABLOSO;
Document 2: un échange de courriers électroniques entre Franck de Freitas et la requérante (en français), à partir de septembre 2014, concernant des contacts en Espagne;
Document 3: Un échange d’emails entre Franck de Freitas et la requérante (en français), à partir de janvier 2015, concernant la modification de la brochure présentant le concept relatif aux macarons et l’assistance aux distributeurs;
Document 4: un échange d’emails entre Franck de Freitas et la requérante (en français et en anglais), daté de mars 2015, concernant un contact vivant aux États- Unis;
Document 5: un échange d’emails entre Franck de Freitas et la demanderesse (en français), à partir de juin 2015, concernant la brochure présentant le concept de
«LE MONDE DU MACARON» ;
Document 6: un échange d’emails entre Franck de Freitas et la demanderesse (en français), à partir de mars 2016, concernant la communication de la brochure présentant le concept de «LE MONDE DU MACARON»;
Document 7: l’immatriculation sociale de la société PARIS IN LOVE STUDIO, démontrant que la requérante est l’administrateur de cette société depuis 24/10/2018;
Document 8: des documents détaillant les prix des travaux entre la titulaire de la MUE et PARIS IN LOVE STUDIO (en français), signés et datés entre 2016 et 2018 (certaines mentions «LE MONDE DU MACARON»);
Document 9: une facture adressée par PARIS IN LOVE STUDIO à la titulaire de la marque de l’Union européenne (en français) et un document, mentionnant «LE MONDE DU MACARON», daté de 2015;
Document 10: un courrier électronique, daté du 11/12/2017, entre la demanderesse et Franck de Freitas au sujet d’un projet de contrat (en français),

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montrant , ainsi qu’une facture entre la titulaire de la MUE et PARIS IN LOVE STUDIO (en français), datée du 19/12/2017, mentionnant un «DROIT DE concession MASTER FRANCHISE» pour un montant de 50 000 EUR.
Dans sa duplique, la demanderesse a fait valoir que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait expressément reconnu que la demanderesse était le créateur du manuel d’identité d’entreprise pour la chaîne des pâtisseries «LE MONDE DU MACARON».La demanderesse a également indiqué que la décision préjudicielle mentionnée par la titulaire de la marque de l’Union européenne n’est pas pertinente étant donné qu’elle fait référence à une situation complètement différente (annexe A).La jurisprudence française et les autres éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne n’avaient pas été traduits dans la langue de procédure et ne devraient pas être pris en considération. Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la MUE, la demanderesse a fait valoir qu’il n’existe pas de transfert tacite de droits pour le droit d’auteur. Le code français de la propriété intellectuelle prévoit que le transfert de propriété doit être effectué par écrit (annexe B).La demanderesse a considéré que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’avait pas démontré qu’elle avait consenti à l’enregistrement de la marque contestée. Au contraire, les observations de la titulaire de la marque de l’Union européenne suggèrent que, outre la création du travail, la demanderesse a contribué activement au projet qui sous-tend la marque de l’Union européenne contestée. Cette circonstance confirme que, compte tenu de cette relation étroite, la titulaire de la marque de l’Union européenne avait un devoir de loyauté et de loyauté envers la demanderesse. Malgré cela, la titulaire de la MUE n’a pas agi de manière éthique et a déposé la MUE contestée de mauvaise foi, privant la requérante de la confiance légitime et des objectifs que la MUE contestée aurait été déposée au moins avec son consentement.
Le 12/06/2020, à la demande de l’Office, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté des traductions de preuves précédemment produites et a réitéré des arguments mentionnés précédemment. Elle a ajouté que rien ne prouve que le document 9 soit fictif. La mauvaise foi est de la part du demandeur.
En réponse, la requérante a mentionné ou répété que le document 1 fait référence à une marque verbale,ce qui n’est pas contesté par la requérante. Les documents 2 à 6 démontrent que la demanderesse a contribué activement au projet sous-tendant la marque de l’Union européenne contestée et confirmé l’existence d’une relation étroite entre les parties avant la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée. Le document 7 démontre que la demanderesse n’est devenue partenaire/administrateur de la société PARIS IN LOVE STUDIO que le 24/10/2018, soit plus de 2 ans après la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée. Enfin, la
titulaire de la MUE a mentionné la décision du 12/12/2019, 31 481 C , dans laquelle la division d’annulation a appliqué la même loi espagnole sur la propriété intellectuelle que celle invoquée par la demanderesse dans la présente procédure.
Dans ses observations finales, la titulaire de la MUE a fait valoir que la décision du
12/12/2019, 31 481 C , n’est pas pertinente car le signe contesté ne remplit pas les critères d’originalité nécessaires pour caractériser une œuvre intellectuelle

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susceptible d’être protégée par le droit d’auteur en vertu du droit espagnol. En outre, la demanderesse est le créateur du signe contesté et a été invitée en tant que professionnel à créer un logo qui serait utilisé en tant que marque par la titulaire de la MUE.Contrairement à ce que prétend la demanderesse, l’intention était claire dès le départ: le logo devait être utilisé en tant que marque. Même s’il est considéré que le logo est protégé par la législation sur le droit d’auteur, un transfert implicite de droits d’auteur a eu lieu entre la titulaire de la MUE et la demanderesse. La décision du 12/01/2007 (CA Paris, 4e ch. B, 12/01/2007, Toutin c/Latitude Paper et Chambre no 05/01257) indique qu’un particulier créant un logo sur commission pour une société dont l’œuvre créative et de recherche a été payée par cette société et qui a connaissance de l’utilisation des logos à des fins commerciales, à savoir en tant que marques, a implicitement consenti à la cession de son droit d’auteur aux termes de l’article L131-3 du CPI pendant la durée de protection de la marque. En l’espèce, la société PABLOSO (la titulaire) a demandé à la demanderesse de créer un logo en tant que marque contre paiement.
Enoutre, de l’avis de la titulaire de la MUE, les différents échanges entre la demanderesse et la société prouvaient que la demanderesse avait connaissance du caractère commercial que le logo aurait et qu’elle savait qu’il serait utilisé en tant que marque dans le domaine des pâtisseries. Cela a été renforcé par la relation étroite entre les parties, ce que la demanderesse n’a pas contesté. Parconséquent, une cession de droits a été implicitement accordée par le demandeur, cette cession implicite résultant de l’intention commune des parties du fait de leur relation. En outre, selon la Cour d’appel dans un arrêt du 12/05/2006, la cession implicite des droits d’auteur intervient au moment du paiement des services que la personne a fournis pour le compte de la société qui les a commandés (cour d’appel de Paris 12/05/2006, no 5/12886).Par conséquent, la demanderesse a implicitement consenti au transfert du droit d’auteur à la titulaire de la MUE au moment où elle était payée par la société PABLOSO pour avoir conçu le logo qui servirait de marque à ladite société pour son activité de pâtisseries, en particulier des macarons de style français.La pièce 8 démontre que la demanderesse savait nécessairement que son œuvre était utilisée en tant que marque puisqu’elle a participé au développement de plusieurs magasins utilisant cette marque en tant qu’ «enseigne» (qui était l’un des articles facturés).La demanderesse a affirmé que la facture figurant dans le document 9 de la titulaire de la marque de l’Union européenne était fictive, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation. La pièce 10 démontre que la demanderesse a été informée que son travail était utilisé pour la marque. Informée de cet usage, elle n’a soulevé aucune plainte ni litige. Au contraire, elle a formulé des commentaires sur un projet de contrat de franchise principal. Cela démontre que, dès le départ, elle avait accepté que l’œuvre soit utilisée en tant que marque. Par conséquent, elle démontre que l’allégation de la demanderesse a été déposée de mauvaise foi.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE — mauvaise foi
Principes généraux
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques. Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du

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titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par rapport aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU: C: 2009: 361, § 60).
L’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt d’une demande de marque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU: C: 2009: 361, § 37).
La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité; la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire;
Exposé des faits pertinents
Chronologie
07/04/2012: la titulaire de la MUE a déposé la marque française «LE MONDE DU MACARON» (marque verbale);
18/08/2012:Concept de manuel d’identité d’entreprise conçu par la demanderesse pour «LE MONDE DU MACARON», y compris la marque figurative contestée ;
16/08/2013: la première version du concept de «Corporate Identity Manual» conçu par la demanderesse pour «LE MONDE DU MACARON» est remise à la titulaire de la marque de l’Union européenne, y compris la marque figurative contestée;
Entre septembre 2014 et mai 2016: échange de courriers électroniques entre les parties, montrant qu’elles ont travaillé ensemble afin de développer un réseau de magasins sous la franchise «LE MONDE DU MACARON»;
08/03/2016: la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé la marque contestée ;
30/10/2018: dépôt de la demande en nullité.
Évaluation de la mauvaise foi
Il y a mauvaise foi lorsque la titulaire de la MUE entend, par l’enregistrement, mettre la main sur la marque d’un tiers avec lequel elle entretenait des relations contractuelles ou précontractuelles ou tout type de relation où la bonne foi s’applique et impose au titulaire de la MUE l’obligation de loyauté à l’égard des intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER/CLAIRE FISHER, § 24).
Une telle relation pourrait être suffisamment étroite si les parties avaient entamé des négociations contractuelles ou précontractuelles concernant, notamment, le signe en

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cause. Une telle relation ne doit pas nécessairement être spécifique de manière à traiter exclusivement, par exemple, les droits de franchise pour le territoire concerné (13/12/2004, R 582/2003-4, EAST SIDE MARIO’ S, § 23).
Deuxièmement, s’il existe une obligation de loyauté, il convient de déterminer si les actes de la titulaire de la marque de l’Union européenne constituent ou non une violation du devoir de loyauté, de sorte qu’ils ont été commis de mauvaise foi.
En l’espèce, la marque verbale française antérieure «LE MONDE DU MACARON» appartient à la titulaire de la MUE et constitue également l’élément verbal de la marque contestée. La question essentielle est de savoir si, en incorporant l’œuvre graphique créée par la demanderesse à la demande de la titulaire de la MUE dans la MUE contestée, la titulaire de la MUE a agi de mauvaise foi. Comme indiqué par la titulaire de la marque de l’Union européenne, à partir de 2012, les parties entretenaient une relation spécifiquement liée au concept de création d’un manuel d’identité d’entreprise «LE MONDE DU MACARON».La requérante l’a d’ailleurs admis et n’a pas contesté avoir reçu le paiement de ses œuvres.
Le Manuel de l’ identité institutionnelle avait précisément pourobjet de reconstituer la marque «LE MONDE DU MACARON».Le manuel explique en outre qu’ «[u] n bon design aide celui qui en a besoin, à trouver une entreprise couronnée de succès et avec un nom et un symbole qui la différencient des produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises».Il ressort clairement de ce document que l’objectif de l’œuvre créée par la demanderesse était de dessiner la marque verbale appartenant à la titulaire de la MUE.Les pages suivantes détachent la manière dont la marque figurative doit être apposée sur divers documents. La demanderesse savait également que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait des franchises en dehors de la France et avait tenté de pénétrer le marché espagnol.
Plusieurs des factures produites démontrent que la demanderesse a reçu une juste compensation correspondant à divers travaux exécutés après la reconception du manuel de l’identité institutionnelle. Elle savait que ses œuvres étaient utilisées et ne prétendait pas qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une compensation équitable pour ses œuvres.
La démonstration de la mauvaise foi suppose de prouver qu’au moment du dépôt de la MUE contestée, la titulaire de la MUE savait qu’elle causait un préjudice à la demanderesse en nullité et que ce préjudice était la conséquence de son comportement reproché d’un point de vue moral ou commercial (21/04/2010, R 219/2009-1, GRUPPO SALINI/SALINI, § 66).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la marque de l’Union européenne incorpore à l’identique ou presque à l’identique l’œuvre graphique de la demanderesse. Néanmoins, le fait que les signes soient identiques/similaires n’établit pas la mauvaise foi de la titulaire de la MUE, en l’absence d’autres facteurs pertinents (-01/02/2012, 291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU: T: 2012: 39, § 90).Il est nécessaire de démontrer l’intention du titulaire au moment du dépôt.
L’enregistrement d’un signe identique ne constitue pas une indication claire d’une intention abusive ou frauduleuse. Il s’agit plutôt d’une indication que la titulaire de la MUE avait l’intention d’utiliser sa marque sur le marché conformément aux fonctions de la marque énoncées dans le RMUE.En outre, pour les conflits avec des signes identiques/similaires, le RMUE prévoit une solution différente au titre de l’article 60 du RMUE, à savoir les «causes de nullité relative».Pour cette seule raison, l’affaire ne saurait être rattachée à la notion de «mauvaise foi» (14/06/2010, R 1795/2008-4, ZAPPER-CLICK, § 19).

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La requérante n’a pas démontré l’existence d’un préjudice, à l’exception des prétendues violations de son droit d’auteur, y compris de son droit moral, qui ne constituent pas une preuve de mauvaise foi.
La division d’annulation n’est pas d’accord avec le fait qu’en déclarant «mon épouse et I, passionnés en matière de décoration, ont donné un retour gratuit à notre imagination. Dans nos magasins, nous avons développé un concept coloré, doté d’un dessin vif et contemporain, pour créer un endroit chaud et brillant, bondissant pour les boues gustatives» sur son site internet, la titulaire a l’intention de détourner les droits du créateur. En fait, le libellé des phrases est vague et ne conduit pas les lecteurs à croire que la titulaire de la marque de l’Union européenne a conçu l’élément graphique de la marque contestée elle-même. Les questions restantes relatives au droit d’auteur (droits économiques et moraux) seront appréciées au regard du motif relatif correspondant.
La demanderesse reconnaît avoir été contactée notamment pour créer un logo pour «LE MONDE DU MACARON».Elle n’a pas fait valoir qu’elle n’avait pas reçu de compensation pour son travail. Elle a elle-même qualifié sa création d’ «emploi».Elle a fait valoir que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait violé son droit d’auteur sur l’œuvre en déposant la marque contestée et avait violé son droit moral en ne mentionnant pas son nom sur le site web. Elle n’a mentionné aucun autre préjudice.
Enoutre, il est évident que la titulaire de la marque de l’Union européenne a poursuivi son intérêt légitime lors du dépôt de la marque contestée, étant donné qu’elle était titulaire de la marque verbale française identique qu’elle utilisait déjà. La titulaire de la marque de l’Union européenne est le seul utilisateur de la marque de l’Union européenne contestée. Le dépôt de la marque contestée suit une logique commerciale (14/02/2012,-33/11, Bigab, EU: T: 2012: 77).
La conception du logo de la titulaire de la marque de l’Union européenne faisait partie de sa relation commerciale avec la demanderesse. Elle n’a jamais caché le fait que l’objectif était de faire des affaires sous un nouveau signe graphique. Par conséquent, la division d’annulation conclut qu’il n’existe aucune preuve de la mauvaise foi de la titulaire de la marque de l’Union européenne et que la demande est rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce motif.
Causes de nullité relative — article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE — droit d’auteur antérieur
Existence et titularité du droit d’auteur antérieur en vertu du droit espagnol et français
Conformément à l’article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office si son usage peut être interdit en vertu d’un autre droit antérieur selon la législation de l’Union européenne ou le droit national qui en régit la protection, et notamment le droit d’auteur.
L’article 16, paragraphe 1, point c), du RDMUE développe l’article 60, paragraphe 2, du RMUE, en définissant les points que la demanderesse en nullité doit prouver:
1. Le demandeur présente les faits, preuves et arguments à l’appui de la demande jusqu’à la clôture de la phase contradictoire de la procédure de

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déchéance ou de nullité. Le demandeur produit notamment les éléments suivants:
[…] c) dans le cas d’une demande au titre de l’article 60, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, la preuve de l’acquisition, de la permanence et de l’étendue de la protection du droit antérieur pertinent, ainsi que les éléments prouvant que le demandeur est habilité à déposer la demande, y compris, lorsque le droit antérieur est invoqué conformément à la législation d’un État membre, une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes.
En l’espèce, la requérante a produit des copies de la protection du droit d’auteur antérieur en vertu du droit espagnol. La demanderesse a produit les dispositions juridiques espagnoles pertinentes, à savoir le texte codifié de la loi espagnole sur la propriété intellectuelle (décret royal législatif no 1/1996 du 12/04/1996), y compris une traduction en anglais. En outre, la demanderesse a invoqué les dispositions de la loi espagnole sur les marques no 17/2001 du 07/12/2001 et, en particulier, les dispositions de l’article 9, paragraphe 1: «lorsqu’ils’agit d’une autorisation en bonne et due forme, sont refusés à l’enregistrement en tant que marques: […] C) les signes qui reproduisent, imitent ou transforment des créations protégées par le droit d’auteur».
La requérante a fait valoir que son œuvre, protégée par le droit d’auteur espagnol, est également protégée par la législation française pertinente.
Il est admis que la demanderesse est l’auteur de l’élément graphique de la marque contestée et que cet élément graphique est original et peut bénéficier de la protection du droit d’auteur en vertu du droit espagnol. Contrairement à ce que soutient la titulaire de la marque de l’Union européenne, la division d’annulation considère que l’œuvre est originale et la demanderesse a expliqué en détail dans le manuel de l’identité d’entreprise la manière dont le travail avait été créé.
Lademanderesse a fait valoir que le droit d’auteur sur l’œuvre n’avait pas été cédé à la titulaire de la MUE.Les deux parties ont mentionné la jurisprudence française relative à l’existence ou non d’une cession tacite de droits d’auteur. La requérante n’a pas développé son argumentation relative à l’application du droit français autrement que d’affirmer que, en vertu de la convention de Berne, un droit d’auteur protégé par le droit espagnol est également protégé par le droit français. Néanmoins, la principale question est de savoir si la demanderesse avait transféré de façon tacite ses droits d’auteur sur le logo et, par conséquent, a autorisé la titulaire de la MUE à le déposer en tant que marque. La demanderesse n’a pas clairement expliqué pourquoi le droit français serait applicable en l’espèce.
La demanderesse ne pouvait nier la nature commerciale de sa relation avec la titulaire de la MUE.Selon les observations de la demanderesse, il existait une relation précontractuelle entre les parties dans laquelle la titulaire de la marque de l’Union européenne, par l’intermédiaire de M. Franck de Freitas, a contacté la demanderesse pour faire une proposition de marque et un concept lié à une future chaîne de pâtisseries spécialisées dans les macarons français.Néanmoins, le droit d’auteur sur l’œuvre n’a pas été formellement cédé par écrit à la titulaire de la MUE.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas fourni de contrat signé entre les parties indiquant par écrit que le droit d’auteur sur l’œuvre avait été cédé. Néanmoins, elle a fourni plusieurs factures correspondant à des travaux ultérieurs réalisés par la demanderesse pour le compte de la titulaire de la MUE en relation avec la franchise «LE

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MONDE DU MACARON».L’existence d’une relation commerciale pour la conception d’un logo pour «LE MONDE DU MACARON» ne saurait être niée, pas plus que le fait que plusieurs paiements ont été effectués par la titulaire de la marque de l’Union européenne à la demanderesse en lien avec ce concept. Par conséquent, il n’existe aucune preuve manifeste d’une violation du droit d’auteur économique. La demanderesse a affirmé qu’elle n’avait pas cédé l’œuvre protégée par le droit d’auteur à la titulaire de la MUE, mais cette revendication a été déposée le 30/10/2018, soit plus de 6 ans après la fin du travail, le 18/08/2012. La demanderesse n’a pas expliqué pourquoi le droit d’auteur n’avait pas été cédé, ni pourquoi elle a attendu si longtemps pour réagir, après avoir transmis la première version du nouveau logo à la titulaire de la marque de l’Union européenne en 2013. Elle a invoqué le droit français et la jurisprudence française pour soutenir que la cession de droits d’auteur ne peut être implicite, mais elle n’a pas expliqué pourquoi le droit français serait applicable en plus du droit espagnol. Dans ces circonstances, la division d’annulation considère qu’elle ne dispose pas d’éléments de preuve suffisants pour décider si la cession de droits d’auteur sur le logo n’aurait pas pu être cédée de façon tacite. Étant donné que la charge de la preuve incombe au demandeur, le bénéfice du doute pèse en faveur de la titulaire de la MUE.
La présente procédure en nullité n’est pas la bonne juridiction pour statuer sur la prétendue violation du droit moral de la demanderesse et, en tout état de cause, la question ne relève pas de la présente cause de nullité. Par conséquent, la demande en nullité est également rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE.
Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande doit être rejetée dans son intégralité.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.

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De la division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ JESSICA LEWIS Frédérique SULPICE Palomares
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.