DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 106 977
Alibaba Group Holding Limited, Quatrième Floor, One Capital Place, PO Box 847, George Town, Grand Cayman, Îles Cayman (opposante), représentée par Sonder IP ApS, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg, Danemark (représentant professionnel)
un g a i ns t
Play Go Marks Ltd, niveau 4, The Centre Pjazza Tigné, Tigné Point, TP01 Sliema, Malte (demanderesse), représentée par Advokatfirman Nordia, Kungssports avenyen 1, 411 36 Göteborg, Suède (mandataire agréé).
Le 19/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 106 977 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 128 566 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/12/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 128 566 «fortunes OF ALI BABA» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 17 971 585 et no 17 889 036 pour la marque «Alibaba» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.

L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de marques de l’Union européenne no 17 971 585 et no 17 889 036 de l’opposante;

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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 971 585 (marque antérieure no 1)
Classe 9: logiciels (y compris logiciels téléchargeables à partir d’Internet).

Classe 35: servicesde vente au détail et en gros, services de vente au détail en ligne, services de grands magasins, services de vente au détail dans les supermarchés, tous en rapport avec les appareils électroniques récréatifs et de jeux.

Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 889 036 (marque antérieure no 2)
Classe 41: Divertissement.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Jeuxinformatiques et jeux vidéo (logiciels), ci-après les «logiciels pour jeux de machines à sous, jeux de paris et de paris, jeux de jeux vidéo et jeux de casino fournis en ligne et via des réseaux informatiques et jouables sur tout type de dispositif informatique, y compris les jeux d’arcade, les ordinateurs personnels, les dispositifs portables et les téléphones portables; logiciels pour jeux de machines à sous, jeux de paris et de wagering, jeux de jeux vidéo et jeux de casino fournis en ligne et par le biais d’œuvres de réseau informatiques et ludiques sur tout type de dispositifs informatiques, y compris de jeux d’arcade, d’ordinateurs personnels et de dispositifs portables.
Classe 28: Appareils de jeux vidéo, ci-dessous, machines à sous pour jeux de hasard, machines de jeux, machines à poker et autres appareils de jeux de casino vidéo; jeux d’arcade; machines à sous, à savoir les décoffrages qui acceptent une wager; équipements de casino et de loterie reconfigurables, ci-après des machines de jeux, y compris jeux informatiques et leurs logiciels, vendus en tant qu’unité.
Classe 41: Services de jeux fournis en ligne (par le biais de réseaux informatiques), ci- dessous fournissant des jeux de machines à sous, de jeux de paris et de paris, des jeux de jeux vidéo et de casino, jouables par le biais de réseaux informatiques locaux ou mondiaux; services de jeux en ligne; services de divertissement, à savoir conduite simultanée d’un jeu de hasard dans de multiples établissements de jeux indépendants; services de divertissement fournis en ligne dans le cadre de jeux informatiques; billets [loteries]; organisation et conduite de loteries.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que quelques exemples de produits inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ceux-ci. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, les termes «ci-dessous» et «à savoir», utilisés dans la liste de produits et services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, sont exclusifs et limitent l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.

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À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les produits contestés sont différents types de logiciels liés au domaine des jeux. Ils sont tous inclus dans la catégorie générale des logiciels informatiques de l’opposante (y compris les logiciels téléchargeables sur l’internet) de la marque antérieure no 1 compris dans la même classe. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques [-20/03/2018, 390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34). Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, il convient de relever qu’ils présentent certaines similitudes étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils s’adressent au même public.
Les principes énoncés ci-dessus en ce qui concerne les services de vente au détail s’appliquent aux différents services rendus qui concernent exclusivement la vente effective de produits, tels que les services de magasins de détail, les services de vente en gros, les achats sur l’internet, les services de catalogue ou de vente par correspondance, etc. (dans la mesure où ils relèvent de la classe 35).
Appareils de jeux vidéo contestés, ci-dessous les machines à sous pour jeux de hasard, machines de jeux, machines à poker et autres appareils de jeux de casino vidéo; jeux d’arcade; machines à sous, à savoir appareils qui acceptent une wager; les appareils de jeux de casino et de loterie reconfigurables, ci-après les machines de jeux, y compris les jeux informatiques et leurs logiciels, vendus en tant qu’unités comprises dans la classe 28, sont différents types d’appareils et machines de jeux. Par conséquent, ils sont identiques aux «appareils électroniques récréatifs et de jeux» qui font l’objet des services de vente au détail et en gros de l’opposante compris dans la classe 35 (soit parce qu’ils sont contenus à l’identique, malgré les libellés différents, soit parce que les produits contestés, tels que les machines à sous pour jeux d’argent et de hasard, sont inclus dans l’objet des «appareils électroniques de divertissement et de jeux» des services de vente au détail et de vente en gros de l’opposante).
Par conséquent, les produits contestés sont similaires aux services de vente au détail et en gros de l’opposante, aux services de vente au détail en ligne, aux grands magasins, aux services de vente au détail de supermarchés, tous en rapport avec les appareils électroniques de divertissement et de jeu de la marque antérieure no 1 compris dans la classe 35. Eneffet, compte tenu des considérations qui précèdent, les produits et services en cause sont complémentaires, sont proposés dans les mêmes lieux et s’adressent au même public.

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Services contestés compris dans la classe 41
Les services contestés sont tous des jeux d’argent, des services de casino et de loterie. Ils sont inclus dans la catégorie générale du divertissement de l’opposante, de la marque antérieure no 2, compris dans la même classe. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et les services considérés identiques ou similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelle spécifique.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
ALIBABA FORTUNES OF ALI BABA
Marques antérieures 1 et 2 Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de c elles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Tous les éléments constituant les marques comparées ont une signification pour la partie anglophone du public. Par conséquent, et afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que les éléments des signes sont ou non compris, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public, comme le public en Irlande et à Malte.

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Bien qu’il soit écrit en un seul mot, l’élément verbal «Alibaba» de la marque antérieure sera perçu comme le personnage principal de fiction d’Ali Baba dans la brève histoire classique «Ali Baba et Forty Thieves» par la grande majorité du public analysé.
En ce qui concerne le signe contesté, le public analysé le percevra comme une unité conceptuelle signifiant «les événements de vie d’Ali Baba». En effet, contrairement à ce que soutient la demanderesse, le mot anglais «fortunes» (pluriel de fortune) ne fait pas référence à des riches ou à des pièces en or, mais plutôt à des «choses qui se produisent ou doivent arriver à une personne dans sa vie» (informations extraites du dictionnaire Collins English en ligne à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fortunes).
Comme l’affirme la demanderesse, le mot «Alibaba», formant l’ensemble de la marque antérieure, peut évoquer l’objet possible de certains des produits et services qui sont ou peuvent être liés au divertissement de jeux, tels que les «logiciels» compris dans la classe 9 qui incluent les «logiciels de jeux» ou les services de «divertissement» compris dans la classe 41, qui incluent le «divertissement de jeux», à savoir le personnage d’Ali Baba, alors qu’en relation avec d’autres services, tels que les services de vente au détail et de vente en gros d’appareils de divertissement et de jeux compris dans la classe 35, il n’existerait pas de lien évident entre les services de «divertissement» compris dans la classe, à savoir le caractère d’Ali Baba. Par conséquent, cet élément est faible en ce qui concerne certains produits et services et est normalement distinctif pour d’autres.
Dans le même ordre d’idées, compte tenu de la signification de l’expression «fortunes OF ALI BABA» du signe contesté, ce dernier peut également évoquer l’objet possible de certains produits et services, tels que les «services de divertissement, en l’espèce, fourniture de jeux informatiques en ligne» compris dans la classe 41, à savoir la vie d’Ali Baba, alors qu’il n’existe pas de lien clair avec d’autres produits et services, tels que l' «organisation et conduite de loteries» en classe 41. Parconséquent, cette expression est faible en ce qui concerne certains produits et services pertinents et présente un caractère distinctif normal par rapport à d’autres produits et services.
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir qu’Ali Baba est un personnage historique du folklore, en particulier de l’histoire d’Ali Baba et du Forty Thieves […]. En raison de la longue tradition de tempête dans une culture populaire dans une large région géographique, le terme Ali Baba est utilisé par de multiples entreprises dans un large éventail de domaines commerciaux; aucune entité ne peut revendiquer un monopole sur l’utilisation de ce personnage de manière théâtrale ou lorsque des produits et services sont basés sur le thème de l’histoire Ali Baba» (…). Il s’ensuit que l’opposante ne peut prétendre bénéficier d’un monopole sur l’utilisation d’ «Alibaba» pour les articles de la demande.
Néanmoins, il convient de noter que l’allégation de la demanderesse, ainsi que son autre argument concernant le nouveau dépôt des marques de l’opposante, ne peuvent faire l’objet d’une procédure d’opposition. Contrairement à la procédure de nullité, qui permet au demandeur d’une MUE de contester la validité d’une marque antérieure, et ainsi qu’il ressort sans ambiguïté de l’article 46, paragraphe 1, du RMUE, la procédure d’opposition vise à donner aux titulaires de droits la possibilité de contester une demande de MUE sur la base de droits antérieurs qui sont en conflit avec celle-ci. Plus particulièrement, selon la jurisprudence, dans le cadre d’une procédure d’opposition, l’EUIPO est même tenu de présumer la validité de la marque antérieure [08/05/2012, Mizuno/OHMI — Golfino (G), T- 101/11, non publié, EU:T:2012:223, point 22].
Les deux signes étant des marques verbales, ils ne présentent, par définition, aucun élément dominant (visuellement accrocheur).

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Décision sur l’opposition no B 3 106 977 Page sur 6 8
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «A-L-I- (*) -B-A-B-A» (et leurs sons), qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et est reproduit, mais en deux mots, à la fin du signe contesté. Hormis cette légère différence visuelle, les signes diffèrent également, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, par les éléments verbaux «fortunes OF» (et leurs sons) du signe contesté.
Il est vrai que le début des signes est généralement la partie qui attire en premier l’attention des consommateurs; toutefois, il ne s’agit pas d’un principe absolu et chaque affaire doit être examinée en fonction de ses particularités. En l’espèce, la marque antérieure est entièrement incluse et perceptible dans le signe contesté bien qu’elle soit placée à sa fin.
Par conséquent, compte tenu des considérations qui précèdent concernant le caractère distinctif et l’impact des éléments des signes, les signes sont considérés comme similaires sur le plan visuel au moins à un degré inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Malgré une légère différence due à l’utilisation ou à l’absence d’usage d’un espace, les deux signes seront associés au personnage d’ALI BABA, bien que le signe contesté fasse spécifiquement référence à ses événements de vie. En fait, il ressort de l’explication ci-dessus concernant la signification du signe contesté «fortunes OF ALI BABA» que l’élément «ALI BABA» joue un rôle sémantique important dans le signe contesté, étant donné qu’il est protagoniste des événements de sa vie. Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
D’après l’opposante, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour une partie des produits et services pertinents et normal par rapport aux autres produits et services.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
La marque antérieure possède un caractère distinctif faible.

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Décision sur l’opposition no B 3 106 977 Page sur 7 8
En ce qui concerne le faible caractère distinctif de la marque antérieure (pour certains produits et services), bien que le caractère distinctif de la marque antérieure doive être pris en compte lors de l’appréciation du risque de confusion (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 24), il n’est qu’un élément, notamment, intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, d’une part, et d’une marque demandée qui n’en constitue pas une reproduction complète, d’autre part, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou services visés (16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 61).
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne.
Les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique au moins à un degré inférieur à la moyenne et similaires sur le plan conceptuel au moins à un degré moyen en raison de leur coïncidence au niveau Alibaba/ALI BABA, qui forme la marque antérieure dans son intégralité et est entièrement inclus et perceptible dans le signe contesté. Malgré sa position à la fin du signe contesté, «ALI BABA» y joue un rôle important, étant donné que «fortunes OF ALI BABA», comme expliqué ci-dessus, est une expression faisant référence aux événements de la vie d’ALI BABA, où ALI BABA est le protagoniste.
Par conséquent, même si les consommateurs, en particulier ceux faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, sont capables de détecter les différences entre les deux signes en conflit, le risque qu’ils puissent associer les signes est très réel. Il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que «le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure», il s’ensuit que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue.
En l’espèce, compte tenu de tout ce qui précède et, en particulier, de la coïncidence des marques au niveau des éléments verbaux «Alibaba/ALI BABA», il est fort probable que, malgré le faible caractère distinctif de la marque antérieure (pour certains produits et services), le consommateur pertinent percevra le signe contesté comme une sous -marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, 104/01-, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne no 17 971 585 et no 17 889 036 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par les marques de l’opposante du fait de leur usage intensif et de leur renommée. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
Étant donné que les marques antérieures susmentionnées entraînent le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services

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Décision sur l’opposition no B 3 106 977 Page sur 8 8
contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith VAN DEN EEDE Angela DI BLASIO Martina Galle
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.