DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 082 574
CIN — Corporação Industrial Do Norte, S.A., Avenida Dom Mendo, 831, 4474-009 Maia, Portugal (opposante), représentée par Rui Pelayo De Sousa Henriques, Rua de Sá da Bandeira, 706-6°. Dt°., 4000-432 Porto, Portugal et Pedro Gil Da Silva Pelayo De Sousa Henriques, Rua de Sá da Bandeira, 706-2.° Esq.°, 4000-432 Porto, Portugal (représentants professionnels)
un g a i ns t
Schaumaplast GmbH indirects Co. KG, Haydnallee 40, 68799 Reilingen (Allemagne), représentée par Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Lotter Straße 43, 49078 Osnabrück (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 18/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 082 574 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 07/05/2019, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 444
433 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 17. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise no 463 658 «THERMOCIN» (marque verbale) et l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 051 460 «THERMOCIN» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse/titulaire, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, on considère que la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque

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contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de déterminer que la marque antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans, est la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, le cas échéant. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La titulaire a demandé que l’opposante apporte la preuve de l’usage de l’enregistrement de la marque portugaise no 463 658 «THERMOCIN» (marque verbale) et de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 051 460 «THERMOCIN» (marque verbale), sur lequel l’opposition est fondée.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date pertinente pour l’enregistrement international contesté est le 23/02/2018. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux au Portugal et dans l’Union européenne du 23/02/2013 au 22/02/2018 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Enregistrement de la marque portugaise no 463 658:
Classe 2: Peintures, vernis, émaux, laques et siccatifs.
Classe 17: Isolateurs; matériaux isolants; compositions isolantes contre l’humidité dans les bâtiments; peintures isolantes; vernis isolants; huiles isolantes; isolateurs; matières à calfeutrer; matières à étouper et mastics pour jointoyer.
L’enregistrement de la marque internationale désignant l’Union européenne no 1 051 460:
Classe 2: Peintures, vernis, émaux, laques et siccatifs.
Classe 17: Isolateurs; matériaux isolants; compositions isolantes contre l’humidité dans les bâtiments; peintures isolantes; vernis isolants; huiles isolantes; isolateurs; matières à calfeutrer; matières à étouper et mastics pour jointoyer.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 18/02/2020, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 23/04/2020 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Ce délai a été prorogé à nouveau. Les 22/06/2020, 23/06/2020 et 24/06/2020, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.

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En outre, le 18/09/2020, l’Office a accordé à l’opposante un délai expirant le 18/11/2020 pour traduire les preuves de l’usage dans la langue de procédure. Ce délai a été prorogé jusqu’au 21/01/2021. Le 21/01/2021, dans le délai imparti, l’opposante a présenté la traduction. Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
19 factures, datées entre le 13/01/2014-19/01/2018, émises à l’attention de clients en Espagne (trois factures), en France (quatre factures) et au Portugal (12 factures);
une déclaration sous serment de Paula Ciara Costa Macedo, enregistrée par la Certified Accountants Association, attestant le chiffre d’affaires annuel pour la période 2013-2018;
6 articles, dans Construção Magazine, daté de janvier/février 2014, Distribuição HOJE, daté du 28/05/2012, Viva, daté du 11/03/2013, Idealista, daté du 04/06/2014, Anteprojectos, daté du 08/08/2014 et Diário Imobiliário, daté du 18/07/2016;
liste de prix, datée de mars 2017, comme le prétend l’opposante, y compris les prix des peintures «THERMOCIN»;
le bulletin technique des peintures THERMOCIN (révisé en octobre 2014);
fiche de sécurité des produits proposés sous la marque «THERMOCIN», datée du 30/01/2017;
échantillons d’étiquettes de produits;
deux brochures.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Lieu de l’usage
Les éléments de preuve montrent que le lieu de l’usage est principalement le Portugal. Toutefois, certaines factures sont adressées à des clients en Espagne et en France. Cela peut être déduit de la langue des documents, de la devise mentionnée et de certaines adresses. Par conséquent, les éléments de preuve concernent les territoires pertinents.
Durée de l’usage
La plupart des éléments de preuve, en particulier toutes les factures, datent de la période pertinente. Un article est publié avant la période pertinente. Deux brochures ne sont toutefois pas datées. Toutefois, ces éléments de preuve peuvent, dans le cadre d’une appréciation globale, toujours être pertinents et pris en considération en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés (17/02/2011-, 324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33). Étant donné que l’article et les brochures présentés contiennent

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des informations sur la nature des produits, ils seront examinés conjointement avec des éléments de preuve qui se situent dans le délai imparti et datés, et seront toujours pris en considération.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Le Tribunal a souligné que l’appréciation des preuves de l’usage ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (08/07/2004,-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
D’autre part, pour être de nature sérieuse, l’usage doit être plus que symbolique et doit avoir pour objet de créer ou de conserver un débouché pour les produits ou services désignés par l’enregistrement (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43). Il convient de prêter attention à l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43; 08/07/2004,-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 40).
L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002,-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47). Autrement dit, il n’est pas suffisant que l’usage sérieux de la marque apparaisse probable ou crédible, une preuve effective de cet usage doit être rapportée (18/01/2011,-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 40).
La Cour a précisé qu’il n’est pas nécessaire que l’usage d’une marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38, 39; 27/01/2004, 259/02-, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 21; 08/07/2004,-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42; 08/07/2004,-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36).
Toutefois, plus le volume commercial des articles revêtus des marques est limité, plus il sera nécessaire d’apporter des indications supplémentaires permettant d’écarter

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d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage des marques en cause (-30/04/2008, 131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 42 et jurisprudence citée).
Il est pertinent qu’un usage sérieux suppose une utilisation réelle des marques sur le marché concerné aux fins d’identifier des produits ou des services. Ainsi, il y a lieu de considérer qu’un usage sérieux s’oppose à tout usage minimal et insuffisant pour considérer qu’une marque est réellement et effectivement utilisée sur un marché déterminé. À cet égard, même si le titulaire a l’intention de faire un usage effectif de sa marque, si celle-ci n’est pas objectivement présente sur le marché d’une manière effective, constante dans le temps et stable dans la configuration du signe, de sorte qu’elle ne peut être perçue par les consommateurs comme une indication de l’origine des produits ou des services en cause, il n’y a pas usage sérieux de la marque (23/02/2006-, T 194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 32 et jurisprudence citée).
La division d’opposition estime que l’importance économique de l’usage est insuffisante.
Il ressort des éléments de preuve que seules les factures et la déclaration sous serment démontrent le volume commercial de l’opposante, puisque, notamment, les autres éléments de preuve ne fournissent aucune information quant aux volumes de vente réalisés au cours de la période pertinente.
En ce qui concerne la déclaration sous serment, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve de l’usage recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE cite des moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites. Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce.
Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante.
La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. En règle générale, d’autres pièces sont nécessaires pour apporter la preuve de l’usage, car il faut tenir compte du fait que ces déclarations ont une valeur probante inférieure à celle de preuves concrètes (étiquettes, emballages, etc.) ou provenant de sources indépendantes.
Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d’évaluer les factures afin de déterminer si le contenu de la déclaration est étayé par les autres éléments de preuve.
Le nombre total de transactions au cours de la période pertinente indiqué sur les factures est quelque peu symbolique. Les factures indiquent que l’opposante n’a vendu que 46 unités de peinture «THERMOCIN» (5 litres et 15 litres) pour un montant total de 5 800 EUR sur une période de 48 mois. Même en tenant compte du chiffre d’affaires total dans la déclaration sous serment (177 066,34 EUR, dont 95 % dans l’UE), ce chiffre a une importance économique très limitée compte tenu de la taille importante du marché des produits en cause. En outre, ces produits sont disponibles à un prix abordable, ils ne sont pas des produits de luxe ou onéreux qui sont vendus en nombre limité sur un marché restreint, mais des produits qui sont vendus à un grand nombre

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de consommateurs au Portugal et dans l’ensemble de l’Union européenne. Si l’opposante a démontré une certaine continuité, l’intensité des ventes est faible, en particulier pour la période 2017-2018 (trois factures).
Les autres éléments de preuve ne sauraient compenser le fait que les volumes de ventes suffisants n’ont pas été prouvés.
Ces éléments de preuve sont insuffisants pour fournir une bonne justification commerciale découlant du fonctionnement actif des marques sur le marché. Sur la base des éléments de preuve produits, le nombre de produits vendus est si modeste qu’il ne saurait être conclu à un usage sérieux des marques antérieures pour les produits en cause et la présence de la marque sur le marché n’est pas suffisamment stable ou constante dans le temps pour compenser le faible volume commercial.
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l’importance de l’usage des marques antérieures;
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante sont insuffisants pour prouver que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires pertinents au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Katarzyna ZANIECKA Anna BAKALARZ Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte

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de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.