DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 151 962
eBay Inc., 2025 Hamilton Avenue, 95125 San Jose, CA, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par CMS Cameron Mckenna Nabarro Olswang Posniak i Bejm sp.k., Emilii Ppost 53, 00-113 Varsovie (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
«SELLBAY» Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Bielawy 18, 99-423 Bielawy (Pologne), représentée par Aneta Walczewska, Ul. Piotrkowska 270, Lok. 204, 90-361 Lódź, Pologne (mandataire agréé).
Le 20/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 151 962 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 424 714 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.

MOTIFS
Le 03/08/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 424 714 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 11 576 865 (marque figurative). L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE

En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué les marques antérieures suivantes:
La marque de l’Union européenne no 11 576 865 , pour laquelle l’opposante a revendiqué une renommée dans l’Union européenne pour les services suivants compris dans la classe 35: publicité; services de commerce en ligne, à savoir exploitation de places de marché en ligne pour vendeurs et acheteurs de

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produits et services; services de commerce en ligne dans lesquels des vendeurs postulent des produits ou des services destinés à être proposés à la vente et à l’achat ou à la soumission d’offres via l’internet afin de faciliter la vente de produits et de services par des tiers via un réseau informatique; fourniture de retour d’information et de classification évalués pour les vendeurs, de produits et de services des vendeurs, de la valeur et des prix des produits et services des vendeurs, de la performance des acheteurs et des vendeurs, de la livraison et de l’expérience commerciale globale y afférente; mise à disposition d’un guide publicitaire en ligne explorable proposant les produits et services des fournisseurs en ligne; mise à disposition d’une base de données d’évaluation en ligne explorable pour acheteurs et vendeurs; services de publicité et de publicité.

La marque de l’Union européenne no 1 029 198 «EBAY» (marque verbale), pour laquelle l’opposante a revendiqué une renommée dans l’Union européenne pour les services suivants compris dans la classe 35: services depublicité; services d’informations et d’administration d’affaires; services de commerce en ligne.
L’enregistrement polonais no 151 724 «EBAY» (marque verbale), pour lequel l’opposante a revendiqué une renommée en Pologne pour les services suivants compris dans la classe 35: mise à disposition de tableaux d’affichage interactifs en ligne à des fins de déclaration, de promotion, de vente et de revente de produits par le biais du réseau informatique mondial et de collecte et diffusion d’informations statistiques, quantitatives et qualitatives sur la vente et la revente de produits par le biais du réseau informatique mondial, fourniture d’analyses et de diffusion en ligne d’informations statistiques, quantitatives et qualitatives sur la vente et la revente de produits via le réseau informatique mondial.
L’opposition est dirigée contre les produits et services contestés suivants:
Classe 25: Vêtements; habillement de sport; souliers; chapeaux; maillots de bain; malles; vêtements de plage; maillots de bain; bain (peignoirs de -); sous-vêtements; sous-vêtements absorbant la transpiration.
Classe 35: Conseils commerciaux professionnels; conseils en organisation et direction des affaires; services de conseils en gestion commerciale; l’aide à la direction des affaires; traitement administratif de commandes d’achats; mise en relation de partenaires commerciaux; services d’approvisionnement pour des tiers en rapport avec les produits suivants: vêtements, vêtements de sport, chaussures et chapellerie, wallons de bain, caleçons de bain, vêtements de plage, maillots de bain, peignoirs de bain, lingerie, sous- vêtements absorbant la transpiration [achat de produits pour d’autres entrepreneurs]; analyse du prix de revient; recherches de marché; marketing; études de marché; relations publiques; sondages d’opinion; renseignements d’affaires; services de comparaison de prix; estimations commerciales; présentation de produits dans les médias, à des fins commerciales; promotion des ventes pour des tiers; démonstration de produits; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; investigations pour affaires; services de commerce de détail et de gros et courtage liés aux services de vente au détail et en gros, également par voie électronique et autres moyens de communication, concernant les produits suivants: vêtements de sport (vêtements), chaussures et chapellerie, wallons de bain, caleçons de bain, vêtements de plage, maillots de bain, peignoirs de bain, lingerie, sous-vêtements absorbant la transpiration.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque

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antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies:
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
En l’espèce, la requérante prétend disposer d’un juste motif pour utiliser la marque contestée. L’allégation de la demanderesse ne devra être examinée que si les trois conditions susmentionnées sont remplies (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 60). Par conséquent, la division d’opposition n’abordera cette question, si cela est toujours nécessaire, qu’à la fin de la décision;
a) Renommée des marques antérieures
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 11/03/2021. Parconséquent, l’opposante était tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée dans l’Union européenne ou en Pologne avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, comme indiqué ci-dessus.
Afin de déterminer le niveau de renommée d’une marque, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, y compris, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Le 03/03/2022, l’opposante a présenté une série d’éléments de preuve accompagnés d’une déclaration de témoin, signée le 01/03/2022 par le directeur principal et le conseiller général

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associé, chef de la PI de la société de l’opposante, contenant un aperçu de la marque, y compris des références historiques. Selon le témoignage, «eBay» est un commerçant en ligne mondial, fondé en 1995 et opérant en tant que place de marché en ligne. L’entreprise vend des produits et fournit des services à diverses communautés, particuliers et entreprises aux niveaux local, national et international. La déclaration sous serment contient des informations détaillées illustrant les domaines d’activité de l’opposante, indiquant que celle-ci opère sur plus de 190 marchés au monde, dont l’Autriche, la Belgique, la République tchèque, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, l’Espagne et la Suède. À titre d’exemple, selon la déclaration de témoin, à la fin de l’année 2020, les sites web de l’opposante avaient atteint plus de 185 millions de comptes d’utilisateurs enregistrés, ou d’acheteurs actifs, dont 70 millions étaient enregistrés dans l’Union européenne. En outre, le témoignage fait également référence au chiffre d’affaires total de l’entreprise et à la valeur marchande brute des produits vendus entre 2018 et 2020 (plus de 275 milliards de dollars américains), dont une part importante est estimée comme étant des ventes établies dans l’UE. Cette déclaration est accompagnée d’un tableau contenant des références à des ventes réalisées dans plusieurs pays de l’UE entre 2019 et 2020, indiquant des ventes de plus de 23 milliards de dollars américains uniquement en Allemagne, et de plus de 640 millions de dollars américains dans d’autres pays de l’UE tels que la Pologne ou l’Espagne.
À titre liminaire, il convient de noter que certains des documents produits par l’opposante concernent exclusivement le territoire du Royaume-Uni. Toutefois, il découle de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, libellé en l’espèce, que les conditions pour son application doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Étant donné que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’UE, les éléments de preuve relatifs à son territoire ne peuvent être pris en considération pour prouver la renommée «dans l’UE». Par conséquent, en lisant les éléments de preuve ci-dessous, la division d’opposition n’énumérera pas d’éléments de preuve qui ne concernent que la perception des consommateurs britanniques.
En particulier, le témoignage fait référence aux éléments de preuve suivants:
Pièce A: des extraits du rapport annuel d’eBay, datés de 2020, donnant une vue d’ensemble des actifs de la société, y compris les revenus générés pour la période pertinente. Comme on peut le voir, les actifs incorporels font référence, entre autres, aux listes de clients liés aux ventes, à la base d’utilisation et aux technologies de développement.
Pièces B et F: extraits datés du 11/03/2021 (utilisant la WayBackMachine), montrant la disponibilité d’un large éventail de catégories de produits à acheter en ligne sur le site web de l’opposante www.ebay.com, ainsi que sur des sites web nationaux. Il s’agit notamment de sites web destinés à des utilisateurs en Autriche, en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie, en Irlande, aux Pays-Bas, au Portugal et en Espagne. Le témoignage a également fourni des informations sur le trafic concernant ces sites web pour la période comprise entre 2015 et 2019 dans un tableau et, plus en détail, dans la pièce G.
Pièce C: une liste de marques verbales et figuratives «eBay» enregistrées dans de nombreux pays et territoires dans le monde entier, y compris dans l’Union européenne et ses États membres (jusqu’au 14/10/2020).

Pièce D: extraits des registres polonais de l’EUIPO et des PTO montrant l’enregistrement des marques antérieures utilisées comme fondement de la présente opposition.

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Pièce E: captures d’écran datées du 22/10/2020 du site www.ebayinc.com, montrant que, le 20/11/2019, «eBay» comptait 183 millions d’acheteurs actifs sur 190 marchés et 490 millions de téléchargements d’applications, et que «eBay» était l’une des 10 premières marques mondiales de vente au détail. La pièce comprend des captures d’écran dumagasin Google Play, Amazon, Shoplo.pl et Apple App,datées de 2018 et contenant des informations sur l’application commerciale officielle de l’opposante, l’application eBay, le nombre de téléchargements sur chaque plateforme, ainsi que les classements et commentaires des consommateurs.

Pièce G: résultats de recherches dans la base de données en ligne de Alexa (une société d’information web) pour les sites web www.ebay.com, ainsi que sur les sites web nationaux d’eBay. Les éléments de preuve montrent que, à titre d’exemple, www.ebay.com est classé comme étant le 39e site web le plus visité sur les 500 sites web les plus visités sur le site web le 12/02/2019 au niveau mondial et le troisième par catégorie. En outre, à titre d’exemple, le 27/02/2018, www.ebay.at était le 33e site web le plus visité en Autriche; le 23/10/2018, www.ebay.fr était le 17e site web le plus visité en France; le 07/12/2018, www.ebay.de et www.ebay.ie étaient les sixième et 26 sites web^les plus visités en Allemagne et en Irlande, respectivement; et le 26/11/2018, www.ebay.it a été le septième site web le plus visité en Italie.

Pièce I: extraits contenant des nombres de téléchargements de l’application commerciale officielle de l’opposante, l’application eBay, depuis les magasins Amazon, Apple Google Play application dans la plupart des pays de l’Union (entre autres, la France, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, la Pologne et l’Espagne) depuis 2009 à 2017; Les classements ont été produits par la société de renseignements sur le marché App Annie à l’adresse www.appannie.com et certains sont datés du 01/04/2020.
Pièce L: un extrait du site www.ebayinc.com, daté du 16/11/2018, expliquant avec un diagramme intitulé «The business of eBay» la manière dont les transactions sont réalisées globalement sur le marché de l’opposante.
Pièce M: un extrait du site internet de l’opposante montrant un exemple de commentaires et de transactions effectués par l’un de ses membres actifs depuis 2014, situé en Italie;
Pièce N: des impressions datées de 2018, donnant une image globale de la présence de l’opposante sur l’internet, en particulier sur les réseaux sociaux (y compris Facebook, Twitter, Instagram et YouTube), dans l’Union européenne. À titre d’exemple, le compte Facebook allemand d’eBay (sur lequel des articles spécifiques peuvent également être proposés à l’achat) comptait plus de 1.3 millions d’abonnés et plus de 1.3 millions d’abonnés. Ces données sont également fournies pour la France, l’Italie, la Pologne et l’Espagne.

Pièces P (1-6): descopies de nombreux communiqués de presse et articles disponibles en ligne (y compris des alternatives en ligne de médias imprimés populaires, tels que des Forbes, www.telegraph.co.uk et www.theguardian.com), commentant la présence, des activités récentes et des actualités concernant «eBay» dans l’Union européenne (divisées en sections par États membres) et dans le monde entier. Ils font référence à eBay en tant que site web de vente aux enchères le plus important et à un-site commercial de premier plan jouissant d’une renommée auprès des acheteurs et des vendeurs, et mettent en exergue la pionnerie d’eBay et les efforts fructueux dans le commerce personnel en ligne. Par exemple, certains des titres de publication sont «EBay Europe 1Q Sales rose 84 Percent» (daté du

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04/08/2015); «Tuscan village va à la vente sur eBay» (27/06/2012, Italie); «eBay remporte la vente aux enchères de la marque supérieure» (27/05/2017); «L’Italie vend des voitures de luxe sur eBay pour des fonctionnaires» (24/03/2014); «3.. 2…. 1. mine: 20 ans eBay» (03/09/2015); «il est devenu l’une des entreprises en ligne les plus populaires au monde»; «Amazon et eBay, les sites web sur lesquels l’espagnol a acheté le plus grand nombre en 2017» (13/01/2018); «eBay obtient 442 millions au troisième trimestre, en augmentation de 26,6 % (19/10/2017); «Les méthodes de paiement les plus fiables à acheter sur eBay» (24/06/2015); «eBay obtient 518 millions au cours des trois premiers mois de 2019» (24/04/2019, Espagne); «EBay lance sa plateforme d’expédition de colis contrôlés par les prix» (17/09/2015, France); «milliards de bénéfices pour Ebay» («At Noël, les caisses enregistreuses concernaient Ebay: Au cours du dernier trimestre de l’année dernière, le détaillant internet a brisé des milliards d’euros […]»; 25/01/2017, Allemagne); «EBay concentrera ses acquisitions sur l’intelligence artificielle pour se positionner en tant que leader technologique mondial» (30/03/2017); «Millions de fonds finance Ebay pour machines de construction» (11/12/2015); «Estimations de poubelles d’eBay comme plus chocs à pied» (18/07/2019, Irlande); «Plus de 1 millions d’euros de ventes ont été générés par un groupe de PME irlandais participant à un programme pilote eBay lancé cette année (22/08/2019); «eBay en 2017: Le nombre de vendeurs professionnels en Pologne a augmenté de 20 %» (16/01/2018); «Alibaba, eBay ou Amazon? Une nouvelle fenêtre sur le monde des entreprises polonaises» (08/12/2019).
Annexes Q et R: des copies d’extraits des rapports Interbrand 2013, 2015, 2016,
2017, 2018 et 2020 ainsi que des rapports 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 Brandz. Par exemple, en 2020, la 46e place dans l’enquête Interbrand de la Top 100 Global Brands, alors qu’en 2018, elle s’est classée en 38ème position. En
2018, classé au 88e rang global dans le rapport Brand Brandz Global Top 100, parmi les 100 marques mondiales les plus précieuses et huit dans les 20 premières marques de vente au détail.
Annexes S: des captures d’écran ou des extraits des sites internet et des médias sociaux de l’opposante, ainsi que d’autres articles de presse de tiers, relatifs au portail publicitaire eBay (mondial et pour le territoire de l’UE) et aux listes promotionnelles, un service stimulant la visibilité des vendeurs. Ces pièces contiennent également des extraits des rapports financiers de la société pour 2018
[pièce S (5) (ii)], qui reflètent certaines informations financières générales concernant les années précédentes, ainsi que des rapports sur les coûts publicitaires. En outre, la pièce S (5) (iii) contient des extraits de Statista, où la distribution de vendeurs eBay dans le monde entier peut être vue (à partir de décembre 2019) par pays. 16 % des vendeurs eBay sont des consommateurs allemands, suivis de 2 % en Italie et de 1 % en France.
Pièce T: des échantillons de procédures d’opposition menées avec succès contre la marque de l’opposante contre des tiers, concernant la période 2013-2020 et les territoires, entre autres, de l’UE et des États membres de l’UE.
Pièce U: des extraits du site web polonais de l’opposante www.ebay.pl (utilisant la WayBackMachine), ainsi que des copies d’articles disponibles en ligne montrant l’activité d’eBay en Pologne depuis 2005 au moins.
En outre, l’opposante a fait référence à de nombreuses affaires dans lesquelles l’Office a reconnu la grande renommée de ses marques «EBAY» (y compris ses marques figuratives).

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Même si la division d’opposition n’est en principe pas liée par ses décisions antérieures, il convient de tenir compte de ces références dans l’appréciation qui suit.
Commeindiqué dans les éléments de preuve, la société de l’opposante a été fondée en 1995 et opère aujourd’hui dans le monde entier, y compris dans la plupart des États membres de l’Union européenne. La société gère des sites web fournissant des services de commerce en ligne sous la marque «eBay»/ , qui est généralement connue et reconnue par le public de l’Union européenne, en particulier dans des États membres tels que l’Italie ou l’Allemagne, comme il ressort des classements et articles présentés par l’opposante à cet égard. La marque «eBay» jouit d’une position établie parmi les marques de premier plan, comme le montrent les études sur les marques les plus importantes. En outre, les services fournis par l’opposante sont extrêmement populaires auprès du public pertinent, comme en témoignent le nombre élevé de visiteurs des sites web eBay et les chiffres de vente importants. Des informations sur le succès et, certainement, le degré élevé de connaissance de la marque par les consommateurs ont été généralement démontrées par de nombreuses sources indépendantes, comme déjà indiqué ci-dessus. De telles conclusions peuvent également être tirées des références à la marque de l’opposante dans des médias imprimés et en ligne fiables dans de nombreux États membres de l’UE.
Parconséquent, il ressort clairement des éléments de preuve que les marques antérieures «EBAY» et son dérivé figuratif ont fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et jouissent d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public de l’UE, comme le démontrent les éléments de preuve. En l’espèce, l’opposante a fourni des informations concernant plusieurs États membres (dont la Pologne) et a également produit de nombreux éléments de preuve fournissant un aperçu de la connaissance de la marque par le public de l’Union européenne dans son ensemble, qui attestent en outre de la grande renommée dont jouit la marque.
En outre, le grand nombre de clients de l’opposante et le fait que ses activités se développent constamment, y compris la fourniture de nouveaux services tels que l’application eBay et la publicité eBay, sont des indicateurs solides d’activités commerciales intenses et de promotion régulière de la marque. Par conséquent, non seulement la marque de l’opposante est une marque renommée, mais l’opposante est présentée comme une entreprise répondant à des normes de qualité particulières imposées à un commerçant en ligne.
Par conséquent, pour toutes les raisons susmentionnées, la division d’opposition considère que l’opposante a réussi à prouver la renommée des droits antérieurs examinés ci-dessus pour une partie des services compris dans la classe 35, à savoir les services de commerce en ligne.
Toutefois, la division d’opposition ne considère pas que les marques jouissent d’une renommée pour le reste des services tels que la publicité et la gestion des affaires commerciales. En effet, il n’y a aucune indication dans la presse, les classements ou les rapports sur la reconnaissance du fait que la marque de l’opposante est connue du public avec une autre activité principale, mais avec le commerce électronique. À l’évidence, les brèves références aux options publicitaires fournies par l’opposante mentionnées ci-dessus prouvent que l’opposante est active dans ce domaine, mais ne suffisent pas à établir qu’elle a atteint un niveau de renommée pour ces services.
b) Les signes

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EBAY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Ni l’élément verbal «Sellbay» du signe contesté ni l’élément verbal «EBAY» des marques antérieures n’est un mot ayant une signification dans aucune des langues de l’Union européenne. À cet égard, une partie importante des consommateurs les percevra comme un élément composé d’un seul mot dépourvu de signification ou d’éléments à percevoir individuellement.
Toutefois, les consommateurs décomposent généralement des éléments verbaux chaque fois qu’une certaine signification dans un mot leur est suggérée. En l’espèce, il ne peut être exclu que les deux signes puissent déclencher une telle dissection mentale pour au moins une partie du public, en particulier les consommateurs anglophones, qui identifieront les éléments «e» et «bay» de la marque antérieure et «sell» et «bay» dans le signe contesté, comme il sera démontré ci-dessous.
La partie anglophone du public associera le mot «bay» à plusieurs significations telles que, entre autres, «une partie d’une côte où le terrain courbe inwards» ou «tout compartiment partiellement fermé, comme celui où le foin est stocké dans une barre» (informations extraites du Collins Dictionary le 16/12/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bay). Étant donné que l’élément «bay» n’est ni descriptif ni allusif des caractéristiques des produits/services pertinents, il est considéré comme possédant un caractère distinctif normal au regard de tous les produits et services en cause (12/05/2016, R 925/2015-1, DATABAY/EBAY et al., § 28).
En outre, la partie du public qui identifie l’élément «bay» percevra très probablement la lettre «e» au début des marques antérieures comme un préfixe courant pour «électronique», en particulier compte tenu de la nature des services en tant que commerce électronique (-commerce électronique). Par conséquent, cet élément est tout au plus faible dans ce contexte et se verra accorder moins d’importance par les consommateurs que l’élément verbal «bay» qui suit.
De même, pour la partie anglophone du public, l’élément verbal «sell» au début du signe contesté sera perçu comme indiquant le commerce, à savoir la vente en général (mise en vente ou vente). Par conséquent, cet élément est descriptif de la nature et de la destination de certains des services pertinents compris dans la classe 35 (ceux liés à la vente au détail et en gros de produits). En outre, étant donné qu’un lien peut également être établi avec les autres produits et services compris dans les classes 25 et 35, ce terme présente également un caractère distinctif limité.

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Les lettres «sby» dans le signe contesté n’ont pas de signification en tant que telle en ce qui concerne les produits et services pertinents. Toutefois, le public les percevra comme consistant en la simple répétition des lettres initiales et finales des mots composant l’élément verbal «SELLBAY». Par conséquent, «sby» ne sera pas compris par le public indépendamment de l’élément verbal auquel il fait référence [17/03/2016, R 496/2015-1, M MASTIHA (fig.)/mastihashop VOYAGE TO THE EAST MEDITERRANEAN THE CHIOS MASTIHA GROWERS ASSOCIATION (fig.) et al. § 22). Compte tenu de ce qui précède, le caractère distinctif de «sby» est le même que celui du ou des élément (s) auquel il fait référence, qui ont été analysés ci-dessus. Par conséquent, et dans la mesure où le public percevra «sby» comme étant la simple répétition de certaines des lettres composant l’élément verbal «SELLBAY», indépendamment du degré de caractère distinctif de l’élément de ce dernier pour les différentes parties du public pertinent, la division d’opposition est d’avis que les consommateurs se concentreront plutôt sur l’élément «SELLBAY» plutôt que sur «sby», même si aucun des éléments verbaux n’est visuellement plus frappant que l’autre et même si l’élément «sby» est placé en première position.
Enfin, l’élément figuratif du signe contesté (à savoir le cadre circulaire entourant les lettres «sby») et la stylisation des deux signes sont soit des composants décoratifs, soit des éléments d’impact moindre, étant donné qu’ils n’ont qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble (respective) des signes.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres et les sons du mot «bay». Ils diffèrent par leurs premières parties, à savoir «e» dans les marques antérieures et «sell» dans le signe contesté, même si celles-ci ont en commun la lettre «e» (et ont un son similaire pour au moins une partie du public).
Les signes diffèrent également sur le plan visuel par les lettres «sby» du signe contesté et par leur stylisation respective. Toutefois, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la division d’opposition considère qu’il est assez peu probable que les lettres supplémentaires «sby» du signe contesté soient prononcées, d’autant plus que, du point de vue des consommateurs, elles sont secondaires par rapport à l’élément verbal «SELLBAY», comme expliqué ci-dessus.
En outre, la division d’opposition souligne que si, en général, le début des signes a un impact plus important sur les consommateurs que leurs terminaisons, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci.
Compte tenu des conclusions qui précèdent sur le caractère distinctif des éléments, dans l’ensemble, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel et similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la partie du public qui décomposera les signes (en particulier, la partie anglophone du public), ils coïncident par la signification du terme «bay» et diffèrent par la signification de leurs parties initiales «e» et «sell» (ainsi que par les lettres «sby» du signe contesté, qui n’ont toutefois pas de concept en soi puisqu’elles font simplement référence à l’élément verbal qui les accompagne). Étant donné que la différence résulte d’éléments faibles et/ou descriptifs, leur impact sur l’appréciation conceptuelle est plutôt réduit. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude conceptuelle pour cette partie du public.

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Pour la partie du public qui n’associera les marques à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
À ce stade, il convient de noter que dans le contexte tant de l’article 8, paragraphe 1, point b) que de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la constatation d’une similitude entre les marques en cause suppose l’existence, notamment, d’éléments de ressemblance visuelle, auditive ou conceptuelle (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 28). Toutefois, ces deux dispositions diffèrent quant au degré de similitude requis. Alors que la protection conférée par l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dépend de l’établissement d’un degré de similitude tel entre les marques en cause qu’il existe un risque de confusion entre celles-ci dans le chef du public concerné, l’existence d’un tel risque n’est pas nécessaire pour l’obtention de la protection conférée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Ainsi, les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE peuvent résulter d’un degré moindre de similitude entre les marques en cause, pour autant que celui-ci soit suffisant pour que le public concerné effectue un rapprochement entre ces marques, c’est-à-dire établisse un lien entre celles-ci (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 27, 29, 31; 27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57, 58, 66).
c) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, les marques antérieures sont renommées et les signes sont similaires dans une certaine mesure, comme établi ci-dessus. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un profit indu est susceptible de se produire après l’appréciation de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
Comme expliqué ci-dessus, les marques sont similaires dans la mesure où elles coïncident par l’élément commun «BAY», qui, pour une partie au moins du public, joue un rôle distinctif

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indépendant dans les deux marques et constitue également leur élément le plus distinctif, étant donné que les éléments supplémentaires (à savoir la lettre «e» et le mot «sell» au début des signes, ainsi que leur stylisation et les initiales «sby» du signe contesté) sont faibles/non distinctifs ou secondaires. Par conséquent, le consommateur concentrera principalement son attention sur l’élément «BAY», qui aura un impact plus important lorsqu’il fera référence aux marques. Comme indiqué ci-dessus, les marques antérieures ont été jugées renommées pour les services de commerce en ligne compris dans la classe 35.
En revanche, une partie des services contestés compris dans la classe 35 sont, en fait, des services de vente au détail et en gros consistant à rassembler une variété de produits pour assurer un achat convenable des consommateurs. Par conséquent, il existe un lien clair et direct entre ces services compris dans la classe 35 désignés par le signe contesté et les services des marques renommées (également compris dans la classe 35) étant donné qu’ils coïncident par leur nature et leur destination générale. En outre, ces services utiliseront, en principe, les mêmes canaux de distribution ou les canaux de distribution adjacents et, dans la mesure où il s’agit de vente au détail, ils cibleront les mêmes consommateurs.
Les autres services contestés compris dans la classe 35 sont, en fait, des services auxiliaires du commerce en ligne de l’opposante dans la mesure où ils concernent la gestion des affaires commerciales, les conseils et l’administration, le marketing, la publicité et la négociation et l’organisation de contrats pour la vente de produits et services. Ces services comprennent également toutes les activités de «conseil», de «conseil» et d’ «assistance» susceptibles d’être utiles à la gestion d’une entreprise, en indiquant comment affecter efficacement les ressources financières et humaines, comment accroître la productivité ou la part de marché, comment gérer les concurrents, comment développer et lancer de nouveaux produits, comment communiquer avec le public et reconnaître les tendances de consommation, etc. Par conséquent, la division d’opposition voit un lien clair et direct entre tous les services professionnels compris dans la classe 35 désignés par le signe contesté et les services des marques renommées (également compris dans la classe 35).
En ce qui concerne les produits compris dans la classe 25, la division d’opposition estime que ces produits peuvent, dans une certaine mesure, coïncider avec les services de commerce en ligne de l’opposante en ce qui concerne le public cible, étant donné qu’une grande variété de produits comprenant tous les types de vêtements et de chaussures peut être vendue via des plates-formes de commerce en ligne, comme le montrent également les extraits de l’internet produits par l’opposante. Par conséquent, ces produits peuvent cibler le même public et être proposés par les mêmes canaux de distribution.
En outre, la structure et la résonance du signe contesté sont telles qu’il peut évoquer immédiatement les marques antérieures renommées pour les produits et services en cause. La formulation «sell + bay» de la marque entraîne l’existence d’un signe qui présente une similitude considérable avec les marques renommées «EBAY». En outre, le fait que le préfixe «sell» puisse véhiculer un contenu sémantique supplémentaire qui décrit les services pour lesquels la renommée a été reconnue aux marques antérieures plaidera en faveur de la conclusion selon laquelle les consommateurs établiront un lien entre eux.
Par conséquent, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes. Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012-, T 301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).

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d) risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Bien que le titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit toutefois «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
L’opposante fait valoir trois arguments particuliers:
«L’usage de la marque demandée tirera indûment profit de la renommée des marques antérieures enregistrées, ce qui renforce la capacité des consommateurs à remarquer et à se fier aux produits commercialisés sous la marque contestée.»
«L’opposante ne connaît que peu la demanderesse et n’est pas disposée à autoriser son utilisation du signe contesté à avoir une incidence négative sur les activités de l’opposante, par le préjudice porté à la renommée des marques antérieures, du fait de la fausse association que le public pertinent fera.»
«La marque EBAY est sans aucun doute unique dans son domaine et déclenche une association de la part des consommateurs. Par conséquent, la fonction d’indication de l’origine des marques antérieures serait compromise, car leur capacité à informer immédiatement le consommateur que les produits vendus sous cette marque proviennent de l’opposante serait érodée.»
En d’autres termes, l’opposante affirme que l’usage du signe contesté tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou qu’il porterait préjudice à leur caractère distinctif et à leur renommée.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée

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ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
L’opposante fonde sa demande sur les éléments suivants:
La marque «EBAY» est la place de marché en ligne la plus établie au monde et déclenche une association immédiate de la part des consommateurs de l’UE. Cet effet, résultant de l’usage constant et significatif des marques antérieures et des efforts considérables déployés par l’opposante pour maintenir leur caractère unique, subirait un préjudice si un autre signe aussi similaire que le signe contesté était autorisé à être utilisé sur le marché.
Il est plus que probable qu’un consommateur attribuera le goodwill acquis par l’opposante grâce à une vaste promotion de la marque, y compris une forte publicité et une large promotion aux produits et services proposés sous le signe contesté. Les consommateurs attribueraient à tort à la marque demandée les connotations positives liées aux marques antérieures renommées.
Cela équivaudrait à un profit indu en ce sens qu’ «une sorte de stimulateur» serait accordée à la marque demandée du fait qu’elle serait liée, dans l’esprit des consommateurs, à la marque «EBAY» de l’opposante. Cette augmentation se traduirait par le bénéfice de la demanderesse et l’exploitation, sans compensation financière, de l’effort commercial déployé par l’opposante pour établir sa marque dans l’ensemble de l’UE.
Compte tenu du fait que le mot «BAY» est unique pour les services de vente au détail et les marchés en ligne et qu’il sera donc immédiatement associé à «EBAY», il ne fait aucun doute que le public cible, lorsqu’il sera confronté au signe contesté, supposera à tort que le signe contesté est la nouvelle sous-marque spécialisée EBAY consacrée au secteur de l’habillement ou aux services qui y sont liés.
Ainsi qu’il a été conclu ci-dessus, bien que la marque antérieure soit renommée pour des services de commerce en ligne, qui sont généralement différents de la fabrication de vêtements et de chaussures (classe 25 couverts par la demande contestée), la structure similaire des signes, fondée sur un mot faible décrivant/faisant allusion aux produits ou services («e» et «sell»), suivie de l’élément distinctif commun «bay», associé à la renommée des marques «EBAY» de l’opposante et à la proximité des produits et services, plaide en faveur d’un lien suffisamment étroit entre les signes.
Par conséquent, l’usage du signe contesté par la demanderesse tirerait indûment profit de l’image des marques antérieures et du message qu’elles véhiculent, de sorte que les produits et services désignés par la marque demandée seraient perçus par le public pertinent comme prometteurs de la qualité, de la fiabilité et, dans un sens plus large, de la disponibilité dans le monde entier des services de l’opposante. Cela pourrait stimuler les ventes des produits et services de la demanderesse dans une mesure exagérément élevée par rapport à l’importance de ses propres investissements promotionnels et, partant, entraîner la situation inacceptable dans laquelle la demanderesse serait autorisée à «exploiter de manière parasitaire» les investissements consentis par l’opposante pour promouvoir et construire une bonne volonté pour sa marque.

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Dès lors, compte tenu de tous les facteurs pertinents énumérés ci-dessus, il ne peut être
exclu que, par l’usage du signe contesté , la demanderesse puisse bénéficier de l’attractivité, des fonctions de garantie et de publicité établies des marques antérieures et exploiter l’effort commercial déployé par l’opposante pour développer sa marque, créant ainsi une image d’excellence et de fiabilité des transactions dans le domaine du commerce électronique pour lesquelles elle n’a versé aucune compensation financière.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition conclut que l’usage du signe contesté pour les produits et services contestés est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures.
Autres types de préjudice
L’opposante fait également valoir que l’usage du signe contesté porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée des marques antérieures.
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de blessure peut prendre trois formes différentes. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que l’empiétement prenne l’une de ses formes. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que le signe contesté tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures pour les produits et services pour lesquels un lien a été établi. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner si d’autres formes s’appliquent également.
e) La cause de nullité
Comme indiqué ci-dessus, la demanderesse prétend disposer d’un juste motif pour utiliser la marque contestée.
Selon la requérante, depuis le 28/12/2020, «SELLBAY» est le nom principal de sa société à responsabilité limitée («SELLBAY» Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością) et est utilisé depuis lors dans le nom de domaine de la société, ainsi que dans les adresses électroniques de la requérante pour identifier sa marque et son activité.
Par conséquent, la demanderesse prétend disposer de tous les droits et d’un intérêt légitime à utiliser et demander l’enregistrement de la marque «sby SELLBAY», étant donné qu’ «il s'agit d’une action naturelle, cohérente et intentionnelle visant à protéger les intérêts et l’image de la demanderesse et à amener les consommateurs de ses produits/services à développer une croyance consistant à garantir que les produits/services spécifiques proviennent de la demanderesse».
Toutefois, la demanderesse explique qu’en raison de la crise économique provoquée par la pandémie de carbone 19, son activité commerciale s’est jusqu’à présent limitée à l’organisation et à la préparation de la fabrication/de la fourniture de produits et de services,

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ainsi qu’à la négociation d’accords commerciaux internes (comme le démontreraient les annexes 2 à 7).
La demanderesse affirme également que, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, l’élément «BAY» n’est pas lié à «EBAY», étant donné qu’il est utilisé sur des marques de tiers pour des produits compris dans les classes 25 et 35 sans créer aucune association entre eux.
Selon la division d’opposition, les allégations de la demanderesse ne sont pas fondées. Selon la jurisprudence, un juste motif peut être constaté lorsque le demandeur établit qu’il ne peut raisonnablement être tenu de s’abstenir d’utiliser la marque (par exemple, parce que son usage du signe est un usage générique pour indiquer le type de produits et de services
— que ce soit par des mots génériques ou des dispositifs figuratifs génériques), ou lorsqu’il dispose d’un droit spécifique d’utiliser la marque pour les produits et services (par exemple, s’il démontre qu’un accord de coexistence pertinent permet son usage du signe ou s’il est démontré que le signe contesté a été utilisé de manière identique dans le cadre des services).
Toutefois, ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce étant donné que la demanderesse n’a pas démontré que la présence du mot «BAY» est effectivement nécessaire à la commercialisation des produits/services en cause. La demanderesse n’a pas non plus prouvé qu’elle avait une coexistence, voire aucun autre accord préalable avec l’opposante concernant l’usage de la marque contestée. En outre, à la date à laquelle la demanderesse a enregistré sa dénomination sociale et a commencé à préparer la commercialisation des produits/services sous la marque «sby SELLBAY», certaines des marques antérieures étaient enregistrées depuis 20 ans et étaient déjà largement reconnues.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que la demanderesse n’a pas réussi à établir un juste motif pour utiliser le signe contesté.
f) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire que la division d’opposition procède à l’examen des autres motifs et droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.

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De la division d’opposition
Gracia TORDESILLAS Fernando AZCONA Sarah DE Fazio MADDOCKS MARTÍNEZ DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.