EUIPO, 1er juin 2022, R 1514/2021‑5, HISOL / HISOL

EUIPO 1 juin 2022

Arguments

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Rejeté
Lien commercial entre les produits
La cour a estimé que les produits contestés dans la classe 1 sont différents des produits pour lesquels la cession a été demandée, et qu'il n'existe pas de lien commercial suffisant pour justifier la cession.
Rejeté
Absence de consentement pour l'enregistrement de la marque
La cour a confirmé que l'absence de consentement était établie, mais a jugé que cela ne suffisait pas pour justifier la cession pour les produits de la classe 1.

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 1er juin 2022, n° R1514/2021-5
Numéro(s) :	R1514/2021-5
Textes appliqués :	Article 8(3) EUTMR, Article 21(1) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	Décision confirmée
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Texte intégral

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LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 1 juin 2022
Dans l’affaire R 1514/2021-5
Hankuck Latices Co. Ltd. 175 1gongdan-ro6-gil
Gumi-si, Gyeong sangbuk-do
République de Corée Demanderesse de cession/requérante représentée par Marcin Kaszyński, kaszubska 17/4, 70-402 Szczecin (Pologne)
contre
Tribunal de première instance: Spółka Akcyjna ul. Firmowa 16
62-023 Robakowo
Pologne Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par Kancelaria Patentowa Tadeusz Wilczarski, ul. Norwida 12, 83-110 Tczew (Pologne)
Recours concernant la procédure d’annulation (déclaration de nullité) no 44 504 C (enregistrement de marque de l’Union européenne no 16 193 179)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), A. Pohlmann (Rapporteur) et S. Rizzo (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
01/06/2022, R 1514/2021-5, HISOL/HISOL

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 décembre 2016, le Tribunal World S.A., qui a ensuite changé son nom en TPICE World Spółka Akcyjna (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne»), a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
HISOL
pour des produits compris dans les classes 1, 2, 17 et 19, tels que limités le 19 février 2019, parmi lesquels les produits suivants (ci-après les «produits contestés»):

Classe 1 — Advants chimiques pour béton, gypse, ciment, vis, mortier.
2 La demande a été publiée le 24 janvier 2017 et la marque a été enregistrée le 11 mars 2019.

3 Le 15 juin 2020, Hankuck Latices Co. Ltd. (ci-après la «demanderesse de cession») a déposé une demande de cession de la marque enregistrée pour l’ensemble des produits enregistrés. Les motifs de la demande de cession au titre de l’article 21, paragraphe 2, point a), du RMUE étaient ceux énoncés à l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, à savoir l’enregistrement d’une marque par un agent en son propre nom sans le consentement du titulaire.

4 La demande de cession était fondée sur le droit antérieur suivant:

a) L’enregistrement de la marque coréenne no 40-1 267356 «HISOL», demandée le 20 décembre 2016 et enregistrée le 7 juillet 2017 pour les produits suivants:
Classe 2 — Véhicules pour peintures; Agglutinants pour peintures; vernis et laques.
b) Enregistrement international no 1 460 101 «HISOL», désignant l’Union européenne le 4 janvier2019, sur la base de l’enregistrement no 40-12 673 560 000 en République de Corée du 7 juillet 2017, pour des produits compris dans la classe 2.

c) Enregistrement international no 1 393 534 «HISOL D180», désignant l’Union européenne le 25 août 2017, sur la base de l’enregistrement no 4 012 727 300 000 en République de Corée du 28 juillet 2017, pour des produits compris dans les classes 1 et 2.

d) Marque non enregistrée «HISOL» pour un certain nombre de produits. Les territoires mentionnés en relation avec cette marque sont la République de Corée et l’Union européenne.

e) La marque notoirement connue no 40-1 267 356 «HISOL» dans l’Union européenne, en Pologne et en République de Corée pour les produits suivants:

3
Classe 1 — Advants chimiques pour béton, gypse, ciment, vis, mortier;
Classe 2 — Thinners et épaississants pour enduire, teintures et encres;
Classe 17 — Articles et matériaux d’isolation et de protection; Matériaux d’étanchéité; Sous- couches de sol; composés d’étanchéité; Élastomères; Peintures et vernis isolants; isolants pour la construction; mousses isolantes et étanches; peintures isolantes; agents d’étanchéité destinés à l’industrie de la construction; substances isolantes; joints de liquide, fibres à des fins d’isolation;
Classe 19 — Matériaux de construction non métalliques; Matériaux d’étanchéité; Asphalte, poix et bitume; Béton; Ciment; Gypse; Plâtre; Mélanges de ciment; Composition à base de bitume; Mortier pour la construction; Planchers non métalliques; Chapes pour sols;
Matériaux non métalliques pour planchers; Composés de rebouchage.
5 Par décision du 6 juillet 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement accueilli la demande de cession fondée sur l’enregistrement d’une marque par un agent en son propre nom sans le consentement de la titulaire et apartiellement cédé la marque contestée à la demanderesse de cession, à savoir pour les produits suivants:

Classe 2 — Thinners et épaississants pour enduits, teintures et encres;
Classe 17 — Articles et matériaux d’isolation et de protection; sous-couches de sol, composés d’étanchéité; peintures et vernis isolants; isolants pour la construction; mousses isolantes et étanches; peintures isolantes; agents d’étanchéité destinés à l’industrie de la construction; substances isolantes; joints de liquide; fibres isolantes.
6 Elle a ordonné que la marque contestée reste au nom de la titulaire de la marque de l’Union européenne pour les autres produits, à savoir:

Classe 1 — Advants chimiques pour béton, gypse, ciment, vis, mortier;
Classe 17 — Matériaux de repérage; élastomères;
Classe 19 — Matériaux de construction non métalliques; matériaux d’étanchéité; asphalte, poix et bitume; béton; ciment; gypse; plâtre; mélanges de ciment; compositions à base de bitume; mortier pour la construction; planchers non métalliques; chapes pour sols; matériaux non métalliques pour planchers; composé de rebouchage.
7 La division d’annulation a notamment motivé sa décision comme suit:

Enregistrement de la marquecoréenne no 40-1 267 356 «HISOL»
L’enregistrement de la marquecoréenne no 40-1 267 356 «HISOL» a été déposé le 20 décembre 2016 et appartient à la demanderesse de cession. Elle peut constituer la base d’une demande de cession fondée sur l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, étant donné qu’elle a été déposée avant le 22 décembre 2016, date de dépôt de la marque contestée.
Les éléments de preuve produits prouvent la relation d’agent entre les parties.

Les signes sont identiques.

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Les produitscontestés compris dans la classe 1 sont différents des produits sur lesquels la demande de cession est fondée, étant donné qu’ils consistent principalement en des produits chimiques bruts utilisés pour fabriquer d’autres produits tels que du béton, du gypse, du ciment, du chapeau et du mortier; toutefois, le simple fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre ne suffira pas, à lui seul, à démontrer que les produits sont similaires, étant donné que leur nature, leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent être tout à fait distincts. Les matières premières qui sont soumises à un processus de transformation sont, tant par leur nature que par leur finalité et leur destination, essentiellement différentes des produits finis qui incorporent ces matières premières ou qui en sont revêtus. En outre, ils ne sont pas complémentaires au motif que l’un est utilisé dans le processus de fabrication de l’autre et que les matières premières sont généralement destinées à être utilisées dans l’industrie plutôt qu’à être achetées directement par le consommateur final.

Les produits contestés «matériaux d’étanchéité; élastomères» compris dans la classe 17 et tous les produits contestés compris dans la classe 19 sont différents (voir paragraphe 6 ci-dessus).

Les produits contestés compris dans les classes 2 et 17, à l’exception des «matériaux d’emballage; élastomères» sont identiques ou fortement similaires (voir paragraphe 5 ci-dessus).

Sur la base des éléments de preuve produits, il apparaît clairement que la demanderesse de cession exerce ses activités dans le domaine des revêtements et de la construction et fabrique ces produits, et que la titulaire de la marque de l’Union européenne les distribue.
Parconséquent, les produits de la titulaire de la MUE qui ont été jugés identiques ou (très) similaires pourraient être perçus par le public comme des produits «autorisés», dont la qualité est encore «garantie» d’une certaine manière par la demanderesse de cession, et à l’égard desquels les mesures de commercialisation prises par la demanderesse de cession auraient été raisonnables au regard des produits protégés par la marque antérieure. Les produits présentent une relation commerciale étroite, de sorte que l’usage de la marque contestée pour ces produits constituerait un obstacle sérieux à l’entrée du titulaire initial sur le marché de l’Union ou à la poursuite de l’exploitation de sa marque sur ce marché. Ce point est confirmé par les observations de la titulaire de la marque de l’Union européenne relatives à la nature et à la taille du marché pertinent en Pologne et à la perception des clients pertinents.

Le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée a eu lieu sans le consentement de la titulaire et sans justification.

Les conditions énoncées à l’article 60, paragraphe 1, point b), sont partiellement remplies et la demande de cession est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE pour les produits qui ont été jugés identiques ou similaires (voir paragraphe 5). Par conséquent, la marque contestée est cédée

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à la demanderesse de cession conformément à l’article 21, paragraphe 2, point a), du RMUE pour ces produits. En revanche, la demande de cession doit être rejetée pour les produits restants (voir paragraphe 6) étant donné que les conditions énoncées à l’article 60, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE ne s’appliquent pas.

Enregistrement international no 1 460 101 «HISOL» et enregistrement international no
1 393 534 «HISOL D180»
L’Unioneuropéenne a été désignée dans l’enregistrement international no 1 460 101 le 4 janvier 2019 et dans l’enregistrement international no
1 393 534 le 25 août 2017. La marque contestée ayant été déposée le 22 décembre 2016, les enregistrements internationaux ne sont pas antérieurs et la demande de cession doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ces droits.

Marque non enregistrée «HISOL»
Il n’existe pas de marque européenne non enregistrée en tant que telle. Si l’intention du demandeur de cession était d’invoquer la marque non enregistrée «HISOL» dans un ou plusieurs États membres de l’UE, elle aurait dû préciser le territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.
Enoutre, le demandeur de la cession aurait dû fournir des éléments de preuve établissant qu’en vertu des lois nationales pertinentes, il a acquis des droits exclusifs sur la marque non enregistrée revendiquée. La demande de cession fondée sur la marque non enregistrée «HISOL» dans l’Union européenne et en République de Corée doit être rejetée.
Marque notoirement connue no 40-1 267 356 «HISOL» dans l’Union européenne, en Pologne et en République de Corée
Le numéro de la marque indiquée coïncide avec l’enregistrement de marque coréen invoqué examiné ci-dessus. Dans la mesure où la revendication de la demanderesse de cession porte sur l’enregistrement de la marque coréenne déjà examiné, il est renvoyé aux conclusions ci-dessus.

Si l’intention du demandeur de cession était d’invoquer une autre marque coréenne enregistrée, aucune preuve de l’existence ou de l’étendue de la protection de cette marque n’a été présentée. En outre, il n’y a pas de MUE portant le numéro indiqué. Dès lors, la demande de la requérante ne saurait prospérer sur ce fondement.

Dans la mesure où la demanderesse de cession faisait référence à une marque non enregistrée notoirement connue dans l’Union européenne et en République de Corée, les considérations et conclusions susmentionnées concernant la marque non enregistrée s’appliquent. Par conséquent, la demande de cession doit également être rejetée pour ces droits.

Chaque partie supportera ses propres dépens.

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8 Le 3 septembre 2021, la demanderesse de cession a formé un recours contre la décision attaquée et, le 5 novembre 2021, elle a déposé le mémoire exposant les motifs du recours, marqué comme confidentiel. Elle demande que la décision attaquée soit partiellement annulée et que les produits contestés énumérés au paragraphe 1 ci-dessus soient également attribués à la demanderesse de cession.

9 Dans son mémoire en réponse reçu le 5 janvier 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé que le recours soit rejeté et que la demanderesse de la cession soit condamnée aux dépens.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments avancés par la demanderesse de cession dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:

Il est demandé que le mémoire exposant les motifs du recours soit traité de manière confidentielle.

Ilconvient de vérifier si les produits en conflit présentent un lien étroit sur le plan commercial, de sorte que l’usage de la marque contestée pour ces produits constituerait un obstacle sérieux à l’entrée du titulaire initial sur le marché de l’Union ou à la poursuite de l’exploitation de sa marque sur ce marché. Ce qui compte, c’est que les produits contestés puissent être perçus par le public comme étant fournis en vertu de l’accord entre les parties et qu’il serait raisonnable que le titulaire initial fournisse ces produits compte tenu de l’étendue de la protection de la marque antérieure.

L’argumentationgénérale exposée dans la décision attaquée concernant les produits bruts ne s’applique pas aux produits examinés dans le cadre de la présente procédure. L’approche consistant à traiter tous les produits bruts de la même manière n’est pas acceptable.

Conformément à l’étendue de l’activité de la demanderesse de cession et à la manière dont les produits étiquetés de la marque «HISOL» sont proposés aux clients, il convient de mentionner que «HISOL» -épaississants associatifs acryliques remplace des épaississants tels que HEC et CMC qui ont été utilisés de manière classique dans des peintures à base d’eau. En outre, elle améliore la fluidité de la peinture, la fluidité de la peinture (elle réduit notamment l’spatter), la stabilité de la peinture et la performance du film. Il s’agit d’un épaisseur qui peut améliorer et réduire les coûts. Les épaississants «HISOL» sont très efficaces lorsqu’ils sont utilisés dans les peintures pour reliure à base de polymère cristalique et les peintures pour reliure à base de vinyle acrytate-acrylique.
De manière générale, lorsqu’il est utilisé en association avec une petite quantité de épaississants HEC, il est efficace en matière de stabilité de la viscosité, de prévention de la séparation des couleurs et de séparation des couches (compneresis). Les épaississants «HISOL» possèdent des propriétés stables de viscosité et de rhéologie pendant longtemps à Alkali pH.

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Toutefois, lorsqu’elle est utilisée dans les peintures de type Binder Pure- Acrylic, la viscosité augmente pendant le stockage, de sorte qu’elle n’est pas recommandée pour des quantités limitées. Les épaississants «HISOL» présentent une stabilité bactérienne supérieure à celle des épaississants dérivés de Cellulose. Ils sont moins chers que les épaississants à base de cellulose, de sorte que les coûts de conception de la peinture peuvent être inférieurs. Par rapport à l’épaississement aromatisant classique de l’acrylique, la viscosité souhaitée peut être obtenue avec une faible quantité, de sorte que la résistance à l’eau de la pellicule de revêtement n’est que légèrement dégradée.
Le terme«HISOL» désigne des émulsions soucieuses insonorisées. Il s’agit de polymères tertiaires qui s’appuient sur la chimie ASE en ajoutant un monomère d’ester acrylique hydropique à la composition polymère. «HISOL» est une matière première pour les peintures à base d’eau principalement et utilise des zones serveurs.

La structure chimique de «HISOL» est la suivante:

La structure chimique ci-dessus montre que les produits «HISOL» doivent être considérés comme proches des produits bruts indiqués dans la classe 1.

Les produits sur lesquels la demande est fondée présentent un lien étroit sur le plan commercial et l’usage de la marque contestée pour ces produitsconstituerait un obstacle sérieux à la poursuite de l’exploitation de la marque de la demanderesse de cession sur le marché de l’Union. Il est possible et il se produit que des produits portant la marque «HISOL» soient présentés à côté d’autres produits compris dans la classe 1, y compris des produits chimiques bruts. Tous ces produits sont également inclus dans le marché des matériaux de construction. Il est évident que dans le cas où les deux types de produits étiquetés avec la même marque ou une marque similaire seront présentés côte à côte, les consommateurs potentiels seront induits en erreur. De telles circonstances peuvent radicalement limiter la possibilité pour le demandeur de la cession de poursuivre ou d’étendre son activité commerciale sur le même marché que le titulaire de la même marque enregistrée pour des produits compris dans la classe 1.

Tous les produitscompris dans la classe 1 couverts par la MUE sont attribués au demandeur de cession.

Chaque partie doit supporter ses propres dépens.

11 Les principaux arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne peuvent être résumés comme suit:

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La proposition de transfert de la marque à des conditions loyales est maintenue.

La titulaire de la marque de l’Union européenne souscrit pleinement à la décision attaquée et demande à la chambre de recours de confirmer la décision dans son intégralité.

Les produits en cause sont différents. En particulier, le simple fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre ne suffira pas, à lui seul, à démontrer que les produits sont similaires, car leur nature, leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent être tout à fait distincts.

Motifs
12 Saufindication contraire expresse dans la présente décision,toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no
207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.

14 Le recours n’est toutefois pas fondé.

Demandede traitement confidentiel
15 Le demandeur de la cession a qualifié son mémoire exposant les motifs du recours de confidentiel.

16 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique, par exemple les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles.

17 Si unepartie invoque un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’Office doit s’assurer que cet intérêt particulier est démontré de manière suffisante. L’intérêt particulier doit être imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel.
18 Toutefois, la demanderesse de cession n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles l’article 114, paragraphe 4, du RMUE serait applicable à ses observations et la chambre de recours n’a trouvé aucune indication dans les observations qui pourrait justifier l’existence d’un intérêt particulier. En effet, la plupart des documents produits ne contiennent aucune donnée ou information de nature à première vue confidentielle [R 429/2007-2, KINDERMEDIA KINDERMEDIA
(fig.)/KINDER et al., § 22-24; 26/06/2020, R 1691/2019-5, Rubyaa/YAYA et al.,
§ 15-22).

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19 Il s’ensuit que la demande de confidentialité ne peut pas être acceptée.

Portée du recours
20 Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, dansles procédures inter partes, l’examen du recours est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs durecours.
21 La demanderesse de cession a explicitement limité le recours au rejet de la demande de cession pour les produits contestés compris dans la classe 1 (voir paragraphe 1). La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a formé ni son propre recours ni un recours incident.

22 Les produits en cause dans le présent recours ne sont donc que les produits contestés en classe 1. La décision de la division d’annulation est devenue définitive et contraignante en ce qui concerne les produits compris dans les classes 2, 17 et 19 (voir paragraphes 5 et 6).

Sur les exigences de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE
23 Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsqu’il existe une marque visée à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE et que les conditions énoncées dans ce dernier article sont remplies. Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, une marque est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est demandée par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements.

24 Il ressort du libellé de cette disposition que, pour qu’une opposition aboutisse sur ce fondement, les conditions suivantes doivent être remplies. Il convient:

(I) que l’opposant soit le titulaire de la marque antérieure;

(II) que le demandeur de la marque soit ou ait été l’agent ou le représentant du titulaire de la marque;

(III) que la demande ait été déposée au nom de l’agent ou du représentant sans le consentement du titulaire et sans qu’il existe de raisons légitimes justifiant l’action de l’agent ou du représentant; et
IV) que la demande porte essentiellement sur des signes et des produits identiques ou similaires.

25 Ces conditions sont cumulatives. Dès lors, lorsque l’une des conditions n’est pas remplie, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 3, du RMUE ne saurait prospérer. Il convient donc d’examiner si les conditions requises par l’article 8, paragraphe 3, du RMUE sont remplies en l’espèce (13/04/2011, T-262/09, First
Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171, § 61; 14/02/2019, T-796/17,
MOULDPRO, EU:T:2019:88, § 21).

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26 Conformément à l’article 21 du RMUE, lorsqu’une marque de l’Union européenne est enregistrée au nom de l’agent ou du représentant d’une personne qui est titulaire de cette marque, sans l’autorisation du titulaire, ce dernier est habilité à exiger la cession de la marque de l’Union européenne en sa faveur, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements. Le titulaire peut présenter une demande de cession au lieu d’une demande en nullité.

La charge de la preuve et les faits notoires
27 Conformément à l’article 95, paragraphe 1, duRMUE, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties (09/07/2014, T-184/12, Heatstrip,
EU:T:2014:621,§ 74; 13/04/2011, T-262/09, First Defense Aerosol Pepper
Projector, EU:T:2011:171, § 97). Cette disposition vise, notamment, la base factuelle des décisions de l’Office, à savoir les faits et les preuves sur lesquels celles-ci peuvent être valablement fondées.
28 Ainsi, la chambre de recours ne peut fonder sa décision que sur les faits et preuves que les parties ont présentés, à l’exception des faits notoires, c’est-à-dire qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles (09/02/2011, T-222/09,
ALPHAREN/ALPHA D3, EU:T:2011:36, § 29; 14/06/2016, R 1272/2015-5,
DEPHOS/Deophos, § 25-30). En particulier, pour apprécier la similitude ou la dissemblance entre les produits en conflit, une recherche factuelleex officio, qui pourrait être utilisée en faveur ou contre la constatation d’une similitude entre les produits, serait contraire à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE (09/02/2011, T- 222/09, alpharen, EU:T:2011:36, § 32).
29 Enrevanche, la chambre de recours peut se fonder sur des faits notoires. Ceux-ci sont définis comme des faits qui sont susceptibles d’être connus de toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles (22/06/2004,
T-185/02, Picaro, EU:T:2004:189, § 29), ou qui résultent de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont, notamment, connus des consommateurs de ces produits. Dans un tel cas, l’Office n’est d’ailleurs pas tenu de donner des exemples de cette expérience pratique (16/10/2014, T-444/12, Linex, EU:T:2014:886, § 30; 08/10/2015, T-
78/14, Genuß für Leib mentale Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455
(fig.)/ANDECHSER NATUR SEIT 1908 et al. (marque fig.), EU:T:2015:768, §
26; 20/01/2021, T-261/19, OptiMar (fig.)/MAR, EU:T:2021:24, § 42). Les faitsnotoires sont, en particulier, ceux disponibles dans les dictionnaires généraux
(15/11/2011, T-363/10, Restore, EU:T:2011:662, § 31; 23/11/2015, T-766/14,
FoodSafe, EU:T:2015:913, § 36).

30 Parconséquent, c’est le demandeur de la cession qui doit, en principe, prouver que les conditions de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE sont remplies, à l’exception de l’existence d’un consentement, qui doit être prouvé par la titulaire de la MUE (09/07/2014, T-184/12, Heatstrip, EU:T:2014:621, § 57; 27/03/2017, R
673/2016-2 GZOX (marque fig.)/GZOX (fig.), § 21).

11
31 La chambre de recours suit l’approche de la division d’annulation et examine tout d’abord les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE en ce qui concerne la marque coréenne antérieure no 40-1 267 356 «HISOL».

Marque coréenne antérieure «HISOL»
32 Commeindiqué ci-dessus, l’article 8, paragraphe 3, du RMUE exige que le demandeur de cession soit titulaire d’une marque antérieure (similaire ou identique), qui a été déposée par un agent du demandeur de cession au nom de l’agent sans le consentement du titulaire et sans aucune justification de la part de l’agent.
33 Toutes ces conditions sont remplies, comme l’a conclu à juste titre la division d’annulation: La demanderesse de cession est titulaire d’une marque coréenne antérieure, identique à la MUE contestée. La titulaire de la MUE a explicitement reconnu que la titulaire de la marque «HISOL» était la demanderesse cédante et que la titulaire de la MUE n’avait jamais eu l’intention de «s’approprier la marque de Hankuck HISOL» (page 6 du mémoire du 7 novembre 2020). La titulaire de la marque de l’Union européenne a également utilisé la marque de telle manière que le nom «HISOL» apparaissait «à côté du nom Hankuck Latices en tant que propriétaire des marques» (page 3 du mémoire du 7 novembre 2020).

34 Deuxièmement, la titulaire de la marque de l’Union européenne a agi en tant que distributeur des produits «HISOL» dans l’Union européenne entre 2016 et 2018. La notion d’ «agent» au sens de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE doit être interprétée au sens large et couvre, notamment,un distributeur (11/11/2020, C-
809/18 P, MINERAL MAGIC, EU:C:2020:902, § 84-86). Les éléments de preuve démontrent l’existence d’une relation d’agent entre les parties au cours de cette période. Ce fait n’est pas contesté par les parties.

35 Troisièmement, la demanderesse de cession n’a jamais donné l’autorisation de déposer la MUE au nom de la titulaire de la MUE. Il incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver qu’un consentement suffisamment clair, précis et inconditionnel a été donné par le demandeur de la cession (voir paragraphe 30 ci-dessus). La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas prouvé l’existence d’un consentement répondant à ces conditions. En outre, le dépôt de la marque n’est justifié par aucune autre raison. Les arguments avancés par la titulaire de la marque de l’Union européenne à l’appui de son droit à une rémunération financière pour ses efforts et dépenses pour renforcer le goodwill de la marque ne constituent pas des motifs légitimes justifiant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée en son nom. Lorsque la demanderesse de cession a découvert que la MUE était enregistrée au nom de la titulaire de la
MUE, elle a souligné, en réponse à un courriel de la titulaire du 25 avril 2019 intitulé «Hisol, Hiresol, Hique, Hidis protection», qu’elle ne pouvait permettre à la titulaire de revendiquer les droits de marque en son propre nom (voir courriel entre la titulaire de la MUE et la demanderesse de cession des 25 et 26 avril 2019, pièce no 3 de la demande de cession). La demanderesse de cession a déclaré que la titulaire de la MUE n’était disposée à transférer la marque qu’à la condition qu’elle devienne le seul distributeur des produits de la demanderesse de cession

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(page 3 du mémoire du 3 décembre 2020). Cette affirmation, qui n’a pas été explicitement contestée par la titulaire de la marque de l’Union européenne, est confirmée par le courriel de la titulaire de la marque de l’Union européenne du 25 avril 2019, dans lequel elle propose de transférer la marque à condition que le
Tribunal reste le distributeur sur le marché polonais (voir dernier paragraphe du courriel de la titulaire de la marque de l’Union européenne du 25 avril 2019, pièce jointe no 3 de la demande de cession). En d’autres termes, la titulaire de la marque de l’Union européenne a utilisé la marque contestée comme un outil pour tenter de préserver sa position de distributeur sur le marché européen. Il ne s’agit pas d’une justification au titre de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.

36 Aucune des exigences susmentionnées de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE n’a été contestée par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans le cadre de la procédure de recours. Au lieu de cela, la titulaire de la marque de l’Union européenne a souligné qu’elle «souscrit pleinement à la décision rendue le 6 juillet 2021».

37 Par conséquent, la seule question à trancher dans le cadre du présent recours est celle de savoir si la demande au titre de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE est également accueillie pour les produits compris dans la classe 1 énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.

Comparaison des produits
38 L’article 8, paragraphe 3, du RMUE s’applique lorsque la marque contestée «concerne essentiellement des produits identiques ou similaires» (13/04/2011, T-
262/09, First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171, § 61;
14/02/2019, T-796/17, MOULDPRO, EU:T:2019:88, § 21).

39 La terminologie «en substance» utilisée par le Tribunal montre que la comparaison des produits et services n’est pas nécessairement la même que la comparaison des produits et services visée à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’article 8, paragraphe 3, du RMUE ne doit pas être apprécié sur la base de l’existence d’un risque de confusion (11/11/2020, C-809/18 P, MINERAL MAGIC, EU:C:2020:902, § 92). Toutefois, aux fins d’établir si la marque contestée vise «essentiellement» des produits identiques ou similaires, il convient de prendre en considération les critères utilisés pour l’appréciation d’une similitude entre les produits au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE, y compris, notamment, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire, les canaux de distribution des produits concernés, l’origine habituelle et le public pertinent des produits et services (11/11/2020, C-809/18 P, MINERAL MAGIC, EU:C:2020:902, § 100).

40 Le degré de similitude entre les produits ou services doit être tel qu’il garantit que le but de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE est atteint, à savoir empêcher le détournement de la marque par l’agent du titulaire (11/11/2020, C-809/18 P, MINERAL MAGIC, EU:C:2020:902, § 72).

41 L’examen d’une éventuelle similitude entre les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne contestée et par la marque antérieure doit être

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effectué en se référant à la liste des produits et services désignés par ces deux marques et non aux produits ou services effectivement commercialisés sous ces marques.

42 Les produits comparés sont les suivants:
Marque antérieure Marque contestée
Classe 2 — Véhicules pour peintures; Classe 1 – Advants chimiques pour béton, Agglutinants pour peintures; vernis et laques. gypse, ciment, vis, mortier.

43 Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice. S’il est vrai que la classification de Nice sert principalement à des fins administratives, la classification d’un produit dans une classe spécifique de la classification de Nice est l’un des éléments servant à définir l’objet d’une marque. Cela a été confirmé par le Tribunal à plusieurs reprises (10/09/2014, T-199/13, Star, EU:T:2014:761, § 35; 25/01/2018,
T-367/16, h HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE (fig.)/HOLY et al.,
EU:T:2018:28, § 50; 20/02/2018, T-45/17, CK1/CK (fig.), EU:T:2018:85, § 28;
19/06/2018, T-89/17, Novus/NOVUS (fig.) et al., EU:T:2018:353, § 33, 53;
08/07/2020, T-20/19, mediFLEX easystep/Stepeasy (fig.), EU:T:2020:309, § 55).

44 Selon les notes explicatives de la classification de Nice, les produits compris dans la classe 1 comprennentprincipalement les produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et à l’agriculture, y compris ceux qui entrent dans la fabrication de produits appartenant à d’autres classes. Les produits contestés en l’espèce sont des produits bruts, principalement utilisés à des fins industrielles. Les produits bruts sont des matières premières servant de base à la fabrication de produits finis.

45 C’est à juste titre que la demanderesse critiquela stricte différenciation entre les produits bruts compris dans la classe 1 et les produits finis compris dans la classe 2, comme l’a fait la division d’annulation dans la décision attaquée. Le fait qu’un produit soit décrit comme étant un produit fini ne signifie pas qu’il ne peut pas être utilisé dans l’industrie comme ingrédient, matière première ou composant dans la fabrication d’un autre produit. En effet, la notion de produit fini désigne un produit prêt à être commercialisé. Elle peut donc s’appliquer à des produits commercialisés auprès de l’industrie. En outre, même si ce concept est utilisé dans un sens plus étroit, pour distinguer les produits manufacturés de matières premières brutes, il ne saurait servir de base à une conclusion de dissemblance.
En effet, un produit manufacturé peut constituer un ingrédient, une matière première ou un composant d’un autre produit manufacturé (09/07/2016, T- 742/14, CALCILITE, EU:T:2016:418, § 51; 26/06/2020, R 2642/2019-4,
Osmo/Osmo et al., § 23).

46 Dès lors, la description des produits antérieurs comme étant des produits finis ne permet nullement d’exclure la possibilité que ces produits soient utilisés dans un processus industriel pour fabriquer d’autres produits. Le fait que ces produits puissent être vendus à des particuliers ou à des entreprises de peinture dans le

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secteur de la construction ne signifie pas que des produits répondant à ces descriptions ne peuvent pas être commercialisés auprès de professionnels industriels pour la fabrication d’autres produits (09/07/2016, T-742/14, CALCILITE, EU:T:2016:418, § 52; 26/06/2020, R 2642/2019-4, Osmo/Osmo et al., § 23).

47 Les «vernis» antérieurs compris dans la classe 2 sont des résines dissoutes dans un liquide à appliquer sur du bois, des métaux ou d’autres matériaux pour former une surface dure, claire et brillante à sec (Lexico Online, https://www.lexico.com/en/definition/varnish, consulté le 28/04/2022). Les
«laques» antérieures comprises dans la classe 2 sont des liquides composés d’étagères dissoutes dans l’alcool, ou de substances synthétiques, qui sont sèches pour former un revêtement de protection dur pour le bois, le métal, etc. (Lexico
Online ,https://www.lexico.com/en/definition/lacquer, consulté le 28/04/2022).
Ces produits sont des produits finis. Ils servent de revêtement pour différents types de surfaces, en particulier pour le bois.

48 Les épaississants sont des substances qui sont ajoutées à un liquide afin de le rendre plus agréable et plus solide (Collins Online https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/thickener, consulté le
28/04/2022). Aglutiner signifie «respecter ou faire respecter, comme avec la colle» (Collins English Dictionary Online, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/agglutinate, consulté le
28/04/2022). Ainsi, les produits antérieurs «épaississants pour peintures;
Agglutinants pour peintures» compris dans la classe 2 sont des additifs chimiques qui emboîtent les bâtonnets de peintures ou les rendent moins liquides.
49 Ilexiste une différence essentielle entre les produits contestés en l’espèce et ceux comparés dans les affaires parallèles R 1515/2021-5 et R 1516/2021-5: Il ressort clairement du libellé de la liste des produits dans les affaires parallèles que ces marques contestées protégeaient le terme général «c hemicaladditifs utilisés dans l’industrie de la construction» et que lesadditifs chimiques plus spécifiques pour le béton, le gypse, le ciment, le chapeau, le mortier, etc. étaient simplement utilisés à titre d’exemples (voir 01/06/2022, R 1515/2021-5, HIRESOL/HIRESOL,
§ 50; 01/06/2022, R 1516/2021-5, HIQUE/HIQUE, § 49). La chambre de recours
a donc comparé le terme général «chemical adjuvants utilisés dans le secteur de la construction» (et non les exemples) avec les produits antérieurs dans les affaires parallèles. En revanche, en l’espèce, l’objet de la marque contestée se limite à des additifs chimiques très spécifiques, à savoir des «additifs chimiques pour béton, gypse, ciment, vis, mortier». Cela a des conséquences sur la comparaison des produits.

50 Les «additifs chimiques pour béton, gypse, ciment, chape, mortier» contestés compris dans la classe 1 sont des ingrédients qui sont ajoutés à des matériaux spécifiques, à savoir béton, gypse, ciment, chape et mortier. Rien n’indique que ces produits présentent un lien avec les épaississants et aglutinants pour peintures ou vernis et laques. Les produits en cause ont une destination et une utilisation clairement différentes[11/02/2019, R 946/2018-4, K-Flex/Q-Flex (fig.), § 22]. En outre, les produits sont utilisés dans différents secteurs commerciaux: Les produitscontestés sont utilisés pour la construction ou la réparation de bâtiments,

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sols ou murs, tandis que les produits antérieurs sont utilisés pour couvrir des surfaces et ne sont jamais utilisés en même temps que les produits contestés. Si un bâtiment ou un mur était construit, d’abord le bâtiment ou le mur en tant que tel serait fini et seulement après, et seulement si nécessaire, la peinture, le vernis ou le lac pourrait être appliqué à ce bâtiment ou mur. En outre, rien n’indique que les produits en conflit s’adressaient au même public. Les produits antérieurs sont principalement utilisés par les peintres professionnels ou les «bricoleurs». En revanche, les produits contestés s’adressent à des spécialistes de l’industrie qui ont besoin de ces produits chimiques pour produire du béton, du gypse, du ciment, du vis et du mortier. En outre, un rapport de complémentarité ou de concurrence ne peut être détecté entre les produits en cause. En résumé, les produits sont différents, comme l’a considéré à juste titre la division d’annulation.

51 Étantdonné que l’une des conditions cumulatives d’application de l’article 60, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE
(voir paragraphes 24 à 25 ci-dessus), à savoir que la MUE concerne essentiellement des produits identiques ou similaires, n’est pas remplie en ce qui concerne les «additifs chimiques pour béton, gypse, ciment, chapes, mortier» contestés compris dans la classe 1, la demande de cession au titre de l’article 21, paragraphe 2, point a), du RMUE ne peut être accueillie en ce qui concerne ces produits et le recours est rejeté dans la mesure où il est fondé sur la marque coréenne antérieure no 40-1 267 356 «HISOL».
Autres droits invoqués par le demandeur de la cession
52 Comme indiqué àjuste titre par la division d’annulation (voir paragraphe 7 ci- dessus), les autres droits antérieurs ne peuvent être pris en considération pour les raisons suivantes:
˗ L’enregistrement international no 1 460 101 «HISOL» et l’enregistrement international no 1 393 534 «HISOL D180» ne sont pas antérieurs;
˗ il n’existe pas de marque européenne non enregistrée, notoirement connue ou non;
˗ en ce qui concerne la marque nationale non enregistrée, aucun territoire d’un État membre de l’UE n’a été indiqué et aucune preuve concernant la législation du pays reconnaissant une marque nationale non enregistrée, qu’elle soit notoirement connue ou non, n’a été produite.

53 Comme l’a considéré à juste titre la division d’annulation, la demande de cession est rejetée en ce qui concerne les autres droits invoqués par la demanderesse de cession. Ce point n’a pas été contesté par la demanderesse de cession.

Frais
54 Étant donné que le recours est rejeté et que la demanderesse de la cession est la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit être

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condamnée à supporter les frais exposés par la titulaire de la MUE aux fins de la procédure de recours.

55 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, la chambre de recours fixe à 550 EUR le montant des frais de représentation à payer par la demanderesse de cession à la titulaire de la MUE aux fins de la procédure de recours.

56 En cequi concerne la procédure d’annulation (cession), la division d’annulation a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.

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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:

1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse de cession à supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. Le montant total à rembourser par la demanderesse en nullité à la titulaire de la marque de l’Union européenne dans les procédures d’annulation (cession) et de recours s’élève à 550 EUR.

Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann S. Rizzo
Greffier:

Signature
P.O. N. Granado Carpenter