DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 109 346
Automator GmbH Markierungssysteme, Hüttentalstrasse 9, 71032 Böblingen, Allemagne (opposante), représentée par Cabinet Germain indirects Maureau, 12, rue Boileau, 69006 Lyon, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Automator Marking Systems S.R.L., Via Savona 43/1, 20144 Milano, Italie (demanderesse), représentée par BRUNACCI indirects Partners S.R.L, Via Pietro Giardini, 625, 41125 Modena, Italie (mandataire agréé).
Le 07/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 109 346 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 20/01/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 097 075 «AUTOMATOR» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 7, 9, 16, 35 et 42. L’opposition est fondée sur la dénomination sociale «AUTOMATOR GMBH MARKIERUNGSSYSTEME» utilisée en Allemagne. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:

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le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
conformément à la législation à laquelle elle est soumise et avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante doit avoir acquis les droits du signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Partant, lorsqu’un signe ne répond pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
a) L’usage antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs. Par ailleurs, cet usage doit démontrer que la portée du signe en cause n’est pas seulement locale.
Il convient de rappeler que la condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, relative à l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale, a pour objet de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment caractérisé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que l’usage de ce signe soit effectué sur une partie substantielle de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont les acheteurs et les consommateurs, ainsi que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale. Par ailleurs, l’appréciation de la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être effectuée de façon séparée pour chacun des territoires où le droit qui est invoqué au soutien de l’opposition est protégé. Enfin, l’usage du signe dans la vie des affaires doit être démontré avant la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157, 159-160, 163, 166).
Le fait qu’un signe confère à son titulaire un droit exclusif sur l’ensemble du territoire national ne suffit pas en soi à prouver qu’il a une portée qui n’est pas seulement locale au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. L’exigence d’une«portée qui n’est pas seulement locale» porte également sur l’usage qui est fait du signe sur la base duquel l’opposition est formée, et non pas seulement sur la zone géographique dans laquelle le s igne peut être protégé selon le droit qui régit le signe en cause (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 156).
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 19/07/2019. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que le signe sur lequel l’opposition est fondée, à savoir la

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dénomination sociale AUTOMATOR GMBH MARKIERUNGSSYSTEME, était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Allemagne avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que le signe de l’opposante a été utilisé dans la vie des affaires pour: systèmes de marquage pour l’étiquetage permanent de produits industriels et les magasins y afférents.
Le 17/09/2020, en présentant des faits, preuves et observations supplémentaires, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: Les articles 5, 12 et 42 de la loi allemande sur les marques en allemand et ses traductions en anglais, à savoir:
Annexe 2: un extrait du registre du commerce en allemand concernant la société AUTOMATOR GMBH MARKIERUNGSSYSTEME et sa traduction anglaise (même document que celui déposé le 20/01/2020) indiquant que la société était constituée à Bobliged le 09/08/1991, avec un capital de 50 000 DM (devise allemande au moment de la constitution), ayant pour objet des systèmes de marquage permanent des produits industriels et des magasins s’y rapportant; unedéclaration datée du 11/09/2020 rendue par l’expert en conseils fiscaux de l’opposante (expert-comptable faisant partie de l’Ordre fédéral allemand des comptables) en allemand, et sa traduction en anglais, indiquant que la société AUTOMATOR GMBH MARKIERUNGSSYSTEME, ayant son siège à Hüttentalstr. 9, 71032 Böblingen, a été fondée sur 04/06/1991 et inscrite au registre du

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commerce du tribunal de district de Stuttgart le 09/08/1991, et que, depuis lors, «elle a réalisé des ventes de plusieurs millions d’euros».
Annexe 3: environ 30 factures émises sous l’en-tête d’ Automator GmbH datées du 19/01/2010 au 15/07/2020 (deux ou trois par an), pour des ventes d’environ 950 produits identifiés avec le signe «Automator» [ par exemple, «Automator MV35VP», «Automator MV23VPS», «Werlzeughalter automator MV12 (Nr 19/20/21/23)», «Automator MV35VP: Schagfeder Nr. 10, Verriegelungshülse Nr. 4, Stahikulgeln Nr.6», «automator MV35: Abschlusskappe komplett», «Automator MV35VP: Verriegelungshúlse Nr.4, Schalagfeder Nr. 10 Durchm.7mm, verriegelúngsfeder Nr. 3, Rückholfeder Nr. 7, Führungskeil Nr. 24», «Stempermaschine Automator MV21», «Maschine typ automator MV35: Verriegelungshülse, Schlagbolzen, Schlagfeder Durchm.8, Führungskeil», «Automator MV23VP Nr.75», Anbaueinheit Automator MV23VP); 11 bons de commande émis par Automator GmbH Markier-Systeme ou Automator GmbH, datés de 2010 à 2020, pour des produits identifiés avec des références telles que «WZB-Automator», «Schalgfeder Nr.10, Stremmaschine Typ MV21 pneumatisch laut Angebot 0317924-2», «Automator MV21 pneumatisch gem Angebot 02186422. «Automator MV94». Toutes les informations concernant les destinataires des factures et des bons de commande (à savoir les noms, adresses, villes, pays), ainsi que les prix unitaires et totaux des produits vendus ont été masquées à dessein. La plupart des factures et des bons de commandes datent de la période pertinente.
Annexe 4: des catalogues non datés de l’opposante, en allemand et en anglais,
identifiés sur leur première page comme et , respectivement, comme des machines de marquage, des mécanismes de marquage et des accessoires pour les mêmes produits, identifiés avec des références qui peuvent être associées à ceux indiqués sur les factures, tels que, par exemple,
. La dernière page du catalogue en allemand fait référence à Automator GmbH:

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La dernière page du catalogue en allemand fait référence à Automator GmbH en ce qui concerne l’Allemagne et une autre société pour la France:
Dépliants non datés en allemand et en français, accompagnés de traductions en anglais, montrant, entre autres, des références de machines de marquage identifiées avec des références pouvant être associées à celles indiquées sur les factures, telles que, par exemple:
La dernière page du dépliant fait référence à Automator GmbH en ce qui concerne l’Allemagne et une autre société pour la France:
.
Annexe 5: 5 factures, datées de 2012 à 2019, émises à l’attention d’une société ayant la même adresse que l’opposante, pour des prospectus d’ «Automator» et d’autres articles de papeterie; une facture datée du 20/06/2018 adressée à Automator GmbH concernant des produits textiles portant le «logo automatique».
Annexe 6: des captures d’écran provenant, selon l’opposante, du site Internet «automator.eu». Ils sont rédigés en allemand et en anglais. Ils montrent le signe
et la première page des catalogues (joints en annexe 4). L’une des adresses de contact est celle des opposants.
Annexe 7: texte complet de la loi allemande sur les marques, obtenu par le biais du site web «www.gesetze-im-internet.de» exploité par le ministère allemand de la justice.
Le 19/05/2022, après l’expiration du délai imparti et en réponse aux arguments de la demanderesse, l’opposante a produit les éléments de preuve supplémentaires suivants:

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Annexe 2.1: unedéclaration complémentaire datée du 28/04/2022 rendue par l’expert de conseil fiscal de l’opposante en allemand et en anglais, fournissant les informations supplémentaires suivantes sur la société opposante:
— La société a été inscrite le 08/09/1991 au registre du commerce du tribunal de district de Böblingen 5. Après le changement dans le domaine des compétences du registre du commerce, l’inscription figure au registre du commerce du tribunal de district de Stuttgart. Il a été géré à des fins fiscales par le bureau des impôts de Böblingen depuis sa création.
— Depuis sa création, la société a été principalement impliquée dans la fabrication et la vente de systèmes de marquage des produits industriels en République fédérale d’Allemagne, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une de ses filiales, pour identifier et remonter des articles individuels.
Extrait du registre du commerce Stuttgart confirmant le numéro officiel HRB243005, fourni à la suite du changement de compétence territoriale de Böbligen à Stuttgart.
Capture d’écran de WaybackMachine montrant que le site web automator.eu (mentionné dans la brochure figurant à l’annexe 4) a été enregistré à quatorze reprises entre 2015 et 2021, et d’autres captures d’écran correspondant à la page telle qu’enregistrée les 01/08/2015 et 18/12/2018 montrant le signe et la première page du catalogue en allemand.
En ce qui concerne les éléments de preuve produits après l’expiration du délai imparti, l’opposante a produit des faits ou preuves pertinents dans le délai initialement imparti par l’Office et, par conséquent, les preuves ultérieures peuvent être considérées comme supplémentaires. En outre, le fait que la demanderesse ait contesté les preuves initiales soumises par l’opposante justifie la présentation d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection. Toutefois, la prise en compte de ces éléments de preuve supplémentaires ne modifie pas le résultat de l’appréciation, comme il apparaîtra ci-après.
Pour les raisons qui précèdent et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office décide de prendre en considération les éléments de preuve supplémentaires produits le 19/05/2022.
Appréciation des éléments de preuve

La demanderesse fait valoir que l’opposante n’a pas produit de traduction de certains des éléments de preuve de l’usage et que, dès lors, ces preuves ne devraient pas être prises en considération. Toutefois, l’opposant n’est pas tenu de traduire les éléments de preuve produits en vue d’établir l’usage dans la vie des affaires du signe antérieur, à moins qu’il ne soit expressément invité à le faire par l’Office (article 7, paragraphe 4, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 24 du REMUE). Compte tenu de la nature des documents qui n’ont pas été traduits, à savoir les factures (annexes 4 et 5), leur caractère explicite et/ou le fait que les informations contenues dans ces documents peuvent être complétées par le catalogue et le dépliant (annexe 4), la division d’opposition estime qu’il n’est pas nécessaire de demander une traduction.
Comme indiqué ci-dessus, conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’existence d’une marque antérieure non enregistrée ou d’un autre signe constitue un juste motif d’opposition si le signe remplit, entre autres, les conditions suivantes: il doit être utilisé dans la vie des affaires et il doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale. Ainsi, les deux conditions susmentionnées résultent du libellé même de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE

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[repris à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE] et doivent donc être interprétées à la lumière du droit de l’Union.
Après avoir examiné attentivement les éléments de preuve produits, la division d’opposition considère que, si les éléments de preuve suggèrent que le signe a fait l’objet d’un usage dans la vie des affaires, ces éléments ne suffisent pas pour déterminer avec un degré raisonnable de certitude qu’ils atteignent le seuil minimal requis pour l’usage dont la portée n’est pas seulement locale, conformément à l’ article 8, paragraphe 4, du RMUE, et ce pour les raisonssuivantes.

Le Tribunal a jugé que la portée d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales déterminées doit être définie par rapport à la fonction d’identification jouée par celui -ci. Cette considération implique de tenir compte, en premier lieu, de la dimension géographique de la portée du signe, c’est-à-dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire. Il convient de tenir compte, deuxièmement, de la dimension économique de la portée du signe, qui s’apprécie au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de la mesure dans laquelle il a été utilisé, du cercle des destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents ou même les fournisseurs, ou encore de l’exposition donnée au signe, par exemple, par voie de publicité ou sur l’internet (24/03/2009, T-318/06 — T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77,
§ 36-37; 30/09/2010, T-534/08, Granuflex, EU:T:2010:417, § 19).
En ce qui concerne la dimension géographique de la portée du signe, celui-ci doit être utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et son étendue géographique ne doit pas être seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire sur lequel ce signe est protégé peut être considéré comme autre que local, que ce signe soit utilisé sur une partie substantielle de ce territoire (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 158-159). Toutefois, il n’est pas possible d’établir a priori, de façon abstraite, quelle partie d’un territoire doit être utilisée comme référence pour prouver que l’usage d’un signe n’est pas seulement local. En général, ni le territoire d’une ville, même grande, ni une région ou une province régionale, n’ont une portée qui n’est pas seulement locale. Toutefois, l’appréciation de la portée du signe doit se faire in concreto, selon les circonstances de chaque espèce.
Le problème rencontré par la division d’opposition dans ce cas particulier est que, si les documents produits font a priori référence au territoire de l’Allemagne, étant donné que cela est spécifiquement indiqué dans certains d’entre eux (par exemple, les catalogues et la déclaration complémentaire) ou qu’ils peuvent être déduits de leur contenu (par exemple, les factures établies en allemand), il ne peut être déterminé, sans recourir à des probabilités ou à des suppositions, si le signe non enregistré pertinent a été utilisé dans une ou plusieurs villes ou régions/États allemands. En effet, l’opposante a délibérément découpé des factures et des commandes produites en tant qu’ annexe 3 toutes les informations concernant la diffusion des produits, à savoir la localisation des clients (à savoir leurs noms, adresses, villes et pays ou pays). À cet égard, bien que la division d’opposition n’ait pas besoin des coordonnées spécifiques de chaque client, elle a besoin de connaître au moins la ou les régions où le signe de l’opposante a été utilisé dans la vie des affaires pour des systèmes de marquage pour l’étiquetage permanent de produits industriels et les magasins qui y sont liés.
La division d’opposition prend note de l’explication de l’opposante selon laquelle il existe une raison de confidentialité pour supprimer les informations contenues dans les factures, à savoir les conflits existant entre les parties. Toutefois, la simple affirmation de l’opposante selon laquelle ses «activités s’étendent sur l’Allemagne», sans aucun élément de preuve en ce sens, ne saurait être considérée comme suffisante pour démontrer ladimension

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géographique de la portée du signe en vue de déterminer si une telle utilisation a une portée qui n’est pas seulement locale, étant donné que cette exigence ne peut être démontrée par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné.
En outre, l’opposante n’a fourni aucune donnée concernant les endroits où son catalogue et son dépliant (non datés) en allemand (annexe 4) ont été distribués, informations qui auraient finalement pu contribuer à déterminer la conformité de cette exigence. En outre, aucun des autres éléments de preuve produits ne fournit d’informations à cet égard, à l’exception de la référence très vague et générale contenue dans la déclaration complémentaire déposée en tant qu’ annexe 2.1 (à savoir que «la société a principalement participé à la fabrication et à la vente de systèmes de marquage de produits industriels en République fédérale d’Allemagne). Toutefois, la requérante n’est manifestement pas suffisante pour prouver que l’usage du signe a une portée quin’est pas seulement locale. Dès lors, même à l’issue d’une appréciation globale des éléments de preuve produits par l’opposante, il n’est pas possible de déterminer si l’usage du signe non enregistré a une portée qui n’est pas seulement locale.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne suffisent pas à prouver que le signe antérieur a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en rapport avec les produits/activités commerciales sur lesquels l’opposition était fondée avant la date pertinente et sur le territoire pertinent.
Étant donné qu’il s’agit là d’une exigence prévue par l’article 8, paragraphe 4, RMUE qui n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
Enfin, et par souci d’exhaustivité, la division d’opposition considère qu’il convient de souligner que l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE prévoit que toutes les dispositions du droit national applicable à l’acquisition de droits et à l’étendue de leur protection doivent être présentées et prouvées. En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, toutes les dispositions du droit national applicable régissant l’acquisition de droits et l’étendue de leur protection visées à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, y compris les preuves accessibles en ligne visées à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, doivent être rédigées dans la langue de la procédure ou accompagnées d’une traduction dans cette langue, et la ou les traduction (s) doivent être produites d’office par l’opposant dans le délai fixé pour la production du document original. À cet égard, l’opposante a expressément cité les articles 5, 12 et 42 de la loi allemande sur les marques et en a fourni des traductions (annexe 1); elle a également déposé le texte complet de la loi allemande sur les marques (annexe 7), mais elle n’a pas produit de traduction de ce texte complet.
Comme l’affirme l’opposante, sa référence expresse à l’article 42 de la loi allemande sur les marques et sa traduction (qui mentionne le droit du titulaire d’une dénomination sociale antérieure de s’opposer à l’enregistrement d’une marque) peuvent être acceptées comme preuve que le droit confère à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. Toutefois, aucune des dispositions expressément citées par l’opposante et traduites en anglais ne fournit d’informations sur l’étendue de la protection conférée par le droit. En effet, ces informations figurent à l’article 15 de la loi allemande sur les marques, pour lesquelles l’opposante n’a pas produit de traduction dans le délai imparti pour produire le document original. Cela s’est produit après l’expiration du délai fixé conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE et, partant, tardivement. À cet égard, il est à tout le moins douteux que cette production tardive puisse être prise en considération à titre complémentaire (voir, entre autres, 19/04/2018, C-478/16, EU:C:2018:268, § 39 et suivants; 12/10/2017, T-318/16, EU:T:2017:719, § 40 et suivants). Toutefois, cette question peut

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rester ouverte en l’espèce, étant donné que l’opposition a été rejetée au motif que l’usage dont la portée n’est pas seulement locale de la dénomination sociale «AUTOMATOR GMBH MARKIERUNGSSYSTEME» en Allemagne n’a pas été prouvé et, comme indiqué ci-dessus, les exigences de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont cumulatives.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María del Carmen Helena Julia GARCÍA Murillo COBOS PALOMO GRANADO CARPENTER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.