DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 064 422
Phoenix Contact GmbH indirects Co. KG, Flachsmarktstr. 8, 32825 Blomberg (Allemagne), représentée par Taylor Wessing, Isartorplatz 8, 80331 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Positec Group Limited, niveau 54, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East, Hong Kong (demanderesse), représentée par Boult Wade, S.L., Avda. de Europa, 26 Edif. Ática 5, Planta 2, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid), Espagne (mandataire agréé).
Le 30/08/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 064 422 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Appareils et instruments nautiques, photographiques, cinématographiques et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques; caisses enregistreuses, équipements pour le traitement de l’information et ordinateurs; imprimantes, montres intelligentes; appareils électroniques de surveillance, robots de surveillance, robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle, orateurs, logiciels d’applications; ventilateurs internes pour ordinateurs; logiciels, applications logicielles informatiques; logiciels; logiciels téléchargeables; applications mobiles téléchargeables; logiciels applicatifs pour téléphones intelligents; logiciels d’applications pour téléphones portables, tablettes, ordinateurs portables et ordinateurs; logiciels téléchargeables mobiles et informatiques pour outils électriques et outils de jardinage, en particulier en tant que système de contrôle; logiciels pour télécommandes; Dispositifs de localisation et de localisation GPS, instruments et appareils de mesure; téléphones; télévision; caméras vidéo; appareils photo numériques; copieurs numériques, dispositifs multifonctions comprenant des copieurs, des télécopies, des scanners et/ou des imprimantes; dispositifs d’imprimerie, dispositifs de sortie de papier et dispositifs de sortie d’ordinateur, notamment imprimantes, photocopieurs, télécopieurs et composants de matériel d’impression; scanners; dictionnaire électrique; caméras vidéo: projecteurs; microphones; appareils photo; imprimantes photographiques; pièces, parties constitutives et accessoires compris dans cette classe pour les produits précités.
Classe 42: Services technologiques ainsi que services de recherche et de conception; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; conception de logiciels; création de logiciels; développement de logiciels; services de conseils et de consultation pour tous les services précités.

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2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 631 458 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les autres produits et services contestés et non contestés.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 18/09/2018, l’opposante a formé une opposition à l’encontre d’une partie des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 17 631 458 pour la marque verbale «WORX», à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 485 262 pour la marque verbale «WORX» (marque antérieure no 1) et l’enregistrement allemand no 39 709 483 de la marque figurative ( marque antérieure no 2). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure no 2. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux de la marque antérieure no 2 avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués, ce qui constitue le meilleur angle dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 485 262 de l’opposante (marque antérieure no 1);
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:

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Classe 9: Logiciels, logiciels téléchargeables, logiciels enregistrés sur supports de données.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; appareils de détection, dossards électroniques, passeurs non électriques pour clous muraux; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs, calculatrices, imprimantes, montres intelligentes; inverseurs, chargeurs, démarreurs de batteries, appareils électroniques de surveillance, robots de surveillance, robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle, appareils de commande électriques robotisés, haut-parleurs, radios, logiciels d’applications; ventilateurs internes pour ordinateurs; logiciels, applications logicielles informatiques; logiciels; logiciels téléchargeables; applications mobiles téléchargeables; logiciels applicatifs pour téléphones intelligents; logiciels d’applications pour téléphones portables, tablettes, ordinateurs portables et ordinateurs; logiciels téléchargeables mobiles et informatiques pour outils électriques et outils de jardinage, en particulier en tant que système de contrôle; télécommandes; appareils de téléguidage; logiciels pour télécommandes; appareils de commande à distance pour outils de jardinage et outils électriques; Dispositifs de localisation et de localisation GPS, instruments et appareils de mesure, niveaux (instruments pour déterminer les instruments horizontaux), instruments de mesure laser; chargeurs de batteries, paquets de batteries, batteries, alimentations électriques, convertisseurs de puissance électriques; genouillères, lunettes de protection, lunettes de protection, vêtements de protection ou de sécurité; gants de protection ou de sécurité; thermostats; contrôleurs thermostats; thermostats d’ambiance; appareils de contrôle de la température; téléphones; télévision; caméras vidéo; appareils photo numériques; copieurs numériques, dispositifs multifonctions comprenant des copieurs, des télécopies, des scanners et/ou des imprimantes; dispositifs d’imprimerie, dispositifs de sortie de papier et dispositifs de sortie d’ordinateur, notamment imprimantes, photocopieurs, télécopieurs et composants de matériel d’impression; scanners; dictionnaire électrique; télémètres; lentilles optiques; relais; caméras vidéo: projecteurs; appareils de détection de fumée; niveaux à bulle; commutateurs; sonnettes de porte électriques; microphones; radios; appareils photo; imprimantes photographiques; agrandisseurs; pièces, parties constitutives et accessoires compris dans cette classe pour les produits précités.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; conception d’outils, d’outils électriques et d’outils de jardinage; conception de logiciels; création de logiciels; développement de logiciels; services de conseils et de consultation pour tous les services précités.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils

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apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9

D’emblée, l’ajout de l’expression « pièces, parties constitutives et accessoires» dans cette classe pour les produits précités à la fin d’une liste est acceptable dans la mesure où elle peut raisonnablement être appliquée à au moins un des produits compris dans cette classe. Dans un tel cas, toutefois, les pièces et accessoires seront considérés comme ne couvrant que les produits pour lesquels ils peuvent raisonnablement être pertinents. Par exemple, si le libellé de la classe 9 indique des ordinateurs; logiciels; lespièces et parties constitutives de tous les produits précités, alors les pièces et accessoires ne peuvent concerner que des ordinateurs. Étant donné que les logiciels se rapportent à des produits virtuels, ils ne sont pas perçus comme possédant des pièces et des accessoires.

Logiciels; les logiciels téléchargeables figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les logiciels d’application contestés; logiciels, applications logicielles informatiques; applications mobiles téléchargeables; logiciels applicatifs pour téléphones intelligents; logiciels d’applications pour téléphones portables, tablettes, ordinateurs portables et ordinateurs; logiciels téléchargeables mobiles et informatiques pour outils électriques et outils de jardinage, en particulier en tant que système de contrôle; les logiciels pour télécommandes sont identiques aux logiciels de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les supports d’ enregistrement magnétiques contestés incluent, en tant que catégorie plus large, ou au moins se chevauchent, les logiciels enregistrés sur des supports de données de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les téléphones contestés constituent une catégorie large, qui couvre également les smartphones, qui sont des appareils portables dotés d’un système d’exploitation mobile qui combine des fonctions informatiques, téléphoniques, internet et de mise en réseau. Ils utilisent des logiciels pour fonctionner, mais, plus important encore, ils permettent également aux utilisateurs de télécharger, d’installer et d’utiliser d’autres logiciels (logiciels d’applications également appelés «une application»). La télévision contestée est tout type d’appareil, qui affiche des images et joue du son. Cette catégorie générale couvre également les téléviseurs intelligents, qui, outre leur fonction principale, permettent aux consommateurs de télécharger, d’installer et d’utiliser des applications afin d’accroître la fonctionnalité du produit et/ou d’accroître l’expérience de l’utilisateur. En ce sens, la division d’opposition considère que les téléphones et la télévision contestés sontsimilaires aux logiciels de l’opposante. Ils sont complémentaires étant donné que ces derniers sont importants pour l’usage des premiers. En outre, ils peuvent être trouvés dans des canaux de distribution similaires et avoir un public pertinent similaire. En outre, l’origine habituelle de ces produits est similaire parce que les fabricants de smartphones et de télévision intelligente conçoivent souvent et proposent leurs propres logiciels pour ces produits ou des produits similaires.
Les imprimantes contestées; copieurs numériques, dispositifs multifonctions comprenant des copieurs, des télécopies, des scanners et/ou des imprimantes; dispositifs d’imprimerie,

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dispositifs de sortie de papier et dispositifs de sortie d’ordinateur, notamment imprimantes, photocopieurs, télécopieurs et composants de matériel d’impression; scanners; les imprimantes photographiques sont similaires aux logiciels de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
En outre, ils sont complémentaires;
Les microphones contestés sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux logiciels de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident au moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Appareils et instruments nautiques, photographiques, cinématographiques et d’enseignement contestés; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; caisses enregistreuses; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; montres intelligentes; appareils électroniques de surveillance, robots de surveillance, robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle, orateurs, ventilateurs internes pour ordinateurs; Dispositifs de localisation et de localisation GPS, instruments et appareils de mesure; caméras vidéo; appareils photo numériques; dictionnaire électrique; caméras vidéo: projecteurs; les appareils photo sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux logiciels de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident au moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
En outre, les pièces, parties constitutives et accessoires contestés des produits suivants: supports d'enregistrement magnétiques; téléphones, télévision; microphones; appareils et instruments nautiques, photographiques, cinématographiques et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; montres intelligentes; appareils électroniques de surveillance, robots de surveillance, robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle, orateurs, ventilateurs internes pour ordinateurs; Dispositifs de localisation et de localisation de systèmes GPS, caméscopes; appareils photo numériques; dictionnaire électrique; caméras vidéo: projecteurs; appareils photo; caisses enregistreuses, instruments et appareils de mesure; imprimantes, copieurs numériques, dispositifs multifonctions comprenant des copieurs, des télécopies, des scanners et/ou des imprimantes; dispositifs d’imprimerie, dispositifs de sortie de papier et dispositifs de sortie d’ordinateur, notamment imprimantes, photocopieurs, télécopieurs et composants de matériel d’impression; scanners; les imprimantes photographiques sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux logiciels de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident au moins par leur fabricant habituel, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Toutefois, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les autres produits contestés, à savoir appareils et instruments scientifiques, géodésiques, optiques, de pesage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils de détection, dossards électroniques, passeurs non électriques pour clous muraux; disques acoustiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; machines à calculer, extincteurs, calculatrices, inverseurs électriques, chargeurs, démarreurs de batteries, appareils de commande électriques robotisés; radios (listés deux fois); télécommandes; appareils de téléguidage; appareils de commande à distance pour outils de jardinage et outils électriques; niveaux (instruments de détermination horizontale), instruments de mesure laser; chargeurs de batteries, paquets de batteries, batteries, alimentations électriques, convertisseurs de puissance électriques; genouillères, lunettes de protection, lunettes de protection, vêtements de protection ou de sécurité; gants de protection ou de sécurité; thermostats; contrôleurs thermostats; thermostats d’ambiance; appareils de contrôle de la température; télémètres; lentilles optiques; relais; appareils de détection de fumée; niveaux à bulle; commutateurs; sonnettes de porte électriques; agrandisseurs; les pièces, parties constitutives et accessoires compris dans cette classe pour les produits

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précités sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 9. Ces produits contestés diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution des logiciels, logiciels téléchargeables, logiciels enregistrés sur des supports de données de l’opposante. Ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. Même si certains de ces produits peuvent apparaître dans les mêmes grands magasins, ils ne sont généralement pas présentés dans les mêmes rayons. Aucun de ces produits n’est interchangeable ou n’est en concurrence les uns avec les autres.
En outre, bien que certains de ces produits contestés (par exemple, les appareils de détection de fumée) puissent fonctionner avec des logiciels, cela ne permet pas de conclure qu’ils sont similaires, comme semble être l’approche de l’opposante. Ils ne sont pas complémentaires car ils ne ciblent pas le même public, les producteurs ne sont ni les mêmes ni les mêmes canaux de distribution et ils n’ont pas la même destination.
Services contestés compris dans la classe 42

Les services technologiques et les services de recherche et de conception contestés; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; conception de logiciels; création de logiciels; développement de logiciels; les services de conseils et de consultation pour tous les services précités sont similaires aux logiciels de l’opposante compris dans la classe 9, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant/fournisseur et par leur public pertinent. En outre, ils sont complémentaires;

Toutefois, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les autres services contestés compris dans cette classe sont différents des logiciels, logiciels téléchargeables, logiciels enregistrés sur des supports de données compris dans la classe 9, étant donné qu’ils ont une nature, une destination, une utilisation, des canaux de distribution, un public pertinent et des fournisseurs habituels différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.

b) Les signes
WORX WORX
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

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Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits.
En outre, certains produits et services contestés ont été jugés similaires à des degrés divers à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits et services; En effet, l’identité entre les signes compense clairement le faible degré de similitude entre certains des produits et services, conformément au principe d’interdépendance susmentionné. Compte tenu de tous les facteurs pertinents, il est considéré que le public pertinent pourrait être amené à croire que les produits et services pertinents proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré d’attention et de la sophistication du public pertinent, ainsi que du caractère distinctif de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.

L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque allemande no 39 709 483 pour la marque figurative (marque antérieure no 2), enregistrée pour des logiciels compris dans la classe 9.
Étant donné que cette marque couvre une gamme de produits plus restreinte, étant donné qu’elle couvre simplement des logiciels, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services. De même, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Ferenc GAZDA Anna Pdélimiter KAŁA Katarzyna ZYGMUNT

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Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.