EUIPO, 13 juillet 2022, R 1769/2021‑2, PORTACOOL / PORTACOOL

EUIPO 13 juillet 2022

Arguments

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Accepté
Suspension de la procédure de recours
La chambre de recours a jugé que la suspension était justifiée, car l'issue de la procédure de nullité espagnole était pertinente pour la présente procédure.
Autre
Rejet de la demande en nullité
La chambre de recours a considéré que les arguments présentés constituaient un mémoire exposant les motifs valable, mais n'a pas encore statué sur le fond de la demande.

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 13 juil. 2022, n° R1769/2021-2
Numéro(s) :	R1769/2021-2
Textes appliqués :	Article 68(1) EUTMR, Article 71(1) EUTMR, Article 23(1)(d) EUTMDR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	Affaire suspendue
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Texte intégral

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LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION PROVISOIRE de la deuxième chambre de recours du 13 juillet 2022
Dans l’affaire R 1769/2021-2
Dantherm Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5A
62-023 Gądki
Pologne Titulaire de la MUE/requérante représentée par PATRADE A/S, Ceresbyen 75, 8000 Aarhus C (Danemark)
contre
PORTACOOL, LLC 711 FM 2468
Center, Texas 75935
États-Unis d’Amérique Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par LUCAS turcs CO, 135 Westhall Road, Warlingham CR6 9HJ (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure de nullité numéro 45 069 C (demande de marque communautaire numéro 18 138 968)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/07/2022, R 1769/2021-2, PORTACOOL/PORTACOOL

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 octobre 2019, Dantherm Sp. z o.o. (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PORTACOOL
pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 10 juin 2020:
Classe 11 — Appareils de ventilation et de climatisation, y compris glacières portatives, unités de climatisation portatives et ventilateurs à usage commercial et industriel;

Classe 35 — Services de vente au détail, de vente en gros et en ligne d’appareils de ventilation et de climatisation, y compris glacières portatives, unités de climatisation portatives et ventilateurs à usage commercial et industriel.

2 La demande a été publiée le 8 novembre 2019 et la marque a été enregistrée le 22 juin 2020.
3 Le 27 juillet 2020, PORTACOOL, LLC (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur l’enregistrement international antérieur no 1 389 808 de la marque verbale PORTACOOL désignant l’Espagne, enregistré le
20 septembre 2017 notamment pour les produits suivants sur lesquels la nullité est fondée:
Classe 11 — Services de refroidissement par évaporation à usage industriel, divertissant, commercial, domestique et agricole.

6 Par décision du 17 août 2021 (ci-après, la «décision attaquée»), la division
d’annulation a accueilli la demande en nullité. La marque de l’Union européenne contestée a été déclarée nulle dans son intégralité.
7 Le 14 octobre 2021, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 décembre 2021. Une suspension de la procédure a été demandée au motif que la titulaire de la MUE a déposé une demande en nullité contre la marque internationale antérieure no 1 389 808 désignant l’Espagne, sur la base de la MUE no 2 054 724 «PORTA-DRY» et de la MUE no 2 054 849 «PORTA-AIR».

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8 Le 14 janvier 2022 et le 14 février 2022, la demanderesse en nullité a présenté des observations faisant valoir que le recours était irrecevable et que la demande de suspension devait être rejetée au motif que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’était pas la titulaire des MUE au moment du dépôt de la demande en nullité en Espagne et que la titulaire de la MUE n’ avait pas établi que la procédure judiciaire espagnole avait été formellement acceptée.
9 Le 14 février 2022, la demanderesse en nullité a déposé des demandes en déchéance contre les marques de l’Union européenne no 2 054 724 «PORTA- DRY» et no 2 054 849 «PORTA-AIR» devant l’EUIPO.
10 Par communication du rapporteur du 30 juin 2022, la chambre de recours a noté que la demande en nullité déposée contre l’enregistrement international no
1 389 808 PORTACOOL désignant l’Espagne avait été enregistrée le 5 janvier
2022 dans la base de données de l’Office espagnol des brevets et des marques comme suit: «05/01/2022 ANOT.PREVENT.DEMANDA (ACCIÓN NULIDAD)
ORDENADA JUZG.MERC.N°2 BARCELONA — N°AUTOS: 1371/2021
N°REF.: 39/2022 — CLASES AFECTADAS: 11 16». Les parties ont été invitées
à informer la chambre de recours de l’état d’avancement de cette procédure de nullité et à présenter les éléments de preuve appropriés dans un délai de deux mois avant que la chambre de recours ne se prononce sur la demande de suspension.
11 Le 30 juin 2022, la demanderesse en nullité a répondu que la procédure de nullité espagnole 1371/2021-D mentionnée par le rapporteur était pendante devant le tribunal de Barcelone. Les documents ont été signifiés à PORTACOOL LLC aux
États-Unis le 23 mars 2022 et le mémoire en réponse et la défense ont été déposés pour leur compte le 20 mai 2022. Cela a été reconnu comme ayant été déposé en temps utile par le tribunal de Barcelone, fixant une première date d’audience, à savoir le 28 juin 2022 (des éléments de preuve ont été joints). Le 14 juin 2022, l’avocat représentant Dantherm Sp. z o.o. a déposé une demande de report et le tribunal a repris la date du 27 septembre 2022. L’avocat représentant Dantherm Sp. z o.o. a ensuite introduit une nouvelle demande de report qui a été à nouveau accordée et la date du 18 octobre 2022. La demanderesse en nullité a en outre demandé que, «compte tenu des tactiques dilatoires de Dantherm Sp. z o.o.», la chambre de recours décide si, en réalité, une simple demande de suspension constitue un motif valable de recours.
12 Les observations de la demanderesse en nullité ont été transmises à la titulaire de la MUE.
13 Le 7 juillet 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a répondu qu’elle n’avait pas indûment retardé la procédure de nullité espagnole. Elle a fait valoir que le report de la procédure de nullité espagnole est nécessaire en raison des demandes en déchéance contre les MUE no 2 054 724 «PORTA-DRY» et no
2 054 849 «PORTA-AIR» déposées par la demanderesse en nullité. La titulaire de la marque de l’Union européenne estime toujours qu’une suspension de la

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procédure de recours serait dans l’intérêt des parties en ce qui concerne les frais et la sécurité procédurale.
Motifs
Recevabilité du recours
14 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, 4e phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
15 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
16 La décision attaquée a été dûment notifiée par e-comm le 17 août 2021 et doit être réputée avoir été effectuée le 5e jour suivant le jour où l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur (article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 relative
à la communication par voie électronique).
17 Le délai de quatre mois pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours expirait donc le 22 décembre 2021.
18 Le 17 décembre 2021, dans le délai imparti, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé un mémoire exposant les motifs du recours.
19 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de la marque de l’Union européenne demande tout d’abord la suspension de la procédure de recours jusqu’à ce qu’il soit statué sur la procédure de nullité en Espagne concernant l’enregistrement international «PORTACOOL» 13 389 808. Deuxièmement, elle demande le rejet de la demande en nullité dans son intégralité. Elle fait valoir en substance qu’elle est titulaire des MUE no 2 054 724 «PORTA-DRY», no 2 054 849 «PORTA-AIR» et no 18 138 968 «PORTACOOL» pour des produits compris dans la classe 11 et qu’elle a également utilisé plusieurs autres marques de la famille ou de la série de marques
«PORTA» qui ont acquis un niveau élevé de connaissance auprès du public pertinent dans l’Union européenne depuis 2001. La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme en outre que la marque de la demanderesse en nullité tire indûment profit de sa série «PORTA» et de la renommée de ses marques antérieures parce qu’elle est identique à l’une des marques de série «PORTA» et qu’elle est similaire au point de prêter à confusion à plusieurs des marques antérieures de la série «PORTA».
20 La demanderesse en nullité fait valoir que les motifs de recours ne peuvent porter que sur des éléments de fait ou de droit sur lesquels la décision a été rendue à tort.
Elle allègue que la titulaire de la MUE semble accepter la validité de la décision

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sur la base du droit antérieur mais affirme qu’elle a acquis depuis la date du recours des droits en vertu desquels ce droit antérieur peut sans doute être contesté. La demanderesse en nullité conclut qu’en l’absence de motifs de recours dans le dossier, le recours n’a pas été correctement formé et doit être considéré comme irrecevable.
21 La chambre de recours estime que ce qui précède constitue un mémoire exposant les motifs valable aux fins de l’article 68, paragraphe 1, 4e phrase, du RMUE, étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté des arguments expliquant pourquoi la demande en nullité, qui a été accueillie par la division d’annulation, devrait être rejetée.
22 Par conséquent, le recours est recevable.
23 Si la demanderesse en nullité n’est pas d’accord avec la conclusion de la chambre de recours sur la recevabilité du recours, qui sera reprise dans la décision finale, elle aura la possibilité de la contester en formant un recours contre la décision finale.
Suspension
24 L’article 71, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que la chambre de recours peut suspendre la procédure sur demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes lorsque les circonstances justifient une suspension.
25 Le pouvoir d’appréciation dont disposent les chambres de recours pour suspendre (ou non) la procédure est large. La suspension demeure une faculté pour les chambres de recours, qui ne le font que lorsqu’elles l’estiment justifiée (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L, EU:T:2004:268, § 46).
26 Lors de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation relatif à la suspension de la procédure, les chambres de recours doivent respecter les principes généraux régissant une procédure équitable au sein de l’Union de droit. Il s’ensuit que, dans l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, les chambres de recours doivent tenir compte non seulement de l’intérêt de la partie dont la marque de l’Union européenne est contestée, mais également de celui des autres parties. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit suivre la mise en balance des intérêts en cause (16/05/2011, T-145/08, Atlas, EU:T:2011:213, § 76).
27 L’issue de la présente procédure de recours dépend de la question de savoir si l’enregistrement international antérieur no 1 389 808 de la marque verbale PORTACOOL désignant l’Espagne, qui constitue le seul fondement de la demande en nullité, est toujours valide et, dans l’affirmative, dans quelle mesure.
28 La procédure de nullité espagnole 1371/2021-D a été introduite à l’encontre de cette marque.
29 Si la demande en nullité contre la marque antérieure est accueillie par le tribunal espagnol, la marque antérieure cessera d’être valide, la demande en nullité contre

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la marque contestée n’aura plus de base juridique et la procédure pertinente sera close. Par conséquent, le résultat de la demande en nullité est pertinent pour la présente procédure.
30 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours suspend la présente procédure conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE dans l’attente d’une décision définitive concernant la procédure de nullité 1371/2021-D contre la marque internationale antérieure no 1 389 808 désignant l’Espagne.

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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend la procédure de recours dans l’attente d’une décision définitive concernant la procédure de nullité 1371/2021-D contre la marque internationale antérieure no 1 389 808 désignant l’Espagne;

Conformément à
l’article 39,
Signature Signature paragraphe 5, du RDMUE
S. Stürmann C. Negro Signature
S. Stürmann
Au nom de
H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema