DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 48 908 (INVALIDITY)
Pilotfly Technology Co., Ltd., 2F-2, no 118, Sec.1, Jiafeng S Rd., 30271 Zhubei City., Hsinchu County, Taiwan; Lin Yan-Her, no 93, Shengli 1st Road, 302 Zhubei City, Taïwan (demandeurs), représentée par Inlex IP Expertise, Plaza San Cristobal, 14, 03002 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Marcus Oswald, Wendelsteinstr. 12, 86163 Augsbourg, Allemagne (titulaire de la MUE), représentée par RD P Röhl — Dehm indirects Partner, Moritzplatz 6, 86150 Augsburg (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 03/08/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. Les demandeurs supporteront les dépens, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 10/02/2021, les demandeurs ont déposé une demande en nullité contre la marque de
l’Union européenne no 15 378 185 (marque figurative) (ci-après la «MUE»), déposée le 27/04/2016 et enregistrée le 20/10/2016. La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Batteries; batteries électriques; batteries électriques pour véhicules électriques; trépieds pour appareils photographiques; flashes pour appareils
photographiques; filtres pour appareils photographiques; étuis pour appareils
photographiques; écharpes pour appareils photographiques; fermetures pour appareils
photographiques; déclencheurs pour appareils photographiques; bidodes pour appareils
photographiques; trépieds pour appareils photographiques; filtres lumineux pour
appareils photographiques; filtres pour objectifs photographiques; bonnets de protection pour appareils photographiques; viseurs pour appareils photographiques; autotimeurs pour appareils photographiques; supports pour appareils photographiques; objectifs
photographiques; têtes inclinables pour appareils photographiques; cartes mémoire pour
appareils photographiques; monopodes pour appareils photographiques; housses pour
appareils photographiques; étuis pour appareils photographiques; sacs conçus pour
appareils photo et tripodes pour appareils photo; sacs conçus pour le matériel photographique; pare-soleil pour objectifs photographiques; appareils audiovisuels; batteries lithium-ion; blocs d’alimentation [batteries]; logiciels; logiciels d’intégration du segment de contrôle; logiciels permettant d’améliorer les capacités audiovisuelles d’applications multimédia, à savoir pour l’intégration de textes, de sons, de graphiques,

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d’images fixes et animées; microprocesseurs programmables par logiciels; batteries rechargeables; câbles électriques; parapluies à usage photographique.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros, également sur l’internet, de batteries; batteries électriques; batteries électriques pour véhicules électriques; trépieds pour
appareils photographiques; flashes pour appareils photographiques; filtres pour
appareils photographiques; drones caméras; étuis pour appareils photographiques; bandoulières pour appareils photographiques; obturateurs pour appareils photographiques; déclencheurs d’appareils photo; bidodes pour appareils photographiques; trépieds pour appareils photographiques; filtres lumineux pour
appareils photographiques; filtres pour objectifs photographiques; bonnets de protection pour appareils photographiques; viseurs pour appareils photographiques; autotimbreurs pour appareils photographiques; supports pour appareils photo; objectifs photographiques; têtes pivotants pour appareils photographiques; cartes mémoire pour
appareils photographiques; monopoles pour appareils photographiques; housses pour
appareils photographiques; étuis pour appareils photographiques; sacs conçus pour
appareils photo et tripodes pour appareils photo; sacs conçus pour le matériel photographique; pare-soleil pour objectifs photographiques; appareils audiovisuels; batteries lithium-ion; blocs d’alimentation (batteries); logiciels; logiciels d’intégration du segment de contrôle; logiciels permettant d’améliorer les capacités audiovisuelles d’applications multimédia, à savoir pour l’intégration de textes, de sons, de graphismes, d’images fixes et animées; microprocesseurs programmables par logiciels; batteries rechargeables; câbles électriques; écrans (photographie). Les demandeurs ont invoqué l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.

RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
L’affaire pour les requérantes
Les demandeurs affirment que la marque de l’Union européenne contestée a été déposée de mauvaise foi et demandent qu’elle soit annulée ou cédée. Ils font valoir que Pilotfly Technology Co., Ltd a été créé en 2013 par M. Lin Yan-Her, qui est depuis le président-directeur général (PDG) de la société. Yan-Her a enregistré plusieurs marques «PILOTFLY» en Chine, au Japon, à Taïwan et aux États-Unis de 2014 à 2016. Ces enregistrements ont été effectués avant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée. En outre, les parties entretenaient une relation commerciale au cours de cette période et le titulaire de la marque de l’Union européenne a indûment tiré profit de la relation de confiance entre les parties en enregistrant la marque des demandeurs en son nom.
Les requérants soulignent les points suivants.
—Ils n’ont pas accepté l’enregistrement de la marque contestée en Allemagne ou dans l’Union européenne.
—La marque contestée est similaire au point de prêter à confusion à l’enregistrement de la marque taïwanaise antérieure no 1 719 689 des requérantes.
—Au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, le titulaire devait avoir connaissance des signes antérieurs étant donné que, de 2015 à 2018, il était le directeur général de la filiale allemande Pilotfly GmbH, dont Pilotfly UG est l’avant- coureur.
—Le titulaire s’est livré à une pratique commerciale malhonnête dans la mesure où il était l’agent des requérantes pour des produits de Pilotfly sur le marché de l’Union européenne (UE). Compte tenu de sa position au sein de la société, le titulaire était pleinement conscient de l’existence de la gamme de produits de Pilotfly, et a même contribué à l’inspection de la qualité de ces produits (annexe 4). Les transactions entre

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les parties étaient régulières au cours de leur relation commerciale de trois ans, à savoir du 10/07/2015 au 22/03/2018 (annexe 3). Il y a eu des transactions régulières, presque hebdomadaires.
— La marque contestée est une création originale des demandeurs et bénéficie d’une renommée auprès du public pertinent. En tant qu’agent des produits Pilotfly dans l’Union européenne, le titulaire avait un devoir de loyauté envers les intérêts des requérantes qu’il n’a pas respecté lors du dépôt d’une marque similaire aux marques antérieures des requérantes sans leur consentement. Il apparaît que la titulaire souhaitait suivre les footballisses des requérantes afin de bénéficier des efforts financiers et commerciaux déployés dans lesdites marques antérieures. Étant donné que les demandeurs ont demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’annulation ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Le 10/02/2021, à l’appui de leurs observations, les demandeurs ont produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: copies des certificats d’enregistrement de marques des requérantes en Chine, au Japon, à Taïwan et aux États-Unis;
Annexe 2: un état financier de Pilotfly GmbH (dont Pilotfly UG est le précurseur);
Annexe 3: bons de commande de la filiale allemande Pilotfly UG (haftungsbeschränkt) au vendeur taïwanais Pilotfly Technology Co. Ltd. (du 10/07/2015 au 22/03/2018);
Annexe 4: un extrait de discussion par courrier électronique entre M. Lin Yan-Her et la titulaire de la marque de l’Union européenne concernant des échantillons de produits destinés à être vendus dans l’Union;
Annexe 5: preuve des virements bancaires de la filiale allemande Pilotfly UG (haftungsbeschränkt) au vendeur taïwanais Pilotfly Technology Co. Ltd. (du 30/07/2015 au 26/09/2018).
Le 16/09/2021, dans leur duplique, les requérantes font valoir ce qui suit.
— Conformément à l’article 110 du RMUE, l’Office n’est pas compétent en matière de procédures d’exécution. Par conséquent, la demande de paiement d’une garantie est hautement contestable.
— Le fait que les demandeurs aient introduit une action en nullité fondée sur l’article 8, paragraphe 3, du RMUE et une nouvelle action en nullité fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE ne constitue pas une irrégularité de recevabilité. En outre, l’article 59, paragraphe 1, point b), est plus large que l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
— Le fait que les demandeurs soient taïwanais n’a aucune incidence sur la recevabilité de la procédure d’annulation.
— Le 08/02/2014, les demandeurs ont vendu des produits sous la dénomination «PILOTFLY» à certains Etats membres de l’UE, comme l’Allemagne. Les requérantes étaient le distributeur officiel des produits Pilotfly dans l’Union.
— En raison de liens privés et commerciaux entre les parties, la titulaire ne pouvait ignorer ni l’existence des marques antérieures des demanderesses, ni leur utilisation.
— Les signes et les produits et services des classes 9 et 35 sont similaires. Les certificats sont authentiques.
— La titulaire a affirmé à tort que la marque contestée a été déposée avant les marques chinoises, taïwanaises et américaines des demanderesses. En outre, la date de dépôt de la marque taïwanaise est antérieure à la date de dépôt de la marque allemande.
— Tous les produits de Pilotfly ont été recherchés, développés et conçus par les demandeurs. La marque «PILOTFLY + personnages chinois» a également été conçue

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par les demandeurs. La titulaire n’était que le distributeur des produits dans l’Union européenne.
— La titulaire a écrit une lettre le 24/01/2020 demandant que M. Lin Yan-Her ait quitté le marché de l’Union européenne mais autorise l’usage de la marque «PILOTFLY» dans d’autres pays. Cela montre que la titulaire s’est approprié le marché de l’UE en tirant indûment profit de la création des demandeurs.
— La titulaire utilise la marque «PFY» au lieu de «PILOTFLY». Ce comportement visant à obtenir un droit exclusif à d’autres fins que son usage sur le marché est contraire à la fonction de la marque.
Les demandeurs ont produit les documents suivants:
Annexe 6: une commande d’achat de 08/02/2014 adressée par les requérantes à un détaillant allemand;
Annexe 7: des expéditions de produits de Pilotfly (-en 2014) réalisées par les requérantes depuis Taïwan vers l’Union;
Annexe 8: une traduction en anglais du certificat d’enregistrement de la marque taïwanaise des requérantes «PILOTFLY» no 1 719 689 et des extraits de la base de données TMview pour la Chine et le Japon;
Annexe 9: une lettre adressée par le titulaire aux requérantes le 24/01/2020 dans laquelle il contestait son statut d’agent et proposait un accord de répartition des marchés;
Annexe 10: un extrait du site internet du titulaire concernant sa déclaration officielle sur l’usage du nom «PFY» au lieu de «PILOTFLY», daté du 15/09/2021.

L’affaire concernant la titulaire de la marque de l’Union européenne
La titulaire de la marque de l’Union européenne souligne les points suivants.
— Dans l’affaire C 34 861, la division d’annulation a décidé que la demande en nullité visant à la cession de la MUE contestée au titre de l’article 21 du RMUE était rejetée dans son intégralité. La décision établit clairement que la titulaire n’est pas un agent.
— Le titulaire de la MUE demande un paiement de sécurité de 15 000 EUR car, selon lui, il ne serait pas en mesure de faire appliquer la décision de l’Office sur les frais à Taïwan/Chine.
— Le titulaire a déposé la marque contestée pour son propre usage et les demandeurs en avaient connaissance et accepté l’usage et l’enregistrement.
— Les demandeurs auraient pu déposer une demande de mauvaise foi en même temps que la demande au titre de l’article 8, paragraphe 3 du RMUE. Dans ce contexte, il convient d’apprécier si cette seconde demande est valide.
— La procédure d’annulation n’est pas recevable et la marque taïwanaise ne peut être acceptée car Taïwan n’est pas un État officiel.
— Rien ne prouve que Pilotfly Technology Co Ltd est un fournisseur taïwanais/chinois d’accessoires pour caméras stabilisantes ou de filmage. Rien ne prouve non plus que Pilotfly Technology Co Ltd. a été créée en 2013 et que M. Lin Yan-Her est son PDG.
— Étant donné que l’article 8, paragraphe 3, du RMUE est plus large que l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE et que l’Office a déjà rejeté la demande fondée sur l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, il n’y a pas de place pour la mauvaise foi et la demande doit être rejetée.
— La titulaire utilise le signe dans l’Union européenne et a établi la marque dans l’Union européenne, contrairement à ce qu’affirme les demandeurs.
— La titulaire a déposé la marque contestée avec le consentement de Monsieur Lin Yan- Her.

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— Les marques ne sont pas identiques en raison des caractères chinois. Les produits et services sont différents. On peut se demander si les signes sont similaires au point de prêter à confusion.
— La titulaire est le directeur de Pilotfly GmbH, dont Pilotfly UG est le précurseur. Pilotfly UG a été fondée le 29/04/2015. Cela signifie que Pilotfly UG (aujourd’hui GmbH) possède un droit (enseigne) en Allemagne, qui est antérieur aux droits de marque des demandeurs.
— La certification de marque de Taïwan (République de Chine) n’est pas un certificat d’enregistrement officiel accompagné d’une traduction officielle, de sorte qu’elle ne prouve pas l’enregistrement de la marque.
— La marque américaine (également sans certificat officiel) a été enregistrée le 14/06/2016, après le dépôt de la marque contestée, de sorte que cette marque n’est pas pertinente. Il en va de même pour les marques chinoises et japonaises, étant donné que les deux marques ont été déposées et enregistrées après le dépôt du signe contesté, mais étant donné que les documents ne sont pas traduits, les marques sont dénuées de pertinence.
— La titulaire est également titulaire de la marque allemande, déposée le 10/03/2015.
— La marque allemande a été enregistrée avant la période effective de l’enregistrement taïwanais (août 2015).
— La titulaire introduit la marque dans l’Union européenne et l’utilise toujours dans l’UE.
— Les parties ont une relation privée et, du fait de ce lien de parenté, elles ont toutes deux décidé de lancer une entreprise sous la marque commune. Le titulaire agirait seul dans l’Union européenne et dans d’autres pays européens et M. Lin Yan-Her agirait seul en Asie. Aux États-Unis d’Amérique (États-Unis) et dans d’autres pays, les parties ont travaillé ensemble.
— Monsieur Lin Yan-her a enregistré plusieurs marques «PILOTFLY» en Chine, au Japon, à Taïwan et aux Etats-Unis de 2014 à 2016. Cela confirme la délimitation des secteurs d’activité respectifs.
— La correspondance par email entre les parties (annexe 5) confirme la responsabilité exclusive de la titulaire pour l’UE. Dans le deuxième email de 2015, le titulaire a informé M. Lin Yan-Her de l’enregistrement de la marque en Allemagne et M. Lin Yan-Her lui a envoyé les documents nécessaires à cet enregistrement. M. Lin Yan-Her a donné son consentement à l’enregistrement.
— La titulaire n’avait pas connaissance de l’enregistrement de la marque à Taïwan au moment du dépôt de la marque allemande ou de l’Union européenne.
— La titulaire n’est pas un agent et M. Lin Yan-Her et sa société sont les seuls fabricants qui produisent des produits à Taïwan pour la titulaire à vendre dans l’UE.
— Les demandeurs ont connaissance de l’usage et de l’enregistrement et ont décidé, après avoir cessé de travailler ensemble, de déposer une demande d’annulation afin d’empêcher le titulaire d’utiliser sa marque.
— Les demandeurs n’ont jamais utilisé le signe dans l’Union européenne, notamment avant l’enregistrement de la marque contestée. Seul le titulaire était responsable de l’UE.
— Les demandeurs n’ont rien fait pour accroître la renommée ou l’usage de la marque dans l’Union européenne. Ils ont simplement livré les produits à la titulaire. Ils n’ont pas influencé la commercialisation ou l’utilisation de la marque «PILOTFLY» dans l’UE, mais souhaitent bénéficier des mesures prises par la titulaire pour rendre la marque notoirement connue dans l’UE.
Le 13/07/2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants:
Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé que certaines données commerciales contenues dans les éléments de preuve soient

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confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’annulation ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Annexe 1: la décision no C 34 861 de l’Office dans la première action en nullité fondée sur l’article 8, paragraphe 3, du RMUE. La décision était définitive. L’Office a décidé que le titulaire n’était pas un agent des demandeurs.
Annexe 2: un extrait du registre du commerce allemand montrant que la société Pilotfly UG a été enregistrée le 29/04/2015.
Annexe 3: le certificat d’enregistrement de la marque allemande no 30 201 520 763 avec priorité du 10/03/2015.
Annexe 4: une présentation conjointe pour Sony du 23/10/2016, dans laquelle il est indiqué, notamment, qui était responsable de quel marché.
Annexe 5: courriels entre les parties. Dans le premier courriel daté du 07/08/2014, la titulaire informe les demandeurs des exigences relatives à la vente des produits en Allemagne et dans l’Union européenne. Dans d’autres courriers électroniques, le titulaire demande à M. Lin Yan-Her un jpg pour l’enregistrement de sa marque et M. Lin Yan-Her l’envoie ensuite.
Annexe 6: une déclaration sous serment de l’épouse du titulaire, qui est également la sœur de M. Lin Yan-Her. Elle confirme que son frère avait connaissance des demandes de marque et qu’il les a acceptées.
Dans sa duplique du 02/02/2022, le titulaire de la marque de l’Union européenne réitère ses arguments concernant le paiement d’une garantie. Il soutient également que la présente (deuxième) nullité n’est pas recevable, que les requérantes n’existent pas en tant que citoyens taïwanais et en tant que société taïwanaise et que la marque taïwanaise n’est pas une marque officielle internationalement acceptée.
Il fait également valoir ce qui suit.
— Les demandeurs n’utilisent pas la marque «PILOTFLY» depuis longtemps dans l’Union européenne, mais seulement depuis 2014. La titulaire a contesté l’exactitude des documents 1 et 2 (ventes dans l’Union européenne).
— Les demanderesses sont les producteurs des produits à Taïwan. Toutefois, ils n’ont pas été en mesure de vendre les produits dans l’UE étant donné qu’ils ne pouvaient satisfaire aux exigences techniques et légales applicables aux ventes dans l’UE.
— Les demanderesses ont accepté la marque contestée depuis des années mais après la fin de la relation commerciale entre les parties en 2021, elles ont introduit une action en nullité fondée sur la mauvaise foi.
— La marque de l’Union européenne est une conséquence de l’évolution continue de la marque et a été la prochaine étape logique, dont les demandeurs ont toujours été informés. Par conséquent, la date de la première demande en Allemagne est pertinente pour la question de la mauvaise foi.
— Les deux parties ont des liens étroits et sont des proches et Monsieur Lin Yan-Her autorise et confirme l’usage et l’enregistrement des marques.
— Le titulaire a travaillé comme seul propriétaire avec sa propre responsabilité et n’est pas le détaillant des demandeurs.
— Les extraits de TM View ne sont pas pertinents et ne peuvent prouver l’existence de marques.
— M. Lin Yan-Her confirme le partenariat commercial étroit entre les parties de 2015 à 2018, ce qui confirme également que l’enregistrement et le dépôt de la marque ont été effectués de bonne foi.
— Le titulaire s’est borné à envoyer une lettre d’avertissement en réponse aux allégations erronées des demanderesses à son encontre.

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— Il n’y a pas d’intention d’utiliser la marque «PILOTFLY». La titulaire utilise toujours la marque «PILOTFLY» mais, en raison des interventions constantes de M. Lin Yan-Her et du public, elle a créé une autre marque, de sorte qu’il utilise les deux signes.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les documents suivants:
Annexe 7: déjà soumis le 13/07/2021, voir annexe 5. Annexe 8: divers extraits des sites Internet de la titulaire et de tiers. Ces extraits montrent l’usage de la marque «PILOTFLY».
OBSERVATIONS LIMINAIRES

Paiement de garanties

Le titulaire demande le paiement d’une garantie de 15 000 EUR, car, selon lui, il ne serait pas en mesure de faire appliquer la décision sur les frais à Taïwan/Chine. La division d’annulation rejette cette demande et convient avec les demandeurs que l’Office n’est pas compétent en ce qui concerne les procédures d’exécution. Celles-ci doivent être engagées par les autorités nationales compétentes.



Latitulaire soutient que l’article 8, paragraphe 3, du RMUE est plus large que l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE et que, dans la mesure où l’Office a déjà rejeté la demande fondée sur l’article 8, paragraphe 3, du RMUE dans l’affaire C 34 861, la demande en l’espèce fondée sur la mauvaise foi doit être rejetée. Les requérants contestent ces arguments.

Conformément aux directives de l’Office, l’article 8, paragraphe 3, du RMUE est une expression du principe selon lequel les transactions commerciales doivent être réalisées de bonne foi. L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui permet de déclarer la nullité d’une MUE au motif que le demandeur a agi de mauvaise foi, pose expressément ce principe, d’une façon générale. À certains égards, la protection conférée par l’article 8,
paragraphe 3, du RMUE est plus restreinte que celle conférée par l’article 59,
paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné que l’applicabilité de l’article 8,
paragraphe 3, du RMUE est subordonnée à la réunion d’un certain nombre de conditions supplémentaires énoncées dans cette disposition. Toutefois, la protection pourrait être considérée comme étant plus large d’une autre manière, étant donné que l’article 8,
paragraphe 3, du RMUE pourrait s’appliquer lorsque le comportement d’un agent ne saurait être qualifié de «mauvaise foi», par exemple, l’agent a agi sur la base d’une erreur, mais a véritablement considéré qu’il avait consenti à demander la marque. En tout état de cause, la division d’annulation considère que l’autorité de la chose jugée ne s’applique pas entre la décision C 34 861 et la présente décision étant donné qu’elles n’ont ni le même objet ni la même cause.
La titulaire soutient que la procédure d’annulation n’est pas recevable car les demandeurs ne sont pas membres d’un pays officiel et reconnu.

Les demandes en nullité fondées sur des motifs absolus (article 59 du RMUE) peuvent être déposées par toute personne physique ou morale. Il n’y a pas d’exclusion pour les personnes ou les sociétés établies à Taïwan.
La titulaire fait valoir qu’il pourrait être nécessaire de tenir une audience dans cette affaire.

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Toutefois, la division d’annulation note que les deux parties ont eu suffisamment de temps pour présenter toutes leurs preuves et arguments sur lesquels elles se fondent. La division d’annulation limitera son examen à ces faits, preuves et observations et, par conséquent, aucune procédure orale n’est jugée nécessaire.
Les demandeurs ont demandé que la marque de l’Union européenne no 15 378 185 leur soit attribuée.
Conformément à l’article 21 du RMUE, lorsqu’une marque de l’Union européenne est enregistrée au nom de l’agent ou du représentant d’une personne qui est titulaire de cette marque, sans l’autorisation du titulaire, ce dernier est en droit d’exiger la cession de la marque de l’UE en sa faveur, à moins que l’agent ou le représentant ne justifie de ses agissements. Le titulaire peut présenter une demande de cession en vertu du paragraphe 1 du présent article, entre autres, à l’Office, conformément à l’article 60, paragraphe 1, point b), au lieu d’une demande en nullité.
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsqu’il existe une marque visée à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.
Par conséquent, il découle de ces dispositions que lorsqu’une MUE est enregistrée au nom de l’agent ou du représentant du titulaire sans son/leur autorisation, le titulaire peut demander à l’Office de lui attribuer la MUE en sa/leur faveur. Il s’agit d’une mesure subsidiaire dans le cadre d’une procédure en nullité au titre de l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, mais pas en combinaison avec l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Il n’est pas nécessaire de rouvrir la procédure

Le02/02/2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des documents supplémentaires. Celles-ci ont été transmises aux demandeurs, mais aucun délai de réponse n’a été fixé. En ce qui concerne ces preuves supplémentaires, la question de savoir si l’Office peut ou non exercer le pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE pour en tenir compte peut rester ouverte étant donné que les éléments de preuve supplémentaires ne modifient pas le résultat de cette décision. Il n’est donc pas nécessaire de rouvrir la procédure pour inviter les requérantes à présenter leurs observations.

Déclaration de témoin

L’article 10, paragraphe 4, du RDMUE (applicable aux procédures d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE) mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve de l’usage recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE énumère comme moyens de preuve, les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou les autres déclarations ayant un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles ont été faites. Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception d’une partie prenante au litige pourrait être affectée dans une plus ou moins grande mesure par son propre intérêt dans l’affaire. Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute

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valeur probante. La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. La valeur probante de ces déclarations dépend de la question de savoir si elles sont étayées ou non par d’autres types d’éléments de preuve ou de preuve émanant de sources indépendantes.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Principes généraux
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques. Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par rapport aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
L’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt d’une demande de marque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
Selon la jurisprudence, trois facteurs cumulés sont particulièrement pertinents pour conclure à l’existence d’une mauvaise foi.
— Identité/similitude prêtant à confusion entre les signes: la MUE prétendument enregistrée de mauvaise foi doit être identique ou similaire au point de prêter à confusion au signe auquel la demanderesse en nullité fait référence. Bien que le fait que les marques soient identiques ou similaires au point de prêter à confusion ne suffit pas, en soi, à démontrer l’existence d’une mauvaise foi (-01/02/2012, 291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 90; 28/01/2016, 335/14,-Doggis, EU:T:2016:39, § 59-), une marque différente ou non similaire au point de prêter à confusion ne viendra pas étayer la constatation de l’existence d’une mauvaise foi.
— Connaissance de l’usage d’un signe identique ou similaire au point de prêter à confusion: la titulaire de la MUE connaissait ou devait connaître l’utilisation par un tiers d’un signe identique ou similaire au point de prêter à confusion pour des produits ou services identiques ou similaires.
— Intention malhonnête de la part du titulaire de la MUE: il s’agit d’un élément subjectif qui doit être déterminé par référence à des circonstances objectives (11/06/2009,-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42).

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Il existe une présomption de bonne foi de la part du titulaire, à moins que le demandeur ne puisse réfuter la présomption. Il appartient au demandeur en nullité qui entend se fonder sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE d’établir les circonstances qui permettent de conclure qu’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne a été déposée de mauvaise foi, la bonne foi du demandeur de marque étant présumée jusqu’à preuve du contraire-[08/03/2017, 23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, § 45].
Évaluation de la mauvaise foi

Similitude des signes
L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’exige pas, en principe, que la marque de l’Union européenne contestée soit identique ou similaire à un droit antérieur. Toutefois, dans les cas où le demandeur en nullité prétend que l’intention du titulaire de la MUE était de détourner un ou plusieurs droits antérieurs, comme en l’espèce, il est difficile d’imaginer comment une allégation de mauvaise foi pourrait aboutir si les signes en cause ne sont pas à tout le moins similaires.

—Les requérantes font valoir que la marque contestée est similaire au point de prêter à confusion à l’enregistrement de la marque taïwanaise antérieure no
1719 689. La titulaire répond que les marques ne sont pas identiques ou même similaires en raison de la présence de caractères asiatiques qui ne peuvent être ignorés.

Les caractères asiatiques du signe antérieur sont considérés comme non distinctifs. Le grand public de l’UE percevra les caractères asiatiques comme de simples signes calligraphiques et abstraits, et ne sera pas en mesure de percevoir une signification (03/05/2011, R 2000/2010-4, FORERUNNER/FORERUNNER, § 15; 12/07/2012, T-517/10, Hypochol, EU:T:2012:372, § 28; 04/09/2017, R 1780/2016, Device of Chinese (fig.), § 39; 06/08/2019, R 2310/2018-4; Caractères chinois, § 24). L’écriture chinoise est illisible pour le public pertinent de l’UE et les consommateurs ne seront pas en mesure de la prononcer ou de la mémoriser comme un mot (06/08/2019, R 2310/2018-4, caractères chinois, § 25). Bien que le public pertinent perçoive les caractères comme des caractères asiatiques, il est peu probable qu’il les perçoive comme une indication de l’origine pour les raisons susmentionnées. Par conséquent, étant donné que les signes coïncident par l’élément distinctif identique,
ils sont au moins très similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel dans tous les pays de l’Union (en raison de la présence du bouton à jouer dans les deux signes). Certains des produits sont identiques (par exemple, trépieds) ou similaires (par exemple, la vente au détail de trépieds) et, plus généralement, les signes concernent le même domaine d’activité lié à la fabrication et à la vente au détail d’accessoires photographiques. Il existe donc un risque de confusion (au moins partiel) entre les marques. Toutefois, le simple fait que les signes soient identiques ou similaires ne suffit pas, en soi, à établir automatiquement la mauvaise foi de la titulaire de la marque de l’Union européenne en l’absence d’autres facteurs pertinents (-01/02/2012, 291/09,

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Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 90). En effet, l’enregistrement d’un signe identique ou similaire ne constitue pas une indication claire d’une intention abusive ou frauduleuse. Il s’agit plutôt d’une indication que la titulaire de la MUE avait l’intention d’utiliser sa marque sur le marché conformément aux fonctions de la marque énoncées dans le RMUE. En outre, pour les conflits avec des signes similaires/identiques, le RMUE prévoit une solution différente au titre de l’article 53 du RMUE, à savoir les «causes de nullité relative». Pour cette seule raison, l’affaire ne saurait être rattachée à la notion de «mauvaise foi» (14/06/2010, R 1795/2008-4, ZAPPER-CLICK, § 19).

La connaissance du signe des demandeurs par la titulaire de la marque de l’Union européenne.
Le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne connaissait ou aurait dû avoir connaissance de l’utilisation d’un signe identique ou similaire par un tiers pour des produits ou services identiques ou similaires peut également être significatif.
Les demandeurs considèrent que la titulaire devait avoir eu connaissance de la marque antérieure au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée car, de 2015 à 2018, la titulaire de la marque de l’Union européenne était le directeur général de la filiale allemande Pilotfly GmbH, dont Pilotfly UG est l’avant-coureur. Toutefois, la titulaire de la MUE fait valoir qu’elle n’avait pas connaissance de l’enregistrement de la marque à Taïwan «le jour du dépôt de la marque allemande ou de la marque de l’Union européenne».
La date pertinente pour déterminer s’il y a eu mauvaise foi de la part de la titulaire de la MUE est la date de dépôt de la demande d’enregistrement et non la date de dépôt de la marque allemande, comme le suggère la titulaire.

La division d’annulation considère que certains éléments indiquent que le titulaire de la marque de l’Union européenne doit avoir eu connaissance de la marque antérieure «PILOTFLY» des demandeurs avant la date de dépôt de la marque contestée (échange de courriers électroniques entre les parties aux annexes 4 et 5) et que le titulaire, par l’intermédiaire de sa société Pilotfly UG, a acheté des produits de Pilotfly aux demandeurs (annexes 3 et 5). Ceci est confirmé par la titulaire: «[l] es parties entretiennent une relation privée et, du fait de cette relation de famille, toutes deux ont décidé de lancer une entreprise sous la marque commune. M. Oswald devrait agir seul dans l’Union européenne et dans d’autres pays européens et seul M. Lin Yan-Her en Asie. Aux États-Unis et dans d’autres pays, les parties ont travaillé ensemble».

Le titulaire fait également valoir que le lien de parenté entre les parties implique que M. Lin Yan-Her connaissait sa demande de marque et l’a approuvée (observations du 02/02/2022: «le propriétaire et Yan-Her Lin ont un lien privé. Il est donc clair qu’il connaissait la demande de marque et l’a approuvée.»). Si cet argument devait être suivi, il fonctionne dans les deux sens, en ce sens que le titulaire devait donc aussi avoir connaissance de l’existence de la marque taïwanaise antérieure. Dès lors, à supposer que l’argument de la titulaire soit accepté, il ressort des éléments de preuve qu’au moment du dépôt de la MUE contestée, la titulaire de la MUE avait certainement connaissance de l’existence de la marque antérieure.
Toutefois, comme indiqué dans la jurisprudence, le fait que le titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir que les demandeurs en nullité utilisaient un signe identique/similaire pour des produits identiques/similaires pour lesquels un risque de confusion peut exister ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une mauvaise foi (-11/06/2009, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40). Aux fins de l’appréciation

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de l’existence de la mauvaise foi, il convient également de tenir compte des intentions de la titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt.
Intention malhonnête de la part de la titulaire de la MUE.
Aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi, il convient également de tenir compte des intentions de la titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt. Il s’agit d’un élément subjectif qui doit être déterminé par référence à des circonstances objectives (11/06/2009,-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42).
Il y a mauvaise foi lorsque la titulaire de la MUE entend, par l’enregistrement, mettre la main sur la marque d’un tiers avec lequel elle entretenait des relations contractuelles ou précontractuelles ou tout type de relation où la bonne foi s’applique et impose à la titulaire de la MUE l’obligation de loyauté à l’égard des intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER/CLAIRE FISHER, § 24). S’il existe une obligation de loyauté, il convient de déterminer si les actes de la titulaire de la marque de l’Union européenne constituent ou non une violation du devoir de loyauté, de sorte qu’ils ont été commis de mauvaise foi.
Il peut exister une preuve de mauvaise foi si le titulaire de la MUE demande une marque identique/similaire à celle d’un tiers pour des produits et services similaires ou identiques prêtant à confusion, et que le droit antérieur est protégé légalement dans une certaine mesure et que le seul but du titulaire de la MUE est de concurrencer déloyalement en tirant profit du signe antérieur (11/06/2009, 529/07-, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 46-47).
En l’espèce, les demandeurs n’ont pas démontré que l’intention de la titulaire de la MUE n’était pas d’utiliser la marque de l’Union européenne, mais seulement d’empêcher les demandeurs d’utiliser le signe «PILOTFLY» ou de concurrencer déloyalement les demandeurs.
Les requérantes font valoir que, en tant qu’agent des produits Pilotfly dans l’Union, la titulaire avait un devoir de loyauté envers les intérêts des requérantes. Toutefois, les éléments de preuve produits par les parties ne démontrent pas que la titulaire de la marque de l’Union européenne était un agent ou un représentant des demandeurs, il semble plutôt, comme le soutient la titulaire, qu’il y ait eu une division des marchés entre les parties.
En effet, la présentation (annexe 4) datée du 23/10/2016 (c’est-à-dire seulement 6 mois après le dépôt de la marque contestée) indique que le marché de l’Union européenne concerne uniquement la société allemande dont le directeur général est M. Marcus Oswald (la titulaire), tandis que le marché asiatique est celui de la société taïwanaise dont le directeur général est M. Lin Yan-Her (et le marché américain est celui des deux). Les demandeurs n’ont pas contesté ce document.
En outre, l’enregistrement par les requérantes de plusieurs marques «PILOTFLY», uniquement dans les pays asiatiques (Chine, Japon et Taïwan) ou aux États-Unis, de 2014 à 2016, semble confirmer la délimitation des secteurs d’activité respectifs des parties.
Il ressort également des éléments de preuve que, le 10/03/2015, la titulaire a demandé le logo «PILOTFLY» au format JPEG à M. Lin Yan-Her «afin de satisfaire à l’exigence d’enregistrement de la marque allemande». Le même jour, M. Lin Yan-Her a répondu au titulaire. Bien que la propriété de la marque allemande n’ait pas été discutée dans ce courriel, les demandeurs n’ont jamais contesté la titularité de la marque allemande

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enregistrée au nom de la titulaire. Il est donc probable qu’ils aient accepté que la marque allemande puisse être enregistrée au nom de la titulaire.
Les requérants font valoir que «la marque contestée bénéficie d’une renommée auprès du public pertinent» et qu’ «il est évident que la titulaire a souhaité suivre les football des requérantes afin de bénéficier des efforts financiers et commerciaux déployés dans ces marques antérieures». Les requérantes démontrent qu’elles ont vendu des produits de Pilotfly dans l’Union européenne à la fin de l’année 2014 et au cours de l’année 2015. Toutefois, ces ventes, qui sont limitées dans le temps et en nombre, sont antérieures à la date de dépôt de la marque contestée et ne prouvent pas que la marque jouissait d’une certaine renommée ni ne donnent aucune indication sur les efforts financiers et commerciaux déployés par les demandeurs dans l’Union européenne. Les demandeurs font valoir que la titulaire utilise la marque «PFY» au lieu de «PILOTFLY». Toutefois, l’extrait du site internet du titulaire concernant sa déclaration officielle sur l’usage du nom «PFY» au lieu de «PILOTFLY» est daté du 15/09/2021. Il ne peut donc refléter la situation à la date de dépôt de la demande contestée (27/04/2016).


Conclusion
La démonstration de la mauvaise foi suppose de prouver qu’au moment du dépôt, le titulaire de la marque de l’Union européenne savait qu’il causait un préjudice aux demandeurs en nullité et que ce préjudice était la conséquence de son comportement reproché d’un point de vue moral ou commercial (21/04/2010, R 219/2009-1, GRUPPO SALINI/SALINI, § 66). Ilconvient également de tenir compte de la question de savoir si les intentions de dépôt de la titulaire de la marque de l’Union européenne peuvent poursuivre des objectifs légitimes.
Les éléments de preuve produits montrent qu’au moment du dépôt de la MUE contestée, la titulaire de la MUE utilisait déjà le signe «PILOTFLY» et que les demandeurs en avaient connaissance. En outre, la titulaire de la MUE avait déjà enregistré la marque «PILOTFLY» en Allemagne. M. Lin Yan-Her avait connaissance de cet enregistrement. En enregistrant la marque de l’Union européenne contestée, le titulaire était en train de préparer son expansion sur le marché de l’UE, ce qui suit une logique commerciale.
Comme indiqué d’emblée, la charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe toujours aux demandeurs en nullité. Ce n’est que lorsqu’elles démontrent, au moyen de preuves concrètes et convaincantes, que le titulaire de la marque de l’Union européenne a agi de manière malhonnête lorsqu’il a demandé l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée, que la charge de la preuve est renversée.
Si les éléments de preuve suscitent des doutes quant à l’appréciation de la mauvaise foi, l’incertitude doit être résolue dans l’intérêt du titulaire de la MUE, comme dans le système de la marque de l’Union européenne, la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire (13/12/2012-, 136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 57).
Comme illustré ci-dessus, les demandeurs n’ont pas avancé suffisamment de faits, d’indications objectives et de preuves qui permettraient de conclure à l’existence d’une mauvaise foi, autrement que de recourir à des suppositions et à des suppositions.
En effet, bien que les signes en conflit soient similaires et doivent être utilisés dans le même domaine, et bien que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait ou ait dû avoir connaissance de l’usage de la marque antérieure des demandeurs, les

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demandeurs n’ont pas démontré, par des éléments de preuve concluants à l’appui de leurs allégations selon lesquelles, au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, l’intention de la titulaire de la marque de l’Union européenne était de leur porter préjudice. Rien ne prouve l’existence d’une faute manifeste d’un point de vue moral ou commercial.
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Les demandeurs étant la partie perdante, ils doivent supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Frédérique SULPICE Richard Bianchi Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.