DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 139 336
Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suisse (opposante), représentée par Hoyng Rokh Monegier España, S.L.U., Calle Príncipe de Vergara 36, 5° Dcha, 28001 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Lien Morris International FZE, Sheikh Zayed Road Saeed Tower # (2) 4th FLR. (404), Dubaï, Émirats arabes unis (demanderesse), représentée par Thomas contin, Corso Di Porta Vittoria, 13, 20122 Milano, Italie (mandataire agréé).
Le 31/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 139 336 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 303 290 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/01/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 303 290 pour la marque figurative.
L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne figurative no 13 075 767. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8 (5) du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la MUE antérieure no 13 075 767, pour lequel l’opposante a revendiqué une renommée dans l’Union européenne.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée

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sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE(16/12/2010,345/08‒ 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 05/09/2020. Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 34: Tabac brut ou manufacturé; produits du tabac; cigarettes.
L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants:
Classe 34: Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;

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Le 21/06/2021, l’opposante a notamment produit les éléments de preuve suivants: Une copie de l’article «The Marlboro Story» écrit par Leo Burnett (15 novembre 1958) selon lequel l’emballage avec le «toit» est mis sur le marché depuis 1954 (pièce 1).
Extraits des rapports annuels officiels Philip Morris International couvrant les années 2008-2020 (pièce 4). Ils fournissent des informations sur le fait que la marque Marlboro détenait une part importante sur le marché des cigarettes. À titre d’exemple, le rapport annuel 2019 contient les volumes d’expédition ventilés par marque: 262,908 millions d’unités de cigarettes Marlboro ont été expédiées vers l’UE en 2019 et 264,424 millions d’unités ont été expédiées en 2018. La part de marché de Marlboro dans l’UE s’élevait à 18 % en 2019 et à 18,5 % en 2018. Les marques antérieures (les dispositifs dits «rooftop») sont visibles dans l’ensemble des documents, par exemple sous les formes suivantes:
Impressions du site web www.tobacco-facts.net indiquant la marque de cigarettes la plus vendue dans de nombreux pays (pièce 5); «Marlboro» est classé sous le no 1 en Autriche, en Belgique, en France, en Allemagne, en Grèce, en Italie, en Lettonie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Espagne et en Suède.
Une impression du site web http://www.top100arena.com/, concernant le Portugal, comprenant un classement des 10 premières marques de cigarettes, «Marlboro» figurant en première position (pièce 10);
Une impression du site web www.economica.net, concernant la Roumanie, indiquant que «Marlboro» figure parmi les principales marques de cigarettes dans ce pays (pièce 11);
Extraits relatifs à l’Espagne (pièce 13), y compris une impression du site web www.pmi.com, indiquant que «Marlboro» est la première marque de tabac en Espagne. Le document contient également des informations fournies par Statista, extraites du site web www.es.statista.com, sur le volume des ventes des marques les plus vendues en Espagne en 2019 avec des ventes de plus de 1,500 millions d’euros. En outre, selon cette source, «Marlboro», classée en tant que marque de cigarettes privilégiée en Espagne en 2020, occupe environ 15,2 % de la part de marché du tabac cette année-là.
Le document fournit également des classements du commissaire espagnol chargé du marché du tabac (sous le contrôle du ministère espagnol des finances et de l’administration publique) au cours des années 2016-2020, dans lesquels «Marlboro» apparaît comme la première marque de tabac par unité de vente et en euros. Les montants des ventes sous la marque «Marlboro» mentionnés dans les classements sont très importants.

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Extraits de BrandZ — prétendument la plus grande base de fonds propres de la marque au monde — montrant les 100 marques mondiales les plus précieuses pour la période 2009-2020 (pièce 15); La marque «Marlboro» avec l’élément représentant un toit rouge apparaît à la^15e position en 2020 et 2019, avec une valeur estimée à 58 247 dollars et à 71 958 millions d’USD respectivement.
Des impressions du classement des marques les plus précieuses au monde en 2020, dans lesquelles «Marlboro» est classé au 25e rang, avec une valeur estimée à 26,8 milliards de dollars et une estimation des recettes de la marque de 25,1 milliards de dollars (pièce 16); Le document contient également un rapport Clarivate des 100 marques Top en 2021, qui inclut la marque «Marlboro».
Une copie du rapport Maxwell, prétendument un rapport proéminent sur l’industrie du tabac, concernant les grandes marques mondiales et qui, au cours des années 1984- 2005, classe «Marlboro» en tant que première marque (pièce 18); Le document contient également des impressions du classement des marques de tabac les plus importantes de Brand Finance Brandirectory au monde (aperçu des années 2016- 2020) ainsi que des rapports individuels pour les années 2015 à 2020. Dans le rapport d’ensemble pour les années 2016-2020, Marlboro a toujours été classé 1 des marques de tabac les plus précieuses au monde au cours des années 2016 à 2020.
De nombreuses décisions rendues par les chambres de recours de l’EUIPO et la division d’opposition, mentionnant que la marque verbale «Marlboro» et «the rooftop device» ont acquis une renommée dans l’Union européenne. Le document contient une copie de la décision de la chambre de recours du 27/02/2015, R 1585/2013-1, SUPER ROLL (fig.)/DEVICE OF A SHAPE (fig.) et al. (pièce 19). Dans cette décision, la chambre de recours a souligné aux paragraphes 27 à 28 que:
«[…] la marque Marlboro et le toit Marlboro lui-même — faisant partie de la marque Marlboro — ont acquis une grande renommée dans toute l’Europe auprès du public pertinent. Les documents présentés par l’opposante font référence indifféremment au nom commercial ou à la marque Marlboro et au toit Marlboro ainsi qu’à la marque et au toit. Le toit étant enregistré en tant que marque et utilisé dans différentes couleurs, les produits du tabac sont plus saveurs et emballages.
Il y a donc lieu d’admettre que les consommateurs se sont habitués à voir le toit comme une forme, indépendamment de toute couleur, comme identifiant d’entreprise pour Marlboro» (soulignement ajouté).
Une copie d’une étude de marché (janvier 2014) et d’une expertise (février 2014) réalisée en Allemagne par Pflüger Rechtsforschung et l’Institut allemand d’études de marché et d’opinion Ipsos Operations (pièce 21). L’objectif était de déterminer si, et dans quelle mesure, le dessin de toit Marlboro (en rouge) était considéré comme renommé selon la législation allemande sur les marques et dans quelle mesure il possédait un caractère distinctif en ce qui concerne les cigarettes. Le rapport mentionne que des questions ont été posées à un échantillon représentatif de la population allemande totale, à savoir le grand public ainsi que les acheteurs/fumeurs de cigarettes (18 ans
+; bien que le rapport Ipsos mentionne 14 ans et plus) dans le cadre d’une enquête en face-à-face à plusieurs thèmes. Selon la conclusion du rapport:
«Jusqu’à 53,8 % de la population totale (en Allemagne), le toit [Marlboro] rouge est connu de manière générale. Cela inclut 37,1 % qui, de leur propre initiative, l’associent correctement à Marlboro/cigarettes/fumage. 78,4 % des «acheteurs/fumeurs de

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cigarettes» connaissent ses cigarettes; cela inclut 60,8 % qui pensent à Marlboro/cigarettes/fumage dans ce contexte.
Le degré de distinctivité ajusté du toit [Marlboro] en rapport avec les cigarettes est très élevé et s’élève à 73,6 % pour le public pertinent des «acheteurs/fumeurs de cigarettes», ce qui inclut presque le même nombre d’attributions correctes par le nom à «Marlboro/Philip Morris» (71,6 %) — un signe d’une certaine force de marque».
Des extraits de trois enquêtes (pièces 22 à 24) concernant la Gold Roof Line «Marlboro» (ci-après l’ «étude quantitative Marlboro») réalisée en Allemagne, en Italie et en Pologne en juillet 2010 (Italie), en octobre 2010 (Allemagne et Pologne). Leur objectif était d’identifier le niveau de reconnaissance du «dispositif de toit doré» de
Marlboro parmi les fumeurs adultes .
La méthodologie était la même dans chaque enquête et couvrait une étude quantitative en face à face et un questionnaire de cinq minutes. Une phase pilote préliminaire a été mise en place dans une ville par pays afin de tester le flux du questionnaire. Un point de travail sur le terrain a suivi le projet pilote afin d’évaluer et d’examiner les résultats préliminaires et de vérifier le flux du questionnaire. Les endroits comprenaient Milan (phase pilote), Rome et Bari en Italie; Hambourg (phase pilote), Cologne et Munich en Allemagne; Varsovie (phase pilote), Krakow et Katowice en Pologne. Chaque enquête a consisté en environ 500 interviews. Sur les 500 personnes interrogées pour chaque enquête, environ 300 étaient des fumeurs adultes de différentes marques (jusqu’à l’âge de 24 ans) et environ 200 étaient des fumeurs adultes ordinaires de «Marlboro Gold Original». Dans chaque enquête, les personnes interrogées ont reçu l’une des images de couleur suivantes, en fonction du pays concerné:

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Les personnes interrogées ont ensuite été invitées à répondre aux questions suivantes: «T1: Quelle est la marque de cigarettes qui comporte ce symbole sur l’emballage?» «Q2: Quelle variante Marlboro en particulier?» La deuxième question n’a été posée que si la personne entendue mentionnait «Marlboro» dans sa réponse à la première question, sans préciser une variante Marlboro particulière.
Il ressort des documents que 87 % des personnes interrogées en Italie, 96 % en Allemagne et 79 % en Pologne ont reconnu que le toit doré et blanc appartient à la marque de cigarettes «Marlboro».
Une impression du site web www.talkingretail.com, datée du 29/01/2015, contenant un article sous le titre «Philip Morris révèle une nouvelle recherche de Marlboro» (pièce 28), qui contient une image du nouvel emballage de la marque «Marlboro»:
Publicité et marketing pour l’Allemagne et la Pologne montrant l’usage, entre autres, du dispositif de toit doré en tant que tel et/ou avec l’ajout du mot «Marlboro» (pièces 30 à 34); Des exemples d’une telle utilisation sont illustrés ci-dessous:

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Les éléments de preuve susmentionnés indiquent que la marque antérieure a été utilisée pendant une longue période. Les chiffres de vente et les efforts de marketing indiquent que la marque occupe une position consolidée sur le marché. Les rapports annuels du marché, les centaines de classements de marques provenant de sources indépendantes et les enquêtes sont inclus avec des chiffres de vente réels, des chiffres de parts de marché et des informations sur la publicité, à l’appui de l’affirmation de l’opposante concernant la renommée de son dispositif de toit Marlboro, y compris sa version dorée et blanche. Dans ces circonstances, la division d’opposition estime que, pris dans leur ensemble, les éléments de preuve indiquent que la marque antérieure jouit d’un certain degré de reconnaissance auprès du public pertinent, ce qui permet de conclure que la marque antérieure jouit d’un certain degré de renommée. La question de savoir si le degré de reconnaissance est suffisant pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable dépend d’autres facteurs pertinents au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, tels que, par exemple, le degré de similitude entre les signes, les caractéristiques intrinsèques de la marque antérieure, le type de produits en cause, les consommateurs pertinents, etc.
À cet égard, la division d’opposition observe que la documentation présentée par l’opposante fait référence indifféremment au nom commercial ou à la marque Marlboro et au toit Marlboro. L’élément graphique en forme de toit, y compris la version dorée et blanche du toit, est clairement discernable dans les éléments de preuve, tels qu’énumérés et mentionnés ci- dessus, par exemple dans les enquêtes contenues dans les pièces 22 à 24 des observations de l’opposante, qui se sont spécifiquement concentrées sur celles-ci. Même si les enquêtes ont été réalisées en 2010 et 2014, la division d’opposition souligne que, bien que des années se soient écoulées entre la date de dépôt de la marque contestée (05/09/2020) et la date des enquêtes, la renommée d’une marque est généralement acquise progressivement
[25/02/2019, R 1322/2018-2, Raquel Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES

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(fig.)/FILTER CIGARETTES PM Marlboro 20 CLASS A CIGARETTES (fig.) et al., § 40; citant l’arrêt du 08/05/2014, T-38/13, Pedro, EU:T:2014:241, § 81 et jurisprudence citée).
En outre, le niveau de connaissance de la marque est considérable et il serait très peu probable qu’une telle renommée s’écarte aussi rapidement. En outre, les enquêtes sont étayées par des chiffres très récents, jusqu’au moment du dépôt, qui fournissent, entre autres, les volumes d’expédition de Marlboro et les parts de marché de Marlboro dans l’UE qui sont effectivement très importants à ce stade, de sorte qu’il n’y a aucune raison de supposer que la perception du public a changé de manière significative depuis que ces enquêtes ont été réalisées.
À la lumière de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la représentation d’un toit Marlboro — faisant partie de la marque Marlboro — a acquis au moins un certain degré de renommée dans l’ensemble de l’Union européenne pour le public pertinent. Cela vaut
également pour la version représentée en doré et blanc , étant donné que, comme l’a souligné la première chambre de recours dans sa décision du 27/02/2015, R 1585/2013-1, SUPER ROLL (fig.)/DEVICE OF A SHAPE (fig.) et al. au point 28 ci-dessus, les consommateurs se sont habitués à voir le toit comme une forme, indépendamment de toute couleur, comme un identifiant d’entreprise pour Marlboro.

Ces conclusions ont été récemment confirmées par la décision de la chambre de recours du 15/11/2021, 15/11/2021, R 261/2021-5, DEVICE OF A PACK OF CIGARETTES (fig.)/Marlboro (fig.) et al., et la division d’opposition ne voit aucune raison de s’écarter de ces conclusions dans la présente procédure, en particulier compte tenu du fait que les éléments de preuve en l’espèce sont en substance les mêmes que ceux avancés devant les chambres de recours dans les affaires susmentionnées, sinon plus complets et exhaustifs.
Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que la marque jouit d’une renommée pour tous les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels une renommée a été revendiquée. Les éléments de preuve concernent principalement des «cigarettes», tandis qu’il n’y a qu’une référence limitée aux autres produits compris dans la classe 34 et, par conséquent, l’opposante n’a pas prouvé la renommée pour les autres produits. Par conséquent, la division d’opposition ne poursuivra l’examen que sur la base des cigarettes.
b) Les signes

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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est un signe figuratif composé d’un élément figuratif polygonale à cinq côtés, dans lequel les deux côtés intérieurs de ce polygone forment les deux côtés d’un triangle orienté vers le bas. Cet élément figuratif est représenté en blanc avec des bords gris, avec une forme angulaire dorée incorporée dans la partie inférieure de ce signe.
Le signe contesté est également une marque figurative composée des mots «BUSINESS» et «couronnes» écrits l’un au-dessus de l’autre en lettres dorées standard. Ces mots apparaissent partiellement entourés d’un élément figuratif angulaire représenté en or qui pointe vers le bas. En outre, il existe six lignes figuratives dorées. Au-dessus de l’élément angulaire se trouve la représentation d’un blason, entouré d’un carré doré, composé de deux lèvres tenant un bouclier dans lequel les lettres «BC» sont représentées en or sur fond noir. Les lettres «BC» n’ont aucun rapport avec les produits en cause et sont donc distinctives. En outre, ils peuvent être perçus comme faisant référence aux lettres initiales des éléments verbaux «BUSINESS» et «couronnes» du signe contesté. En outre, le signe contesté contient un fond rectangulaire gris.
L’élément verbal «BUSINESS» du signe contesté est un mot anglais de base, largement utilisé et compris dans toute l’Union européenne. Il signifie, entre autres, «activité commerciale» (informations extraites de Lexico le 26/01/2022 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/business). Étant donné qu’il n’existe pas de lien direct entre cette signification et les produits pertinents, cet élément possède un caractère distinctif moyen.
Le terme anglais «crowns es» du signe contesté signifie, entre autres, «adresses ornementales circulaires portées par un roi en tant que symbole de l’autorité, généralement fabriquées ou décorées de métaux précieux et de bijoux» (informations extraites de Lexico le 26/01/2022 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/business). Ce mot peut être perçu

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avec la même signification, même par une partie du public non anglophone en raison de sa proximité avec des mots équivalents dans d’autres langues. Cela est d’autant plus probable en raison de la présence d’une représentation figurative de la couronne dans le blason, qui réitère la notion de couronne. La partie restante du public percevra le mot «couronnes» comme dépourvu de signification. Indépendamment du fait qu’il soit compris ou non, l’élément verbal «crowns es» est considéré comme distinctif étant donné qu’il n’est ni descriptif, ni allusif, ni faible en ce qui concerne les produits pertinents dans une mesure qui aurait une incidence significative sur son degré de caractère distinctif.
La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres, tandis que dans le signe contesté, la représentation d’un emblème est secondaire.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le fait qu’ils contiennent tous deux un élément figuratif angulaire doré pointant vers le bas par leurs parties centrales. À cet égard, malgré la présence des éléments supplémentaires dans les signes, la représentation angulaire apparaît clairement visible dans les deux signes. Cet élément commun possède toutefois un caractère distinctif intrinsèque limité. Les signes diffèrent par leurs éléments restants, à savoir un élément figuratif en polygone blanc et gris dans la marque antérieure et le blason gris, le fond gris, les six lignes figuratives dorées ainsi que les éléments verbaux supplémentaires «BUSINESS» et «crowns es» dans le signe contesté. Dans l’ensemble, il est considéré qu’il existe un faible degré de similitude visuelle entre les signes.
Les signes purement figuratifs ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique. L’un des signes étant purement figuratif, il est impossible de les comparer sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, l’élément figuratif de la marque antérieure ne véhicule aucun concept particulier. L’ensemble du public pertinent percevra les concepts véhiculés par l’élément verbal «BUSINESS» et le blason dans le signe contesté. Par conséquent, indépendamment de la question de savoir si l’élément verbal «crowns es» du signe contesté sera également compris par le public pertinent, les signes en conflit ne sauraient être considérés comme similaires sur le plan conceptuel.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.
c) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):

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le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
Les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel étant donné qu’ils coïncident par l’élément figuratif angulaire, qui est représenté dans la couleur dorée dans les deux signes. Même si les signes diffèrent par leurs éléments restants, en particulier les mots supplémentaires «BUSINESS» et «crowns es» du signe contesté, les éléments verbaux d’un signe n’ont pas automatiquement un impact plus fort (31/01/2013, T-54/12, Sport, EU:T:2013:50, § 40) et, dans certains cas, l’élément figuratif d’une marque complexe peut, en raison, notamment, de sa forme, de sa taille, de sa couleur ou de sa position au sein du signe, détenir une place équivalente aux éléments verbaux (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 37). En l’espèce, l’élément figuratif angulaire du signe contesté est placé au centre et proéminent de cette marque, est clairement observable et ne saurait être simplement ignoré. La marque antérieure possède toutefois un caractère distinctif intrinsèque limité, mais, comme indiqué ci-dessus, elle a acquis un caractère distinctif accru en raison de son usage intensif et de longue date sur le marché sur lequel elle jouit d’une renommée à tout le moins d’un certain degré.
Les produits pour lesquels la renommée a été prouvée sont des cigarettes. Plus important encore, les produits contestés compris dans la classe 34, à savoir le tabac; articles pour fumeurs; les allumettes sont soit identiques soit étroitement liées aux «cigarettes» étant donné qu’elles sont complémentaires et ont les mêmes canaux de distribution. En outre, le public des produits en cause est le même, à savoir le grand public.
Compte tenu du fait que les produits sont achetés non seulement sur le plan phonétique, mais aussi sur le plan visuel, les aspects visuels de la comparaison sont pertinents et entrent en ligne de compte dans la présente procédure.
Par conséquent, compte tenu de tous les facteurs pertinents de l’espèce et de leur mise en balance, la division d’opposition conclut que lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents reconnaîtront immédiatement l’élément figuratif angulaire doré dans le signe contesté et seront susceptibles de l’associer à la marque antérieure, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes. Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012-, T 301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).
d) Risque de préjudice

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L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Bien que le titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit toutefois «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
L’opposante fait valoir les arguments suivants:
L’opposante fait référence au «profit indu» et affirme qu’il a lieu lorsqu’une entreprise est en mesure d’utiliser la marque d’une autre entreprise en tant que véhicule pour générer un goodwill commercial pour ses produits. De cette manière, les ventes sont augmentées et d’importantes économies sont réalisées dans le domaine de l’investissement, de la promotion et de la publicité. La marque postérieure est en mesure de se positionner à l’arrière de la célèbre marque antérieure. De l’avis de l’opposante, c’est précisément ce qui se passerait en l’espèce, compte tenu du fait que les cigarettes sont souvent achetées dans des machines en libre-service dans des bars et des cafés où les produits portant différentes marques sont représentés graphiquement dans un format restreint et où les consommateurs se livrent généralement à des conversations ou à des tâches simultanées au moment de l’achat. Dans ce contexte, les consommateurs sont susceptibles de prendre le mauvais produit, induit en erreur par la geterie similaire de la marque contestée, puis, après avoir appris de plus près que ce qu’ils ont acquis n’est pas le produit visé, ils pourraient décider de le conserver après tout. Pour l’opposante, c’est exactement le type de situation que la disposition relative au profit indu figurant à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE tente d’empêcher. L’opposante renvoie également aux décisions antérieures de la chambre de recours, y compris l’affaire 15/04/2020, R 1454/2019-5, HERO squeeze (fig.)/DEVICE OF A MARQUE ELEMENT IN BLUE WITH FIVE SIDES (fig.) et al., déjà mentionnée ci-dessus, à l’appui de ses arguments sur ce motif.
L’opposante fait également référence au «préjudice porté au caractère distinctif (brouillage)» et affirme que si le signe contesté était accordé, il y aurait un préjudice évident de dilution ou de préjudice au caractère distinctif de sa marque, dans la mesure où l’élément graphique de toit de l’opposante est immédiatement et exclusivement associé par les consommateurs pertinents à la marque «Marlboro». En d’autres termes, l’opposante prétend que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure. En d’autres termes, l’opposante prétend que l’usage de la marque contestée

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tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation-manifeste-et parasitisme d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012,-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, 215/03-, Vips, EU:T:2007:93, § 40).
Afin de déterminer si l’usage d’un signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 53, confirmé sur pourvoi par arrêt du 12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146; voir également arrêts du 23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 30, 38; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57, 58, 66; 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53).
Les arguments de l’opposante ont été résumés ci-dessus et la division d’opposition estime que la demande de l’opposante est fondée. À cet égard, comme indiqué précédemment, la marque antérieure jouit d’un certain degré de renommée en ce qui concerne les cigarettes, qui sont identiques ou étroitement liées aux produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne contestée.
Compte tenu des circonstances, il est plausible de croire qu’un concurrent qui entre sur le marché pertinent avec des produits du tabac portant une marque qui contient un signe qui ne fait pas que rappeler le dispositif de l’opposante sera en mesure de tirer profit de l’image de l’opposante et d’obtenir un avantage commercial lors de la promotion de ses produits. En outre, les éléments de preuve montrent que l’opposante a utilisé cet élément de toit de manière intensive et dans différentes couleurs sur différentes gammes de cigarettes et que, dès lors, le consommateur peut être amené à croire que les produits portant le signe contesté sont un autre produit de cette gamme ou sont d’une manière ou d’une autre liés à l’opposante. La promotion des produits contestés auprès des consommateurs pertinents sera facilitée puisqu’ils connaissent déjà la marque de l’opposante en ce qui concerne les produits du tabac. Ce profit serait clairement indu car il ne sera pas le résultat des efforts de marketing et de promotion de la demanderesse. La demanderesse pourrait tirer profit, au moins partiellement, du résultat des efforts et des efforts de marketing intenses de l’opposante.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Autres types de préjudice
L’opposante avance également que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit qu’un seul de ces types soit constaté. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère

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distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres formes sont également présentes;
e) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner le motif restant et l’autre droit antérieur sur lesquels l’opposition était fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Jakub Mrozowski Anna Pdélimiter KAŁA Lars HELBERT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.