DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 48 329 (INVALIDITY)
Actial Farmaceutica S.R.L., Viale Shakespeare, 47, 00144 Rom, Italie (partie requérante), représentée par SKW Schwarz Rechtsanwälte, Wittelsbacherplatz 1, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Mendes SA, Via Serafino Balestra, 10, 6900 Convergence, Suisse (titulaire de la MUE), représentée par Cavattoni — Raimondi S.R.L. Società Tra Professionisti, Viale dei Parioli, 160, 00197 Rom, Italie (mandataire agréé).
Le 24/05/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION

1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 12 869 087 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.



MOTIFS
Le 22/12/2020, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 12 869 087 «lactobacillus plantarum DSM24730» (marque verbale) (ci-après la «MUE»), déposée le 12/05/2014 et enregistrée le 23/01/2015. La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 5: Bactérieslactiques utilisées comme médicaments et/ou compléments alimentaires/diététiques; Compositions à base de bactéries lactiques utilisées comme médicaments et/ou compléments alimentaires/diététiques.
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE et l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.

RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que, depuis 2001, elle a distribué un complément alimentaire composé essentiellement de bactéries vivantes sous la marque VSL # 3 ®. Les souches bactériennes originales sur lesquelles se fonde VSL # 3 ® ont été déposées depuis 2011 dans une banque de dépôt appelée DSMZ. Les codes arabes sont utilisés pour préciser les ingrédients de certains produits, par exemple les produits

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Innovall ® CU et Vivomixx ®. Les dits codes arabes sont attribués par l’institut Leibniz Institut DSMZ — Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH, qui exploite l’une des principales collections nationales de souches bactériennes dans le monde entier. Le procédé de dépôt d’une souche bactérienne est tel que le déposant soumet des échantillons de souches bactériennes à l’institut, indiquant le type de souche bactérienne qu’il représente. Le DSMZ crée ensuite un compte spécifique pour chaque souche bactérienne avec son propre code (ci-après le «code CD»). La demanderesse est titulaire d’une souche bactérienne déposée au DSMZ avec le code parental contesté, comme l’a confirmé le Tribunal civil de Rome dans sa décision du 18/06/2019.
La marque de l’Union européenne contestée a une signification descriptive et est dépourvue de caractère distinctif. Le lactobacillus plantarum est le nom d’un membre répandu du genre Lactiplantibacillus et est couramment présent dans de nombreux produits alimentaires fermentés ainsi que dans les plantes anaérobies. Les lettres entamée sont le code international d’une souche bactérienne déposée au DSMZ et le numéro 24730 est le numéro de dépôt attribué par le DSMZ au titulaire du dépôt, qui n’est pas le titulaire de la marque. Dans une certaine mesure, le simple caractère descriptif d’un code parental peut être comparé à un code DCI (dénomination commune internationale) étant donné que le nom scientifique de l’espèce bactérienne à laquelle appartient une souche, associé à son code croate, renvoie universellement, pour les scientifiques ainsi que pour les producteurs de produits contenant des bactéries, à une souche bactérienne spécifique. L’indication exacte est utilisée dans le domaine scientifique ainsi que par les entreprises, et même demandée par la loi italienne pour fournir cette indication (voir le témoignage du professeur De Simone lors du procès devant le tribunal américain de Maryland). En outre, l’utilisation de la dénomination de dépôt international de la souche est bien décrite dans les directives Probiotiques et antibiotiques publiées par l’Organisation mondiale de la Gastroentérologie. Cela démontre qu’au moins une partie du public pertinent, en particulier le public professionnel composé de scientifiques, de pharmaciens et de spécialistes médicaux, connaît la signification des codes numériques et que les codes numériques sont utilisés de manière purement descriptive.
Le tribunal régional de Hambourg dans l’affaire no 312 O 296/19, dans sa décision du 27/02/2020, a conclu que les codes numériques n’étaient pas compris par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale, mais uniquement comme une référence aux souches déposées au DSMZ.
Elle fait également valoir que la titulaire de la marque de l’Union européenne, Mendes SA, est le distributeur exclusif du produit Vivomixx ® en Europe. Selon la déclaration du professeur De Simone, il est le seul inventeur de la formulation de Vivomixx ®. M. De Simone était employé en qualité de directeur général de CD Investments S.r.l. (ci- après «CDI»), prédécesseur de la demanderesse en nullité (Actial Farmaceutica S.r.l.). En 2014, M. De Simone a quitté la société pour commencer par la requérante (qu’il avait créé en 2011) une activité concurrente, en fabriquant et en distribuant un produit identique. Après le départ de son ancien employé. Le professeur De Simone, issu de la société de la requérante en 2014, a constaté que le professeur De Simone avait utilisé son poste de directeur général et lui avait transféré des droits à grande échelle pour préparer son départ. Étant donné que ce transfert était illégal, comme l’a constaté le Tribunal civil de Rome dans son arrêt du 18/06/2019, la propriété des souches bactériennes déposées au DSMZ a été transférée à la demanderesse par cette décision du tribunal de Rome.
La marque contestée a donc été déposée en mai 2014 au moment où le professeur De Simone a préparé et réalisé son départ du CDI. La demande a été déposée dans le but

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d’empêcher le CDI (à présent la demanderesse) de poursuivre la production et la distribution d’un produit de base en utilisant la marque pour empêcher la demanderesse de faire référence à des études scientifiques sur les avantages de son produit et d’informer les consommateurs sur les ingrédients du produit. Une demande de marque qui vise uniquement à nuire aux activités d’une autre entreprise s’écarte du comportement éthique et des pratiques commerciales et a donc été déposée de mauvaise foi.
À l’appui de ses arguments, la demanderesse a produit les documents suivants:
Annexe A1: des images de l’emballage du produit Innovall ® CU, qui montrent l’un des ingrédients comme le lactobacillus plantarum DSM24730;
Annexe A2: un dépliant pour Innovall ® CU, qui montre l’un des ingrédients comme le lactobacillus plantarum DSM24730;
Annexe A3: impression et captures d’écran du site web www.innovall.de;
Annexe A4: copie de l’emballage du produit Vivomixx ®, qui montre l’un des ingrédients comme le lactobacillus plantarum DSM24730;
Annexe A5: une impression de Wikipédia sur le mot-clé Bakterienkultur;
Annexe A6: copie du formulaire de dépôt pour le dépôt en coffres-forts de bactéries «Lactobacillus L. plantarum» daté du 23/03/2011 portant le numéro d’enregistrement 24730;
Annexe A7: une déclaration sous serment du président du conseil d’administration de la requérante, M. L. G., datée du 30/04/2020, indiquant que le professeur De Simone, en qualité de directeur général de CDI, a déposé 11 échantillons de souches bactériennes auprès de l’institut DSMZ, enregistrées sous différents numéros;
Annexes A8a et A8b: décision du Tribunal civil de Rome du 18/06/2019 (officielle Réf. 15646/2019), accompagnée d’une traduction en anglais;
Annexe A9: extrait de Wikipédia avec un article sur Lactiplantibacillus plantarum, consulté le 18/12/2020;

Annexe A10: extrait de Wikipédia contenant un article sur la «dénomination commune internationale», imprimé le 09/11/2020;
Annexe A11: copie des directives globales de l’Organisation mondiale de la Gastroentérologie — Probiotiques et prébiotiques, Francisco Guarner et., février 2017, p. 1-6;
Annexe A12: impression de la liste de résultats Google concernant le mot-clé «Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus DSM», consulté le 15/06/2020;
Annexe A13: une impression de la liste de résultats Google concernant le mot-clé «Lactobacillus acidophilus DSM», consulté le 15/06/2020;
Annexe A14: une impression de la liste de résultats Google concernant le mot-clé «Streptococcus thermophilus DSM», consulté le 15/06/2020;

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Annexe A15: extrait de l’étude «Homodimeric β-Galactosidase de Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus DSM 20081: Expression dans Lactobacillus plantarum et Biochemical Characterisation», Tien-Thanh Nguyen et al., 2012, S.-1;
Annexe A16: extrait de l’étude «Moode d’action de l’acidocin D20079, une bactérie produite par la souche probiotique potentielle, Lactobacillus acidophilus DSM 20079», Sahar Deraz et al., 26/01/2007;
Annexe A17: extrait de l’étude «The Role of bacteriophage interrogé 20617 on Streptococcus thermophilus DSM 20617 autolysis and Biologie», Stefania Arioli et al., 9/11/2018;
Annexe A18: capture d’écran de l’offre pour le produit SivoMIxx sur la boutique en ligne www.napfcheck-shop.de, consulté le 02/06/2020, montrant une liste d’ingrédients dans laquelle le code CD suivi d’un chiffre est utilisé;
Annexe A19: capture d’écran de l’offre relative au produit Visbiome sur Amazon, consulté le 02/06/2020, qui apparaît comme l’un des ingrédients lactobacillus plantarum DSM24730;
Annexe A20: capture d’écran du site web www.Lactopia.de, consulté le 02/06/2020;
Annexe A21: témoignage du professeur De Simone lors du procès devant le tribunal américain de Maryland (partie requérante: De Simone, ExeGi Pharma LLC; partie défenderesse: VSL Pharmaceuticals, Inc., Leadiant Biosciences, Inc., Alfasigma USA, Inc. le 31/10/2018, «TM-VSL Pharmaceuticals, Trial Transcript»);

Annexe A22: une déclaration sous serment du professeur De Simone datée du 18/02/2020, en allemand et en italien;
Annexe A23: une copie d’un article intitulé «The Unregulated Probiotical Market», Claudio de Simone, Clinical Gastroenterologie et hépatiologie 2019; 17: 809-8, p. 812;
Annexe A24: décision du tribunal régional de Hambourg dans l’affaire no 312 O 296/19 du 27/02/2020.
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que le dépôt de la souche bactérienne lactobacillus plantarum DSM24730 a été effectué à DSMZ en 2011 en tant que «dépôt sûr». Les échantillons déposés en tant que «dépôt sûr» ne sont pas connus ni accessibles au public ou à des tiers étant donné qu’ils ne sont pas inclus dans le catalogue DSMZ ou dans une liste accessible au public. Dès lors, la recherche du terme DSM24730 sur le catalogue du site Internet DSMZ ne donne aucune entrée ou information sur ce terme. Le terme DSM24730 est utilisé dans le public uniquement pour décrire la souche incluse dans les produits contenant la Formulation De Simone (Innovall ® CU et Vivomixx ® en Europe, VISBIOME aux États-Unis et DESIMONE en République de Corée). Toutes les publications et informations publiques indiquent que l’utilisation de DSM24730 fait référence à la souche produite par Danisco DuPont Nutrition suspens Health (Danisco), présente dans la Formulation De Simone.
Deux procédures pénales sont pendantes en Italie en ce qui concerne l’accès non autorisé et le détournement par Actial d’ampoules stockées dans le DSMZ, et sont imminente les recours formés contre la décision du tribunal civil de Rome du 18/06/2019. Actial ne détient pas de titre juridique sur le compte de dépôt de DMSZ, comme l’a interdit l’ordonnance de la Cour de Rome (annexe 8).

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La marque contestée n’est pas descriptive et possède un caractère distinctif. En effet, elle a été enregistrée malgré les observations présentées par la demanderesse en tant que tiers en 2015. Le public percevra les lettres verbales comme un acronyme du nom de famille du célèbre professeur De Simone. En outre, lorsqu’elles sont utilisées pour identifier une souche, les lettres MI sont séparées du numéro par un espace et non utilisées ensemble. En outre, la lettre et le chiffre n’apparaissent pas dans le catalogue DSMZ puisqu’il s’agit d’un «dépôt sûr» inaccessible aux professionnels. Les résultats de la recherche sur Google de la marque contestée font uniquement référence à la Formulation De Simone ou à ses souches. Elle fait également valoir que les documents produits par la demanderesse montrent que les lettres DF accolées au numéro ont été utilisées exclusivement en rapport avec les produits de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Étant donné que ce nombre n’a pas de signification pour le public pertinent, le signe n’a pas de caractère descriptif.
Le fait que plusieurs entreprises utilisent la même marque ne confère pas un défaut de caractère distinctif à la marque contestée. En outre, toutes les sociétés utilisant la marque contestée en vertu de divers accords avec le professeur De Simone sont produites par Danisco selon le savoir-faire De Simone. Danisco vend les souches contenues dans la Formulation De Simone à des sociétés approuvées par le professeur De Simone et, par conséquent, elles ne sont pas concurrentes. En ce qui concerne Lactopia, elle ne possède pas de banque de cellules détachées pour la production de souches et, partant, pour rassurer ses clients sur l’origine du produit, affirme que les souches sont déposées à DSMZ.
Selon les directives du ministère italien de la santé, il n’existe aucune obligation de déposer les souches des collections internationales qui ont le statut de collections internationales de souches bactériennes, mais il est recommandé de le déposer. Il en va de même dans toute l’Europe. Étant donné que le dépôt dans le DSMZ est privé, le public n’a aucune chance de connaître le dépôt lui-même ou le numéro de dépôt.
Le Professeur De Simone est l’inventeur et le propriétaire du savoir-faire et des souches bactériennes, ainsi que le fournisseur de la formule aux entreprises approuvées. Actial a été impliquée dans la commercialisation du produit, sans aucune connaissance scientifique. En raison de la volonté d’Actial de lancer un produit de moindre qualité sur le marché pour réduire les coûts de production et augmenter les bénéfices, le professeur De Simone a révoqué l’autorisation accordée au demandeur d’utiliser la Formulation De Simone. La demanderesse a ensuite commencé à vendre une copie du produit original en tirant profit du fait qu’elle avait le contrôle de la marque VSL # 3 sous laquelle le produit était précédemment commercialisé. Selon le tribunal de Maryland, contrairement à la décision du tribunal de première instance de Rome, le professeur De Simone détenait le droit exclusif et la propriété du savoir-faire concernant la formule qu’il a inventée. Il ressort de cette décision que la marque contestée a été déposée de bonne foi.
À l’appui de ses arguments, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: une impression du site web www.dsmz.de, qui fournit des informations sur les «dépôts en coffres-forts»;
Annexe 2: des impressions contenant les résultats de la recherche du terme DSM24730 sur le World Data Centre for Microorganisms («WDCM»), sur le catalogue mondial de micro-organismes et sur la base de données sur la Diversité hongroise, qui n’a aucun résultat;

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Annexe 3: recherche effectuée sur le catalogue du site internet DSMZ concernant le terme «lactobacillus plantarum», aucun record n’ayant été trouvé;
Annexe 4: impression des résultats de la recherche sur Google de la marque contestée;
Annexe 5: copie de la décision du 17/02/2021 rendue par la Cour d’appel des États- Unis dans l’affaire no 19-1731;
Annexe 6: acte de recours formé par Mendes SA contre Actial Farmaceutica s.r.l. contre l’arrêt no 15646/2019 — R.G. 32618/2015, rendu par le Tribunal civil de Rome;
Annexe 7: ordonnance rendue par le Tribunal civil de Rome le 08/04/2015 concernant l’annulation d’un contrat de transfert du CDI au professeur De Simone;
Annexe 8: ordonnance notifiée par le Tribunal civil de Rome le 07/10/2020 concernant la plainte déposée par Mendes SA contre Actial le 10/12/2019;
Annexe 9: une enquête pénale pendante pour le crime de transpiration d’un objet saisi;
Annexe 10: des lettres envoyées par Actial à certains distributeurs et partenaires commerciaux de Mendes SA, citées dans l’ordonnance rendue par le tribunal de Rome avec la décision du 07/10/2020;
Annexe 11: communication de l’Office du 14/02/2015 rejetant les observations transmises par la demanderesse en tant que tiers;
Annexe 12: des impressions des résultats de la recherche sur Google de «de Simone formulation» et des impressions des sites web de Vivomixx, Probiotixx, Visbiome, Twitter et Youtube, avec des informations sur le professeur De Simone;
Annexe 13: une déclaration signée par le vice-président Marketing Vice de Danisco DuPont Nutrition signalisation Health, M. S. B., indiquant que la société vend le mélange probiotique identifié et reconnu comme VSL # 3 uniquement aux clients agréés par le professeur De Simone;
Annexe 14: Directives du ministère italien de la santé, rédigées en italien;
Annexe 15: des avis juridiques rendus le 09/10/2018 et le 30/07/2018 par le tribunal de district de Maryland et une ordonnance rendue le 30/07/2020 par le tribunal de district de Maryland;
Annexe 16: ordonnance rendue le 21/10/2018 par le tribunal de district de Maryland;
Annexe 17: certificat d’enregistrement de la marque VSL # # total dans la classe 5 en Chine;
Annexe 18: copie de l’arrêt relatif à la demande en nullité dans le cadre du recours formé contre la marque chinoise VSL # 3, en chinois et en anglais.

En réponse, la demanderesse a fait valoir que la Cour d’appel américaine pour le quatrième Circuit, fournie par la titulaire en tant qu’annexe 5, avait établi que les souches bactériennes spécifiques stockées au DSMZ étaient la propriété du Professeur De Simone. La décision citée ne comporte aucune référence à la propriété

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des souches bactériennes en Europe. La décision qui porte spécifiquement sur la propriété des souches bactériennes est la décision rendue en première instance par le tribunal civil de Rome le 18/06/2019 (annexes A8a et A8b), qui a été rendue en faveur de la demanderesse et a fait l’objet d’un recours de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne. En ce qui concerne la prétendue enquête pénale contre la requérante en Italie concernant les souches bactériennes stockées au DSMZ, la requérante fait valoir qu’aucune ordonnance n’a été prononcée à l’encontre de la requérante et de ses directeurs. En outre, aucune décision définitive n’a été prise en ce qui concerne les prétendues enquêtes pénales pendantes contre M. L. G. devant le Tribunal de première instance de Rome.
Les lettres verbales ne sont pas utilisées comme acronyme du nom de famille de Claudio de Simone étant donné que le titulaire et les sociétés associées ainsi que le professeur De Simone n’utilisent lui-même que le sigle DSF, et non parental, pour «De Simone Formulation». La demanderesse réitère que les codes SM ont été utilisés comme référence au stockage des souches bactériennes de DSMZ. L’utilisation des codes ciel est en partie faite avec ou sans espace, sans aucun changement de signification. Indépendamment de la question de savoir si des tiers sont en mesure d’accéder aux échantillons eux-mêmes ou de les tester comme des «dépôts en coffres-forts», le public comprend toujours la désignation DSM24730 comme une indication que les produits ainsi étiquetés contiennent ou consistent en une souche bactérienne stockée dans le DMS sous ce numéro de compte spécifique. La référence aux codes SM donne au public l’assurance que les souches bactériennes sont stockées dans la DSMZ pour la sécurité et la qualité du produit. Cette information offre aux consommateurs la sécurité que la qualité et les caractéristiques de la souche bactérienne restent les mêmes lors de la production continue des produits, étant donné qu’il peut être garanti qu’ils sont conformes à la souche originale de la DSMZ. La titulaire elle-même utilise les codes numériques de manière descriptive sur son emballage.
Même si les autorités n’exigent pas le dépôt des souches bactériennes dans les collections internationales, il existe au moins une recommandation officielle du ministère italien de la santé selon laquelle les souches bactériennes doivent être déposées au DSMZ. L’acronyme parental, connu par le public pertinent comme étant court pour «Deutsche Sammlung von Mikroorganismen» (Collection allemande de micro-organismes), est une indication d’un compte auprès de la célèbre DSMZ, sous lequel des souches bactériennes sont stockées et le numéro 24730 précise le compte.
Les décisions de justice (annexes 5 et 15 déposées par la titulaire) ne confirment pas que le professeur De Simone est le propriétaire légitime des souches bactériennes stockées à DSMZ. Ces décisions de justice portent sur le savoir-faire (propriété intellectuelle et non physique). La Cour civile de Rome a attribué la propriété des souches bactériennes stockées au DSMZ à la requérante. À cet égard, la Cour a jugé que tout transfert des souches au professeur De Simone était nul. En lien direct avec cette tentative nulle de transfert de propriété des souches bactériennes, la titulaire de la marque de l’Union européenne et le professeur De Simone ont également demandé l’enregistrement de la marque contestée malgré le conflit d’intérêts évident confirmé par une décision de justice. Ses actions (la tentative de transfert de propriété non valable) démontrent à suffisance sa mauvaise foi subjective, étant donné qu’elles font apparaître l’intention d’empêcher la poursuite de la production du demandeur. En tant que membre du conseil d’administration, le professeur De Simone connaissait l’importance des codes arabes unis et la valeur d’un monopole pour l’utilisation de ces désignations. Cela prouve que la marque contestée a été déposée de mauvaise foi.
À l’appui de ses observations, la demanderesse a produit les documents suivants:

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Annexe A25: décision du tribunal régional supérieur de Braunschweig, dossier no 8 W 10/20, du 14/10/2020, en allemand;
Annexe A26: capture d’écran d’un post sur le compte Twitter @ prootixx du professeur De Simone daté du 13/09/2020, consulté le 13/09/2021;

Annexe A27: article du site web https://www.vivomixx.co.uk/news/ publié le 13/04/2021, consulté le 13/09/2021;
Annexe A28: résumé de l’étude «Effets de Bacillus subtilis DSM 32315 sous Diverent necrotic Enteritis Models in Broiler Chickens: Une méta-analyse de cinq Triels Independent Research Trials, A. Menconi et al., dans BioOne COMPLETE, 01/04/2020;
Annexe A29: résumé de l’étude «Utilisation de probiotiques dans le traitement de douleurs abdominales fonctionnelles dans l’examen et l’analyse systématique des enfants et méta-analyse», Ivana Trivić et al. à Eur J Pediatr. 2021 FEB;
Annexe A30: résumé de l’étude «The fficacy and Safety of the Probiotique bacterium Lactobacillus reuteri DSM 17938 for infantile Colic: Une méta-analyse de Trims Controlled Trials», Man Xu et al. dans PLOS One. 28/10/2015.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a réitéré ses arguments précédents et souligne que les allégations d’Actial concernant la propriété des souches sont dénuées de fondement. Le 07/10/2020, le tribunal de Rome a rendu une ordonnance à l’encontre d’Actial qui interdit à Actial de communiquer à des tiers qu’elle est propriétaire des souches du ciel unique numérique.
La requérante ne rapporte pas la preuve que les lettres MI ne sont pas utilisées comme acronyme du professeur De Simone. En outre, le lien entre les lettres MI et une description des ingrédients de produits n’est pas prouvé par la requérante. Les lettres LIFE sont utilisées comme acronymes pour de nombreuses organisations ou pour de nombreuses fonctions différentes. Le public professionnel n’associera pas DSM24730 à une souche déposée à DSMZ. La plupart des recherches effectuées sur Internet conduisent à des produits de la titulaire tels que Vivomixx.
Le tribunal fédéral des États-Unis a jugé que le professeur De Simone était le seul propriétaire du bouton. Actial et sociétés liées n’avaient commercialisé le produit que sans aucune connaissance scientifique du fait que le professeur De Simone avait le droit de percevoir des redevances.
À l’appui de ses observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les documents suivants:

Annexe 19: procédure devant le tribunal de district de Maryland, dans le cadre de laquelle VSL Pharmaceuticals Inc. a accusé Mendes SA;
Annexe 20: copie du rapport financier annuel 2020 d’Actial extrapolé de la plateforme Telemaco de la Chambre de commerce, d’industrie, d’Handicrafères et d’agriculture de Rome;
Annexe 21: action en justice devant le tribunal régional supérieur de Braunschweig dans lequel le professeur De Simone a accusé Actial;

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Annexe 22: publication du 09/09/2019, extrapolée par le site internet commercial «Business Wire» et l’arrêt de la Cour d’appel de Hanseatic rendu le 09/07/2021;
Annexe 23: impressions de Wikipédia avec les résultats de la recherche pour le ciel en langue allemande;
Annexe 24: impressions de Wikipédia avec les résultats de la recherche pour le ciel en anglais;
Annexe 25: les résultats de la recherche dans Google de «qu’est-ce que cela signifie ciel?»;
Annexe 26: les résultats d’une recherche dans Google de «Was bedeutet das DSM?»;
Annexe 27: les résultats de recherches sur Yahoo du terme CD en anglais;
Annexe 28: résultats de recherches sur le terme «Microsoft» en anglais;
Annexe 29: des informations sur le terme parental dans les dictionnaires Trecani et Merriam Webster;
Annexe 30: résultats de recherches sur Google de DSM24730;
Annexe 31: image d’un côté de la boîte de Vivomixx montrant la marque De Simone
Formulation .
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7 du RMUE
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), et à l’article 59, paragraphe 3, du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Lorsque les causes de nullité ne s’appliquent que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, cette dernière n’est déclarée nulle que pour ces produits ou services.
En outre, il découle de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus au titre de l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d' office avant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, la division d’annulation, en principe, ne procédera pas à ses propres recherches mais se limitera à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure en nullité.
Toutefois, la limitation de la division d’annulation à l’examen des faits expressément présentés n’exclut pas qu’elle prenne également en considération des faits notoires,

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c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles.
Bien que ces faits et arguments doivent dater de la période de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne, des faits relatifs à une période postérieure pourraient également permettre de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait au moment du dépôt (23/04/2010-, 332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41 et 43).
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
Date pertinente
La marque de l’Union européenne contestée a été déposée le 12/05/2014. Par conséquent, la date pertinente à l’égard de laquelle l’appréciation du caractère descriptif et non distinctif revendiqué du signe doit être effectuée est le 12/05/2014.

Public pertinent
La marque contestée est le lactobacillus plantarum DSM24730, enregistré pour des bactéries lactiques utilisées comme médicaments et/ou compléments alimentaires/diététiques; compositions à base de bactéries lactiques utilisées comme médicaments et/ou compléments alimentaires/diététiques compris dans la classe 5.
Compte tenu de la nature des produits pertinents, le public pertinent est le grand public et le public de professionnels dans les domaines diététique et médical.
La marque contestée contient des termes latins qui sont utilisés dans toute l’Union européenne. Par conséquent, la division d’annulation estime qu’il convient d’apprécier si la marque contestée a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE en ce qui concerne l’ensemble du public pertinent dans l’Union européenne;
Caractère descriptif — article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE interdit l’enregistrement des «marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne des signes ou indications qu’il vise, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003,-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
Selon une jurisprudence constante, les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention

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d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement d’une marque est demandé-(22/06/2005, 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
Selon la jurisprudence, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et/ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (-22/06/2005, 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25). En outre, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés; Il suffit qu’au moins une des significations potentielles d’un signe verbal désigne une caractéristique des produits concernés (23/10/2003, 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
L’existence du rapport susmentionné doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/11/2003,-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
L’article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, stipule explicitement que dans le cadre d’une procédure de nullité conforme à l’article 59 du RMUE, l’Office limitera ses examens aux motifs et arguments soumis par les parties. La marque contestée bénéficie d’une présomption de validité et il appartient à la demanderesse en nullité d’invoquer devant l’Office les éléments concrets qui mettraient en cause sa validité (13/09/2013,-320/10, Castel, EU:T:2013:424, §-27).
Par conséquent, l’Office examinera les faits conformément à l’article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, dans le cadre des allégations factuelles présentées par la demanderesse en nullité (13/09/2013-, 320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28). Ce faisant, il peut tenir compte de faits évidents et notoirement connus. Toutefois, elle ne va pas au-delà des moyens et arguments présentés par la demanderesse en nullité.
La demanderesse fait valoir que l’expression lactobacillus plantarum DSM24730 informe le consommateur que les produits en cause se rapportent à une souche bactérienne spécifique.

Selon les éléments de preuve fournis par la requérante, le lactobacillus plantarum est le nom d’un membre répandu du genre Lactiplantibacillus qui se retrouve couramment dans de nombreux produits alimentaires fermentés ainsi que dans les plantes anaérobies. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas discuté de la signification de cette expression. La division d’annulation souscrit à cette définition et considère qu’il sera perçu par le public pertinent comme le nom scientifique d’une bactérie spécifique et, en ce sens, il est descriptif.
Il n’y a aucune raison de supposer que ces mots lactobacillus plantarum avaient une signification différente au moment du dépôt de la marque contestée.

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SH est, selon la requérante, le code international d’une souche bactérienne déposée au Leibniz Institute DSMZ (Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH), alors que le numéro 24730 est le numéro de dépôt attribué par le DSMZ au titulaire du dépôt.
La requérante fait valoir que la marque contestée est descriptive dans la mesure où le nom scientifique de l’espèce bactérienne à laquelle appartient une souche, associé à son code plat, fait référence de manière générale aux scientifiques ainsi qu’aux producteurs de produits contenant des bactéries, à une souche bactérienne spécifique. Selon la requérante, les études et documents scientifiques utilisent donc les codes chantiers navals comme normes pour identifier précisément les souches bactériennes. Elle fait en outre valoir que l’utilisation de la dénomination de dépôt international des souches est bien décrite dans les directives Probiotiques et antibiotiques publiées par l’Organisation mondiale de la Gastroentérologie fournies en tant qu’annexe A11. Dans les directives, il est expliqué que:
une souche probiotique est identifiée par le genre, l’espèce, la sous-espèce (le cas échéant) et une désignation alphanumérique qui identifie une souche spécifique. Dans la communauté scientifique, il existe une nomenclature convenue pour les micro-organismes, par exemple, Lactobacillus casi DN-114 001 ou Lactobacillus rhamnosus GG. La commercialisation et le nom commercial ne sont pas contrôlés par la communauté scientifique. Selon les directives de l’OMS/de la FAO (http://www.fao.org/3/a-a0512e.pdf), les fabricants probiotiques devraient enregistrer leurs souches auprès d’un dépôt international. Les dépositaires attribueront une désignation supplémentaire aux souches.
La requérante fait valoir que les codes SM sont communément utilisés dans la vie des affaires en tant qu’indication des souches déposées auprès du DSMZ. Les fabricants de compléments alimentaires utilisent des codes arabes unis de manière descriptive pour décrire les ingrédients de leurs produits. En outre, la demanderesse fait référence à la décision du tribunal de grande instance de Hambourg du 27/02/2020 dans l’affaire no 312 O 296/19, dans laquelle le Tribunal a déclaré que les codes numériques n’étaient pas compris par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale, mais uniquement comme une référence aux souches déposées au DSMZ.
La division d’annulation approuve les arguments de la demanderesse. Les éléments de preuve, en particulier les directives Probiotiques et antibiotiques (annexe A11) publiées par l’Organisation mondiale de la Gastroentérologie, montrent que les probiotiques sont désignées par leur genre, leur espèce, leur sous-espèce (le cas échéant) et une désignation alphanumérique qui identifie une souche spécifique. Les souches sont des micro-organismes de la même espèce mais contiennent une variante génétique qui les rend différentes. Comme indiqué dans les lignes directrices, l’utilisation de désignations de la pression pour la probiotique est importante, étant donné que l’approche la plus robuste des preuves probiotiques consiste à lier les avantages à des combinaisons de probiotiques spécifiques ou de soudures à la dose efficace. Ensuite, le nom Lactobacillus plantarum identifie le genre et l’espèce d’une bactérie alors que l’appellation alphanumérique DSM24730 fait référence à une souche.
La déposition des souches bactériennes dans les bases de données centrales est courante dans l’industrie. Les éléments de preuve démontrent l’existence de différentes bases de données telles que la collection américaine de type culture (ATCC), la collection nationale de micro-organismes (CNCM), la collection nationale de

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bactéries industrielles et marines (NCIMB) ou la Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen (DSMZ).
Une partie des éléments de preuve fournis par la demanderesse (annexes A11-A17 et A28-A30) montre l’utilisation du code CD suivi de différents chiffres pour identifier une souche bactérienne spécifique dans des publications scientifiques et des sites web. En outre, les images de compléments alimentaires probiotiques figurant aux annexes A1-A4, A18 et A19 montrent l’usage de la marque contestée pour désigner l’un des ingrédients qu’ils contiennent. On peut en déduire qu’au moins une partie du public pertinent, à savoir le public professionnel, percevra la marque contestée comme faisant référence à un type particulier de souche bactérienne.
À ce stade, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la constatation du caractère descriptif d’une marque s’applique non seulement aux produits pour lesquels elle est directement descriptive, mais également à la catégorie plus générale à laquelle ces produits appartiennent, en l’absence d’une limitation adéquate de la marque par la demanderesse (15/09/2009,-471/07, Tame it, EU:T:2009:328, § 18; 16/12/2010, T-286/08, Hallux, EU:T:2010:528, § 37; 15/07/2015, T-611/13, HOT, EU:T:2015:492, § 44).
Compte tenu de tout ce qui précède, il est conclu que la marque de l’Union européenne consiste exclusivement en une indication pouvant servir, dans le commerce, à désigner une caractéristique des produits contestés, en particulier sa nature. Cette situation existait déjà au moment du dépôt de la marque contestée et, par conséquent, la marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
La titulaire de la MUE conteste cette conclusion et fait valoir que la marque contestée est utilisée dans le public uniquement pour décrire la souche incluse dans les produits contenant la Formulation De Simone (Innovall ® CU et Vivomixx ® en Europe, VISBIOME aux États-Unis et DESIMONE en République de Corée). En outre, étant donné que cette souche a été déposée en tant que «dépôt sûr» au DSMZ, elle n’est pas connue ni accessible au public ou à des tiers étant donné qu’elle n’est pas incluse dans le catalogue DSMZ ou dans une liste accessible au public. Selon la titulaire, toute la littérature et l’information du public indiquent que l’utilisation du code alphanumérique DSM24730 fait exclusivement référence à la souche produite par Danisco, présente dans la Formulation De Simone et, par conséquent, sert d’indication d’origine. La titulaire fait également valoir que les entreprises utilisant la loi sur la marque contestée en vertu de divers accords avec le professeur. De Simone, et sont produites par Danisco selon le savoir-faire de De Simone. Danisco vend les souches contenues dans la Formulation De Simone à des sociétés approuvées par le professeur De Simone et, par conséquent, elles ne sont pas concurrentes.
La demanderesse a produit des exemples de publications scientifiques et d’emballages de produits montrant que la marque contestée a été utilisée pour décrire une souche bactérienne spécifique, contenue dans des probiotiques. La propriété des souches bactériennes et les accords signés par Danisco avec des tiers concernant l’utilisation de leurs souches bactériennes en probiotiques n’ont aucune incidence sur le caractère distinctif de la marque contestée, c’est-à-dire sur la capacité du signe à informer le public pertinent sur la nature des produits concernés. Comme indiqué dans les éléments de preuve produits par la demanderesse, la littérature scientifique fait référence à la marque contestée pour décrire une souche bactérienne spécifique, sans référence au fait qu’elle est produite par la titulaire de la MUE. Par conséquent, les arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne ne modifient pas la conclusion relative au caractère descriptif de la marque contestée.

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Le fait que les dépôts effectués à DSMZ soient considérés comme des «dépôts sûrs» et, en ce sens, qu’ils ne soient pas accessibles au public, comme l’a souligné la titulaire de la marque de l’Union européenne, est également dénué de pertinence. Bien que le public pertinent ne puisse pas accéder aux informations contenues dans le registre ou au registre de la souche elle-même, les éléments de preuve produits par la demanderesse démontrent l’usage de la marque contestée pour faire référence à une souche bactérienne. En effet, des images d’emballages de probiotiques produites par différentes entreprises montrent l’usage de la marque contestée pour indiquer l’un de leurs ingrédients. En ce sens, une partie du public pertinent, à tout le moins, percevra la marque contestée comme décrivant la nature des produits pertinents.
La titulaire prétend également que le public percevra les lettres verbales comme un acronyme du nom de famille du professeur De Simone et/ou de son invention «De Simone Formulation». En outre, elle fait valoir que, lorsqu’elles sont utilisées pour identifier une souche, les lettres SM sont séparées du numéro par un espace et non utilisées ensemble. Toutefois, aucun élément de preuve ne démontre que les lettres MI pourraient être utilisées comme acronyme du professeur De Simone. En effet, ainsi que la demanderesse l’a fait valoir et comme le montrent les éléments de preuve, l’acronyme utilisé pour la «De Simone Formulation» est DSF, et non pas DG MI. En ce qui concerne l’usage dans la marque contestée des lettres verbales et des chiffres séparés par un espace, et non ensemble, la division d’annulation considère qu’il ne modifie pas la conclusion relative au caractère descriptif de la marque contestée en ce qu’elle fait partie du public pertinent, à tout le moins, les percevra, ensemble ou séparément, comme indiquant la souche bactérienne spécifique. Par conséquent, les arguments de la titulaire sont rejetés.
Conclusion

À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande est totalement accueillie et que la marque de l’Union européenne devrait être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
Dans la mesure où l’article 7, paragraphe 1, du RMUE indique clairement qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme MUE (-28/06/2011, 487/09, ReValue, EU:T:2011:317, § 80; 17/04/2013, T-383/10, Continental, EU:T:2013:193, § 71-72; 12/06/2013, T-598/11, Lean Performance Index, EU:T:2013:311, § 52), il n’est plus nécessaire d’examiner les arguments de la demanderesse tirés de la violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
En outre, étant donné que la marque de l’Union européenne est totalement annulée sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’apprécier l’allégation de la demanderesse selon laquelle la marque de l’Union européenne a été déposée de mauvaise foi conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.

FRAIS

Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.

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La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Oana-Alina STURZA ANA Muñiz RODRIGUEZ Frédérique SULPICE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.