DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 111 553
Ad Pepper Media International N.V., Frankenstrasse 150 C, FrankenCampus, 90461 Nuremberg, Allemagne (opposante), représentée par Dr. Richard Wiedemann Dr. Gerhard Zeug, Dr. Sebastian Lux, Datzer, Hefnersplatz 7, 90402 Nürnberg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Isense AG, Brandschenkestrasse 76, 8002 Zürich, Suisse (titulaire), représentée par MVVP, Tervurenlaan 270, 1150 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé).
Le 05/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 111 553 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; logiciels.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
2. La protection dans l’Union européenne est refusée pour l’enregistrement international no 1 492 639, pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 14/02/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 492
639 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 776 778 «iSense» (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question,

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proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Logiciels de commerce électronique; logiciels pour la promotion d’autres commerçants et services sur l’internet; logiciels pour la collecte, l’édition, l’organisation, la modification, le marquage de livres, le stockage et le partage de données et d’informations; logiciels pour le commerce sur un réseau mondial de communication; logiciels de publication électronique; logiciels de moteurs de recherche; fourniture de logiciels pour les répertoires d’accès à l’information qui peuvent être téléchargés sur un réseau informatique mondial; logiciels d’applications et d’intégration de bases de données; logiciels pour la gestion de bases de données.

Classe 35: Services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; compilation de bases de données informatiques; la publicité, y compris la promotion en matière de vente d’articles et de services pour le compte de tiers par la transmission de matériel publicitaire et la diffusion de messages publicitaires sur des réseaux informatiques; services de commerce électronique, à savoir mise à disposition de produits d’information via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente; services publicitaires et d’informations commerciales, par le biais d’Internet; analyse des réactions à la publicité; publicité par courrier direct; recherches publicitaires; services de publicité, de marketing et de promotion; services de publicité et de promotion; publicité par voie électronique et, plus particulièrement, sur l’internet; publicité par transmission de publicité en ligne pour le compte de tiers via des réseaux de communications électroniques; mise à disposition d’espace sur des sites Web pour la publicité de produits et services; diffusion de publicité pour le compte de tiers via un réseau de communication en ligne sur Internet; mise à disposition d’espaces publicitaires par voie électronique et via des réseaux mondiaux d’information; services publicitaires pour la promotion du commerce électronique; publicité en ligne sur des réseaux informatiques de communication.

Classe 38: Fourniture d’accès à des réseaux de communications électroniques et à des bases de données électroniques; fourniture d’accès aux télécommunications et aux liens de bases de données informatiques et Internet; fourniture d’accès et de location d’accès à des bases de données informatiques.

Classe 42: Conception de sites Web à des fins publicitaires; conception et développement de logiciels; mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés dans l’édition et l’imprimerie; conception de logiciels informatiques; services de recherche et de conseil en matière de logiciels; conception de bases de données informatiques; location d’un serveur de bases de données (à des tiers).

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Après la limitation envoyée par la titulaire le 02/04/2022 et acceptée par l’OMPI, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), d’urgence (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; logiciels; extincteurs.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Il ressort de l’utilisation, dans la liste des produits et services de l’opposante, du terme «y compris» que ces produits et services spécifiques n’y figurent qu’à titre d’exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir» utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les logiciels contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les logiciels de gestion de bases de données de l' opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs contestés sont similaires aux logiciels de moteurs de recherche de l’opposante étant donné que les produits contestés sont tous types d’ordinateurs et qu’ils ont généralement les mêmes fabricants, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution que les logiciels de moteurs de recherche de l’opposante. En outre, ils sont complémentaires; Les logiciels correspondants peuvent être achetés indépendamment des produits, par exemple pour leur donner des fonctionnalités supplémentaires ou différentes.
Les autres appareils et instrumentsd’enseignement, de cientification, nautique, géodésique, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (supervision), d’urgence (sauvetage) et d’enseignement; les appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique sont différents de tous les produits de l’opposante, et diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ces produits contestés ne

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sont généralement pas fabriqués ou fournis par les mêmes entreprises que ceux qui fournissent les produits de l’opposante. Ces produits diffèrent également au niveau des canaux de distribution et du public pertinent et ne sont ni complémentaires ni concurrents. A fortiori, ces autres produits contestés compris dans la classe 9 sont également différents des services de l’opposante compris dans les classes 35, 38 et 42. Outre leur nature différente — les services étant intangibles, tandis que les produits sont tangibles — ils répondent à des besoins différents. En outre, ils diffèrent par leur finalité, leurs producteurs, leurs consommateurs et leurs canaux de distribution.
Les mécanismes contestés pour appareils à prépaiement n’ont rien en commun avec les produits et services de l’opposante. Ces mécanismes sont généralement des pièces de distributeurs automatiques, des machines de jeux d’arcade, des dispositifs de stationnement, etc. Ils ont une nature, une destination et une utilisation différentes de celles des produits et services de l’opposante. Ils sont généralement produits/proposés par des entreprises différentes et vendus par des canaux de distribution différents. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Les extincteurs contestés n’ont rien en commun avec les produits et services de l’opposante. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. En outre, ils ne coïncident ni par leurs producteurs ni par leurs canaux de distribution et ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Les caisses enregistreuses, machines à calculer, sont différentes de tous les produits et services de l’opposante. Dans la société hautement technologique d’aujourd’hui, presque tous les appareils électroniques ou numériques fonctionnent avec des logiciels intégrés. En outre, de nombreux services dans les secteurs financier ou commercial des secteurs de l’informatique et des télécommunications dépendent clairement de logiciels ou de logiciels assistés par ordinateur pour être fournis. Cela ne permet toutefois pas de conclure automatiquement que les logiciels sont similaires aux produits/services qui utilisent des logiciels pour fonctionner avec succès. Lorsque le logiciel ne fait pas partie intégrante d’un appareil/service, peut être acheté indépendamment de celui-ci et sert, par exemple, à donner des fonctionnalités supplémentaires ou différentes, un certain degré de similitude peut être établi, si d’autres facteurs pertinents s’appliquent. Il est vrai qu’aujourd’hui, les caisses enregistreuses sont des équipements de traitement de données.
Toutefois, il n’est pas notoire que les utilisateurs du caisse enregistreuse achètent séparément des logiciels permettant d’améliorer les fonctionnalités de l’appareil, contrairement à ce qui se passe, par exemple, avec les caméras numériques, etc.
L’examen d’office de l’Office se limite aux faits notoires, c’est-à-dire aux «faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles», ce qui exclut les faits de nature hautement technique (03/07/2013,-106/12, Alpharen, EU:T:2013:340, § 51). Par conséquent, tout ce qui ne découle pas des éléments de preuve/arguments présentés par les parties ou qui ne sont pas communément connus ne devrait pas faire l’objet d’une spéculation ou d’une enquête approfondie d’office (-09/02/2011, 222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31- 32). L’opposante n’a fourni aucun raisonnement concret ni fourni de preuve quant à la raison pour laquelle il est courant que les fabricants de caisses enregistreuses, ou calculatrices, vendent des logiciels aux utilisateurs des produits principaux.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services scientifiques et technologiques contestés ainsi que les services de recherche et de conception s’y rapportant; laconception et le développement

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d’ordinateurs et de logiciels incluent, en tant que catégories plus larges, la conception et le développement de logiciels de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer d’office les vastes catégories des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services d’analyse et de recherche industrielles contestés sont similaires à la conception et au développement de logiciels de l’opposante étant donné qu’ils peuvent coïncider par leur fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, tels que des spécialistes en informatique.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la sophistication et de la nature spécialisée, ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
significations
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Bien que les signes soient composés d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent

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déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Dans la marque antérieure, en raison de l’alternance des lettres minuscules- et majuscules («capitalisation irrégulière»), le public pertinent percevra deux éléments verbaux, «i» et «sense». Dans le signe contesté, l’élément verbal «Isense» est également susceptible d’être perçu comme contenant ces deux éléments. En effet, compte tenu du contexte des produits et services pertinents, qui appartiennent au domaine informatique et sont généralement liés à l’internet, il est probable que la lettre «i», présente à l’identique au début des deux signes, sera individualisée et associée en tant que référence à l’internet, étant donné qu’il s’agit d’un préfixe couramment utilisé pour faire référence à l’internet. Par conséquent, la lettre «i» fait fortement allusion à la destination des produits et services en cause et possède donc un caractère distinctif faible, le cas échéant (05/12/2017,-893/16, MI PAD/IPAD et al., § 43; 19/04/2004, R 758/2002-2, ITUNES, § 12).
Le second élément verbal des deux signes, à savoir «sense», sera attribué à une signification par une partie du public pertinent (par exemple, la partie-anglophone du public), alors qu’il n’est pas clair ou dépourvu de signification pour une autre partie du public (par exemple, la partie-hispanophone du public). Étant donné que la signification de ce mot pourrait affaiblir son caractère distinctif au moins pour certains des produits et services en cause, ladivision d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie importante du public pertinent qui ne lui attribuera aucune signification particulière et qui possède donc un caractère distinctif normal.
L’élément figuratif du signe contesté est un élément figuratif abstrait et possède, dès lors, un degré normal de caractère distinctif. La stylisation de l’élément verbal du signe contesté consiste en une police de caractères standard et est dépourvue de caractère distinctif. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C- E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que l’autre.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur seul élément verbal «Isense». La marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté, la seule différence étant la capitalisation de la première lettre «S» dans la marque antérieure. Ils diffèrent également par l’élément figuratif du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré au-dessus du moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par leur seul élément verbal, «Isense», présent à l’identique dans les deux signes. Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;

Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques du point de vue du public pertinent faisant l’objet de l’appréciation. Étant donné que les deux signes seront associés au même contenu sémantique, véhiculé par l’élément significatif perçu «i», et que l’élément restant «sense», présent dans les deux signes dans la même position, est dépourvu de signification pour le public pertinent, les signes sont identiques sur le plan conceptuel.

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Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif élevé en raison de son usage intensif et de longue date dans l’Union européenne pour tous les produits et services. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification claire pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public pertinent à l’examen. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble doit être considéré comme normal, malgré la présence, tout au plus, d’un élément faible dans la marque, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits et services contestés sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents des produits et services de l’opposante. Le public pertinent est le grand public et les clients professionnels possédant une expérience ou des connaissances professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne et sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel. Par conséquent, étant donné que les deux signes comprennent le même élément verbal, à savoir «Isense» (la première lettre «s» représentée en majuscule dans la marque antérieure), bien que l’élément figuratif supplémentaire inclus dans le signe contesté soit perçu et soit distinctif, il ne suffit pas à distinguer avec certitude les signes et à compenser les similitudes importantes entre eux.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49]. Dès lors, bien que le signe contesté comporte un élément figuratif, il ne suffit pas d’exclure le risque que les consommateurs puissent croire que les produits

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et services identiques et similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie significative du public pour laquelle l’élément verbal «sense» est dépourvu de signification. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 776 778 de l’opposante. Eu égard aux considérations qui précèdent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure;
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits, étant donné que les signes et les produits ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Alina Lara SOLAR Claudia SCHLIE MARTA GARCÍA COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un

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mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.