LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 5 septembre 2023
Dans l’affaire R 2370/2022-4
Essilor International, Société par actions simplifiée 147 rue de Paris 94 220 Charenton-le-Pont France Opposante/requérante
représentée par Brandstock Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Möhlstr. 2, 81675 München (Allemagne)
contre
NEO Elementum OÜ Järvevana tee 9 11314 Tallinn Estonie Demanderesse/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 149 140 (demande de marque de l’Union européenne no 18 427 755)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 mars 2021 et publiée le 18 mars 2021, Neo Elementum
O ü (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
VARILUX Premium
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 3: Cosmétiques; cosmétiques pour le soin de la peau; cosmétiques fonctionnels; cosmétiques multifonctionnels; cosmétiques pour le soin du corps; crèmes nettoyantes pour la peau [cosmétiques]; cosmétiques sous forme de crèmes; cosmétiques pour la peau.
2 Le 18 juin 2021, Essilor International, Société par actions simplifiée (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur la marque verbale de l’Union européenne antérieure no 6 812 705
VARILUX
déposée le 27 mars 2008, enregistrée le 19 novembre 2008 et dûment renouvelée pour les produits suivants, sur lesquels l’opposition était fondée et pour lesquels une renommée était revendiquée:
Classe 9: Verres de lunettes, y compris: lentilles organiques, verres correcteurs, lentilles progressive, verres de verre pour le soleil, lentilles polarisantes, verres teintés, verres photosensibles, verres photochromatiques, lentilles traitées, lentilles enduites, lentilles antireflets, lentilles semi-finies.
5 Le 19 janvier 2022, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants à l’appui de sa revendication de renommée, demandant que certaines données commerciales restent confidentielles vis-à-vis de tiers:
• Pièce 1: Une page Wikipédia sur «Varilux» expliquant que les lentilles progressive Varilux de l’opposante ont été lancées en 1959.
• Pièces 2 et 3: Certificats de sinistres basés sur des enquêtes réalisées par Euromonitor:
○ Essilor — # 1 dans les verres de lunettes dans le monde entier» sur la base des ventes de valeur au détail mondiales de 2020 et de 2021;
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○ «Varilux, # 1 progressive marque dans le monde entier», sur la base des ventes de valeur au détail de 2016, 2018, 2019 et 2020, parmi les marques de la catégorie des lentilles de lunettes représentant des lentilles progressives.
• Pièce 4: Un article non daté publié sur le site web www.zeiss.de/en intitulé «The History of Progressive Lenses», dans lequel il est indiqué que «L’année 2019 marque 60 ans de «Varilux» — le premier objectif évolutif commercial réussi».
• Pièce 5: Un article daté de 2018 intitulé «Global prevalence of presbyopia and Vision Impairment from Presbyopa», publié sur le site internet de l’Académie américaine d’Ophthalmologie montrant la correction massive de la presbyopie en Europe de l’Ouest.
• Pièce 6: Extraits et certificats montrant la protection de la marque «VARILUX» pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 37, 41 et 44 dans différents pays de l’Union européenne, y compris d’autres signes, tels que «Varilux PHYSIO», «Varilux IPSEO Premium», «Varilux Comfort», etc.
• Pièce 7: Extraits du livre «Essilor 1972-1997: Voir mieux le monde», indiquant notamment que «l’invention de Varilux est l’une des plus grandes innovations de l’optique ophtalmique». Elle contient également des extraits de matériel publicitaire.
• Pièce 8: Un article, daté du 16 mai 2019, intitulé «Varilux célèbre son 60e anniversaire!». Cet article indique que plus de 680 millions de lentilles Varilux ont été vendues dans le monde entier depuis 1959. L’article présente également un calendrier intitulé «60 ans d’innovation» avec l’évolution de la marque «VARILUX» au fil des ans.
• Pièce 9: Un article, daté du 23 février 2021, intitulé «Essilor pay tribute to Bernard Maitenaz, inventeur de la lens Varilux progressive», qui mentionne que «Varilux» a eu un impact majeur sur l’industrie optique et la vie de millions de personnes et qu’il a permis à Essilor de devenir le premier fabricant mondial de lentilles.
• Pièce 10: Captures d’écran du site web de l’Institut national de l’audiovisuel français montrant diverses publicités télévisées de Varilux affichées entre 1967 et 2006, soit
44 spots au total.
• Pièce 11: Une photo de quatre anciens camionnettes Volkswagen portant des publicités «Varilux»;
• Pièce 12: Liens et captures d’écran de la récente publicité télévisée de Varilux de 2015 à 2021 en français, espagnol, allemand, italien et anglais.
• Pièce 13: Une déclaration sous serment du directeur général d’une société spécialisée dans la planification et l’achat des médias montrant les dépenses promotionnelles du groupe de l’opposante pour la marque «Varilux» de 2017 à 2021 en France, en Allemagne, en Italie, au Portugal, en Pologne et en Espagne.
• Pièce 14: Deux études de marché, comme suit:
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○ Sondage MSW Research «Brand Health Tracking» réalisé en France et en Espagne auprès de consommateurs qui utilisent régulièrement des lunettes sur ordonnance, de 18 à 69, montrant la notoriété totale de Varilux en Espagne au cours de la période 2017-2019 et en France au cours de la période 2017-2020. L’enquête montre une connaissance constante de la marque comprise entre 71 % et 83 %.
○ Ipsos «Varilux Spontaned and Ailed Awareness» réalisée en 2021 en France et en Italie sur des utilisateurs de lunettes sur prescription, âgée de + 18 ans, montrant la notoriété totale de la marque «Varilux» assistée et sans aide dans ces pays. L’enquête montre une notoriété allant jusqu’à 88 % en France et 50 % en Italie.
• Pièce 15: Un document interne comportant un tableau comportant des chiffres se rapportant à plusieurs pays de l’Union européenne et la période 2017-2021, présentant prétendument une ventilation des ventes pour les lentilles «Varilux» faisant référence à «Source: «L’Eye Sales».
6 Le 20 janvier 2022, après l’expiration du délai imparti pour étayer l’opposition, l’opposante a présenté une nouvelle version de la déclaration sous serment figurant dans la pièce 13, y compris un tableau supplémentaire comportant les mêmes chiffres que ceux figurant dans les observations initiales, mais dans une présentation différente.
7 Par décision du 5 octobre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais. La division d’opposition a en particulier motivé sa décision comme suit:
− La demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser le signe contesté. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
Renommée de la marque antérieure
− Il ressort clairement des éléments de preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et de longue date qui a commencé en 1959 avec la création de la première lentilles progressive. La marque antérieure est généralement connue sur le marché pertinent des verres de lunettes, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques dominantes dans le monde entier, comme l’attestent diverses sources indépendantes et, en particulier, les enquêtes (pièce 14) réalisées en France, en
Espagne et en Italie. Ces enquêtes montrent que la marque antérieure est notoirement connue dans ces pays. Par exemple, en France, 88 % des personnes qui utilisent la prescription de lentilles connaissent la marque antérieure.
− En outre, les certificats de revendication (pièces 2 et 3) indiquent que la marque antérieure est le chiffre 1 dans le monde entier pour des lentilles progressives. En outre, tous les frais de publicité et de promotion — en particulier toutes les publicités télévisées (avec la plus ancienne date de 1967 pour la télévision française)
— démontrés par les éléments de preuve et les diverses références à leur succès établissent sans équivoque que la marque antérieure jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent.
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− Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la marque antérieure jouit d’un degré élevé de reconnaissance et, partant, jouit d’une renommée dans l’Union européenne pour tous les produits compris dans la classe 9 pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir les verres de lunettes, y compris: lentilles organiques, verres correcteurs, lentilles progressive, verres de verre pour le soleil, lentilles polarisantes, verres teintés, verres photosensibles, verres photochromatiques, lentilles traitées, lentilles enduites, lentilles antireflets, lentilles semi-finies.
Les signes
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− L’élément commun «VARILUX» des deux signes est dépourvu de signification et distinctif.
− L’élément supplémentaire «Premium» du signe contesté est un adjectif anglais utilisé pour désigner des «produits (qui) sont de qualité supérieure à la normale et sont souvent onéreux» (Collins English Dictionary) et un mot anglais de base compris sur l’ensemble du territoire pertinent. Cet élément est tout au plus faible étant donné qu’il indique une caractéristique des produits, à savoir leur qualité élevée.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément «VARILUX» et sa prononciation, qui est l’intégralité de la marque antérieure et l’élément le plus distinctif du signe contesté. Les signes diffèrent par l’élément supplémentaire «Premium» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure mais qui possède tout au plus un caractère distinctif faible. Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique.
− Sur le plan conceptuel, alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de «Premium» dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle a une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’un élément qui possède tout au plus un faible caractère distinctif.
Le «lien» entre les signes
− La marque antérieure jouit d’une grande renommée pour toutes les lentilles de lunettes comprises dans la classe 9 et les signes sont globalement très similaires.
− Les publics pertinents des produits désignés par les marques en conflit se chevauchent dans une certaine mesure étant donné que les produits contestés s’adressent au grand public tandis que les produits pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée s’adressent aux professionnels du secteur de l’optique, en particulier aux opticiens qui sont ceux qui montent les lentilles sur une monture de lunettes. En outre, l’utilisateur final des lunettes n’est jamais proposé pour choisir la marque des lunettes, mais uniquement des options telles que le revêtement des lunettes. Par conséquent, les produits en conflit sont si différents que
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le signe contesté est peu susceptible d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent.
− Les produits contestés sont tous des cosmétiques, tandis que les produits antérieurs sont des verres de lunettes. Dès lors, leur nature, leur destination et leur utilisation sont très éloignées. En effet, alors que les produits de l’opposante sont des instruments qui pourraient être en verre ou en plastique destinés à être intégrés à un autre produit pour créer des lunettes sur ordonnance, les produits contestés sont des produits/substances tels que des crèmes ou des liquides destinés à être utilisés sur la peau pour la protéger ou l’embellir au moyen de leur application. En outre, ces produits sont distribués par l’intermédiaire de canaux de distribution complètement différents, ce qui ne se chevauchera jamais. En outre, il n’existe pas de complémentarité entre ces produits.
− En réalité, même si le public ne peut être considéré comme se chevauchant que dans la mesure où les professionnels du secteur de l’optique peuvent également être des consommateurs de cosmétiques, cela ne suffit pas pour établir un lien entre les signes.
− Dans ses observations, l’opposante rappelle que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’applique indépendamment de la similitude des produits en cause. Elle fait valoir que «le lien entre les produits en cause qui ont trait à la santé et aux cosmétiques est susceptible d’établir une association entre les deux signes, à savoir que VARILUX a développé une gamme dérivée de produits sous le signe VARILUX PREMIUM». Un tel argument n’explique pas comment une telle association agirait. Même s’il est vrai que les produits de l’opposante sont liés à la santé, il s’agit de produits hautement spécialisés et durables, destinés à un usage très spécifique, qui s’adressent également à un public spécifique, à savoir les professionnels du secteur de l’optique, tandis que les produits contestés en revanche sont des produits de consommation achetés régulièrement par le grand public. En outre, le-savoir-faire nécessaire pour fabriquer les produits renommés est loin d’être le savoir-faire des producteurs des produits contestés.
− Par conséquent, et sans justification adéquate de l’opposante, la différence entre les produits empêche les consommateurs d’établir une association entre les signes. Il est peu probable que le public pertinent fasse un rapprochement mental entre les signes en conflit, à savoir qu’il établisse un «lien» entre eux.
− Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
8 Le 1 décembre 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 février 2023.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 18 avril 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
10 Le 3 mai 2023, l’opposante a demandé à la chambre de recours de l’autoriser à compléter le mémoire exposant les motifs du recours par une réplique, conformément à l’article 26,
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paragraphe 1, du RDMUE. Le 25 mai 2023, la chambre de recours a rejeté cette demande.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La division d’opposition a commis une erreur en concluant que les signes en cause sont simplement très similaires, alors que les signes sont clairement et incontestablement identiques, comme l’a confirméla demanderesse elle-même dans un mémoire du 18 août 2021, affirmant qu’ «il va de soi que le mot VARILUX est effectivement identique» (pièce 2 du mémoire exposant les motifs du recours, qui a été fournie dans le cadre de la procédure d’opposition). Leterme «PREMIUM» est un élément laudatif et non distinctif qui ne sera pas pris en considération lors de la comparaison des signes en cause.
− Étant donné que la marque «VARILUX» est clairement associée à l’opposante et à ses produits, il est évident que l’usage et l’enregistrement du signe contesté évoqueront l’image positive de la marque «VARILUX», non seulement en ce qui concerne la qualité des produits, mais surtout en ce qui concerne la relation de cette marque avec les domaines de la mode.
− La demanderesse utilise clairement son signe contesté dans le domaine des cosmétiques pour bénéficier de l’attractivité du droit antérieur et transférer l’image positive de la marque antérieure sur les produits contestés.
− Par conséquent, l’usage et l’enregistrement du signe contesté entraîneraient un risque important de dilution de la marque antérieure. Sa capacité à identifier les produits pour lesquels elle est enregistrée comme provenant de la titulaire est affaiblie. L’usage d’une marque postérieure similaire entraîne une dispersion de l’identité de la marque antérieure, ce qui la rend moins distinctive ou unique. Par conséquent, il existe un risque sérieux de dispersion de l’image et de l’identité de la marque renommée dans la perception du public pertinent, ainsi qu’un risque important que l’enregistrement du signe contesté ait une incidence sur le comportement économique du public.
− Il s’ensuit que le signe contesté tire indûment profit de la renommée de la marque antérieure, sans juste motif, et porte préjudice à son caractère distinctif.
− En ce qui concerne la comparaison des produits, le raisonnement de la division d’opposition est totalement erroné. Une fois la renommée de la marque antérieure établie, il n’était pas nécessaire de comparer les produits étant donné que la renommée de la marque antérieure implique la protection dite «ultra- merceologique» étant donné que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE accorde également une protection pour des produits et services différents sans nécessiter de risque de confusion.
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− En tout état de cause, les produits en cause sont similaires. Ils s’adressent au grand public et ont la même destination puisqu’ils seront utilisés par le consommateur pour se sentir plus beaux et autoconfiants.
− En outre, ces produits sont généralement utilisés ensemble et/ou en combinaison les uns avec les autres. Par exemple, les produits de maquillage et les lunettes sont généralement portés ensemble par le public à n’importe quelle occasion: en particulier, la partie du public portant des lunettes (avec des verres correcteurs) met normalement l’accent sur son apparence en appliquant un maquillage plus fort car elle doit montrer à travers les lunettes.
− En effectuant une simple recherche sur Google pour «confectionner les lunettes», il existe un grand nombre de résultats (articles et images) faisant référence à la manière d’utiliser des produits de soins de la peau et d’autres produits de soins de la peau pour mettre en évidence l’apparence de lunettes (annexe 3 au mémoire exposant les motifs du recours), comme par exemple:
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− En outre, de nos jours, de nombreuses entreprises activent des projets d’extension de marques dans différents domaines liés à la mode, avec pour conséquence qu’elles vendent non seulement des produits cosmétiques et de soin de la peau compris dans la classe 3, mais aussi les produits compris dans la classe 9.
− Par exemple, de nombreuses marques de mode de luxe fabriquent déjà et distribuent des produits compris dans les classes 3 et 9, comme suit:
− Dans de nombreux cas, les marques sont apposées non seulement sur les cadres, mais aussi sur les lentilles, comme suit:
− Compte tenu de ce qui précède, les produits en cause doivent être considérés comme similaires à tout le moins à un degré moyen dans la mesure où ils s’adressent au même public et ont la même destination. Ils sont complémentaires, partagent les mêmes canaux de distribution et peuvent provenir de la même entreprise.
− Par conséquent, lorsqu’il rencontrera la marque renommée «VARILUX» sur des produits compris dans la classe 3, non seulement le grand public associera ce signe à l’opposante, mais il croira également que l’opposante a lancé un projet d’extension de la marque pour des produits compris dans la classe 3.
− Contrairement à ce qu’a conclu la division d’opposition, le public pertinent des produits compris dans les classes 3 et 9 est le même, à savoir le grand public, car ces personnes ont le même intérêt et les mêmes besoins. Par exemple, les produits cosmétiques dermo antivarices, proposés par la demanderesse, visent 50 ans d’âge, et donc les lentilles de presbyopie antérieures, qui concernent exactement les mêmes
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personnes. Cela signifie que la plupart des clients des produits varices seront également des presbyopes et connaissent donc la marque antérieure.
− En résumé, il est clair que le lien entre les signes existe en raison de leur identité, de leur similitude entre les produits, de la renommée et du caractère distinctif de la marque antérieure et de la confusion dans l’esprit du public, qui est le même public en général et qui n’est pas composé de professionnels.
12 Les arguments avancés en réponse par la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
− Bien que le mot «VARILUX» soit identique dans les deux marques, les marchés des deux entreprises sont différents, le titulaire de la marque antérieure étant une entreprise qui produit des lentilles ophtalmologiques, des lunettes, etc. et la demanderesse proposant des compléments alimentaires et des produits de bien-être.
− La demanderesse ne distribue pas ses produits sur les réseaux de détail et les magasins, et les clients n’achètent en réalité que ses produits en ligne, sur la base d’une recherche dans le contexte de produits de compléments alimentaires ou d’enquêtes similaires, et il est en effet indiqué que le produit provient de l’entreprise estonienne.
− Les clients des produits de l’opposante s’intéressent aux produits et services liés à leur activité principale (lentilles, lunettes, etc.), ce qui réduit la possibilité d’acheter par erreur les produits cosmétiques de la demanderesse.
− La demanderesse a un public cible, des canaux publicitaires, un segment de produits et des produits complètement différents qui visent à empêcher les varices sur les jambes. Les produits de la demanderesse ne sont pas vendus hors ligne et ne seront jamais sur le même rayon que les verres pour les yeux de la marque antérieure.
− Le produit de la demanderesse ne peut en aucun cas porter atteinte à la renommée bien établie de la marque antérieure, ni tirer indûment profit de cette renommée en trompe le client potentiel.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable et fondé.
Recevabilité des éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours
15 La chambre de recours observe que l’opposante a produit des éléments de preuve supplémentaires au cours de la procédure de recours en ce qui concerne le lien entre les
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signes, ce qui constitue une condition pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
16 L’article 27, paragraphe 4, du RDMUE dispose que, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle lorsque ces faits ou preuves a) sont de prime abord susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
17 En l’espèce, les exigences relatives à la prise en compte des documents présentés dans le cadre de la procédure de recours, en particulier l’annexe 3 du mémoire exposant les motifs du recours, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, sont, de prime abord, susceptibles d’être pertinentes pour l’issue de l’affaire, ont été déposées pour contester les conclusions de la division d’opposition concernant l’absence de lien entre les signes et se limitent à compléter les faits et éléments de preuve présentés par l’opposante en première instance.
18 Il s’ensuit que les éléments de preuve produits dans le cadre du recours, en particulier l’annexe 3 du mémoire exposant les motifs du recours, sont recevables. À cet égard, la chambre de recours note également que la demanderesse a eu la possibilité de formuler des observations à ce sujet dans son mémoire en réponse au recours.
Confidentialité
19 L’opposante a demandé que certaines informations contenues dans les preuves produites à l’appui de la revendication de renommée devant la division d’opposition soient gardées confidentielles vis-à-vis de tiers.
20 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique, par exemple les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles.
21 Si une partie invoque un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce, conformément à cette disposition, l’Office doit s’assurer que cet intérêt particulier est démontré de manière suffisante. L’intérêt particulier est imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel.
22 Par conséquent, à l’instar de la division d’opposition, la chambre de recours conservera le secret d’éventuelles informations commerciales sensibles et a déjà décrit les éléments de preuve pertinents en termes généraux sans divulguer de telles informations.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
23 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, une opposition à la demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne peut être fondée lorsque la marque demandée est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques,
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similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
24 L’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est dès lors soumise aux conditions cumulatives suivantes: premièrement, que la marque antérieure est identique ou similaire à la marque contestée; deuxièmement, elle doit jouir d’une renommée sur le territoire dans lequel elle est enregistrée; troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice; quatrièmement, que l’usage de la marque contestée serait sans juste motif. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (25/05/2005, T-67/04, Spa- Finders, EU:T:2005:179, § 30).
25 Les atteintes aux marques renommées, visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque antérieure et la marque postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 30; 04/03/2020, C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P indirects, C-158/18 P, BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 63).
26 La chambre de recours examinera si les conditions mentionnées au paragraphe 24 ci- dessus sont remplies en l’espèce. À cet égard, la chambre de recours appréciera i) la similitude entre la marque antérieure et le signe contesté; II) la renommée de la marque antérieure; III) l’existence éventuelle d’un lien entre les signes; IV) le risque de préjudice et v) la question de savoir si l’usage est sans juste motif.
(i) Similitude des signes
27 La similitude des signes dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE doit être appréciée selon les mêmes critères que ceux qui s’appliquent dans le contexte de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et donc en tenant compte d’éléments de similitude visuelle, phonétique-ou conceptuelle (24/03/2011, 552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 52, 54).
28 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (28/04/2004, C-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233,
§ 32; 06/10/2005, 120/04-, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28-29).
29 Les signes à comparer sont les suivants:
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Marque antérieure Signe contesté
VARILUX VARILUX Premium
30 La marque verbale antérieure se compose du seul mot «VARILUX» et le signe contesté, qui est également une marque verbale, comprend les éléments verbaux «VARILUX
Premium».
31 Sur les plans visuel et phonétique, les signes en conflit coïncident par l’élément dépourvu de signification «VARILUX» et sa prononciation, qui est la marque antérieure dans son intégralité et l’élément le plus distinctif en fait le signe contesté, qui constitue également la partie initiale du signe sur laquelle les consommateurs ont tendance à se concentrer.
Les signes diffèrent par le second élément verbal «Premium» du signe contesté, qui fait référence à la qualité élevée des produits pertinents et sera compris dans l’ensemble du territoire pertinent (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 46-49). Cet élément laudatif est dépourvu de caractère distinctif. Il joue un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté, voire aucun. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré très élevé sur les plans visuel et phonétique.
32 Sur le plan conceptuel, alors que la marque antérieure est dépourvue de signification, le signe contesté véhicule le concept de l’élément «Premium». Compte tenu du paragraphe précédent, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, voire est dénuée de toute pertinence, étant donné qu’elle découle d’un élément qui est dépourvu de caractère distinctif.
33 Par conséquent, les signes en conflit sont globalement similaires à un degré très élevé.
(ii) Renommée de la marque antérieure
34 La renommée suppose que la marque soit reconnue par une partie significative du public concerné grâce aux produits ou services désignés par elle. Lors de cette appréciation, il convient de tenir compte de tous les éléments pertinents de l’espèce, notamment de la part de marché détenue par la marque; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque; et l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (14/09/1999-, 375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 26-27; 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34).
35 Le signe contesté a été demandé le 15 mars 2021. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque antérieure était connue d’une partie significative du public pertinent du territoire pertinent, à savoir l’Union européenne, à cette date. La Cour a précisé que, pour une marque de l’Union européenne antérieure, la renommée sur l’ensemble du territoire d’un seul État membre peut suffire (06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611).
36 Comme la division d’opposition l’a estimé à juste titre, les éléments de preuve produits par l’opposante démontrent clairement une grande renommée de la marque antérieure pour les verres de lunettes, qui couvrent tous les produits compris dans la classe 9 pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée. Ce raisonnement n’est pas contesté par
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les parties et est pleinement approuvé par la chambre de recours faisant partie intégrante de sa propre décision (13/09/2010,-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-
450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 35).
37 La chambre de recours observe en outre que l’opposante a revendiqué et prouvé la renommée de la marque antérieure, qui est associée à une image positive d’innovation et de qualité. Ce point est pleinement étayé par les éléments de preuve concernant la position de la marque antérieure en tant que marque de lentilles progressive dans le monde et les références aux verres pour lunettes portant la marque antérieure en tant qu’exemple d’innovation commerciale fructueuse sur le marché ophtalmique (pièces 3, 4, 7, 8 et 9).
(iii) Existence d’un lien entre les signes
38 Les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un tel rapprochement, c’est-à-dire établit un lien entre les marques en conflit pour les produits ou services en cause (-27/11/2008, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, §-3025/05/2005, 67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 41).
39 Un tel lien implique que le consommateur, lorsqu’il voit le signe contesté utilisé en rapport avec les produits ou services couverts par ce signe, pense à la marque antérieure en raison de sa renommée. L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, tels que le degré de similitude entre les marques en conflit; la nature des produits ou services pour lesquels la marque antérieure est renommée et pour lesquels le signe contesté sollicite l’enregistrement, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services, ainsi que le public concerné; l’intensité de la renommée de la marque antérieure; le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure; et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 41-42; 03/05/2018, T-662/16,
STYRIAGRA/VIAGRA, EU:T:2018:242, § 50).
40 L’article 8, paragraphe 5, du RMUE fait expressément référence à la situation dans laquelle les produits ne sont pas similaires et la dissemblance entre les produits désignés respectivement par les marques en cause ne constitue donc pas un facteur suffisant pour exclure l’existence d’un lien entre ces marques, compte tenu également du fait que l’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, c’est-à-dire en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce [26/09/2018,-T 62/16, PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 99-100; 26/04/2023, T-681/21, mccosmetics NY
(fig.)/MAC MAKE-UP ART COSMETICS (fig.) et al., EU:T:2023:215, § 66). Les concepts de «similitude» et de «proximité» (ou de «proximité» en français: proximité) entre les produits en cause ne doivent pas être confondus. Lorsque la première est une condition préalable à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la notion de «proximité» ou de «proximité» entre les produits, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, doit être comprise comme l’existence d’un simple lien entre ces produits (30/03/2022, T-445/21, COMPAL, EU:T:2022:198, § 45, 48, 50).
41 Pour apprécier le degré de proximité ou de proximité entre les produits dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un lien dans l’esprit du public pertinent entre les marques
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en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il convient de tenir compte des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et non de ceux pour lesquels elle est effectivement utilisée [14/04/2021, T-201/20, GHISU (fig.)/CHIANTI CLASSICO DAL 17 (fig.) et al., EU:T:2021:192, § 53]. Dès lors, les arguments soulevés par la requérante quant à la différence entre les produits commercialisés sous les signes en conflit et les différentes méthodes de commercialisation de ceux-ci sont inopérants.
42 Les facteurs importants dans l’appréciation du lien entre les signes en conflit sont le degré de similitude des signes qui est très élevé dans l’ensemble et le degré élevé de renommée de la marque antérieure, qui possède également un caractère distinctif intrinsèque normal. Il a également été démontré que l’opposante possède d’autres marques incluant l’élément distinctif «VARILUX», ainsi qu’un autre élément, généralement non distinctif, comme «Varilux PHYSIO», «Varilux IPSEO Premium»,
«Varilux Comfort», etc. (pièce 6). Le signe contesté composé du mot identique
«VARILUX» et du mot non distinctif «Premium» pourrait être facilement perçu comme une marque désignant un nouveau produit de l’opposante.
43 Le public pertinent auquel il convient de faire référence ne doit pas être le public composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits désignés par la marque antérieure que les produits désignés par le signe contesté, comme c’est le cas dans le cadre de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, mais le public qui sera en mesure de se référer à la marque antérieure lorsqu’il sera confronté aux produits désignés par le signe contesté [14/04/2021, T-201/20, GHISU
(fig.)/CHIANTI CLASSICO DAL 17 (fig.) et al., EU:T:2021:192, § 54].
44 Contrairement aux conclusions de la division d’opposition, les verres pour lunettes antérieurs compris dans la classe 9 s’adressent non seulement aux professionnels, mais aussi au grand public (16/09/2009, zerorh-+, 400/06, EU:T:2009:331, §-25; 07/10/2014, T-531/12, T, EU:T:2014:855, § 37; 03/03/2015, R 1031/2014-4, pure yeux
(fig.)/PUREVISION; § 19. 02/06/2016, R 3149/2014-5, POLAR SUN indirects
GLASSES (fig.)/POLAROID et al., §-22; 06/04/2021, R 1001/2020-1, Crisp/Krys, § 20).
Le matériel publicitaire, y compris ceux diffusés à la télévision, (pièces 10 et 12) et les études de marché (pièce 14) fournies par l’opposante démontrent clairement que le public pertinent des produits antérieurs inclut les utilisateurs utilisant régulièrement des lunettes sur ordonnance.
45 De même, le public pertinent des produits cosmétiques demandés compris dans la classe 3 se compose principalement du grand public, dont le niveau d’attention est généralement moyen, même s’il peut également être acheté par des professionnels ou des spécialistes (21/02/2013, T-427/11, Bioderma, EU:T:2013:92, § 38; 28/03/2019, T- 562/17, ALBÉA (fig.)/Balea, EU:T:2019:204, § 21).
46 La chambre de recours accordera une attention particulière au grand public. Les clients qui ont été prescrits se rendront nécessairement dans un point de vente où ils pourront choisir le type spécifique de verres de lunettes, ainsi que leur cadre, en fonction de leur forme, de leur couleur, de leur matériau, de leurs caractéristiques et revêtements supplémentaires, de leur qualité et/ou de leur prix. Un même client peut visiter une pharmacie, une parfumerie, un magasin cosmétique ou un salon de beauté pour acheter les produits cosmétiques contestés. Ainsi que l’opposante l’a fait valoir et prouvé à juste titre (pièce 3 du mémoire exposant les motifs du recours), les clients qui utilisent des lunettes ont des besoins particuliers en ce qui concerne les produits cosmétiques et la
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demande de maquillage en raison de l’effet que les lunettes ont sur le visage et la peau ainsi que de la façon dont les yeux, les cils et les sourcils sont vus à travers les verres de lunettes. Par conséquent, les consommateurs portant des lunettes, y compris les verres pour lunettes «VARILUX» antérieurs, ne sauraient être surpris de voir des produits cosmétiques commercialisés sous une version «premium» de la même marque renommée, qui peuvent être perçus comme un type spécifique de produits cosmétiques haut de gamme spécialement conçus pour être utilisés pour porter des lunettes et, dès lors, cibler les personnes utilisant des lunettes sur ordonnance. Par conséquent, il existe certainement un certain lien entre les produits en conflit; le signe contesté peut même être considéré comme une extension de la marque antérieure renommée de l’opposante.
47 Compte tenu de la très grande similitude entre les signes (la marque antérieure et le signe contesté ne diffèrent que par l’élément supplémentaire «Premium» de ce dernier, ce qui implique simplement que ce dernier est une version supérieure du produit), du degré élevé de renommée de la marque antérieure et du fait qu’il existe un certain lien entre les produits, le public pertinent, pour les deux marques composées du grand public, pourrait établir un lien entre la marque antérieure et le signe contesté au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
48 Toutefois, l’existence d’un lien dans l’esprit du public entre les marques en conflit constitue une condition nécessaire mais, en soi, non suffisante pour qu’il soit conclu à l’existence de l’une des atteintes contre lesquelles l’article 8, paragraphe 5, du RMUE assure la protection en faveur d’une marque renommée (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 31-32).
(iv) Usage qui tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qui leur porterait préjudice
49 Outre l’existence du lien comme indiqué ci-dessus, il convient d’établir l’existence d’un des types de préjudice pertinents. Les types d’atteintes contre lesquelles l’article 8, paragraphe 5, du RMUE assure une protection en faveur des marques renommées sont, premièrement, le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, le préjudice porté à la renommée de cette marque et, troisièmement, le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque, ce qui, en définitive, porte sur la question de savoir s’il y a transfert d’image positive ou négative vers ou depuis le signe contesté. Un seul de ces trois types d’atteintes suffit pour que cette disposition s’applique (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 27-28).
50 La notion de profit indûment tiré se rapporte au profit tiré par le tiers de l’usage d’un signe identique ou similaire à une marque renommée. Le profit tiré d’un tel usage est un profit indûment tiré par ce tiers du caractère distinctif ou de la renommée de la marque lorsque celui-ci vise, par cet usage, à se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige de cette marque et d’exploiter, sans compensation financière, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l’image de celle-ci. Plus le caractère distinctif et la renommée de la marque sont importants, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque (18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 41, 44, 49, 50).
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51 lors de la définition du consommateur pertinent, la Cour a jugé que le profit indûment tiré par la marque postérieure doit être apprécié par rapport au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est demandée (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 35-36). Par conséquent, le profit indûment tiré par le signe contesté doit être apprécié par rapport au consommateur moyen de l’Union européenne des produits pour lesquels la demanderesse sollicite une protection, à savoir les cosmétiques compris dans la classe 3. Il s’agit de produits ordinaires destinés au grand public, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir paragraphe 45 ci-dessus).
52 Confronté au signe distinctif «VERILUX», utilisé en rapport avec des produits cosmétiques, les consommateurs portant des lunettes, y compris les verres de lunettes
«VARILUX» antérieurs, établiront inévitablement un lien mental avec la marque antérieure renommée. Cela conférerait à la demanderesse un avantage concurrentiel dans la mesure où ses produits bénéficieraient de l’attractivité supplémentaire qu’ils tireraient de l’association avec la marque renommée de l’opposante, associée à l’image positive de l’innovation et de la qualité. Telle est exactement la revendication reprise dans les documents de l’opposante présentés en première instance et, par conséquent, elle n’aurait pas dû être rejetée sans un examen minutieux de tous les éléments de l’affaire.
53 À cet égard, il n’était pas nécessaire que l’opposante prouve la réalité de l’événement décrit ci-dessus, les cosmétiques portant le signe contesté étant confondus avec un produit provenant de l’opposante. Il suffit de démontrer qu’il existe un risque de parasitisme, c’est-à-dire que le signe contesté pourrait tirer indûment profit de la renommée ou du caractère distinctif de la marque antérieure et, dès lors, tirer indûment profit de cette renommée.
54 En ce qui concerne les arguments relatifs au prétendu préjudice porté à la renommée de la marque antérieure, soulevés par l’opposante pour la première fois dans le cadre du recours, indépendamment de leur recevabilité ou non, en référence au point 49 ci-dessus, il n’y a pas lieu de les apprécier.
55 À la lumière des considérations qui précèdent, la chambre de recours conclut que le signe contesté est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et que, sur cette base, l’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Eu égard au libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’existence de l’un des types de risque susvisés est effectivement suffisante pour que cette disposition s’applique.
(v) Juste motif
56 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la partie qui utilise un signe similaire à une marque renommée peut invoquer un «juste motif» aux fins de l’usage de ce signe, ce concept visant à concilier, d’une part, les intérêts du titulaire d’une marque renommée à sauvegarder la fonction essentielle de cette marque et, d’autre part, les intérêts d’un tiers qui utilise dans la vie des affaires un signe similaire pour la commercialisation de ses produits et services. La revendication d’un juste motif ne conduit pas à la reconnaissance des droits du tiers sur une marque enregistrée en conflit mais oblige le titulaire de la marque renommée à tolérer l’usage d’un signe similaire (06/02/2014, C-65/12, The Bulldog Energy Drink/Red Bull, EU:C:2014:49, § 46;
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30/05/2018, C-85/16P indirects c-86/16P, Kenzo Estate/Kenzo, EU:C:2018:349, § 90-
91). La charge de la preuve incombe au demandeur (27/11/2008, C-252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 39).
57 En l’espèce, tant en première instance qu’en appel, la demanderesse est restée totalement silencieuse sur ce point. Indépendamment de cela, la chambre de recours ne voit aucune raison justifiée pour que la demanderesse utilise le signe contesté.
Conclusion
58 L’opposition est accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et de la marque de l’Union européenne antérieure no 2 779 999 pour l’ensemble des produits contestés.
59 Le recours est accueilli et la décision attaquée est annulée.
Frais
60 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
61 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
62 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR.
63 Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Accueille l’opposition et rejette la demande dans son intégralité;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant de 1 890 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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