LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 4 juillet 2023
Dans l’affaire R 2390/2022-2
TAQKEY SCIENCE CO., LTD.
2F., NO 181, ZHOUZI ST., NEIHU DIST
11493 Taipei City
Taïwan, Province de Chine Demanderesse en nullité/requérante représentée par MAYR KOTSCH Patentanwalt Rechtsanwältin Partnerschaftsgesellschaft mbB, Offices des dessins ou modèles Luise-Ullrich Strasse 14, 80636 Munich (Allemagne)
contre
Bio-Helix Co., Ltd.
1F, NO. 19, lane 199, Sec. 3, BADE Rd.,
Songshan Dist. Taipei City 105
Taïwan, Province de Chine Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par CASALONGA ALICANTE, S.L., Plaza de los Luceros, 17 8° Oficinas,
03004 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 52 391 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 576 797)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), S. Martin (membre) et H. Salmi
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
04/07/2023, R 2390/2022-2, GeneDireX (fig.)

---

2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 septembre 2015, Bio-Helix Co., Ltd. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits suivante:
Classe 1: Préparationschimiques à usage scientifique, autres qu’à usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; produits chimiques pour analyses en laboratoire, autres qu’à usage médical ou vétérinaire; préparations pour le diagnostic autres qu’à usage médical ou vétérinaire; préparations de purification; papier réactif autre qu’à usage médical ou vétérinaire; protéine [matière première]; cultures de micro-organismes autres qu’à usage médical ou vétérinaire; gels électrophorétiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire.
Classe 5: Milieux de culture bactériologiques; substances nutritives pour micro- organismes; pesticides.
Classe 9: Chambres noires [photographie]; compteurs; appareils de mesure; appareils pour l’analyse non à usage médical; filtres pour la photographie; appareils et instruments géodésiques; lentilles optiques; appareils de mesure de précision; instruments d’observation; appareils et instruments optiques; verre optique; appareils et instruments de chimie; filtres pour rayons ultraviolets pour la photographie; diodes électroluminescentes [DEL]; pare-soleil pour objectifs photographiques.
2 La demande a été publiée le 23 septembre 2015 et la marque a été enregistrée le 31 décembre 2015.
3 Le 22 décembre 2021, TAQKEY SCIENCE CO., LTD. (ci-après la «demanderesse en nullité»/la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 60, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
04/07/2023, R 2390/2022-2, GeneDireX (fig.)

---

3
5 La demande en nullité était fondée sur l’enregistrement de la marque nationale aux États-
Unis no 6 259 661

déposée le 22 avril 2020 et enregistrée le 2 février 2021 pour des produits compris dans les classes 1, 5 et 9.
6 Par décision du 28 septembre 2022 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Article 60, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du
RMUE — Dépôt non autorisé par un agent ou un représentant du titulaire de la marque
− Il ressort clairement du libellé de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE que le droit de former un recours sur la base de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE n’est réservé qu’aux titulaires de marques antérieures. En l’espèce, la marque américaine no 6 259 661 sur laquelle la demande en nullité est fondée en ce qui concerne l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, n’est pas antérieure à la marque contestée. Elle ne saurait servir à établir que la demanderesse en nullité détenait une «marque» au sens d’une marque enregistrée, que ce soit partout dans le monde, pour le signe en cause au moment du dépôt de la MUE.
− Un droit non enregistré peut également constituer une base valable pour une revendication au titre de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE. Toutefois, les éléments de preuve de l’acquisition de droits par l’usage sur le territoire des États-Unis pour montrer qu’ils possèdent une marque non enregistrée se composent uniquement de photos de produits (prétendument pris lors d’expositions aux États-Unis en 2012 et en 2014) et de copies d’emballages. Aucun autre document ne vient étayer l’allégation selon laquelle la demanderesse en nullité a utilisé la marque GeneDirex avant la date de dépôt de la marque contestée. De l’avis de la division d’annulation, les éléments de preuve produits ne démontrent pas que la demanderesse en nullité a acquis les droits par l’usage sur le territoire des États-Unis avant la date de dépôt de la marque contestée. Dans ce contexte, il est possible de ne pas se prononcer sur la question de savoir si un tel usage serait suffisant aux États-Unis.
− Par conséquent, la demande en nullité est rejetée comme irrecevable dans la mesure où elle est fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
04/07/2023, R 2390/2022-2, GeneDireX (fig.)

---

4
Article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE — mauvaise foi
− La division d’annulation considère que les éléments de preuve produits sont insuffisants pour déclarer la nullité fondée sur la mauvaise foi, à la lumière des critères établis par les juridictions de l’Union européenne. La demanderesse en nullité n’a pas prouvé que la titulaire de la MUE était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la MUE contestée et que sa seule intention était d’empêcher la demanderesse en nullité d’utiliser son signe sur le marché de l’Union européenne.
− La demanderesse en nullité affirme qu’elle a créé et utilisé la marque «GeneDirex» en 2007 et que le premier usage dans le commerce a eu lieu le 28 janvier 2008 (ce qui ressort du certificat de marque américaine joint en annexe 3). La demanderesse en nullité souligne que la relation commerciale entre les parties a débuté en 2007, alors que M. Kimi Lee était employé par la société de la demanderesse en nullité pour assister aux expositions à l’étranger et promouvoir les produits de la demanderesse en nullité. Toutefois, les documents produits pour prouver ces faits ne sont pas convaincants ou sont absents et d’autres informations font défaut.
− La division d’annulation n’est pas convaincue par tous les faits exposés dans la déclaration, car il n’existe aucune preuve solide (comme un contrat de travail) démontrant que M. Kimi Lee était réellement un employé de la demanderesse en nullité. En outre, aucun élément de preuve ne permet de démontrer que les billets d’avion (joints à AS5) ont réellement été achetés par la demanderesse en nullité et que la titulaire a assisté aux expositions et promouvoir la marque GeneDirex. En outre, les photographies montrent simplement que M. Kimi Lee a assisté aux expositions (dans le cadre desquelles les produits GeneDirex ont été promus), mais elles ne démontrent pas avec certitude qu’il existait une quelconque relation entre lui et la société de la demanderesse en nullité.
− À cet égard, il est difficile d’établir, à partir des documents produits, un lien clair entre la société Taqkey Science de la titulaire de la MUE et la titulaire de la MUE.
− Aucun élément de preuve versé au dossier ne démontre que la demanderesse en nullité a créé la marque et a commencé à l’utiliser en janvier 2008. La demanderesse en nullité n’a produit aucune information sur l’historique, la commercialisation et le développement de la marque, ni sur les investissements qu’elle a réalisés pour la créer et la promouvoir, etc. En outre, la demanderesse en nullité n’a pas démontré l’usage pendant une longue période.
− En ce qui concerne l’intention de la titulaire de la marque de l’Union européenne, il ne peut être établi avec certitude ni sur la base des éléments de preuve produits si l’objectif de la titulaire de la MUE était d’empêcher la demanderesse en nullité d’utiliser le signe sur le marché de l’Union européenne.
− En l’espèce, la question qui se pose est celle de savoir s’il existait un devoir de loyauté de la part de la titulaire de la MUE pour s’abstenir de déposer une demande de marque de l’Union européenne. Les éléments de preuve ne démontrent pas la relation exacte entre les parties. La demanderesse en nullité mentionne que Bio- Helix a été créée sous la forme d’une sorte de «succursale étrangère» et que M. Kimi
04/07/2023, R 2390/2022-2, GeneDireX (fig.)

---

5
Lee agissait en qualité d’agent étranger. Toutefois, la demanderesse en nullité n’a pas produit de preuve démontrant l’existence de relations entre les parties.
− Pour qu’une demande en nullité soit prononcée sur la base de la mauvaise foi, il ne doit y avoir aucun doute quant aux intentions malhonnêtes de la titulaire de la MUE au moment du dépôt. Dans le cadre d’une appréciation globale des faits et des éléments de preuve produits, la demanderesse en nullité n’a pas produit d’éléments de preuve suffisants démontrant que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait demandé la marque de l’Union européenne de mauvaise foi.
7 Le 5 décembre 2022, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 janvier 2023.
8 La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de la demanderesse en nullité
9 Les arguments avancés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
− La demanderesse en nullité conteste la décision attaquée et soutient qu’elle a utilisé la marque GeneDirex depuis de nombreuses années, y compris aux États-Unis, et que la titulaire de la marque de l’Union européenne agissant en qualité d’ancien agent ou représentant de la demanderesse en nullité avait connaissance de l’usage de la marque dans la mesure où elle était responsable de la promotion et de la distribution des produits sur lesquels la marque contestée a été utilisée.
− La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune autorisation pour déposer une MUE portant la marque «GeneDirex». En ne consultant pas et en ne communiquant pas le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée à la demanderesse en nullité, le titulaire de la marque de l’Union européenne a manqué à son devoir particulier de loyauté en ce qui concerne les intérêts légitimes de la demanderesse en nullité.
Article 60, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE — Dépôt non autorisé par un agent ou un représentant du titulaire de la marque
− Selon l’annexe 3 des arguments présentés le 22 décembre 2021, le certificat d’enregistrement de la marque américaine no 6 259 661 GeneDirex indiquait la date du 28 janvier 2008 comme première date d’usage dans le monde entier et la date du
16 septembre 2008 comme première utilisation dans le commerce américain.
− La marque de la demanderesse en nullité est utilisée de manière continue depuis 2008 aux États-Unis. Afin de prouver cet usage, nous présentons les éléments de preuve suivants à l’appui de nos arguments présentés à l’annexe 5, dont plusieurs images montrant l’usage de la marque aux États-Unis.
04/07/2023, R 2390/2022-2, GeneDireX (fig.)

---

6
− La marque contestée a été déposée par l’agent de la demanderesse en nullité sans accord préalable.
Article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE — mauvaise foi
− Il est indéniable que les produits fabriqués par la demanderesse en nullité montrent la marque GeneDirex — en particulier sous sa forme telle que décrite à l’annexe 5.
− La connaissance de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne peut ne pas suffire pour conclure à l’existence d’une mauvaise foi, mais, en combinaison avec les autres facteurs pertinents et les circonstances factuelles de l’espèce, elle indique certainement l’existence d’une mauvaise foi.
− La question de savoir s’il existait ou non une relation commerciale entre les parties et la question de savoir si un contrat de travail doit être présenté pour prouver une telle relation sont dénuées de pertinence.
− En tout état de cause, l’ordre de paiement datant de 2006, le paiement du billet d’avion et principalement les photographies prises lors de diverses foires commerciales présentées à l’annexe 5 montrent clairement qu’il existait des relations entre M. Kimi Lee, le fondateur de la société de la titulaire de la marque de l’Union européenne, et la demanderesse en nullité entre 2006 et 2016. M. Kimi Lee a travaillé au moins d’une manière ou d’une autre pour la demanderesse en nullité et connaissait les activités de cette dernière.
− Les activités de M. Kimi Lee n’ont pas été entreprises comme si elles étaient réalisées par un tiers totalement inconnu ou indépendant, mais au moins dans une relation claire et étroite avec la demanderesse en nullité et en son nom.
− La décision de la division d’annulation du 29/08/2013, 6 589 C, LIFELOC, § 30, est invoquée, dans laquelle «la relation entre les parties crée pour le demandeur en nullité de la MUE une obligation accrue de loyauté et de consultation avant de déposer une demande. En outre, il n’a pas informé la demanderesse en nullité de l’enregistrement de cette marque […], bien qu’il y ait eu une correspondance antérieure entre les parties».
− La titulaire de la marque de l’Union européenne a été active au nom de la demanderesse en nullité entre 2007 et 2016. Au cours de ces activités, il avait non seulement créé sa propre entreprise (Bio Helix Inc.), mais a également déposé une
MUE pour une marque de fait identique et des produits identiques au nom de sa nouvelle société sans en informer au préalable la demanderesse en nullité.
− Sur la base de son activité en faveur de la demanderesse en nullité, qui est son distributeur ou, à tout le moins, son agent, la titulaire de la marque de l’Union européenne aurait eu l’obligation de jouer de manière équitable en ce qui concerne les intérêts légitimes de la demanderesse en nullité. La titulaire de la MUE aurait pu choisir une marque différente de celle de la demanderesse en nullité.
04/07/2023, R 2390/2022-2, GeneDireX (fig.)

---

7
− Il est fait référence à la décision de la division d’annulation du 27/08/2013, 7 290 C, MATSUKA Instruments itures 22: «Il y a mauvaise foi lorsque le titulaire de la MUE entend, par l’enregistrement, mettre la main sur la marque d’un tiers avec lequel il entretenait des relations contractuelles ou précontractuelles ou toute relation dans laquelle la bonne foi s’applique et impose au titulaire de la MUE l’obligation de loyauté à l’égard des intérêts et attentes légitimes de l’autre partie».
− Les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité révèlent — même sans contrat écrit — que la titulaire de la marque de l’Union européenne, fondée par
M. Kimi Lee, qui a clairement exercé une activité pour la demanderesse en nullité pour promouvoir à tout le moins les produits sous la marque de la demanderesse en nullité, a entretenu des relations commerciales avec la demanderesse en nullité. Il ne saurait être présumé que la marque de l’Union européenne contestée a été déposée par coïncidence.
− Par conséquent, il n’existe aucune obligation de fournir un contrat écrit, même des relations précontractuelles pourraient suffire pour s’attendre à un comportement honnête. Le dépôt de la marque identique de facto, il connaissait clairement ses activités au nom ou pour le compte de la demanderesse en nullité sans être autorisé et sans informer son partenaire commercial (ou son employeur) de l’intention manifeste du titulaire de la marque de l’Union européenne de «mettre la main sur la marque» qu’il ne possède pas.
− Les décisions du 13/12/2004, R 582/2003-4, EAST SIDE MARON’S, § 21 et 12/05/2015, R 265/2014-2, T.G.R. ENERGY DRINK, § 17, confirment qu’une marque similaire prêtant à confusion par une partie avec laquelle la demanderesse en nullité entretenait des relations commerciales équivaut à une intention malhonnête vis-à-vis de la demanderesse en nullité et, par conséquent, à la mauvaise foi. La marque de l’Union européenne contestée n’a pas été déposée par hasard, mais dans l’intention évidente de «mettre la main sur la marque» inventée, créée et, dans un certain sens, utilisée de manière globale par la demanderesse en nullité, avec laquelle il a noué des relations commerciales depuis de nombreuses années (de 2007 à 2016).
Lors du dépôt de la demande — peu de temps avant la fin de la relation commerciale avec le demandeur en nullité — dans un but et une planification stratégique, le titulaire de la MUE reflétait ses intentions malhonnêtes. En déposant la MUE contestée au nom de la société Bio Helix Inc. (que M. Kimi Lee a fondé) sans consulter la demanderesse en nullité, le titulaire de la MUE a manqué à son devoir, ce qui entraîne une violation des usages honnêtes en matière industrielle et commerciale.
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Résumé des arguments des parties
11 Les arguments présentés par la demanderesse en nullité au cours de la procédure d’annulation ont été résumés comme suit par la division d’annulation:
04/07/2023, R 2390/2022-2, GeneDireX (fig.)

---

8
12 «La demanderesse en nullité fait valoir que la marque contestée a été créée par la demanderesse en nullité vers l’année 2007. Elle fait valoir qu’elle est titulaire de la marque américaine GeneDirex qui a été déposée après la date de dépôt de la demande de marque contestée, mais qu’elle a fait l’objet d’un usage avant sa date de dépôt, à savoir depuis le 28/01/2008. Selon la demanderesse en nullité, la société de la titulaire de la marque de l’Union européenne Bio-Helix Co., Ltd. a été fondée par M. Kimi Lee comme une sorte de «succursale étrangère» de la demanderesse en nullité le 24/10/2007 avec le consentement de la demanderesse en nullité. Selon la demanderesse en nullité, l’emploi entre la société de la demanderesse en nullité et le fondateur de la société du titulaire a pris fin aux alentours de 2015, et la coopération entre les deux sociétés a pris fin autour de l’année 2016. La demanderesse en nullité explique en outre que M. Kimi Lee a travaillé en qualité de directeur des ventes et a été chargé d’assister à des expositions à l’étranger afin de promouvoir les produits GeneDirex de la demanderesse en nullité. Selon la demanderesse en nullité, cela montre que M. Kimi Lee agissait en qualité d’agent ou de représentant de la société de la demanderesse en nullité. M. Kimi Lee a déposé la marque contestée en 2015, peu de temps avant la résiliation de son contrat de travail avec la société de la demanderesse en nullité. La demanderesse en nullité fait également valoir que, bien que l’enregistrement américain ait été demandé après la date de dépôt de la demande contestée, il était clairement utilisé dès le
28/01/2008 et que, aux États-Unis, les droits sur une marque peuvent également être dérivés d’un usage antérieur d’une marque, le titulaire d’une telle marque détient automatiquement des droits exclusifs de marque.
La demanderesse en nullité affirme également que la titulaire était de mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée. La demanderesse en nullité a confié à son employé la gestion d’affaires à l’étranger en utilisant la marque GeneDirex. Toutefois, il n’existait aucune autorisation en ce qui concerne le dépôt de la marque contestée au nom de la titulaire. La marque a été déposée sous une forme et forme identiques et pour des produits identiques ou très similaires à ceux utilisés par la demanderesse en nullité. Les parties entretiennent, selon la demanderesse en nullité, une relation commerciale très étroite les unes avec les autres. Par conséquent, la demande de marque contestée n’était pas fortuite. Le titulaire avait connaissance de la marque de la demanderesse en nullité et a demandé la même marque peu avant de quitter la société de la demanderesse en nullité. Cela reflète une intention malhonnête de la part du titulaire. Enfin, la demanderesse en nullité a également déposé des marques identiques pour des produits identiques ou très similaires également dans d’autres pays (à savoir les États-Unis, Taïwan et la Chine).»
13 Les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité ont également été résumés comme suit:
• Annexe 1: Déclaration de témoin du 10/12/2021, signée par le président de Taqkey Science Co., Ltd. (la demanderesse en nullité). Selon le document, la société de la demanderesse en nullité a été fondée en 2002 et, depuis lors, produit et vend divers produits chimiques à des fins scientifiques (principalement pour un usage en laboratoire). La marque GeneDirex a été créée en 2007. Selon le témoignage, M. Kimi Lee a été engagé en 2007 en qualité de directeur des ventes afin de réaliser l’activité internationale de la société et a été autorisé par la demanderesse en nullité à établir la société Bio-Helix qui a été fondée en 2007.
04/07/2023, R 2390/2022-2, GeneDireX (fig.)

---

9
En annexe à ce document, la demanderesse en nullité a produit les documents suivants:
AS1: Un extrait du ministère des affaires économiques de Taïwan montrant que la société de la demanderesse en nullité Taqkey Science Co., Ltd. Has a été enregistrée en 2002. L’extrait fournit également des informations sur le type de services fournis par l’entreprise.
AS2: Des photos de produits montrant la marque «GeneDireX» et des copies de sites Internet par l’intermédiaire desquels des produits GeneDirex ont été vendus (en Asie).
AS3: Une copie de la carte d’employé et de visite de la titulaire de la marque de l’Union européenne (le fondateur de la société de la titulaire Bio-Helix Co. Ltd.)
AS4: Un extrait du ministère des affaires économiques de Taïwan montrant que la société Bio-Helix Co., Ltd. Has a été enregistrée le 24/10/2007. L’extrait fournit également des informations sur le type de services fournis par l’entreprise.
AS5: Des copies de billets d’avion (la plupart d’entre eux montrent les informations en caractères chinois) qui, selon la demanderesse en nullité, ont été payées par la société de la demanderesse en nullité pour M. Cheng Yen Lee (équivalent à M. Kimi
Lee) et des bons de livraison pour certains produits (au nom de M. Kimi Lee).
AS6: Des copies de photos tirées du site internet Facebook, montrant que M. Kimi Lee a assisté à des salons professionnels en Allemagne, aux États-Unis et en Chine et agissait en qualité de représentant commercial de la société de la demanderesse en nullité.
• Annexe 2: Un extrait de l’Office américain des brevets et des marques montrant le résultat de la recherche de la marque no 6 259 661 «GeneDirex» déposée le
22/04/2020 et détenue par la société de la demanderesse en nullité.
• Annexe 3: Certificat de marque US pour la marque no 6 259 661 enregistrée pour les produits compris dans les classes 1, 5 et 9. Selon les informations figurant sur le certificat, la marque a été utilisée pour la première fois dans le commerce le 28/01/2008 (et utilisée pour la première fois aux États-Unis le 16/09/2008).
• Annexe 4: Un extrait de la loi américaine sur les marques (Code des États-Unis, § 1051, titre 15, chapitre 22), montrant les dispositions relatives à l’application d’une marque.
• Annexe 5: Des photos prises lors de différentes expositions qui, selon la demanderesse en nullité, ont eu lieu aux États-Unis en 2012 et en 2014. Les photos montrent que M. Kimi Lee a assisté aux expositions.
• Annexe 6: Copie d’une proposition de retrait de la demande de l’USPTO du 04/06/2020, dont il ressort que la demanderesse en nullité Bio-Helix Co. Ltd. a retiré sa demande no 86 721 236 pour la marque GeneDirex.
• Annexes 7-12: Des copies des décisions de l’Office taïwanais des marques du 27/08/2019 et de l’Office chinois des marques du 31/08/2018 et de leur traduction en
04/07/2023, R 2390/2022-2, GeneDireX (fig.)

---

10
anglais, dont il ressort que les enregistrements de marque pour la marque GeneDirex détenue par la société de la titulaire ont été révoqués.
14 La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucun argument en réponse ni devant la première instance ni au cours de la présente procédure de recours.
Article 60, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du
RMUE — Dépôt non autorisé par un agent ou un représentant du titulaire de la marque
15 Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsqu’il existe une marque visée à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE et que les conditions énoncées dans ce dernier article sont remplies. Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, une marque est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est demandée par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements.
16 Il ressort du libellé de cette disposition que, pour qu’une nullité aboutisse sur ce fondement, les conditions suivantes doivent être remplies. Il convient:
i. que l’opposant soit le titulaire de la marque antérieure;
ii. que le demandeur de la marque soit ou ait été l’agent ou le représentant du titulaire de la marque;
iii. que la demande ait été déposée au nom de l’agent ou du représentant sans le consentement du titulaire et sans qu’il existe de raisons légitimes justifiant l’action de l’agent ou du représentant; et
iv. que la demande porte essentiellement sur des signes et des produits identiques ou similaires.
17 Ces conditions sont cumulatives. Dès lors, lorsque l’une des conditions n’est pas remplie, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 3, du RMUE ne saurait prospérer. Il convient donc d’examiner si les conditions requises par l’article 8, paragraphe 3, du RMUE sont remplies en l’espèce (13/04/2011, T-262/09, First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171, § 61; 14/02/2019, T-796/17, MOULDPRO, EU:T:2019:88, §
21).
18 C’est à la demanderesse en nullité qu’il incombe, en principe, de prouver que les conditions de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE sont remplies, à l’exception de l’existence d’un consentement, qui doit être prouvé par la titulaire de la MUE (09/07/2014, T-184/12, Heatstrip, EU:T:2014:621, § 57; 27/03/2017, R 673/2016-2
GZOX (fig.)/GZOX (fig.), § 21).
19 Le dépôt non autorisé de la marque du titulaire par son agent ou son représentant est contraire à l’obligation générale de confiance qui sous-tend les accords de coopération commerciale de ce type. Un tel détournement de la marque du titulaire est particulièrement préjudiciable pour ses intérêts commerciaux, car le demandeur de marque peut exploiter les connaissances et l’expérience acquises au cours de la relation
04/07/2023, R 2390/2022-2, GeneDireX (fig.)

---

11
commerciale l’unissant audit titulaire et, partant, tirer indûment profit des efforts et de l’investissement du titulaire (06/09/2006, T-6/05, First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2006:241, § 38).
20 Par conséquent, l’article 8, paragraphe 3, du RMUE a pour objet de protéger les intérêts légitimes des titulaires de marques contre le détournement arbitraire de leurs marques en leur conférant le droit d’interdire des demandes d’enregistrement déposées par des agents ou des représentants sans leur consentement.
(I) Propriété de la marque antérieure
21 En ce qui concerne la première condition, relative à la propriété de la marque antérieure invoquée, la demanderesse en nullité a fait référence à la marque américaine no
6 259 661, pour le signe enregistré en classes 1, 5 et 9.
22 Comme la division d’annulation l’a souligné, dans la mesure où l’article 8, paragraphe 2, du RMUE ne s’applique pas aux actions en nullité fondées sur l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, il ne saurait servir à définir l’étendue territoriale de la protection accordée par l’article 8, paragraphe 3, du RMUE. Étant donné que l’article 8, paragraphe 3, du RMUE ne contient aucune autre référence à un «territoire concerné», il est indifférent que les droits afférents à la marque antérieure s’appliquent ou non dans l’Union européenne. Par conséquent, une marque enregistrée aux États-Unis peut également servir de base à une action en nullité fondée sur l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
23 À l’appui de sa propriété de la marque antérieure, la demanderesse en nullité a produit un extrait de la base de données de l’USPTO contenant des indications claires de toutes les informations pertinentes afin d’en vérifier le contenu. En particulier, la marque américaine en cause a été demandée le 22 avril 2020 et enregistrée le 2 février 2021. Sa première utilisation dans le commerce est indiquée comme étant le 28 janvier 2008.
24 La MUE contestée a été déposée le 18 septembre 2015.
25 Après avoir examiné les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité, la chambre de recours partage l’avis de la division d’annulation selon lequel la marque américaine no 6 259 661 sur laquelle la demande en nullité est fondée en ce qui concerne l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, n’est pas antérieure à la marque contestée. En ce sens, elle ne saurait servir à établir que la demanderesse en nullité était titulaire d’une «marque» au sens d’une marque enregistrée pour le signe en cause lors du dépôt de la MUE.
26 Il ressort clairement du libellé de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE que la marque sur laquelle l’annulation est fondée doit être antérieure à la demande de MUE. Une revendication de motifs relatifs de refus ou de nullité ne saurait être fondée sur des droits
04/07/2023, R 2390/2022-2, GeneDireX (fig.)

---

12
qui sont plus récents que la marque de l’Union européenne contestée (21/12/2009, R 1621/2006, D-RAINTANK, § 53).
27 Dans les observations de la demanderesse en nullité présentées en première instance, elle a estimé qu’aux États-Unis, les droits de marque peuvent également être tirés d’un usage antérieur d’une marque. À cet égard, la date du premier usage établit des droits de propriété exclusifs antérieurs à l’enregistrement de la marque. À l’appui d’une telle affirmation, la demanderesse en nullité a produit des preuves de l’usage de sa marque aux États-Unis depuis 2008, ainsi qu’un extrait de la loi américaine sur les marques (annexe 4), montrant les dispositions relatives à la demande d’enregistrement d’une marque [15 U.S. Code § 1051 (a) (2), (3c), 3d), titre 15, chapitre 22].
28 Les marques non enregistrées ou les marques notoirement connues au sens de l’article 6 de la Convention de Paris relèvent également de la notion de «marques» au sens de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE. Cette disposition vise donc tant les marques enregistrées que les marques non enregistrées, dans la mesure où le droit du pays d’origine admet les droits afférents à ces dernières. En revanche, la référence expresse aux «marques» signifie que l’article 8, paragraphe 3, du RMUE ne s’applique pas aux simples signes utilisés dans la vie des affaires, exception faite des marques non enregistrées.
29 Dans le cas de droits fondés sur l’usage, les conditions pertinentes pour la protection par l’usage doivent avoir été remplies avant la date de dépôt (ou, le cas échéant, la date de priorité) de la demande de MUE contestée. Dans le cas de marques antérieures notoirement connues, il faut que la marque ait acquis sa notoriété avant la date de dépôt ou de priorité de la demande de MUE contestée.
30 Toutefois, la chambre de recours partage l’avis de la division d’annulation selon lequel les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité ne démontraient pas que la demanderesse en nullité avait acquis les droits par l’usage sur le territoire des États- Unis avant la date de dépôt de la marque contestée. Les éléments de preuve ne sont constitués que de photos de produits (prétendument prises lors d’expositions aux États- Unis en 2012 et en 2014) et de copies d’emballages, et il n’existe aucun autre élément de preuve à l’appui de l’allégation selon laquelle la demanderesse en nullité a utilisé la marque GeneDirex avant la date de dépôt de la marque contestée. Dans ce contexte, il est possible de ne pas se prononcer sur la question de savoir si un tel usage serait suffisant aux États-Unis.
31 Au cours de la procédure de recours, la demanderesse en nullité s’est contentée de répéter les arguments présentés devant la première instance. Dans la mesure où aucun élément de preuve supplémentaire n’a été produit concernant l’acquisition de droits par l’usage sur le territoire des États-Unis afin de démontrer que la demanderesse en nullité détenait une marque non enregistrée au moment où la MUE contestée a été demandée, la chambre de recours considère que la demande en nullité est rejetée comme irrecevable dans la mesure où elle est fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
04/07/2023, R 2390/2022-2, GeneDireX (fig.)

---

13
Article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE — mauvaise foi
32 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
33 Le concept de mauvaise foi visé à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE se rapporte à une motivation subjective de la personne présentant une demande d’enregistrement de marque, à savoir une intention malhonnête ou autre «motif dommageable». Elle implique un comportement s’écartant des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale
(11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 31 et conclusions de l’avocat général Sharpston, 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60;
01/04/2021, T-663/19, Monopoly, EU:T:2021:211, § 41; 12/07/2019, T-772/17, Café del
Mar, EU:T:2019:538, § 31; 23/05/2019, T-3/18 indirects T-4/18, ANN Taylor, EU:T:2019:357, § 31; 14/05/2019, T-795/17, Neymar, EU:T:2019:329, § 23;
07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 28; 14/02/2012, 33/11-, Bigab,
EU:T:2012:77, § 35-38; 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 28).
34 La notion de «mauvaise foi» visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législation de l’Union européenne (07/09/2022, T-627/21, Monshortly, EU:T:2022:530, § 24; 05/07/2016, T-167/15, Neuschwanstein, EU:T:2016:391, § 51; 28/01/2016, T-674/13,
Gugler, EU:T:2016:44, § 71; 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115,
§ 64;). Toutefois, la Cour de justice a fourni quelques indications sur la manière d’interpréter cette notion dans son arrêt dans la même affaire, comme l’a fait le Tribunal dans plusieurs affaires.
35 Aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, et notamment: I) le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé; II) l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe; et iii) le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (27/06/2013, C-320/12, bouteille en plastique (3D), EU:C:2013:435, § 36-37; 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37,
53; 14/05/2019, T-795/17, Neymar, EU:T:2019:329, § 18).
36 Les facteurs mentionnés au paragraphe précédent ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi du demandeur au moment du dépôt de la demande (12/07/2019,-772/17, Café del Mar, EU:T:2019:538, § 32; 14/02/2012, 33/11-, Bigab, EU:T:2012:77, § 20). L’objectif d’intérêt général consistant à empêcher des enregistrements de marques abusifs ou contraires aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale serait compromis si la mauvaise foi ne pouvait être démontrée que dans les circonstances limitativement énoncées dans l’arrêt Lindt Goldhase (23/05/2019, T-3/18 indirects T-4/18, Ann Taylor, EU:T:2019:357, § 53; par analogie 03/06/201,-569/08, 569/08-, gée R indirects E indirects I indirects E indirects E aillé, EU:C:2010:311, § 37).
04/07/2023, R 2390/2022-2, GeneDireX (fig.)

---

14
37 Il n’est pas nécessaire qu’un risque de confusion dans l’esprit du public soit établi pour que l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique. En l’absence de tout risque de confusion entre le signe utilisé par un tiers et la marque contestée, ou en l’absence d’usage, par un tiers, d’un signe identique ou similaire à la marque contestée, d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer des indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur de marque. Lorsqu’il ressort de ces autres circonstances que le titulaire de la marque contestée a déposé la demande d’enregistrement de cette marque dans le but de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers déterminé, un droit exclusif à d’autres fins que celles relevant des fonctions d’une marque, une telle intention doit aboutir à l’application de la cause de nullité absolue visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, qu’il y ait ou non un risque de confusion-(12/07/2019, 104/18, G., EU:C:2019:724, § 54, G. 31/05/2018, T-340/16, Outsource 2 India, EU:T:2018:314, § 61).
38 L’arrêt SkyKick indiquait que, «conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de «mauvaise foi» présuppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête». La Cour de justice a ajouté que l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique lorsqu’il «ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a déposé la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de se livrer à une concurrence loyale, mais dans l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou à l’intention d’obtenir, sans même cibler un tiers déterminé, un droit exclusif à d’autres fins que celles relevant des fonctions d’une marque, en particulier la fonction essentielle d’indication de l’origine rappelée au point 74 de l’arrêt» (C-371/18, EU:C:2020:45, point 75); voir également 08/09/2021, T-460/20, geographic Norway, T-460/20, § 17-18; 28/10/2020,
T-273/19, Target Ventures, EU:T:2020:510, § 25-26).
39 L’intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit être déterminé à la lumière des circonstances objectives du cas d’espèce (11/06/2009,-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 41-42; 23/05/2019, T-3/18 indirects T-4/18, Ann Taylor,
EU:T:2019:357, § 35; 12/07/2019, T-772/17, Café del Mar, EU:T:2019:538, § 33).
40 Le fait qu’un tiers utilise depuis longtemps un signe pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec la marque demandée et que ce signe jouit d’un certain degré de protection juridique est l’un des facteurs pertinents pour apprécier l’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 46). Dans un tel cas, le titulaire de la MUE pourrait bénéficier des droits conférés par la marque de l’Union européenne dans le seul but de concurrencer déloyalement un concurrent utilisant un signe qui, en raison de ses mérites propres, a déjà obtenu un certain degré de protection juridique (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 47).
41 En outre, l’existence de relations contractuelles directes entre les parties est l’un des facteurs pertinents aux fins de l’appréciation de la mauvaise foi (12/07/2019, T-772/17, Café del Mar, EU:T:2019:538, § 34; 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. Energy Drink,
EU:T:2016:597, § 33).
42 En effet, les chambres de recours ont, à diverses reprises, conclu à l’existence d’une mauvaise foi lorsqu’un titulaire de la MUE entend, par l’enregistrement, mettre en main la marque d’un tiers avec lequel il entretenait une relation contractuelle ou
04/07/2023, R 2390/2022-2, GeneDireX (fig.)

---

15
précontractuelle ou toute relation dans laquelle la bonne foi s’applique et impose au titulaire de la MUE le devoir de loyauté à l’égard des intérêts et attentes légitimes de l’autre partie à l’égard de la marque en cause (16/06/2021, R 140/202-5, IMAS, § 27; 21/01/2020, R 1776/2019-5, Cementech, § 25-36; 30/11/2016, R 1922/2015-2, Forme d’une bouteille de vodka, § 57; 21/01/2016, R 1711/2013-5, Dalsouple, § 24; 13/11/2007, R 336/2007-2, Claire Fisher, § 24; 12/05/2005, R 265/2014-2, R, T.G.R.
Energy Drink, § 17).
43 À cet égard, il convient de noter que, dans l’analyse globale effectuée aux fins de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale qui sous-tend le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que MUE et de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt [31/05/2018, T-
340/16, Outsource 2 India (fig.), EU:T:2018:314, § 24; 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68; 09/07/2015, T-100/13, Camolilla,
EU:T:2015:481, § 35).
44 En outre, les faits invoqués par la titulaire de la marque de l’Union européenne doivent être pris en considération, étant donné qu’elle est la mieux placée pour fournir des informations et des preuves concernant ses intentions au moment de la demande d’enregistrement (23/05/2019, T-3/18 indirects T-4/18, Ann Taylor, EU:T:2019:357, § 37; 05/05/2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, § 51-59; 09/11/2016, T-579/14, représentation d’un motif, EU:T:2016:650, § 136).
45 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’apprécier l’existence de la mauvaise foi.
Évaluation de la mauvaise foi
46 Comme résumé dans la décision attaquée, la demanderesse en nullité conclut principalement qu’au moment du dépôt de la marque contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne était de mauvaise foi pour les raisons suivantes:
− Au moment du dépôt de la demande, la titulaire de la MUE savait que la marque demandée avait été utilisée par la demanderesse en nullité pour des produits identiques/hautement similaires;
− Il existait une relation commerciale entre les deux parties, étant donné que la titulaire a créé la société Bio-Helix avec le consentement de la demanderesse en nullité pour promouvoir les produits GeneDireX à l’étranger. Par conséquent, il existait entre eux une relation de confiance;
− La marque de l’Union européenne a été déposée par la titulaire à l’insu de la demanderesse en nullité;
− Les intentions de la titulaire de la MUE sont d’empêcher la demanderesse en nullité de continuer à utiliser et à vendre ses produits dans l’Union européenne.
47 La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation en réponse au cours de la procédure en première instance ni au stade du recours.
04/07/2023, R 2390/2022-2, GeneDireX (fig.)

---

16
Date pertinente
48 Le moment pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi de la titulaire de la MUE est la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la MUE contestée, à savoir le 18 septembre 2015.
Remarque liminaire — valeur probante du témoignage
49 Entre autres éléments de preuve, la demanderesse en nullité a produit un témoignage
(annexe 1) signé par le président de Taqkey Science Co., Ltd. afin de fournir des informations détaillées sur la naissance de la société de la demanderesse en nullité et du
signe , ainsi que sur la relation entre les parties. À cet égard, il est déclaré que la société de la demanderesse en nullité a été fondée en 2002 et que, vers
l’année 2007, la demanderesse en nullité a conçu et créé le signe . L’idée principale de la forme graphique du signe a été inventée par le président de Taqkey Science Co. Ltd. (la demanderesse en nullité). Les produits commercialisés sous la marque sont des préparations chimiques et des réactifs chimiques tous relatifs à la biologie moléculaire et à la culture cellulaire, ainsi que des milieux de culture bactériologiques et des tests, ainsi que des appareils de mesure, y compris leurs parties.
50 Dans la déclaration de témoin, il est indiqué que, pour mener des relations commerciales internationales, la demanderesse en nullité a recruté M. Kimi Lee vers 2007. M. Lee a travaillé jusqu’en septembre 2015 en qualité de directeur des ventes et a été chargé d’assister à des salons à l’étranger afin de promouvoir les produits de base de la demanderesse en nullité.
51 Afin de faciliter les activités internationales, M. Kimi Lee a été autorisé par la demanderesse en nullité à établir la société Bio-Helix Co. Ltd. (la titulaire de la marque de l’Union européenne), qui était une sorte de «filiale étrangère» de la demanderesse en nullité.
52 Lors de son emploi, M. Lee a assisté à diverses expositions dans le monde entier. Sa mission était de promouvoir les produits de la marque de la demanderesse en nullité
. Il a donc été autorisé à utiliser la marque au cours de son emploi.
53 La déclaration de témoin conclut que l’emploi entre la demanderesse en nullité et M. Lee
a pris fin aux alentours de 2015 et que la coopération entre la demanderesse en nullité et la titulaire de la marque de l’Union européenne (la société fondée par M. Lee) a pris fin
aux alentours de 2016. Lee n’avait pas le droit de déposer la marque en son nom propre ou au nom de la société qu’il représente. À cet égard, elle relève qu’après avoir quitté la société de la demanderesse en nullité, M. Lee avait déposé
différentes demandes de marques non seulement à Taïwan, mais également en Chine et aux États-Unis. La demanderesse en nullité a intenté une action en justice contre ces dépôts et tous ces dépôts ont été radiés avec succès du registre.
04/07/2023, R 2390/2022-2, GeneDireX (fig.)

---

17
54 En ce qui concerne la valeur probante de ce type d’éléments de preuve, il convient de noter que les déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés se voient généralement accorder moins de poids que les éléments de preuve indépendants. En pareil cas, d’autres éléments de preuve corroborant les déclarations sous serment sont nécessaires (par analogie, 14/12/2006, T-392/04, Manu Manu,
EU:T:2006:400, § 88; 07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 40-41).
55 La chambre de recours commencera par apprécier l’usage du signe par la demanderesse en nullité et la relation entre les parties, sur la base des éléments de preuve produits.
L’usage du signe par la demanderesse en nullité avant le dépôt de la marque contestée et la relation entre les parties
56 L’existence de la mauvaise foi du demandeur d’une marque, au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
57 Premièrement, si la plupart des catalogues et des extraits web présentant des produits
portant le signe ne sont pas datés, certains des documents promotionnels contiennent des indications de temps datées entre 2010 et 2013, c’est-à- dire avant la date de dépôt de la marque contestée:
04/07/2023, R 2390/2022-2, GeneDireX (fig.)

---

18
04/07/2023, R 2390/2022-2, GeneDireX (fig.)

---

19
04/07/2023, R 2390/2022-2, GeneDireX (fig.)

---

20
58 Deuxièmement, il existe un nombre considérable d’éléments de preuve consistant en des extraits de la page Facebook de M. Kimi Lee, dans lesquels il apparaît que le signe
a été promu par la demanderesse en nullité et associé à celle-ci. Ces
éléments de preuve démontreraient que le signe était présent dans le monde entier avant la demande de marque contestée. Les éléments de preuve concernent principalement les années 2010-2014 et montrent sa présence dans différents lieux de divers continents, à savoir, entre autres, Munich (Allemagne), Francfort (Allemagne), Dubaï (EAU), San Diego (États-Unis) et Shanghai (Chine).
59 En outre, dans la plupart des éléments de preuve produits, M. Kimi Lee (également désigné sous le nom de M. Zheng-Yan Lee ou M. Cheng Yen LEE) apparaît dans les salons professionnels de la demanderesse en nullité, comme le montrent certaines des images ci-dessous:
04/07/2023, R 2390/2022-2, GeneDireX (fig.)

---

21
04/07/2023, R 2390/2022-2, GeneDireX (fig.)

---

22
04/07/2023, R 2390/2022-2, GeneDireX (fig.)

---

23
04/07/2023, R 2390/2022-2, GeneDireX (fig.)

---

24
04/07/2023, R 2390/2022-2, GeneDireX (fig.)

---

25
04/07/2023, R 2390/2022-2, GeneDireX (fig.)

---

26
60 En outre, la demanderesse en nullité a également produit la carte de visite suivante, qui a été émise par la demanderesse en nullité (Taqkey Science Co., Ltd.) au nom de M. Kimi
Lee:
61 Il ressort de la carte de visite que M. Kimi Lee s’est vu attribuer une adresse électronique (kimi@taqkey.com) qui appartenait au domaine web de la demanderesse en nullité
(taqkey.com).
62 De l’avis de la chambre de recours, il ressort des extraits de la page Facebook de M. Kimi Lee qu’il y avait eu un certain type de relations commerciales entre elle et la
04/07/2023, R 2390/2022-2, GeneDireX (fig.)

---

27
demanderesse en nullité, au moins au cours des années 2010 et 2014. Cela est dû non seulement au fait que M. Kimi Lee a téléchargé une quantité notable de contenus
(principalement des images) se trouvant dans les cabines de salons professionnels de la demanderesse en nullité, dans lesquelles les produits de la demanderesse en nullité portant le signe faisaient l’objet d’une promotion, mais aussi parce que sur sa page principale Facebook, il est indiqué qu’il a travaillé pour la demanderesse en nullité entre 2008 et 2016, comme le montrent les éléments de preuve, ce dernier élément étant apparemment ignoré par la division d’annulation:
04/07/2023, R 2390/2022-2, GeneDireX (fig.)

---

28
(les résultats ci-dessus sont les résultats d’une recherche sur Google utilisant les caractères surlignés dans la capture d’écran précédente).
63 À cet égard, la chambre de recours observe que, s’il est vrai que certains éléments de preuve plus cohérents auraient été préférés démontrer la relation entre les parties (telle qu’une collaboration ou un contrat de travail entre les parties ou entre la demanderesse en nullité et M. Kimi Lee), compte tenu des circonstances de l’affaire qui seront également expliquées ultérieurement, il est probable que les parties ont noué une quelconque relation commerciale au moins avant le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée. Comme l’affirme la demanderesse en nullité, il est en réalité possible que la marque de l’Union européenne contestée ait été déposée au cours des derniers mois de la relation entre M. Kimi Lee et la demanderesse en nullité (ou entre la titulaire de la MUE et la demanderesse en nullité), à savoir en septembre 2015.
64 En ce qui concerne les copies de billets d’avion qui, selon la demanderesse en nullité, ont été payées par la société de la demanderesse en nullité pour M. Kimi Lee, les informations présentées dans ces documents sont pour la plupart en caractères chinois et, en l’absence de traduction pertinente, il n’est pas possible d’en tirer des conclusions. De même, parmi les documents produits pour prouver la relation entre les parties, il existe théoriquement des bons de livraison pour certains produits au nom de Monsieur Kimi
Lee. Toutefois, la plupart des documents sont en chinois et la chambre de recours ne peut pas non plus en tirer des conclusions.
65 En ce qui concerne les copies des décisions de l’Office taïwanais des marques du 27 août 2019 et de l’Office chinois des marques du 31 août 2018, traduites en anglais, la chambre de recours partage l’avis de la division d’annulation selon lequel les éléments de preuve produits dans le cadre de ces procédures peuvent avoir inclus des documents supplémentaires qui n’ont pas été présentés en l’espèce (ou qui ne sont pas intelligibles) et, par conséquent, le résultat de ces décisions, qui bloquent finalement la tentative de la titulaire de la MUE d’enregistrer le signe , n’est pas particulièrement pertinent en l’espèce. Toutefois, il est pertinent de noter que ces décisions ont tenu compte, entre autres aspects, du fait que la page Facebook de M. Kimi Lee a montré qu’il avait travaillé pour la demanderesse en nullité entre 2008 et 2016.
04/07/2023, R 2390/2022-2, GeneDireX (fig.)

---

29
66 Il résulte de ce qui précède que le fondateur de la société de la titulaire de la marque de l’Union européenne, M. Kimi Lee, entretenait un certain type de relation commerciale avec la demanderesse en nullité au moins avant le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée. En outre, il ressort également des éléments de preuve que M. Kimi
Lee avait connaissance de l’existence du signe en tant qu’il était utilisé et promu par la demanderesse en nullité.
Identité/similitude des signes et connaissance de leur utilisation
67 La demanderesse en nullité a produit des preuves de l’usage du signe dans son matériel promotionnel et dans les salons professionnels. Dans ces documents, le signe est représenté comme suit:
68 La marque de l’Union européenne contestée est identique aux échantillons présentés ci- dessus:
69 Ainsi qu’il a été dit, il est clair que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait connaissance de l’usage d’un signe antérieur identique à la marque contestée, étant donné que les éléments figuratifs et l’élément verbal «GeneDireX» sont disposés exactement dans la même position dans la marque contestée que dans le signe utilisé par la demanderesse en nullité.
70 La chambre de recours observe que l’élément verbal «GeneDireX» est distinctif en ce qui concerne les produits contestés compris dans les classes 1, 5 et 9, qui sont liés à l’usage allégué du signe par la demanderesse en nullité pour des préparations chimiques et des réactifs chimiques tous liés à la culture moléculaire et cellulaire, ainsi qu’aux médiums et aux essais de culture bactériologique et aux appareils de mesure, y compris leurs pièces.
71 En tout état de cause, en ce qui concerne la question de savoir si, dans l’hypothèse d’une constatation de mauvaise foi, tous les produits et services demandés doivent être annulés
04/07/2023, R 2390/2022-2, GeneDireX (fig.)

---

30
ou seulement ceux utilisés par la demanderesse en nullité, l’avocat général dans l’affaire «STYLO indirects KOTON» a affirmé de manière convaincante que la division d’une demande en partie déposée de mauvaise foi et une partie déposée de bonne foi constitueraient une incitation à demander l’enregistrement de marques pour un ensemble de produits et services plus large que ce qui est justifié par les usages réellement prévus.
On ne devrait alors craindre aucun inconvénient pour une marque effectivement utilisée en cas de découverte de la mauvaise foi. En effet, la circonstance qu’une marque a initialement été demandée à l’enregistrement pour des produits et services pour lesquels le demandeur savait ou aurait dû savoir qu’il existait des marques identiques ou similaires, peut constituer, en tout état de cause, un indice sérieux que le demandeur était également de mauvaise foi lors du dépôt de cette demande de marque pour d’autres produits ou services. Il appartient alors au demandeur d’une telle marque de présenter, pour ces autres produits, une logique commerciale de son usage pour ces autres produits
[conclusions de l’avocat général du 4 avril 2019 dans l’affaire C-104/18, STYLO indirects KOTON (fig.), § 58-61].
72 En l’espèce, il suffit d’indiquer que tous les produits contestés compris dans les classes 1, 5 et 9 sont susceptibles d’être proposés à la vente par un producteur de préparations chimiques à usage scientifique, principalement à usage de laboratoire, y compris des milieux de culture bactériologiques et des substances nutritives pour micro-organismes, comme la demanderesse en nullité.
73 En résumé, la chambre de recours conclut que, sans aucun doute, la titulaire de la MUE avait connaissance, au moment du dépôt de la marque contestée, de l’usage de la marque
par la demanderesse en nullité dans plusieurs parties du monde.
Intention de la titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt
74 L’existence d’une relation directe ou indirecte entre les parties avant le dépôt de la MUE, par exemple une relation précontractuelle, contractuelle ou post-contractuelle (résiduelle) peut constituer un indice de mauvaise foi de la part du titulaire de la MUE (01/02/2012,
T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 85-87; 11/07/2013, T-
321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25-32). L’enregistrement du signe à son nom par la titulaire de la marque de l’Union européenne peut être considéré, en pareil cas et selon les circonstances, comme une violation des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
75 La connaissance de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne est insuffisante en soi pour établir qu’elle a agi de mauvaise foi. Il convient également de prendre en considération l’intention du titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40-41). Si cette intention est un élément subjectif, elle doit toutefois être déterminée par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42).
76 En l’espèce, il ressort clairement des éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité que M. Kimi Lee (le propriétaire/fondateur de la titulaire de la MUE) a travaillé pour la demanderesse en nullité ou entretenu une relation commerciale avec la demanderesse en nullité au moins entre 2010 et 2014, et, très probablement, comme
04/07/2023, R 2390/2022-2, GeneDireX (fig.)

---

31
l’indique la page Facebook de M. Kimi Lee dans la section «expérience professionnelle» de 2008 et 2016. Cela établit que la coopération entre la demanderesse en nullité et avec
M. Kimi Lee a débuté bien avant le dépôt de la marque contestée, à savoir en 2015.
77 À cet égard, il convient de relever que la relation commerciale entre les parties ressort également d’autres éléments de preuve, tels qu’une carte de visite au nom de M. Kimi Lee dans laquelle apparaît une adresse électronique créée pour M. Lee utilisant le nom de domaine de la demanderesse en nullité (kimi@taqkey.com).
78 En outre, le nombre d’images téléchargées par M. Kimi Lee lui-même sur son profil Facebook, dans lesquelles il apparaît dans des stands de foires commerciales de la demanderesse en nullité dans différentes parties du monde, fait apparaître que M. Kimi
Lee collaborait avec la demanderesse en nullité dans ces cabines.
foires commerciales. En tout état de cause, la présence du signe dans une partie importante de ces images dans lesquelles il a été clairement promu par la demanderesse en nullité montre qu’il avait certainement connaissance de l’usage du
signe par la demanderesse en nullité au moins entre 2010 et 2014.
79 Dans cette mesure, la chambre de recours observe que le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne connaissait l’utilisation d’un signe identique ou similaire par un tiers pour des produits ou services identiques ou similaires peut constituer un indicateur important de la mauvaise foi, en particulier lorsque l’identité ou la quasi-identité entre la marque contestée et les signes antérieurs «ne peut manifestement pas être fortuite»
(28/01/2016, T-335/14, DoggiS, EU:T:2016:39, § 60). Comme il a été démontré, la
marque contestée est identique au signe tel qu’utilisé par la demanderesse en nullité dans les éléments de preuve produits, de sorte que le choix d’avoir décidé de demander ce signe particulier disposés exactement de la même manière qu’il a été utilisé par la demanderesse en nullité ne saurait être considéré comme fortuit.
80 Il a déjà été reconnu dans la jurisprudence que l’usage par un tiers d’une marque, identique ou similaire à la marque enregistrée, exclusivement en dehors de l’Union européenne, est pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi
(28/10/2020, T-273/19, Target Ventures, EU:T:2020:510, § 47; 17/03/2021, T-853/19, Earnest Sewn, EU:T:2021:145, § 39). En effet, en l’espèce, il existe un nombre suffisant de preuves de l’usage dans plusieurs parties du monde (principalement lors de foires commerciales) du logo identique utilisé pour la commercialisation des produits de la demanderesse en nullité. Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne avait connaissance dès le début de la présence de la demanderesse en nullité sur le marché.
81 Comme le souligne la demanderesse en nullité, il y a mauvaise foi lorsque la titulaire de la MUE entend, par l’enregistrement, mettre la main sur la marque d’un tiers avec lequel elle entretenait des relations contractuelles ou précontractuelles ou tout type de relation où la bonne foi s’applique et impose à la titulaire de la MUE le devoir de loyauté en ce qui concerne les intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-
04/07/2023, R 2390/2022-2, GeneDireX (fig.)

---

32
2, CLAIRE FISHER/CLAIRE FISHER, § 24), ce qui n’exige pas qu’une telle relation commerciale existait encore au moment du dépôt contesté.
82 En l’espèce, la titulaire de la MUE semblait avoir demandé la marque contestée de manière unilatérale, c’est-à-dire sans le consentement de la demanderesse en nullité. Bien que la marque ait pu être demandée lorsqu’il existait encore une relation commerciale entre les parties, le devoir de loyauté en ce qui concerne les intérêts et attentes légitimes de l’autre partie établit que la titulaire de la MUE aurait dû demander à la demanderesse en nullité l’autorisation ou un accord de licence pour déposer une telle demande, dans la mesure où l’enregistrement de la marque contestée conférerait au titulaire des droits exclusifs de marque dans l’Union européenne pour le signe
.
83 En fait, une telle demande pourrait empêcher la demanderesse en nullité de commercialiser ses produits auprès de clients de l’Union européenne utilisant le signe que la demanderesse en nullité utilisait pendant et après la coopération avec la titulaire de la MUE. En outre, un tel détournement de la marque de la demanderesse en nullité pourrait être particulièrement préjudiciable à ses intérêts commerciaux, étant donné que le titulaire de la MUE peut exploiter les connaissances et l’expérience acquises au cours de sa relation commerciale avec la demanderesse en nullité et, partant, tirer indûment profit des efforts et investissements de la demanderesse en nullité (11/11/2020, C-809/18
P, MINERAL MAGIC, EU:C:2020:902, § 72).
84 En l’absence de preuve du contraire, en tenant compte des éléments de preuve et arguments présentés par la demanderesse en nullité, il peut être prouvé que la titulaire de la marque de l’Union européenne a entretenu une relation commerciale avec la
demanderesse en nullité et avait connaissance de la marque de la demanderesse en nullité avant la demande d’enregistrement de la marque contestée. Sans l’autorisation de la demanderesse en nullité, il n’est nullement légitime pour la titulaire
de la MUE de déposer une demande d’enregistrement de la marque, qui a été utilisée antérieurement par la demanderesse en nullité et caractérisée par un certain degré d’originalité, en ce qui concerne les préparations chimiques pour analyses en laboratoire (non médicales et non vétérinaires) et d’autres produits en rapport avec des produits précédemment utilisés par la demanderesse en nullité dans des outils, des produits de consommation et des kits d’expériences et de sciences biologiques, entre autres mentionnés précédemment. Par conséquent, tous les éléments objectifs versés au dossier permettent d’établir que la titulaire de la MUE a agi d’une manière incompatible avec les usages honnêtes et avec les intérêts de la demanderesse en nullité en enregistrant la marque de l’Union européenne contestée.
85 À ce stade, il convient de noter que la titulaire de la marque de l’Union européenne est restée silencieuse tout au long de la procédure devant la division d’annulation et devant les chambres de recours. À cet égard, elle n’a ni indiqué les motifs de l’enregistrement de la marque, ni formulé d’observations sur un quelconque usage de la marque, ni donné l’autorisation de déposer une demande de MUE pour la marque contestée au nom de la titulaire de la MUE.
04/07/2023, R 2390/2022-2, GeneDireX (fig.)

---

33
86 Si la demanderesse en nullité doit établir les circonstances qui permettent de conclure que la MUE a été demandée de mauvaise foi, la bonne foi de la titulaire de la MUE est présumée jusqu’à preuve du contraire (23/05/2019, T-3/18 male, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 34 et jurisprudence citée).
87 Lorsque l’Office constate que les circonstances objectives du cas d’espèce peuvent conduire au renversement de la présomption de bonne foi, il appartient à la titulaire de la
MUE de fournir des explications plausibles sur les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de cette marque (23/05/2019, T-3/18 indirects T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 36-37).
88 À cet égard, la titulaire de la MUE n’a pas prouvé l’existence d’un consentement de la demanderesse en nullité pour qu’elle dépose une demande de MUE pour la marque contestée. En l’espèce, il ressort donc des faits versés au dossier que le signe contesté a été déposé par la titulaire de la MUE sans le consentement de la demanderesse en nullité.
Conclusion
89 Comme indiqué précédemment, s’il est vrai que certains éléments de preuve plus cohérents auraient été préférés démontrer la relation entre les parties (telle qu’une collaboration ou un contrat de travail entre les parties ou entre la demanderesse en nullité et M. Kimi Lee), la bonne foi de la titulaire de la marque de l’Union européenne est présumée jusqu’à preuve du contraire et la responsabilité de la preuve qui incombe à la demanderesse en nullité. Néanmoins, la norme à atteindre ne devrait pas être si légère que la demanderesse en nullité est fortement désavantagée.
90 Il s’ensuit que les éléments de preuve et arguments présentés par la demanderesse en nullité sont suffisants pour conclure, en l’absence de preuve du contraire, que les circonstances objectives du cas d’espèce indiquent que la titulaire de la MUE a fait preuve de mauvaise foi lors du dépôt de la MUE contestée.
91 La relation commerciale entre le titulaire de la marque de l’Union européenne (M. Kimi Lee) et l’entreprise de la demanderesse en nullité permet de démontrer que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait connaissance de la marque ainsi que de son usage dans l’Union européenne et au-delà. Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne avait également connaissance de l’intérêt légitime de la demanderesse en nullité à l’égard du signe contesté et il semblerait que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait utilisé sa connaissance de la demanderesse en nullité et de sa marque afin d’obtenir un droit exclusif en soi, ce qui constituerait une violation du devoir de loyauté envers la demanderesse en nullité. Dans cette mesure, l’enregistrement de la marque contestée semblerait être un acte visant à priver la demanderesse en nullité de ses droits sur un signe qui avait été précédemment utilisé dans plusieurs pays, dont des pays de l’Union européenne, couvrant des produits identiques ou similaires.
92 À la lumière de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée et la marque de l’Union européenne doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits enregistrés. La demande en nullité au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE est fondée et la MUE contestée doit être déclarée nulle dans son intégralité.
04/07/2023, R 2390/2022-2, GeneDireX (fig.)

---

34
Frais
93 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
94 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité de
550 EUR.
95 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la titulaire de la MUE doit rembourser la taxe d’annulation de 630 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en annulation de 450 EUR. Le montant total s’élève à 2 350 EUR.
04/07/2023, R 2390/2022-2, GeneDireX (fig.)

---

35
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Déclare la nullité de la marque de l’Union européenne no 14 576 797 dans son intégralité;
3. Condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures de recours et de nullité, fixés à 2 350 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
04/07/2023, R 2390/2022-2, GeneDireX (fig.)